Постанова № 39544896, 26.06.2014, Харківський апеляційний господарський суд

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2014 р. Справа № 922/1674/13

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Слободін М.М., суддя Гончар Т. В. , суддя Гребенюк Н. В.

при секретарі Томіній Н.В.

за участю представників:

позивача - ОСОБА_1 за довіреністю №851 від 07.05.2013р.,

відповідача - Марченкова М.В. за довіреністю б/н від 01.05.2013р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу позивача (вх.№765Х/3-11) на рішення господарського суду Харківської області від 27.02.14 у справі № 922/1674/13

за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, м. Харків

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська тентова компанія", м. Харків

про стягнення коштів,

ВСТАНОВИЛА:

У квітні 2013 року Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 звернулася до господарського суду Харківської області з позовом про стягнення з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська тентова компанія", збитки за порушення прав інтелектуальної власності у розмірі 664100,00 грн. Також просила судові витрати у розмірі 13282,00 грн. покласти на відповідача.

Рішенням господарського суду Харківської області від 27 лютого 2014 року у справі №922/1674/13 (головуючий суддя Мамалуй О.О., судді Светлічний Ю.В., Аюпова Р.М.) у задоволенні позову відмовлено.

Позивач з зазначеним рішенням не погодився, звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду Харківської області від 27 лютого 2014 року у даній справі скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити повністю, крім того, судові витрати покласти на відповідача: 6641,00 грн. - судового збору та 5079,60 грн. - вартості судової експертизи.

Вважає, що зазначене рішення місцевого господарського суду та висновки, які наводяться у ньому, не відповідають нормам процесуального законодавства України. Суд при розгляді справи дійшов передчасних та не обґрунтованих висновків, висновки, які викладені судом у рішенні від 27.02.2014 року, не відповідають фактичним обставинам справи, та нормам діючого законодавства України, тому, як наслідок, оскаржуване рішення підлягає перегляду у порядку апеляційного провадження, скасуванню, з прийняттям нового рішення - про задоволення позову у повному обсязі.

ТОВ "Українська тентова компанія" у відзиві на скаргу (а також у додаткових письмових поясненнях) проти вимог апеляційної скарги заперечує. Стверджує, що суд першої інстанції на підставі оцінки та аналізу представлених сторонами доказів та пояснень, згідно зі ст. 43 ГПК України, дійшов вірного та обґрунтованого висновку щодо необхідності відмовити позивачу у задоволенні позову.

Крім того, у своїх запереченнях відповідач посилається на те, що висновок № 6701 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 25.11.2013 року по матеріалам господарської справи № 922/1674/13 є таким, що викликає сумнів у його правильності. Експертом вже проводилось повторне дослідження тих самих предметів, той самий експерт не може суперечити сам собі та надавати будь-який інший висновок, в якому буде продубльований висновок досудового дослідження та судової експертизи, що проводилася по кримінальній справі №66120335. Втім, в рішенні від 27.02.2014 року по справі № 922/1674/13 господарський суд Харківської області надав оцінку висновку судової експертизи та погодився із визначеними експертизою суттєвими ознаками промислового зразка (стіл) за патентом України № НОМЕР_2, але не погодився із висновком експерта про використання всіх суттєвих ознак промислового зразка у матеріальному об'єкті, про що також надав мотивоване обґрунтування вказаної позиції суду.

У призначене судове засідання прибули уповноважені представники сторін та надали додаткові письмові докази та пояснення по справі.

Дослідивши матеріали справи, а також викладені в апеляційній скарзі, додаткових поясненнях до апеляційної скарги, відзиві на апеляційну скаргу та додаткових письмових поясненнях, доводи сторін, заслухавши у судовому засіданні пояснення уповноважених представників позивача та відповідача, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також повноту встановлення обставин справи та відповідність їх наданим доказам, та повторно розглянувши справу у відповідності до вимог ст. 101 ГПК України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, зважаючи на таке.

Згідно з вимогами ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Як визначено ст. 16 ЦК України, способом захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди (п.8 ч.2).

Згідно зі ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, визначених ст. 420 ЦК України, належать, у тому числі, винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Умови та порядок видачі патенту встановлюється законом (ст. 462 ЦК України).

Матеріали справи свідчать, що Державним Департаментом інтелектуальної власності видано патент на промисловий зразок НОМЕР_2 (стіл), власником якого є ОСОБА_3 (позивач), зареєстрованого в Державному департаменті інтелектуальної власності 15.09.2006р.

Отже, на підставі патенту НОМЕР_2 позивач є суб'єктом права інтелектуальної власності на промисловий зразок - (стіл), зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України 15.09.2006 року.

У відповідності до абз. 3 ст.1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Відповідно до положень Ч.2 ст.5 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», ст.155, 156 Господарського кодексу України, ст. 459 Цивільного кодексу України, форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу (столи) і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб, належать до об'єктів права інтелектуальної власності, використання яких можливе виключно при наявності реєстрації такого права шляхом видачі патентів на промисловий зразок та на підставі відповідного дозволу власника таких патентів.

03 січня 2007 року між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ліцензіар) та ТОВ «Тандем плюс» (ліцензіат) був укладений Ліцензійний договір б/н на використання прав інтелектуальної власності. За умовами даного Ліцензійного договору, Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 були передані права на об'єкт прав інтелектуальної власності (п.1.1.).

У п.1.2. Ліцензійного договору сторони обумовили, що під об'єктом прав інтелектуальної власності у цьому договорі слід розуміти промисловий зразок, зареєстрований у встановленому законодавством порядку ліцензіаром, що підтверджується таким документом: патент на промисловий зразок НОМЕР_2 від 15.09.2006р. (стіл).

У п.3.1. Ліцензійного договору сторонами визначені умови використання наданого позивачем права - для виробництва продукції із використанням такого промислового зразка та реалізації її у всіх країнах світу. Вироблена ліцензіатом продукція є його приватною власністю. Ліцензіар не має жодного права на продукцію, виготовлену ліцензіатом по переданим у користування промисловим зразкам.

За умовами Ліцензійного договору (п.4.1.), за використання промислового зразка ліцензіат сплачує ліцензіару винагороду у розмірі 100,00 грн. за кожну виготовлену з використанням об'єкта інтелектуальної власності одиницю продукції у такому порядку:

- 50,00 грн. за кожну виготовлену з використанням об'єкта інтелектуальної власності одиницю продукції, по факту укладеного договору поставки продукції (між ліцензіатом та покупцем) (п.4.1.1.);

- 50,00 грн. за кожну виготовлену з використанням об'єкта інтелектуальної власності одиницю продукції, по факту відвантаження продукції (п.4.1.2.).

Ліцензійний договір укладено 03 січня 2007 року зі строком дії - до 31 грудня 2012 року.

07.11.2011 р. на електронну адресу ліцензіата - ТОВ «Тандем плюс», надійшло запрошення на участь у тендері з поставки дерев'яних меблів для країн: Росія, Україна, Білорусія, Казахстан та м. Баку.

Остання тендерна пропозиція була направлена 07.12.2011 р., ціна столу складала 316,18 грн. Вартість виробництва столу складає - 307,47 грн. - виробничі витрати - фактична собівартість, 100,00 грн. - вартість зобов'язань перед позивачем, ОСОБА_3 (власником прав інтелектуальної власності за патентом на промисловий зразок НОМЕР_2 від 15.09.06). Позивачу також стало відомо, що перемогу у згаданому вище тендері отримало ТОВ "Українська тентова компанія", запропонувавши ціну меншу, ніж ТОВ «Тандем плюс», так як у ТОВ "Українська тентова компанія" відсутні зобов'язання перед позивачем (власником прав інтелектуальної власності за патентом на промисловий зразок НОМЕР_2 від 15.09.2006р.).

Позивач 30.01.2012р. звернувся з листом-попередженням (т.1. а.с.42) до керівництва ТОВ "Українська тентова компанія" з приводу правомірності застосування останнім запатентованих розробок без відома та дозволу ФО-П ОСОБА_3 Відповіді та відповідного реагування з боку відповідача матеріали справи не містять.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка (абз. 3-4 ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промисловий зразок").

Обґрунтовуючи позовні вимоги, Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 посилалася на те, що дерев'яні меблі (стіл), які є предметом тендеру, за своїми істотними ознаками відповідають столу, права інтелектуальної власності на який зареєстровані на її ім'я, що підтверджується виданим патентом НОМЕР_2 від 15.09.2006р. Втім, на даний тендер були запропоновані з боку ТОВ "Українська тентова компанія" дерев'яні меблі (стіл), істотні ознаки у яких збігаються з дерев'яними меблями (стіл), виготовленими за патентом НОМЕР_2 від 15.09.2006р.

У зв'язку з цим, з метою встановлення факту відповідності столу (за патентом НОМЕР_2) та столу, який виробляється ТОВ "Українська тентова компанія", 20.12.2011 р. Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 звернулася до Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса. На вирішення експертів було поставлене питання: "Чи використано у матеріальному об'єкті (стіл), який виготовляє підприємство "Українська тентова компанія", усіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями за промисловим зразком (стіл), патент України на промисловий зразок №12928 від 15.09.2006", також аналогічна експертиза була проведена і в рамках досудового слідства по кримінальній справі №66120335, на що експерти надали позитивну відповідь.

Отже, вищезазначені факти використання ТОВ "Українська тентова компанія" об'єкту права інтелектуальної власності без достатніх правових підстав ФО-П ОСОБА_3 вважає порушенням її майнових прав, оскільки вона не надавала відповідачу право на використання вищезазначеного патенту, що стало підставою для звернення її до господарського суду Харківської області з відповідним позовом.

Під час розгляду даної справи ухвалою господарського суду Харківської області від 17.06.2013р. для дослідження питань, які потребують спеціальних знань у сфері права інтелектуальної власності було призначено судову експертизу, проведення якої було доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. На вирішення експерту були поставлені наступні питання:

- Чи використано у матеріальному об'єкті (стіл), який виготовляє підприємство "Українська тентова компанія" всіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями за промисловим зразком (стіл), патент України на промисловий зразок № НОМЕР_2 від 15.09.2006 р.?

- Які ознаки промислового зразка (стіл) за патентом № НОМЕР_2 від 15.09.2006 р. є суттєвими. Якщо так, то чи наявні ці суттєві ознаки у матеріальному об'єкті (стіл), який виготовляє підприємство "Українська тентова компанія"?

- Чи є ознаки промислового зразка, на які вказує відповідач (ТОВ "Українська тентова компанія" м. Харків) у відзиві на позов суттєвими та чи визначають та/або впливають вони на зовнішній вигляд промислового виробу і чи призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб?

У висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 6701 від 25.11.2013 р. по матеріалам справи №922/1674/13, встановлено: В основу промислового зразка за патентом України на промисловий зра зок № НОМЕР_2 від 15.09.2006р. (власник гр. ОСОБА_3) закла дені наступні елементи, які є суттєвими, ознаками:

- стільниця;

- зварний каркас;

- робоча площина;

- зварне підстілля;

- чотири фігурних металевих ніжки,

- наконечники ніжок із полімерних матеріалів.

В матеріальному об'єкті стіл, який виробляється ТОВ «Українська тенто ва компанія», наявні суттєві ознаки промислового зразка «Стіл» за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_2 від 15.09.2006р.

Ознаки, на які вказує відповідач (ТОВ «Українська тенто ва компанія» м. Харків) у відзиві на позов, а саме форма фігурних ніжок столу, які виготовлені із металевої труби круглого перерізу, є суттєвими та визначають та/або впливають на зовнішній вигляд промислового виробу «Стіл» і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Ознаки, на які вказує ТОВ «Українська тентова компанія» у відзиві на позов, а саме спосіб кріплення металевих ніжок круглого перерізу основи столу до стільниці, де вони виконані пласкими, який відрізняє промисловий зразок «Стіл» за патентом України № НОМЕР_2 від 15.09.2006 року та матеріального об'єкту «Стіл» та не визначають та/або впливають на зовнішній вигляд промислового виробу і не призначені для задоволення естетичних та ерго номічних потреб.

У матеріальному об'єкті «Стіл», який виготовляє ТОВ «Українська тен това компанія» використана сукупність всіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними особливостями та/або ергономічними особливостями, промислового зразка «Стіл» за патентом України НОМЕР_2 від І5.09.2006р.» (патентовласиик - гр. ОСОБА_3).

Надавши правову оцінку даному експертному висновку у сукупності з матеріалами справи, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що експертом було проігноровано відмінність порівнювальних об'єктів як в частині форми ніжок, так і в частині відмінності форми перерізу ніжок.

У столу, що виготовляється відповідачем, ніжки мають круглий переріз, окрім місця з'єднання ніжок підстілля із зварним каркасом стільниці, де вони виконані пласкими.

У промислового зразка "Стіл" за патентом НОМЕР_2 ніжки по всій довжині мають однаковий переріз.

У столу, що виготовляється відповідачем, зварне підстілля має чотири фігурних металевих ніжки, які мають дугоподібну форму з плавним спрямленням. Нижні ділянки ніжок виконані у формі дуги, з плавним спрямленням, які плавно розходяться в різні боки до підлоги.

У промислового зразка "Стіл" за патентом НОМЕР_2 зварне підстілля має чотири фігурних металевих ніжки, які мають оригінальну і складну С-подібну форму півкола кожна. Нижні ділянки згаданих ніжок уявляють собою чверть кола і плавно розходяться в різні боки до підлоги.

Таким чином, при проведені порівняльного аналізу суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2 та матеріального об'єкту "Стіл" суд констатує, що у матеріальному об'єкті "Стіл" не використано всі суттєві ознаки вказаного промислового зразка. А саме, вказані об'єкти дослідження відрізняються:

- формою фігурних ніжок;

- формою перерізу металевої труби, з якої виготовлені чотири фігурних ніжки.

На підставі чого, місцевим господарським судом позовні вимоги ФО-П ОСОБА_3 були визнані необґрунтованими і такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивільній справі», обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони покладаються як на підставу своїх вимог та заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 6 «Про судове рішення», рішення господарського суду повинно прийматись у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто з'ясованими шляхом дослідження і оцінки судом належних та допустимих доказів у конкретній справі. П. 4 названої постанови передбачено, що господарським судам слід виходити з того, що рішення може ґрунтуватись лише на тих доказах, які були предметом дослідження і оцінки судом. При цьому необхідно мати на увазі, що згідно зі статтею 43 ГПК наявні докази підлягають оцінці у їх сукупності, і жодний доказ не має для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Проте, колегія суддів вважає, що вказана правова оцінка суду першої інстанції щодо експертного висновку не відповідає дійсності і, як наслідок, оскаржуване рішення суду першої інстанції не відповідає вищенаведеним приписам Постанов Пленуму Верховного Суду України та Вищого господарського суду України, а також положенням ст. 84 ГПК України, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 2 ст.20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" та п. 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" використанням промислового зразка (винаходу) визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка (винаходу), застосування такого виробу (продукту), пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" та ч. 5 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" "власник патенту має право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок (винахід) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з даними законами порушенням прав власника патенту".

Відповідно до п.1 ст.26 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки та п. 1 ст. 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 (28) цих Законів, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно зі статтею 418 ЦК України, право інтелектуальної власності є непорушним і ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в т.ч. невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Згідно ст.ст. 155 Господарського кодексу, ст. 432 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Судовий порядок захисту порушених прав власника патенту на промисловий зразок передбачений і в ст. 27 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" та в ст. 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Згідно з ч. 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промисловий зразок" обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи (п.п. 2-4 п.5 постанови Пленуму ВГС України №5 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності»).

Дійсно, при вирішенні спору та відповідно до ст. 41 ГПК України, виникла необхідність у призначенні судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Підставою для призначення такої експертизи була необхідність у спеціальних знаннях, при вирішенні питань щодо відповідності об'єкту (стіл), який виготовлений за патентом України НОМЕР_2 від 15.09.2006р. та об'єкту (стіл) - виготовлений відповідачем.

Так, судовим експертом у висновку №6701, про що також вказано у рішенні суду першої інстанції, надається розгорнута відповідь щодо тих відмінностей у матеріальних об'єктах «Стіл», виробником якого є відповідач, та столу, який виготовлений відповідно до патенту НОМЕР_2 від 15.09.2006 року. А саме: ознаки, на які вказує представник відповідача у відзиві на позов, а саме спосіб кріплення металевих ніжок круглого перерізу основи столу до стільниці, де вони виконані пласкими ... не визначають та/або впливають на зовнішній вигляд промислового виробу і не призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Саме тому, з урахуванням нормативного поняття «промисловий зразок» (ч.2 ст.5 ЗУ «Про охорону прав на промисловий зразок»), визначення поняття «використання промислового зразка» (абз. 3-4 ч.2 ст.20 ЗУ «Про охорону прав на промисловий зразок») судовим експертом (висновок №6701) зроблено висновок, що у матеріальному об'єкті «Стіл», який виготовляє ТОВ «Українська тентова компанія» використана сукупність всіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними особливостями та/або ергономічними особливостями, промислового зразка «Стіл» за патентом України НОМЕР_2 від 15.09.2006 року.

Як вже зазначалося, об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Відповідно до п. 8.1.4.1. «Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 року №110, «суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями.

Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака. Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки).

Під суттєвою ознакою промислового зразка розуміється ознака, що об'єктивно властива художньо-конструкторському рішенню виробу, характеризує композиційні особливості цього виробу і впливає на процес його формоутворення. Суттєвість ознаки промислового зразка визначається участю в створенні зорового образу виробу, в наданні виробу властивостей, що дають змогу візуально відрізнити його від ряду аналогічних рішень.

При цьому, не суттєвими ознаками промислового зразка є ті ознаки, що не впливають на формування зовнішнього вигляду виробу, або такі, що не виявляють сутність виробу. Також не можуть бути суттєвими ті ознаки, що впливають на властивості виробу та визначають його функціональне призначення.

Як вказувалось вище, відповідач також не погоджується з експертним висновком, вважаючи його таким, що викликає сумнів у його правильності.

Втім, пунктом 1.6. Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затв. Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 (з подальшими змінами та доповненнями) передбачено, що експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування, згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

За змістом абз. 7 Додатку №1 до Інструкції «Перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України», Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса. обслуговує Полтавську, Сумську, Харківську області та м. Севастополь.

Згідно з Інформаційним листом Вищого господарського суду України від 21.08.2008 року №01-8/498 "Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України" додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

При цьому відомості щодо експерта, який здійснював вказані вище висновки (В.В. Сабадаш), внесені до Реєстру атестованих судових експертів, він має вищу технічку освіту, вищу освіту в галузі інтелектуальної власності, спеціальну підготовку за спеціальністю 13.4 "Дослідження, пов'язані з охороною прав на промислові зразки", вищій кваліфікаційний клас судового експерта, а тому зазначені такого експерта висновки мають прийматися судом в якості належного та допустимого доказу в порядку статей 43, 101 ГПК України.

Окрім того, у пункті 6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено про те, що визначення способу проведення експертизи належить до компетенції експерта. Оцінюючи висновок експерта, господарський суд повинен виходити з того, що цей висновок не має заздалегідь встановленої сили і переваг щодо інших доказів (частина п'ята статті 42 та частина друга статті 43 ГПК).

Колегія суддів вважає, що зазначені у справі висновки №12828 від 23.12.2011р., №4301 від 14.05.2012р. та №6701 від 25.11.2013 р., складені кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу" і підстав для висування сумнівів щодо об'єктивності та компетентності здійснених вказаним експертом висновків немає.

Крім того, представник відповідача вказує на те, що експертом вже проводилось «повторне дослідження тих самих предметів, той самий експерт не може протирічити сам собі та надавати будь-який інший висновок, крім того, в якому буде продубльований висновок досудового спеціального дослідження та судової експертизи, що провадилась по кримінальній справі №66120335». Така позиція представника Відповідача також є безпідставною, виходячи із наступного.

Зі змісту висновку експерта №12828 від 23.12.2011 року слідує, що завданням дослідження у рамках вказаної експертизи було порівняння матеріального об'єкт «Стіл», виробником якого є відповідач, та патенту України НОМЕР_2 від 15.09.2006 року, з приводу того, що: «Чи використано у матеріальному об'єкті «Стіл», який виготовляє підприємство «Українська тентова компанія», усіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями за промисловим зразком «Стіл», патент України на промисловий зразок НОМЕР_2 від 15.09.2006 року».

На відміну від вказаного вище, об'єктом дослідження судової експертизи у сфері прав інтелектуальної і власності, які оформлені висновком №6701 від 25.11.2013 року, були матеріальні об'єкти «Стіл», виробником якого і є відповідач та матеріального об'єкту «Стіл», який виготовлений відповідно до патенту НОМЕР_2 від 15.09.2006,1 власником якого є позивач.

Таким чином, ці дві експертизи не співпадають не тільки за об'єктом дослідження, але й за переліком питань, які ставились перед експертом.

Більш того, проводячи дослідження у 2011 році, експерт використовував матеріальний об'єкт «Стіл», який; виготовляє підприємство «Українська тентова компанія» та патент НОМЕР_2 від 15.09.2006, а виконуючи судову експертизу у рамках цієї справи №922/1674/13, експерт отримав два матеріальних об'єкта «Стіл», та матеріали справи у повному об'ємі, що надало можливість не тільки надати обґрунтовану відповідь на кожне із поставлених учасниками процесу питань, але й кваліфіковано (тобто з точки зору спеціаліста з питань права інтелектуальної власності - права на промисловий зразок) прокоментувати позицію представника відповідача, яка міститься у відзиві на позовну заяву. І так як віднесення ознак промислового зразка до суттєвих, виходячи із наведеного, є компетенцією суду шляхом призначення судової експертизи, і тільки судовий експерт має фактичну можливість, з урахуванням наявності спеціальних знань, зробити повне та всебічне дослідження поставлених питань, тому посилання представника відповідача на неправильність зроблених судовим експертом висновків - є хибними, необґрунтованими, та такими, що не відповідають дійсності.

Окремо слід підкреслити, що за наявності в одній і тій же справі протилежних за змістом висновків як спеціаліста, так і судового експерта, їх оцінка здійснюється за правилами статей 42, 43 ГПК з наданням у зазначеному випадку переваги висновкові судового експерта (абз. 5 п.4 Постанови ПВГС України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» №4 від 23.03.2012).

Таким чином, матеріалами справи та висновком судової експертизи підтверджено, що відповідач незаконно порушує виключні патентні права позивача охоронювані патентом України на промислові зразки за НОМЕР_2 від 15.09.2006р.

Доказами у справі є будь-які фактичні данні, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово (ст. 32 Господарського процесуального кодексу України).

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим кодексом та іншими законами. До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом та іншими законами (ст. 154 Господарського кодексу України).

Об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються: винаходи та корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; географічне зазначення; комерційна таємниця; комп'ютерні програми; інші об'єкти, передбачені законом. Загальні умови захисту прав інтелектуальної власності на об'єкти, зазначені у цій статті, визначаються Цивільним кодексом України (ст. 155 Господарського кодексу України).

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належить володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (ст. 464 Цивільного кодексу України).

Згідно з ч.2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Водночас, майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, відповідно до ч.1 ст.465 ЦК України, є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Враховуючи зазначене, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та задоволення позову частково, враховуючи наступне.

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором (ст.431 Цивільного кодексу України).

Відповідно до Ч.1 ст.26 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.

Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов:

1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника);

2) шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності;

3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;

4) вини особи, яка заподіяла шкоду.

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше (п.З Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року №2).

Так, як встановлено колегією суддів, факт протиправної поведінки відповідача виражається у здійсненні виробництва продукції (дерев'яних меблів - стіл) з метою її наступної реалізації - на виконання умов відповідних договорів поставки зі своїми покупцями, так як виробництво та реалізація вчинена із застосуванням об'єктів права інтелектуальної власності, без відповідного дозволу власника таких прав.

Причинно-наслідковий зв'язок між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою виражається у тому, що відповідачем було вироблені та реалізовані меблі із застосування об'єктів права інтелектуальної власності (які належать позивачеві) без достатніх правових підстав, в результаті чого ФО-П ОСОБА_3 були недоотримані доходи.

Розмір шкоди, заявленої до стягнення позивачем складає розмір 664100,00 грн. Розмір зазначених збитків був розрахований виходячи із тендерної пропозиції на поставку 6641 комплекту меблів (столів) та змісту Ліцензійного договору на використання прав інтелектуальної власності від 03 січня 2007 року, відповідно до якого (п.4.1. Договору) винагорода за використання промислового зразка складає 100,00 грн. за один комплект меблів (стіл).

Втім, як встановлено колегією суддів з матеріалів справи, в обґрунтування суми позову надана первинна документація (договори, видаткові накладні, товарно-транспортних накладні). За змістом наданих документів меблі, які були виготовлені та у подальшому реалізовані відповідачем, та на які поширюються норми законодавства України щодо захисту прав інтелектуальної власності позивача, супроводжуються маркуванням «люкс», за наступними кодами: МО12-021 (з логотипом «Балтика»); МО12-022 (з логотипом «Сагlsbегg»); МО12-023 (з логотипом «Квас Тарас»). Цей факт є очевидним з огляду на зміст первинної документації та тендерної документації, наявні в матеріалах справи. Тому, питання щодо розміру шкоди вирішується судом виходячи із наявних в матеріалах справи доказів. Враховуючи, що первинна документація наявна в матеріалах справи, підтверджує факт поставки відповідачем своїм контрагентам комплектів у кількості 2962 шт., сума збитків, яка належить до стягнення на користь позивача становить 296200,00 грн.

В силу ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

За змістом ст. 224 Господарського кодексу України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. При цьому у відповідності з ч. 2 цієї норми під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження і"ї майна, а також неодержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Відповідно до Ч.1, 2 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Частинами 1, 2 ст.27 ЗУ «Про охорону прав на промисловий зразок» встановлено, що захист прав на промисловий зразок здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: авторство на промисловий зразок; встановлення факту використання промислового зразка; встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; право попереднього користування; компенсації.

Відповідно до ст. 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Згідно зі статтею 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Інформація про наявність у особи права інтелектуальної власності, посвідчена певним патентом, є загальнодоступною.

За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

Як було зазначено вище, 03 січня 2007 року Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 було передано ТОВ «Тандем плюс» (за Ліцензійним договором б/н) використання прав інтелектуальної власності (стіл). Доказів такої передачі позивачем відповідачу використання прав інтелектуальної власності (стіл) відповідачем суду не надано, тобто, останнім був використаний цей об'єкт без узгодження з ФО-П ОСОБА_3, що підтверджує факт протиправної поведінки відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська тентова компанія", у використанні об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника.

Розмір та факт збитків, завданих суб'єкту права інтелектуальної власності, тобто позивачу відповідачем, у зв'язку з протиправною поведінкою відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська тентова компанія", у використанні об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника, визначені у вищезазначених первинних документах, а також у висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №6701 від 25.11.2013 року, що підтверджує причинно-наслідковий зв'язок між протиправною поведінкою відповідача та завданими позивачу збитками.

Відповідно до ст. 218 Господарського кодексу України підставою для господарсько-правової відповідальністю учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.

З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висновку, що відшкодуванню підлягають завдані Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська тентова компанія" збитки (шкода), причиною яких є порушення прав інтелектуальної власності без дозволу правовласника - ФО-П ОСОБА_3.

За загальними правилами судового процесу (стаття 33 ГПК України) кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Виходячи з цього, позивач повинен довести факт спричинення та розмір збитків, заподіяних відповідачем, безпосередній причинний зв'язок між правопорушенням та спричиненням збитків. При цьому встановлення причинного зв'язку між протиправною поведінкою особи, яка завдала збитків, та збитками потерпілої сторони є важливим елементом доказування наявності реальних збитків. Слід довести, що протиправна дія чи бездіяльність завдавача є причиною, а збитки, які виникли у потерпілої особи, - наслідком такої протиправної поведінки.

Частиною 2 статті 34 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до пункту 3 статті 623 Цивільного кодексу України розмір збитків доказується кредитором. Така вимога обумовлена основною спрямованістю інститутів цивільно-правової відповідальності саме на відшкодування збитків.

Отже, на виконання вимог статті 33 Господарського процесуального кодексу України позивач надав безперечні докази заподіяння збитків відповідачем у розмірі 296200,00 грн., довів протиправність дій відповідача та причинно-наслідковий зв'язок між цими діями та спричиненими збитками, на підставі чого колегія суддів дійшла висновку про задоволення позову у вказаному розмірі.

Щодо посилання відповідача на закриття кримінального провадження №12013220530000238 (кримінальна справа №66120335) з підстав відсутності факту використання промислового зразка «Стіл» за патентом України НОМЕР_2 у продукції відповідача та порушення з боку останнього прав позивача, колегією суддів не приймаються, оскільки при вирішенні спору з питань, чи мали місце певні дії та ким вони вчинені, мають бути підтверджені вироком суду з кримінальної справи, що набрав законної сили. Тому постанова про закриття кримінального провадження СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України від 21.06.2013р. не є таким доказом.

Оскільки спір до розгляду в суді доведено з вини відповідача, то судові витрати повинно бути вирішено відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України пропорційно задоволених позовних вимог, здійснивши їх перерозподіл.

Керуючись ст. 5, 6, 14, 20, 25, 26, 27 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", ст. 15, 16, 418, 420, 431, 432, 462, 464, 465, 627, 638, 641 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 32, 154, 155, 181, 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 99,101,102, п.2 ст. 103, п. 1, 4 ч. 1 ст. 104, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів,-

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 задовольнити частково.

Рішення господарського суду Харківської області від 27.02.14 у справі № 922/1674/13 скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська тентова компанія" (61024, м. Харків, вул.. Студентська, буд.20 код ЄДРПОУ 30657544) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (61024, АДРЕСА_1 код НОМЕР_1) 296200,00 грн. збитків.

В іншій частині позову відмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська тентова компанія" (61024, м. Харків, вул.. Студентська, буд.20 код ЄДРПОУ 30657544) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (61024, АДРЕСА_1 код НОМЕР_1) 5924,00 грн. судового збору за подання позовної заяви, 2962,00 грн. судового збору за подання апеляційної скарги та 2265,59 грн. - вартості судової експертизи.

Доручити господарському суду Харківської області видати відповідний наказ.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів.

Повний текст постанови підписано 20.06. 2014 р.

Головуючий суддя Слободін М.М.

Суддя Гончар Т. В.

Суддя Гребенюк Н. В.