Рішення № 38052316, 12.03.2014, Господарський суд Львівської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2014 р. Справа № 914/4753/13

Господарський суд Львівської області у складі судді Р.Матвіїва, при секретарі судового засідання О.Корчинському, розглянув матеріали справи

за позовом: Nemiroff Intellectual Property Establishment, (Vaduz, Liechtenstein), м. Вадуц, Ліхтенштейн;

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Ідеа Трейд», м. Львів;

за участю третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff», м. Немирів, Вінницька область;

за участю третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Компанія «Nemiroff Holdings Limited», м. Київ;

про: припинення порушення прав інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту горілчаної продукції, виявленої на збереженні у Товариства з обмеженою відповідальністю «Ідеа Трейд» та інших осіб; знищення такої горілчаної продукції; заборона її продажу і пропозицій продажу в подальшому та будь-яким іншим шляхом введення у цивільний обіг продукції, виготовленої із застосуванням торгівельних марок, права на які належать компанії «Nemiroff Intellectual Property Establishment».

У судовому засіданні взяли участь представники:

позивача: не з'явився;

відповідача: не з'явився;

третьої особи 1: Томаров І.Є. - представник на підставі довіреності;

третьої особи 2: не з'явився.

Обставини розгляду справи. Ухвалою господарського суду від 23.12.2013 року прийнято до розгляду позовну заяву та порушено провадження у справі за позовом Nemiroff Intellectual Property Establishment, Vaduz, Liechtenstein в особі представника М.А. Сальник до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ідеа Трейд» за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Nemiroff» та Компанії «Nemiroff Holdings Limited» про припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності та вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених в оборот з порушенням прав інтелектуальної власності. Розгляд справи призначено на 28.01.2014 року.

У судовому засіданні 28.01.2014 року представник позивача подав клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, просив суд відкласти розгляд справи, не приступаючи до розгляду справи по суті у зв'язку із необхідністю подати уточнення до позовних вимог. Представник третьої особи 1 подав клопотання про доплату судового збору позивачем та відкладення розгляду справи. Представник відповідача подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Третя особа 2 явки представника у судове засідання не забезпечила. Судом відкладено розгляд справи на 10.02.2014 року.

У судовому засіданні 10.02.2014 року представник позивача подав заяву про уточнення позовних вимог, виклавши їх наступним чином: припинити дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Ідеа Трейд», які порушують права інтелектуальної власності компанії «Nemiroff Intellectual Property Establishment» щодо використання торговельних марок, які належать позивачу Nemiroff Intellectual Property Establishment; з метою припинення порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «Ідеа Трейд» прав інтелектуальної власності компанії «Nemiroff Intellectual Property Establishment» вилучити у відповідача всю виявлену на збереженні горілчану продукцію, знищити її та заборонити продавати. Представник третьої особи 1 подав письмові пояснення по справі та заперечення на заяву про вжиття заходів до забезпечення позову. Судом прийнято до розгляду заяву про зміну предмета позову. Судом змінено процесуальний статус Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Nemiroff» та залучено його до участі у справі у процесуальному статусі третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача та відкладено розгляд справи на 18.02.2014 року.

У судовому засіданні 18.02.2014 року представник позивача позовні вимоги підтримав. Представники відповідача та третьої особи подали заперечення щодо прийняття судом заяви про уточнення позовних вимог. Представники позивача та відповідача подали клопотання про продовження строку розгляду справи. Судом продовжено строк розгляду справи та відкладено її розгляд на 25.02.2014 року.

У судовому засіданні 25.02.2014 року представник позивача позовні вимоги підтримав. Представник відповідача у судове засідання не з'явився. Представники позивача та відповідача подали клопотання про відкладення розгляду справи. Представник третьої особи 1 подав клопотання про зупинення провадження у справі. Заявлене клопотання суд вирішить в наступному судовому засіданні. Судом відкладено розгляд справи на 03.03.2014 року.

У судове засідання 03.03.2014 року представник позивача не з'явився, подав клопотання про відкладення розгляду справи та продовження строку розгляду справи. Представник третьої особи 1 подав пояснення по справі, яким просив суд відмовити в задоволенні позову повністю, та клопотання про залишення позову без розгляду. Представники відповідача та третьої особи 1 проти продовження строку розгляду справи не заперечили. Клопотання про залишення позову без розгляду суд вирішить в наступному судовому засіданні. Судом продовжено строк розгляду справи та відкладено розгляд справи на 12.03.2014 року.

У судове засідання 12.03.2014 року представник позивача не з'явився, подав клопотання про відкладення розгляду справи та про продовження строку розгляду справи від 12.03.2014 року, в якому просив суд відкласти розгляд справи через неможливість забезпечити явку представника в судове засідання. Суд відмовив у задоволенні даного клопотання з тих мотивів, що розгляд справи відкладався неодноразово; суд не витребовував у сторін та третіх осіб доказів та пояснень; позивач у клопотанні не навів винятковості обставин справи для повторного продовження строку розгляду справи.

Відповідач подав клопотання про відкладення розгляду справи суперечливого змісту, оскільки одночасно просив відкласти розгляд справи через неможливість забезпечити явку предствника в судове засідання та розглядати справу за відсутності свого представника. Суд відмовив у задоволенні клопотання відповідача про відкладення розгляду справи через його необгрунтованість.

У судовому засіданні 12.03.2014 року судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Представникам сторін і третім особам, що брали участь в судових засіданнях, роз'яснено зміст ст.ст. 20, 22, 27 Господарського процесуального кодексу України щодо їх прав та обов'язків, зокрема про право сторін заявляти відводи судді.

Від фіксації судового процесу технічними засобами представники сторін та третіх осіб відмовились.

Суть спору. Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності, які, на думку позивача, полягають у зберіганні та реалізації відповідачем фальсифіковаих алкогольних напоїв з неправомірним використанням загальновідомого знаку для товарів і послуг "Nemiroff".

З урахуваннм прийнятих судом до провадження уточнених позовних вимог, позивач просить суд:

1) припинити дії відповідача, які порушують права інтелектуальної власності позивача щодо використання торговельних марок, які належать позивачеві, що встановлено Рішеннм Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України від 11.10.2007 року, затвердженого наказом Державного департаменту інтелектуальної власності № 144 від 14.12.2007 року, яким було визнано знак "Nemiroff" добре відомим в Україні з 01.01.2003 року, а саме товарів 33 класу МКТП "горілка", а саме: Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 16270 (15.09.2000 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 103344 (25.02.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 109118 (10.07.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 106563 (12.05.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 150065 (10.01.2012 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 150066 (10.01.2012 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 150067 (10.01.2012 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 109115 (10.07.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 139573 (10.06.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 137002 (11.04.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 136467 (25.03.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 131415 (25.11.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 134535 (10.02.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 150527 (25.01.2012 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 109119 (10.07.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 102 477 (26.01.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 102478 (26.0172009 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 957318 (19.12.2007 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 961860 (28.02.2008 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 965886 (28.02.2008 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 961676 (28.02.2008 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 1037427 (29.01.2010 р.);

2) вилучити у відповідача всю виявлену на збереженні, в тому числі на збереженні у інших осіб, горілчану продукцію (Горілка Українська Пшенична, Медова з перцем настоянка, Горілка особлива Лайт, Горілка особлива Кедрова, Горілка особлива Делікат м'яка) знищити її та заборонити відповідачеві в подальшому як пропонувати для продажу, в тому числі через Інтернет, так і здійснювати продаж та будь-яким іншим шляхом вводити у цивільний обіг продукцію, виготовлену із застосуванням торгівельних марок, права на які належать позивачеві, наступних марок:

2.1. Горілка Українська Пшенична: Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 16270 (15.09.2000 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 103344 (25.02.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 106563 (12.05.2009 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 957318 (19.12.2007 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 965886 (28.02.2008 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 109115 (10.07.2009 р.); 2.2. Медова з перцем настоянка: Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 16270 (15.09.2000р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 103344 (25.02.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 109119 (10.07.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 106563 (12.05.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 102 477 (26.01.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 102478 (26.0172009 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 957318 (19.12.2007 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 961860 (28.02.2008 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 961676 (28.02.2008 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 965886 (28.02.2008 р.); 2.3. Горілка особлива Лайт: Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 16270 (15.09.2000 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 103344 (25.02.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 109119 (10.07.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 106563 (12.05.2009 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 957318 (19.12.2007 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 965886 (28.02.2008 р.); 2.4. Горілка особлива Кедрова: Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 16270 (15.09.2000 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 103344 (25.02.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 150065 (10.01.2012 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 106563 (12.05.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 150066 (10.01.2012 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 150067 (10.01.2012 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 957318 (19.12.2007 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 965886 (28.02.2008 р.); 2.5. Горілка особлива Делікат мяка: Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 16270 (15.09.2000р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 103344 (25.02.2009р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 106563 (12.05.2009 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 139573 (10.06.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 137002 (11.04.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 136467 (25.03.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 131415 (25.11.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 134535 (10.02.2011 р.); Свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні № 150527 (25.01.2012 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 957318 (19.12.2007 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 1037427 (29.01.2010 р.); Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 965886 (28.02.2008 р.).

Позивач стверджує, що ліцензійний договір, на підставі якого третя особа 1 здійснювала виготовлення та поставку горілки, припинив свою дію 24.01.2012 року через порушення тертьою особою 1 строків сплати роялті, про що відповідача було повідомлено шляхом направлення листа та на зустрічі дистрибюторів у вересні 2013 року.

Зокрема, позивач стверджує, що третя особа 2 володіє виключним правом використовувати торговельні марки, що належать позивачеві на території України на підставі Ліцензійного договору № 10022006-V від 10.02.2006 року. 01.02.2010 року між третьою особою 2 та третьою особою 1 укладено ліцензійний договір № 01022010-N, відповідно до якого третя оосба 2 надала третій оосбі 1 невиключну ліцензію на використання торгівельних марок в обмін на зобов'язання виплати роялті.

Позивач стверджує, що починаючи з січня 2011 року третя оосба 1 свої зобов'язання за ліцензійним договором не виконувала, про що її повідомлено листом від 19.12.2011 року, відповідно до якого у випадку несплати суми роялті протягом 30 календарних днів ліцензійний договір буде вважатись припиненим з 23.01.2012 року. Оскільки вимоги листа не були виконані, то, на думку позивча, ліцензійний договір припинив свою дію з 23.01.2012 року і з вказаної дати припинено право третьої оособи 1 використовувати торгівельні марки позивача.

Позивач стверджує, що листом від 30.03.2012 року він повідомив третю особу 1 про припинення права на використання торговельних марок з 23.01.2012 року.

Позивач вказує, що наведені вище обставини встановлені рішенням господарського суду м. Києва у справі № 910/4943/13, яке набуло законної сили.

Враховуючи наведене та той факт, що ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 року припинив свою дію з 23.01.2012 року, і інших договорів між позивачем та третьою особою 2 не укладалось, будь-яке використання торгівельних марок без дозволу позивача є неправомірним.

Позивач вважає, що вся горілчана продукція, виготовлена третьою особою 1 із використанням торгівельних марок "Nemiroff" після 23.01.2012 року, є фальсифікатом в розумінні статті 1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодовового, алкогольгих напоїв та тютюнових виробів".

Позивач стверджує, що з вересня 2013 року відповідач здійснює зберігання товару, виготовленого третьою особою 1 після 23.01.2012 року, із нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продажу фальсифікованих алкогольних напоїв під торгівельною маркою "Nemiroff" на території Львівської області без жодного на це дозволу. Такі доводи позивча підтверджуються поданою фотокопією видаткової накладної № ДА-0324799 від 10.1272013 року та рахунком № ДА-0090672 від 03.12.2013 року, а також роздруківкою із офіційного сайту відповідача з пропозицією продажу горілчаних виробів з використанням торгівельних марок позивача. Крім цього, 28.01.2014 року позивач подав в матеріали справи копію видаткової накладної № ДА-0335667 від 15.01.2014 року, а аткож копії фіскальних чеків та посвідчень якості/декларацій на товар на підтвердження наведених у позовній заяві фактів порушеня відповідачем майнових прав інтелектуальної власності позивча.

З наведених підстав позивач просить суд задоволити позовні вимоги повністю.

Крім цього, позивач заявою від 20.12.2013 року просить суд вжити заходи до забезпечення позову у спосіб накладення арешту на алкогольну продукцію, виготовлену третьою особою 1 з використанням торгівельних марок позивача згідно зі свідоцтвами на знак для товарів і послуг в Україні та свідоцтвами за міжнародною реєстрацією, а також у спосіб заборони третій особі 1 продавати відповідачеві алкогольні напої з використанням торгівельних марок позивача згідно зі свідоцтвами на знак для товарів і послуг в Україні та свідоцтвами за міжнародною реєстрацією.

Відповідач у запереченні від 28.01.2014 року позовні вимоги заперечив повністю з наступних підстав.

Між відповідачем і третьою особою 1 31.10.2009 року було укладено договір дистрибуції № 31102009/ДП УГК/27, яким відповідачу надано не ексклюзивне право продажу продукції третьої особи 1 на території м. Львова та частини адміністративних районів Львівської області. Відповідач стверджує, що станом на сьогодні цей договір чинний, а рішення щодо припинення його дії як від сторін договору, так і судів будь-якої інстанції не приймались.

Відповідач вказує, що згідно з п 8.1. Договору третя особа 1 зобов'язана мати в наявності документи, необхідні для виробництва й продажу продукції дистриб'юторові. У п. 9.1 договору зазначається, що дистриб'ютор підтверджує й визнає, що третя особа 1 або інша юридична особа, якій були передані майнові права інтелектуальної власності, є єдиним власником майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг. Тому дистриб'ютор (відповідач у даній справі) зобов'язується використовувати знаки для товарів і послуг відповідно до цього договору тільки в процесі продажу продукції й надання послуг третьої особи 1 в рамках Договору в строгій відповідності з інструкціями третьої особи 1.

Також відповідач зазначає, що третя особа 1 виготовляє алкогольні напої на підставі наступних документів: 1) ліцензії на виробництво алкогольних напоїв № 505 від 14.03.2011 року та Додатків до неї, рецептур на виробництво алкогольних напоїв; 2) в межах прав, наданих третій особі 1 Ліцензійним договором № 01022010-N від 01.02.2010 року на використання ряду міжнародних торговельних марок, зокрема свідоцтв за міжнародними реєстраціями № 957318, № 962004, № № 961863, № 961860, № 961676, № 961864, № 961861, № 965886, № 804785.

Також відповідач вказує, що продукція третьою особою 1 виготовляється з використанням чинних патентів України на промислові зразки № № 20240, 23394, 23395, 23396, 24803, 24804, 24805, 24806, 24807, 24808, 24809, 24810, 24811, 24812, 24813, 24814, 24815, 24816, 25439, 25625, які охороняють зовнішній вигляд продукції, що виробляє підприємство, та свідоцтв України на знаки для товарів та послуг, а також заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг, єдиним власником яких є третя особа.

Відповідач вказує, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» фальсифікація алкогольних напоїв - це умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.

Відповідач стверджує, що лист ТОВ «ЛВН-ТРЕЙДІПГ» від 05.12.2013 року, яким його повідомлено про наявність у ТОВ «ЛВН-ТРЕЙДІНГ» прав на використання торгівельної марки «Nemiroff» не має юридичного значення, тому що вказаний лист відповідно до законодавства України не є ліцензійним договором та не надає право ТОВ «ЛВН-ТРЕЙДІНГ» вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва.

На думку відповідача, лист ТОВ «ЛВН-ТРЕЙДІНГ» не може вважатись попередженням про порушення прав інтелектуальної власності позивача та не має ніякого правового значення для вирішення даної справи, оскільки ТОВ «ЛВН-ТРЕЙДІНГ» не є уповноваженою особою, яка може вимагати поновлення ймовірно порушених прав власника свідоцтва.

Відповідач вказує, що позивач не надав доказів попередження відповідача про те, що третя особа 1 нібито виготовляє алкогольну продукцію з неправомірним використанням знаків для товарів і послуг позивача, та не надав доказів відправлення та отримання відповідачем такого попередження.

Крім цього, відповідач вказує, що позивач обґрунтовує свої вимоги копіями видаткової накладної № ДА-0324799 від 10.12.2013 року та рахунку № ДА-0090672 від 03.12.2013 року, які, на його думку, не є належними та допустимими доказами обставин, що доводить позивач.

Відповідач стверджує, що копія видаткової накладної № ДА-0324799 від 10.12.2013 року містить тільки печатку відповідача, але не містить необхідних реквізитів, а саме підпису відповідача та підпису і печатки одержувача - ФОП ОСОБА_4, тому видаткова накладна № ДА-0324799 від 10.12.2013 року є неналежним чином оформленим документом і не повинна братися до уваги суду.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 1, 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 2.1. 2.4, 2.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України, ст. 33, 34, 35 Господарського процесуального кодексу України, п. 2.2., 2.6 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» від 26.12.2011 р. № 18, ст. ст. 489, 490 Цивільного кодексу України, ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», п. 1 постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України N 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову», п. 46 постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», відповідач просить суд відмовити в задоволенні позову повністю.

Третя особа 1 у своїх поясненнях позовні вимоги оцінила як безпідставні та необгрунтовані через наступне.

Третя особа 1 вказує, що у випадку встановлення, що відповідач придбав для подальшого продажу, зберігання, пропонування продажу та продажу алкогольної продукції, виготовленої третьою особою 1 з правомірним використанням власних патентів України на промислові зразки (ч. З ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст.ст. 462, 464 Цивільного кодексу України - далі ЦКУ), свідоцтв України на знаки для товарів та послуг (ст.ст. 494, 495 ЦКУ), поданих заявок на реєстрацію торговельних марок, в межах прав, наданих третій особі 1 чинним Ліцензійним договором № 01022010-М від 01 лютого 2010 р., права на комерційне (фірмове) найменування Третьої особи 1 (згідно зі ст. ст. 489, 490 Цивільного кодексу України), діє принцип «вичерпання прав», передбачений ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»: «Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: ...використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот...». Наведене, на думку третьої особи 1, виключає відповідальність відповідача за заявленими позовними вимогами.

Третя особа 1 також доводить факт чинності Ліцензійного договору № 01022010-N від 01.02.2010 року, укладеного між нею та третьою особо 2 через наступне.

Позивач 10 лютого 2006 р. уклав Ліцензійний договір № 10022006-У з третьою особою 2, згідно з яким надав останньому виключну ліцензію на використання ряду міжнародних торговельних марок з правом укладати субліцензійні договори, і третя особа 1 вважає, що цей договір нині чинний. Третя особа 2 10 лютого 2006 року уклала Ліцензійний договір № 10022006-N з третьою особою 1, згідно з яким надала невиключну ліцензію на використання ряду міжнародних торговельних марок. Цей договір за твердженням третьої особи 1 припинив дію 09.02.2008 року. Між третьою особою 2 та третьою особою 1 11.02.2008 року був укладений новий Ліцензійний договір № 11022008-М аналогічного змісту з попереднім. Цей договір припинив дію 31.01.2010 року. 01 лютого 2010 року третя особа 2 уклала з третьою особою 1 Ліцензійний договір № 01022010-N, згідно з яким надала невиключну ліцензію на використання ряду міжнародних торговельних марок, зокрема свідоцтв за міжнародними реєстраціями № 957318, 962004, 961863, 961860, 961676, 961864, 961861, 965886, 804785. Третя особа 1 стверджує, що даний договір цей договір нині чинний.

З підстав, наведених у поясненні, третя особа 1 робить висновок, що Ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 року є нині чинним на період строком до 31 січня 2015 р., оскільки жодна зі сторін не заперечувала проти його пролонгації і не оскаржувала його чинність в судових органах.

Також третя особа 1 доводить відсутність порушення своїх зобов'язань по Ліцензійному договору № 01022010-N щодо сплати роялті третій особі 2, відповідно відсутність підстав для розірвання зазначеного Ліцензійного договору.

Крім цього, третя особа 1 стверджує, що лист компанії третьої особи 2 від 19.12.2011 року не має правового значення для даної справи та не може оцінюватись судом як доказ, тому що позивач не мав договірних відносин з третьою особою 1 на відміну від третьої особи 2. Позивач на думку третьої особи 1 не може своїм листом впливати на чинність її договірних відносин з третьою особою 2.

Третя особа 1 вказує, що позивач намагається ввести в оману суд, стверджуючи, що «вся продукція зберігання та реалізацію якої незаконно здійснює відповідач, виготовлена з використанням виключно прав інтелектуальної власності позивача».

Третя особа 1 наголошує, що позивач не надав доказів існування такого обмежувального рішення, згідно з яким єдиними власником всіх прав інтелектуальної власності в межах групи компаній «Nemiroff» буде одна єдина компанія - позивач. Різні компанії групи «Nemiroff» протягом останніх 11-ти років набували і набувають права на різні об'єкти інтелектуальної власності і це спростовує твердження про те, що позивач єдина компанія - власник прав інтелектуальної власності.

Третя особа 1 вказує, що здійснює діяльність з виробництва алкогольних напоїв на підставі чинного Ліцензійного договору № 01022010-N від 01.02.2010 року відповідно до якого третя особа 2 надає третій особі 1 невиключну ліцензію на використання ряду міжнародних торговельних марок, зокрема свідоцтв за міжнародними реєстраціями № № 828519, 869422, 802093, 843130, 822250, 957318, 961860, 961863, 961864, 965886,998793, 919511, 921028, у тому числі, але не обмежуючись, свідоцтв за міжнародною реєстрацією № 739116 на словесний знак «Nemiroff». Вказаний Ліцензійний договір діє з 01 лютого 2010 року і пролонгований до 31 січня 2015 року на підставі умови про його автоматичну пролонгацію і відсутності заперечення сторін Договору.

На думку третьої особи 1, позивачем не враховано, що третя особа 1 має майнові права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування Третьої особи 1 (згідно зі ст. ст. 489, 490 ЦКУ). Так, пункт 1.4.3. Статуту третьої особи 1 містить перелік різних комерційних (фірмових) найменувань, які може використовувати в своїй діяльності третя особа 1, серед яких: «Nemiroff», фірма «Nemiroff», компанія «Nemiroff», підприємство «Nemiroff» та інші.

Також тертя особа 1 вказує, що здійснює діяльність з виробництва алкогольних напоїв на підставі отриманої Ліцензії на виробництво алкогольних напоїв реєстраційний № 505 від 14.03.2011 року та Додатків до неї.

Таким чином, третя особа 1 доводить своє право на виробництво власної алкогольної продукції на підставі чинного Ліцензійного договору № 01022010-N від 01.02.2010 року, Ліцензії на виробництво алкогольних напоїв № 505 від 14.03.2011 року та Додатків до неї, рецептур на виробництво алкогольних напоїв, права на комерційне (фірмове) найменування третьої особи 1 та права інтелектуальної власності на низку патентів України на промислові зразки.

На думку третьої особи 1, позивач робить абсолютно безпідставні висновки про те, що виготовлена третьою особою 1 горілчана продукція є фальсифікатом. Оскільки третя особа 1 на законних підставах виробляє алкогольні напої з використанням власних патентів України на промислові зразки, які захищають як зовнішній вигляд, так і оригінальний дизайн власної продукції, тому доводи позивача щодо того, що продукція третьої особи 1 з нібито неправомірним використанням знака для товарів і послуг є фальсифікатом, не відповідають дійсності, та є не обґрунтованими і доведеними.

Третя особа 1 категорично не погоджується з твердженням позивача, що «відповідач не має жодного дозволу на використання торговельних марок позивача для зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж», оскільки, на її думку, відповідач не використовує торговельних марок позивача, бо в даному випадку діє принцип «вичерпання прав» (ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»).

Третя особа 1 вказує, що позивач безпідставно та не надаючи жодних доказів стверджує, що відповідно до наявної та підтвердженої інформації відповідач здійснює зберігання товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продажу товарів з торговельними марками згідно з переліком свідоцтв, зазначених у позовній заяві.

Також третя особа стверджує, що позивач помилково ототожнює товар (алкогольні напої) з торговельними марками, і цим намагається ввести в оману суд.

Також третя особа 1 вважає безпідставним та недоведеним посилання позивача на копію видаткової накладної № ДА-0324799 від 10.12.2013 року та рахунку № ДА-0090672 від 03.12.2013 року. Копія видаткової накладної № ДА-0324799 від 10.12.2013 р. та рахунку № ДА-0090672 від 03.12.2013 р. не є належним доказом, тому що вони не доводять факт використання торговельних марок позивача відповідачем, а також факт наявності на складі відповідача продукції, виготовленої третьою особою 1 після повідомлення про можливе порушення.

Третя особа 1 вказує, що позивач не довів того факту, що відповідач належним чином та вчасно був попереджений про незаконність виготовлення третьою особою 1 горілчаної продукції та незаконність придбання зберігання з метою продажу та продаж алкогольної продукції виготовленої третьою особою 1, продовжують закуповувати в третьої особи 1 продукцію та реалізовувати її на території України під торговою маркою «Nemiroff», тим самим вводячи покупців в оману.

Враховуючи вищезазначене, третя особа 1 просить суд відмовити повністю у задоволенні позовних вимог.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши подані сторонами докази та заслухавши пояснення представників сторін і третіх осіб, суд прийшов до висновку про безпідставність та необгрунтованість позовних вимог, і, як наслідок, - про необхідність у відмові в задоволенні позовних вимог повністю, через наступне.

Позивач просить припинити дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Ідеа Трейд», які на його думку порушують права інтелектуальної власності компанії «Nemiroff Intellectual Property Establishment» щодо використання торговельних марок, які належать позивачу Nemiroff Intellectual Property Establishment; з метою припинення порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «Ідеа Трейд» прав інтелектуальної власності компанії «Nemiroff Intellectual Property Establishment» позивач просить вилучити у відповідача всю виявлену на збереженні горілчану продукцію, знищити її та заборонити продавати.

Суд встановив, що між сторонами виник спір щодо захисту об'єктів права інтелектуальної власності, до яких відноситься торговельна марка як вид комерційного позначення.

Відповідно до п. 1.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення (частина четверта статті 16 ГПК). Якщо відповідне порушення здійснено поза межами України, юрисдикція господарських судів України не поширюється на відносини сторін, пов'язані з таким порушенням (навіть якщо відповідач є резидентом або має представництво в Україні).

Місце вчинення порушення визначається з урахуванням конкретних обставин, зазначених у позовній заяві. Якщо господарським судом буде з'ясовано (в тому числі під час розгляду вже порушеної провадженням справи), що остання не підсудна даному суду, він надсилає її матеріали за встановленою підсудністю в порядку частини першої статті 17 ГПК.

З наведеного та доводів позивача суд встановив, що справа підвідомча та підсудна господарському суду Лвівської області.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Відповідно до чинного законодавства набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товрів і послуг. Набуття прав на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана у встанвленому порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до статті 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано у встановленому порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Зміст права на використання торговельної марки визначений частиною 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та являє собою: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

З виключних майнових прав на торгівельну марку випливає право дозволяти її використання іншим особам, зокрема шляхом укладення договорів щодо розпорядження майновими правами (ліцензійних договір, договір про передання виключних майнових прав тощо).

Відповідно до ч. 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" cвідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до частини 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Відповідно до частини 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Відповідно до частини 8 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Відповідно до частини 9 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх

можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Наведені вище норми безпосередньо регулюють правовідносини щодо використання та судового захисту об'єкта права інтелектуальної власності - знаку для товарів і послуг.

Необхідність правильного застосування даних норм поряд із необхідністю повного встановленням всіх обставин справи та необхідність доказування одночасно кількох об'єктів зумовлюють великий обсяг мотивувальної частини рішення у даній справі.

Як встановлено судом, позивач 10 лютого 2006 року уклав Ліцензійний договір № 10022006-V з третьою особою 2, згідно з яким надав останній виключну ліцензію на використання ряду міжнародних торговельних марок з правом укладати субліцензійні договори.

Третя особа 2 10 лютого 2006 року уклала Ліцензійний договір № 10022006-N з третьою особою 1, згідно з яким надала невиключну ліцензію на використання ряду міжнародних торговельних марок. Цей договір припинив дію 09.02.2008 року.

Між третьою особою 2 та третьою особою 1 11.02.2008 року був укладений новий Ліцензійний договір № 11022008-N аналогічного змісту, що і попередній. Цей договір припинив дію 31.01.2010 року.

01 лютого 2010 року третя особа 2 уклала з третьою особою 1 Ліцензійний договір № 01022010-N, згідно з яким надала невиключну ліцензію на використання ряду міжнародних торговельних марок, зокрема свідоцтв за міжнародними реєстраціями № № 957318, 962004, 961863, 961860, 961676, 961864, 961861, 965886, 804785.

Суд вважає підставними та обгрунтованими доводи відповідача та третьої особи 1 про чинність даного договору з наступних підстав.

Пунктом 4.3. Ліцензійного договору № 01022010-N передбачені права третьої особи 1 як ліцензіата за договором, зокрема на використання Торговельних марок при виготовленні та/або при реалізації продукції та наданні послуг для комерційних цілей на Території і за її межами без обмежень їх об'ємів шляхом позначення продукції та послуг Ліцензованими Торговельними марками; на використання Торговельних марок на діловій документації на продукцію та при наданні послуг на Території без обмежень об'ємів (на фірмовій, транспортно-супроводжувальній ін.); на використання Торговельних марок в рекламі продукції та послуг на Території; Ліцензіат має право застосовувати Торговельні марки спільно зі своїми торговельними марками та інші.

За умовами вказаного Ліцензійного договору № 01022010-N від 01.02.2010 року, він діє до 31 січня 2012 року (Основний строк). Проте, положення п. 15.2 Ліцензійного договору передбачають, що договір автоматично продовжує свою дію на один рік після закінчення Основного строку або будь-якого строку по пролонгації, якщо не пізніше, ніж за шість місяців до його закінчення жодна із сторін не висловила свої заперечення в письмовій формі.

Матеріалами справи підтверджується, що третя особа 1 не відправляла і не отримувала від третьої особи 2 у вказаний шестимісячний строк до закінчення Основного строку Ліцензійного договору письмового повідомлення, що містить заперечення щодо пролонгації договору, і тому суд приходить до висновку, що вказаний Ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 року автоматично продовжився до 31 січня 2013 року.

Матеріалами справи також підтверджується, що після спливу першого року пролонгації (тобто після 31 січня 2013 р.) третя особа 1 не відправляла і не отримувала від третьої особи 2 у вказаний шестимісячний строк до закінчення строку по пролонгації Ліцензійного договору письмового повідомлення, що містить заперечення щодо пролонгації договору, і тому суд приходить до висновку, що вказаний Ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 року автоматично продовжився до 31 січня 2014 року.

Крім цього, матеріалами справи підтверджується, що третя особа 1 не відправляла і не отримувала від третьої особи 2 у вказаний шестимісячний строк до закінчення другого строку по пролонгації (тобто 31 січня 2014 р.) Ліцензійного договору письмового повідомлення, що містить заперечення щодо пролонгації договору, і тому суд приходить до висновку, що Ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 року автоматично продовжується до 31 січня 2015 року.

Також матеріалами справи підтверджується, що жодна зі сторін Ліцензійного договору № 01022010- N від 01.02.2010 року не оспорювала його дійсність та чинність протягом усього строку його дії і станом на теперішній час, шляхом звернення до визначеного сторонами арбітражного органу («п. 14.1. У випадку виникнення спорів за даним Договором або в зв'язку з ним, Сторони вирішують їх способом переговорів між собою. Якщо суперечку не вдалося вирішити мирним шляхом, то її вирішення проводиться відповідно до правил арбітражного суду при Міжнародній Торгово-промисловій Палаті Швейцарії одним чи декількома арбітрами, призначеними відповідно до згаданих правил»), ані до іншого судового органу.

З наведеного судом встановлено, що Ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 року є нині чинним на період строком до 31 січня 2015 року, оскільки жодна зі сторін не заперечувала проти його пролонгації і не оскаржувала його чинність в судових органах.

Суд приходить до висновку, що виготовлення третьою особою 1 алкогольної продукції з використання об'єктів інтелектуальної власності позивача є правомірним, оскільки Ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 р., укладений між третіми особами, є чинним.

Встановлюючи всі обставнини справи, суд оцінив доводи позивача про порушення третьою особою своїх зобов'язань по Ліцензійному договору № 01022010-N щодо сплати роялті третій особі 2, як безпідставні, і відповідно констатує відсутність підстав для розірвання зазначеного Ліцензійного договору з цієї підстави з 23.01.2012 року через наступне.

Лист з вимогою оплатити суму роялті, нібито як заборговані третьою особою 1 третій особі 2, остання склала 19.12.2011 року. У листі третя особа 2 вказує на дві суми: 10266377,27 доларів США та 2899458,79 доларів США за травень - червень 2011 року.

Відповідно до положень угоди про відступлення права вимоги від 06.12.2011 року між третьою особою 2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговый дом «Немирофф» (Російська Федерація), третя особа 2 як первісний кредитор відступила Новому кредитору - Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговый дом «Немирофф» (Російська Федерація) право вимагати сплатити суму роялті в розмірі 10 266 377,27 (десять мільйонів двісті шістдесят шість тисяч триста сімдесят сім доларів 27 центів) доларів США від третьої особи 1 за Ліцензійним договором щодо сум роялті за період січня - квітня 2011 року.

Тому позивач втратив статус кредитора по відношенню до третьої особи 1 з моменту здійснення уступки права вимоги за Ліцензійним договором в повному на той момент обсязі новому кредитору (третій особі).

Додаток 2 до пояснення третьої особи 1 (фотокопія угоди про відступлення права вимоги від 06.12.2011 року) був поданий представником третьої особи 2 в справі № 910/4943/13 (колегія суддів: Головуючий - Блажівська О.Є., судді - Марченко О.В., Шаптала С.Ю.), яка розглядалась Господарським судом м. Києва за позовом третьої особи 2 до відповідача 1 - Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff» (третя особа 1 у даній справі), відповідача 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛВН-Трейдінг», третя особа без самостійних вимог на предмет спору - Nemiroff Intellectual Property Establishment.

Третя особа 1 у даній справі, ознайомившись з матеріалами справи № 910/4943/13, додає до свого пояснення вказану копію документу поганої якості з відміткою «згідно з оригіналом представник за довіреністю NHL Кушнаренко Н.І. 07.03.2013 р.». У додатку 3 до свого пояснення третя особа 1 додає копію того самого документа «Соглашения об уступке права требования» від 06.12.2011 р. оформлену відповідно до вимог Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163-2003, затверджений наказом Держспоживстандарту України N 55 від 7 квітня 2003 року.

Судом з матеріалів справи встановлено той факт, що стосовно сум 2 830 173,43 доларів США та 69 285,36 доларів США, на які посилається третя особа 2 у своєму листі від 19.12.2011 р. як на розміри заборгованості по роялті, Акти № 5-2011 та 6-2011 на ці суми не були підписані обома сторонами - Ліцензіаром та Ліцензіатом, тому обов'язок щодо сплати цих сум не настав згідно з умовами Ліцензійного договору.

Відповідно до п. 5 Додатку № 2 до Ліцензійного договору Ліцензіат зобов'язується сплатити суму роялті Ліцензіару протягом 90 календарних днів з дати підписання Акту, якщо інше не передбачено письмовими угодами Сторін. Тобто, в зазначеному положенні Ліцензійного договору не вказано, що навіть незважаючи на неотримання або несвоєчасного отримання третьою особою 1 Акту, підписаного позивачем, у третьої особи 1 виникає обов'язок сплати Роялті. Більше того, у п. 4.1., 8.1. Ліцензійного договору також не передбачено підписання Акту лише однією із третіх осіб.

Згідно з положеннями п. 18.1 Ліцензійного договору цей Договір регулюється і трактується відповідно до законодавства України. Ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає, що фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі, ст. 8 зазначеного Закону - що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік» первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Згідно з п. 2.1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів. А п. п. 2.4, 2.5 вказаного Положення № 88 передбачають, що первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою.

Тому суд погоджується із доводами третьої особи 1 про те, що для належного підтвердження господарських операцій та відповідно проведення розрахунків на їх підставі Акти мали бути підписані обома сторонами.

Судом встановлено вище, що третя особа 2 відступила право вимоги сплати роялті Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговый дом «Немирофф» (Російська Федерація), а тому третя особа 1 не порушувала своїх зобов'язань по Ліцензійному договору № 01022010-N щодо сплати роялті третій особі 2, і відповідно немає підстав для розірвання зазначеного Ліцензійного договору відповідно до п. 16.1. Крім цього, третя особа 1 вказує, що після квітня 2011 року між нею і третьою особою 2 не було підписано жодного Акту за Ліцензійним договором № 01022010-N, відтак, фактично у неї не виникло боргу щодо сплати ліцензійних платежів, ані підстав для оплати.

Відповідно до п. 18.1 Ліцензійного договору цей договір регулюється і трактується відповідно до законодавства України. Відтак, порядок розірвання Ліцензійного договору повинен регулюватися передусім положеннями чинного законодавства України.

Позивач посилається на рішення Господарського суду м. Києва від 05.08.2013 року у справі № 910/4943/13, залишеного без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.11.2013 року. Позивач вказує, що у вказаному рішенні суд першої інстанції встановив: «Щодо твердження Відповідача-1 (третьої особи 1 у даній справі), що Ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 року автоматично продовжується до 31 січня 2013 року, суд зазначає наступне «Як передбачено п. 16.1 § 16 Ліцензійного договору, якщо одна із сторін порушує будь-яке положення даного Ліцензійного договору, інша сторона насамперед, повинна зажадати, щоб порушення було усунуто без зволікання. Якщо сторона, що допустила порушення за договором, не припиняє небажану поведінку протягом 30 днів після одержання такої вимоги, інша сторона має право без повідомлення розірвати даний Ліцензійний договір.»

Відповідно до ч. 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України ліцензійний договір є видом договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Частина 2 ст. 1107 Цивільного кодексу України передбачає, що «Договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.»

Крім того, статтею 654 ЦК України встановлено форму зміни або розірвання договору: «Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається...».

Положеннями статті 651 Цивільного кодексу України визначено, що розірвання договору допускається лише за згодою сторін. Договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Частина 3 ст. 651 Цивільного кодексу України передбачає, що у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Натомість ч. 3 ст. 615 Цивільного кодексу України зазначає, що внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання частково або у повному обсязі відповідно змінюються умови зобов'язання або воно припиняється.

Виходячи зі змісту підпункту 1 пункту 1 ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання або розірвання договору.

Лист третьої особи 2 від 19.12.2011 року є формою звернення до третьої особи 1 про вимогу усунення порушення, хоча третя особа 1 вважає, що порушення Ліцензійного договору № 01022010-N від 01.02.2010 р. не було.

Пункт 16.1. § 16 Ліцензійного договору № 01022010-N від 01.02.2010 р. передбачає «Якщо одна із Сторін порушує будь-яке положення даного Ліцензійного Договору, інша Сторона, насамперед, повинна зажадати, щоб порушення було усунуто без зволікання. Якщо Сторона, що допустила порушення за договором, не припиняє свою небажану поведінку протягом 30 (тридцяти) днів після одержання такої вимоги, інша Сторона має право розірвати даний Ліцензійний Договір.

Тобто пунктом 16.1 § 16 не передбачена одностороння відмова від Ліцензійного договору № 01022010-N від 01.02.2010 р., на який посилається третя особа 2 в листі від 19.12.2011 року. Одностороння відмова передбачена в іншому пункті 16.2. Ліцензійного договору № 01022010-N, який не згадується у вказаному листі.

Натомість, беручи до уваги ст. 611 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання може бути укладена у формі листа, в якому сторона вимагає розірвати договір. Але третя особа 2 в листі від 19.12.2011 року не вимагає розірвання Ліцензійного договору, а просить усунути порушення Ліцензійного договору.

Враховуючи зазначене, суд прийшов до висновку, що лист третьої особи 2 не може вважатись односторонньою відмовою від зобов'язання.

Відповідно до другого варіанту припинення зобов'язання - розірвання Ліцензійного договору, то розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, який розривається. Третя особа 2 не уклала з третьою особою 1 додаткової угоди про розірвання Ліцензійного договору в письмовій формі, так само як був укладений Ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 р., а отже Ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 р. є чинний.

Оскільки в листі від 19.12.2011 року третя особа 2 вимагає припинення порушення Ліцензійного договору, а не розірвання зазначеного договору, то, на думку суду, твердження позивача про розірвання договору на підставі, зазначеній в листі, суперечить законодавству України (ст. 611, 654 Цивільного кодексу України) та умові, передбаченій в п. 16.1 Ліцензійного договору № 01022010-N від 01.02.2010 року.

Беручи до уваги зазначене, суд прийшов до висновку, що Ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 р. є чинним на період строком до 31 січня 2015 р., оскільки сторони зокрема не дотримали умов щодо форми розірвання ліцензійного договору.

Позивач також стверджує, що Листом від 30.03.2012 року він попереджав третю особу 1 про те, що оскільки порушення умов Ліцензійного договору № 01022010-N від 01.02.2010 року не були виправлені, право третьої особи 1 на використання торговельних марок припинено з дати припинення Ліцензійного договору (з 23.01.2012 р.).

Суд всатновив, що позивач не надав жодних належних доказів надіслання та отримання третьою особою 1 цього листа.

Судом надано оцінку доводам позивача про те, що Ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 року припинив свою дію з 23.01.2012 року внаслідок встановлення цього факту рішенням Господарського суду м. Києва від 05.08.2013 року та постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.11.2013 року у справі № 910/4943/13.

Суд звертає увагу сторін на те, що відповідно до частини 2 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони. Згідно з п. 2.6 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» від 26.12.2011 р. № 18 не потребують доказування преюдиціальні факти, тобто встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) у процесі розгляду іншої справи, в якій беруть участь ті самі сторони, в тому числі і в тих випадках, коли в іншому спорі сторони мали інший процесуальний статус.

Рішення Господарського суду м. Києва від 05.08.2013 року та постанова Київського апеляційного господарського суду від 06.11.2013 у справі № 910/4943/13, в яких в мотивувальній частині зазначено, що Ліцензійний договір № 01022010-N від 01.02.2010 року припинив свою дію, має значення лише для сторін та інших осіб спору у справі № 910/4943/13, які беруть участь у ньому у господарських судах України та не стосується жодних інших третіх осіб, що не приймали участі у вказаному спорі.

Суд зазначає, що особи, які не брали участь у господарській справі № 910/4943/13, в якій судом ухвалене відповідне судове рішення, мають право при розгляді іншої справи за їх участю оспорювати обставини, встановлені цим судовим рішенням. У такому випадку суд ухвалює рішення на основі досліджених у судовому засіданні доказів. Тому факти, встановлені в рішенні у справі № 910/4943/13, не мають преюдиційого значення для даної справи, тому що в даному спорі беруть участь нові особи, а саме відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІДЕА ТРЕЙД».

Суд критично оцінює доводи позивача, що вся продукція, зберігання та реалізацію якої незаконно здійснює відповідач, виготовлена з використанням виключно прав інтелектуальної власності позивача, через наступне.

Продукція третьої особи 1 виготовляється з використанням чинних патентів України на промислові зразки, які охороняють зовнішній вигляд продукції, що виробляє підприємство, та свідоцтв України на знаки для товарів та послуг, а також заявок на реєстрацію знаків для товарів та послуг, єдиним власником яких є третя особа 1. Третя особа 1 є єдиним власником патентів України на промислові зразки, які захищають як зовнішній вигляд, так і оригінальний дизайн власної продукції, зокрема патентів України на промислові зразки № № 20240, 23394, 23395, 23396, 24803, 24804, 24805, 24806, 24807, 24808, 24809, 24810, 24811, 24812, 24813, 24814, 24815, 24816, 25439, 25625. Також матеріалами справи підтверджено, що жоден з цих патентів не оскаржувався в суді. Крім цього, третя особа 1 є власником 41 торговельної марки, що підтверджується переліком свідоцтв України на торговельні марки.

Позивач не надав доказів існування обмежувального рішення, згідно з яким єдиними власником всіх прав інтелектуальної власності в межах групи компаній «Nemiroff» є одна єдина компанія - позивач. Крім цього, третя особа 1 є власником 41 торговельної марки та 27 промислових зразків. Також таке обмеження суперечило б загальним принципам права і обмежувало б правоздатність і дієздатність юридичної особи, а, отже, було би нікчемним (ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 91 Цивільного кодексу України - правочин, що обмежує можливості особи мати незаборонені законом права є нікчемним; у кожної особи є право подавати заявки на реєстрацію торговельної марки (ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») і випадки та підстави для обмеження чи заборони такого права повинні бути передбачені законом).

Позивач зазначає, що рішенням Господарського суду м. Києва від 22 квітня 2013 року по справі № 5011-39/13282-2012 визнано повністю недійсними свідоцтва на торговельні марки третьої особи 1, в яких використовувався бренд «Nemiroff», що належить позивачеві, та зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про недійсність свідоцтв. Однак, декілька знаків для товарів та послуг, власником яких є третя особа 1, які визнавались недійсними в межах справи № 5011-39/13282-2012, є чинними, зокрема Свідоцтва України № 131533, 131534, 156561. За даними сайту Державного підприємства «Український інститут промислової власності» всі свідоцтва України на торговельні марки третьої особи 1, які визнавались недійсними в межах справи № 5011-39/13282-2012, є досі чинними.

Третя особа 1 здійснює діяльність з виробництва алкогольних напоїв на підставі чинного Ліцензійного договору № 01022010-N від 01.02.2010 року відповідно до якого третя особа 2 надає третій особі 1 невиключну ліцензію на використання ряду міжнародних торговельних марок, зокрема свідоцтв за міжнародними реєстраціями № № 828519, 869422, 802093, 843130, 822250, 957318, 961860, 961863, 961864, 965886,998793, 919511, 921028, в тому числі, але не обмежуючись, свідоцтво за міжнародною реєстрацією № 739116 на словесний знак «Nemiroff».

Крім цього судом встановлено, що третя особа 1 має майнові права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування третьої особи 1 (згідно зі ст. ст. 489, 490 Цивільного кодексу України). Так, пункт 1.4.3. Статуту третьої особи 1 містить перелік різних комерційних (фірмових) найменувань, які може використовувати в своїй діяльності третя особа 1, серед яких: «Nemiroff», фірма «Nemiroff», компанія «Nemiroff», підприємство «Nemiroff» та інші.

Частина 2 ст. 489 Цивільного кодексу України передбачає, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього іменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки. Право на комерційне найменування третьої особи 1, зокрема, «Nemiroff» виникло з 2001 року, оскільки положення Цивільного кодексу України застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Третя особа 1 здійснює діяльність з виробництва алкогольних напоїв на підставі отриманої Ліцензії на виробництво алкогольних напоїв реєстраційний № 505 від 14.03.2011 року та Додатків до неї.

У вказаних Додатках до Ліцензії на виробництво алкогольних напоїв № 505 зазначено вид та найменування алкогольної продукції, яку третя особа 1 має право виробляти. В Додатках до Ліцензії на виробництво алкогольних напоїв № 505 визначений перелік заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг, заявником по яких виступає третя особа 1, на підставі яких третя особа 1 отримала зазначені Додатки до Ліцензії.

Відповідно до абзацу 8 ст. 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» одночасно з видачею ліцензії орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, видає суб'єкту господарювання додаток до ліцензії, який містить перелік видів спиртів та алкогольних напоїв, які вправі виробляти суб'єкт господарювання, а також перелік знаків для товарів і послуг, які суб'єкт господарювання може використовувати у виробництві алкогольних напоїв на підставі прав власності на знаки для товарів і послуг, або на підставі рішень про прийняття заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг (на період до видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг), або на підставі дозволів інших власників знаків для товарів і послуг (якщо такі знаки зареєстровані після введення в дію цього Закону). Зміни або доповнення до додатка до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв вносяться органом, який видав ліцензію, протягом трьох робочих днів відповідно до заяви суб'єкта господарювання або власника знака для товарів і послуг та визначеного цим Законом порядку.»

Третя особа 1 отримала Додатки до Ліцензії № 505 на підставі рішень про прийняття заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг (на період до видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг), які зазначені в кожному Додатку до Ліцензії № 505. Зазначені в Додатках до Ліцензії № 505 заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг є чинними.

На цих підставах третя особа 1 виготовляла зазначені напої та наносила назви напоїв на етикетки, і введення в цивільний оборот такої алкогольної продукції здійснюється саме третьою особою 1, як правомірним власником прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Суд також вважає безпідставними доводи позивача про те, що виготовлена третьою особою 1 горілчана продукція є фальсифікатом, через наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» фальсифікація алкогольних напоїв - це умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.

Як встановлено судом вище, третя особа 1 виготовляє алкогольні напої на підставі Ліцензії на виробництво алкогольних напоїв № 505 від 14.03.2011 року та Додатків до неї, рецептур на виробництво алкогольних напоїв, та з дотриманням технологій. Позивач не надав жодних належних доказів щодо недотримання технологій при виробництві алкогольної продукції. Третя особа 1 виготовляє алкогольні напої із законним використанням права інтелектуальної власності на низку патентів України на промислові зразки, які захищають як зовнішній вигляд, так і оригінальний дизайн власної продукції. Третя особа 1 виготовляє алкогольні напої в межах прав, наданих третій особі 1 Ліцензійним договором № 01022010-N від 01 лютого 2010 р. на використання ряду міжнародних торговельних марок, зокрема свідоцтв за міжнародними реєстраціями № № 957318, 962004, 961863, 961860, 961676, 961864, 961861,965886,804785; на підставі права на комерційне (фірмове) найменування третьої особи 1 (згідно зі ст. ст. 489, 490 Цивільного кодексу України).

Щодо твердження позивача про те, що «відповідач не має жодного дозволу на використання торговельних марок позивача для зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж», то суд прийшов до висновку, що відповідач не використовує торговельних марок позивача, бо в даному випадку діє принцип «вичерпання прав» (ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»). Зазначений принцип означає, що власник свідоцтва втрачає право забороняти будь-яку із наведених дій по відношенню до товару, який був введений ним у цивільний оборот, і подальше використання знака для товарів та послуг по відношенню до такого товару є вільним та не потребує згоди власника знака для товарів та послуг.

Крім цього, суд погоджується із доводами третьої особи 1 про помилковість ототожнення позивчем товару та торговельної марки з метою доказування обставин справи.

Товар - це будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема цінні папери), (ст. 1 визначення термінів Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 N 2210-ІІІ). Натомість, знак для товарів і послуг - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), Цивільний кодекс України у ст. 492 визначає, що «Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами». Торговельна марка - це позначення, що наноситься на товар, але яке саме по собі не замінює товар і не є товаром. Згідно з ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеним до Реєстру.

Використанням знака для товарів і послуг визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано. Це означає, що торговельна марка призначена для нанесення на товар для якого зареєстрована, тобто у випадку позивача це словесні позначення та комбіновані (етикетки, що містять зображувальні елементи та словесні) для алкогольних напоїв, зокрема, горілки. Алкогольні напої є рідинами, на них неможливо нанести ані словесне, ані зображувальне позначення, тому воно наноситься на упаковку чи етикетку, прикріплену до товару.

Позивач доказує порушення своїх майнових прав інтелектуальної вланості у спосіб зберігання товару із нанесенням його знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу та продажу товарів копіями видаткової накладної № ДА-0324799 від 10.12.2013 р. та рахунку № ДА-0090672 від 03.12.2013 року.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Стаття 34 Господарського процесуального кодексу України передбачає належність та допустимість доказів «Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи». Виходячи зі змісту ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, належними слід визнавати докази, які містять відомості про факти, що входять у предмет доказування у справі, та інші факти, що мають значення для правильного вирішення спору.

У видатковій накладній № ДА-0324799 від 10.12.2013 року в якості постачальника товару зазначений відповідач, а в якості одержувача - ФОП ОСОБА_4.

Копія видаткової накладної № ДА-0324799 від 10.12.2013 року та рахунку № ДА-0090672 від 03.12.2013 р. не доводять факт використання торговельних марок позивача відповідачем, а також факт наявності на складі відповідача продукції, виготовленої третьою особою 1 після повідомлення про можливе порушення.

Позивач обгрунтовує факт порушення своїх майнових прав інтелектуальної вланості у спосіб зберігання товару із нанесенням його знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу та продажу товарів копіями видаткової накладної № ДА-0335667 від 15.01.2014 р., фіскального чеку № 2783 від 23.01.2014 р., фіскального чеку № 2784 від 23.01.2014 р., фіскального чеку № 2785 від 23.01.2014 р., фіскальний чеку № DY від 27.01.2014 р., посвідчення якості / декларація № 1_033763, посвідчення якості / декларація № 1_034040 , посвідчення якості / декларація № 1_033516.

Дані копії документів не доводять факту використання торговельних марок позивача відповідачем, а також факту наявності на складі відповідача продукції, виготовленої третьою особою 1 після інформування відповідача про думку ТОВ «ЛВН-Трейдінг» щодо підстав відсутності у третьої особи 1 прав на використання торговельних марок позивача.

Видаткова накладна № ДА-0335667 від 15.01.2014 року не містить всіх обов'язкових реквізитів первинного документу, а саме найменування підприємства, від імені якого складений цей документ; посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; не містить підпису особи, яка видала видаткову накладну, та підпису, печатки особи, яка отримала продукцію. Дана накладна не доводить наявність у відповідача продукції, виготовленої третьою особою 1 і придбаної відповідачем після інформування останнього про думку ТОВ «ЛВН-Трейдінг» щодо підстав відсутності у третьої особи 1 прав на використання торговельних марок позивача. Також суд не має можливості встановити, що товар, перелічений в накладній, має відношення до фіскальних чеків № 2783, 2784, 2785 від 23.01.2014 року. Позивач не надав доказів, що продукція, перерахована в видатковій накладній № ДА-0335667 від 15.01.2014 р., є продукцією, виробленою третьою особою 1.

Посвідчення якості / декларації № 1 033763, № 1 034040, 1 033516 не можуть бути доказами купівлі товару та не можуть розглядатись в якості доказів, тому що не містять реквізитів (підпису і печатки особи, яка видала документ); фрагменти посвідчення якості / декларації № 1 033763, № 1_034040, 1__033516 не завірені належним чином.

Позивач надав фіскальні чеки про купівлю продукції, яку неможливо ідентифікувати як товар, що вироблений третьою особою 1, придбавши цей товар у сторонньої особи, а не у відповідача. Також, позивач в судове засідання 25.02.2014 року приносив для огляду певні товари (пляшки), які, як він стверджує, куплені ним згідно із зазначеними фіскальними чеками у сторонньої особи.

Як передбачено п. п. 2, 4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 6 «Про судове рішення», рішення господарського суду має ґрунтуватись на повному з'ясуванні такого: чи мали місце обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі, та якими доказами вони підтверджуються; чи не виявлено у процесі розгляду справи інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин; яка правова кваліфікація відносин сторін, виходячи з фактів, установлених у процесі розгляду справи, та яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору.

Припущення позивача, що пляшки, які він приносив для огляду у судове засідання мають якесь відношення до фіскальних чеків, не доводиться жодними належними доказами.

Позивач зазначає в позовній заяві, що на офіційному сайті відповідача міститься реклама з пропозицією продажу горілчаних виробів з використанням Торговельних марок позивача. Роздруківка із зазначеного позивачем сайту не є належним доказом, тому що вона не доводить факт використання торговельних марок позивача відповідачем, а також факт наявності на складі відповідача продукції, виготовленої третьою особою 1 після повідомлення про можливе порушення.

Також позивач не наводить доказів належності сайту відповідачу. Натомість, вказаний сайт належить іншій компанії, що підтверджується наступним: домен соm.uа належить ТОВ «Хостмастер», що займає монопольне становище на Україні по продажу доменних імен в домені соm.uа.; Інтернет-сайт htpp://ideatrade.соm.uа/ належить ТОВ "АНЛІМ.ЮЕЙ", дані про що містяться на головному Інтернет-сайті ТОВ «Хостмастер» htpp//hostmasters.ua/.

Відповідно до п. 2.2. постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 26 грудня 2011 року N 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (стаття 36 ГПК). Якщо документи, які мають значення для правильного вирішення спору, і підписи на них виготовлені стороною за допомогою будь-яких технічних засобів, то такі документи повинні прийматись господарським судом як письмові докази, досліджуватись та оцінюватись за загальними правилами Господарського процесуального кодексу України.

Абзацом 5 п. 2.2. постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 26 грудня 2011 року N 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» передбачено, що подані сторонами копії документів, виготовлені з використанням технічних засобів (фотокопії тощо), засвідчуються підписом особи, яка їх виготовила або яка перевірила їх на відповідність оригіналам, із зазначенням її прізвища, ініціалів та посади (якщо вона є посадовою особою) та з прикладенням печатки (за її наявності).

Натомість позивач додає до позовної заяви в якості доказів копію видаткової накладної, яка не завірені належним чином і тому не може прийматись до уваги суду як доказ.

Копія видаткової накладної № ДА-0324799 від 10.12.2013 року містить тільки печатку відповідача, але не містить необхідних реквізитів, а саме підпису відповідача та підпису і печатки одержувача - ФОП ОСОБА_7, тому видаткова накладна № ДА-0324799 від 10.12.2013 року є неналежним чином оформленим документом і не має ознак первинного документу.

Не пітверджуються матеріалами справи доводи позивача про те, що відповідач, який належним чином та вчасно був попереджений про незаконність виготовлення третьою особою 1 горілчаної продукції та незаконність придбання зберігання з метою продажу та продаж алкогольної продукції, виготовленої третьою особою 1, продовжуює закуповувати в третьої особи 1 продукцію та реалізовувати її на території України під торговою маркою «Nemiroff», тим самим вводячи покупців в оману.

Натомість позивач не надав жодних належних та допустимих доказів незаконного виготовлення третьою особою 1 горілчаної продукції, а також того, що відповідач продовжує закуповувати у третьої особи 1 продукцію та реалізовувати її на території України під торговою маркою «Nemiroff».

Позивач доводить, що на спільній зустрічі дистриб'юторів 17.09.2013 року він висловив прохання не використовувати в своїй господарській діяльності для реалізації продукцію, виготовлену третьою особою 1, як таку, що виготовлена з незаконним використанням об'єктів інтелектуальної власності, що належить позивачу.

Однак позивач не надав жодних належних та допустимих доказів та підтверджень, що на зустрічі був присутній відповідач чи його належний представник, доказів того, що позивач чи його належний представник висловлював прохання не використовувати в своїй господарській діяльності для реалізації продукцію, виготовлену третьою особою 1.

Враховуючи наведене, беручи до уваги той факт, що позивачем не доведено порушення майнових прав його інтелектуальної власності ні третьою особою 1, ні відповідачем, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні позову повністю.

Крім цього, відповідно до п. 6.1. Постанови Пленему Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», якщо господарським судом приймається рішення про вилучення з цивільного обороту певних товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів або про вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення таких товарів, у резолютивній частині такого рішення, а відповідно - і у виданому на його виконання наказі мають зазначатися як найменування такого роду товарів (матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки, (в тому числі за необхідності - індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів).

Позивачем протягом строку розгляду справи не зазначено та не доведено належними доказами конкретного переліку та власника майна, яке на його думку має бути вилучене та знищене, а також в подальшому має підлягати забороні пропонування для продажу, пропонуванню для продажу та продажу, що унеможливлює задоволення таких позовних вимог, оскільки вони грунтуюються в такому випадку на припущення інформації про власника та належне йому майно.

Крім цього, позивач 20.12.2013 року заявою про вжиття заходів до забезпечення позову від 18.12.2013 року просив суд забезпечити позов у способи: накладення арешту на алкогольну продукцію, виготовлену третьої особою 1 зігдно з переліком свідоцтв на знаки для товарів і послуг та належну відповідачеві із забороною її відчуження; та заборони третій особі 1 продавати відповідачеві алкогольні напої з використанням торговельних марок згідно переліку свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Суд неодноразово відкладав розгляд даної заяви по суті з підстав, викладених в ухвалах суду з метою надання можливості сторонам та третім особам подати додаткові пояснення та докази.

Розглянувши подані сторонами пояснення та докази, суд прийшов до висновку про необґрунтованість заяви про вжиття заходів до забезпечення позову через наступне.

Вказана заява мотивована тим, що використання зазначених торгових марок без відповідного дозволу позивача є протиправним, а невжиття заходів до забезпечення позову може унеможливити виконання рішення господарського суду, оскільки позовні вимоги, заявлені позивачем, стосуються вилучення з цивільного обороту продукції, введеної у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності.

Згідно зі ст. 66 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

Як зазначив позивач у позовній заяві, представник позивача в усних поясненнях, ліцензійний договір, на підставі якого Дочірнє підприємство "Українська Горілчана Компанія "Nemiroff" здійснювало виготовлення та поставку горілки, нібито припинив свою дію 24.01.2012 р. Із вказаної дати нібито припинено право Дочірнього підприємства "Українська Горілчана Компанія "Nemiroff" використовувати торговельні марки, що належать позивачу.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

Проте, позивачем не доведено належними засобами доказування, що заходи до забезпечення позову, які він просить застосувати, поширюються на товари, які випущені в цивільний оборот після 24.01.2012 р. Тобто, позивачем не доведено, що відповідач зберігає чи реалізовує товари споживачам, а також третя особа-2 реалізовує відповідачу товари, випущені після 24.01.2012 р., оскільки використання знаків на товарах, які були випущені до 24.01.2012 р., відбувалося за згоди власника прав на такі знаки.

Відповідно до п. 8 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" у спорах щодо витребування майна в ухвалі про накладення арешту на майно боржника господарський суд повинен чітко охарактеризувати ознаки, за якими той чи інший предмет відрізняється від подібних.

Позивачем не доведено, що станом на дату розгляду заяви про забезпечення позову, у відповідача знаходиться відповідний товар, не вказано обсяги, асортимент, не зазначено інші ідентифікуючі ознаки, місце його знаходження (зберігання).

Позивачем також не подано належних та допустимих доказів того, що невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду в майбутньому.

Слід також зазначити, що вжиття заходів щодо забезпечення позову не повинно перешкоджати господарській діяльності особи, яка здійснює таку діяльність. При вирішенні питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв'язку із застосуванням відповідних заходів, оскільки обмеження, визначені щодо господарюючого суб'єкта, можуть призвести до незворотних наслідків.

Позивач не надав належних та допустимих доказів наявності у відповідача алкогольної продукції, виготовленої третьою особою 1 з порушенням прав інтелектуальної власності позивача.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне відмовити заявнику в задоволення заяви про життя заходів до забезпечення позову від 18.12.2013 року, поданої суду 20.12.2013 року, через її безпідставність та необґрунтованість.

Крім цього, третя особа 1 у своїх поясненнях вважає, що роз'яснення питань щодо встановлення фактичних обставин справи щодо порушення майнових прав інтелектуальної власності позивача потребує спеціальних знань, і відповідно до судової практики в таких випадках господарський суд призначає судову експертизу. Однак, із таким клопотанням сторони та треті особи до суду не звертались.

Відповідно до п.1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення. З урахуванням конкретних обставин справи та у разі, коли знань судді достатньо для з'ясування обставин справи, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, можливе вирішення суддею (суддями) питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи. Із власної ініціативі суд призначати судову експертизу у справі не вбачав за доцільне, оскільки об'єктами доказуванняу даній справі були першочергово тлумачення і застосування правових норм, а також факти та обставини, що не потребували експертиз, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на торговельні марки.

Клопотання третьої особи 1 від 26.02.2014 року, подане суду 28.02.2014 року, про залишення позову без розгляду у зв'язку поданням не всіх оригіналів документів суд вважає безпідставним та необґрунтованим, оскільки третьою особою 1 не доведено існування підставних сумнівів щодо відповідності фотокопій документів їх оригіналам. Щодо доводів у даному клопотанні про неналежне обґрунтування позовних вимог, то наслідком неналежного обґрунтування є відмова в задоволенні позовних вимог. Тому з метою забезпечення прав позивача на судовий захист порушених на його думку майнових прав інтелектуальної власності суд ухвалив відмовити в задоволенні даного клопотання.

Щодо заперечення відповідача та третьої особи 1 від 18.04.2014 року щодо прийняття до провадження судом заяви про уточнення позовних вимог 07.02.2014 року, поданої суду 10.02.2014 року, суд зазначає наступне.

На момент звернення відповідача та третьої особи 1 із даними запереченнями (18.04.2014 року заперечення були подані в судовому засідання представниками) суд вже прийняв до провадження заяву про уточнення позовних вимог ухвалою від 10.02.2014 року, при цьому представники відповідача та третьої особи 1 були присутні в судовому засідання 10.02.2014 року. Крім цього, у своїх заперечення відповідач та третя особа 1, доводячи незаконну зміну позивачем одночасно підстав та предмету позовних вимог, просять суд відмовити в задоволенні заяви про уточнення позовних вимог повністю. З огляду на таке, суд не уповноважений відмовляти в задоволенні заяви про уточнення позовних вимог з підстав, наведених в запереченнях, оскільки заява вже прийнятя судом до провадження, і Господарський процесуальний кодекс України не передбачає компетенції суду відмовляти в задоволенні такої заяви з підстав неправильної зміни предмету чи підстави позову.

Вирішуючи клопотання представника третьої особи 1 від 25.02.2014 року про зупинення провадження у справі у зв'язку з необхідністю повідомлення третьої особи 2 про його участь у справі в порядку норм Конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах, судом відмовлено у його задоволенні за безпідставністю, оскільки представництво інтересів Компанії «Nemiroff Holdings Limited», залученої до участі у справі в процесуальному статусі третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, здійснює Коваленко Ганна Олександрівна на підставі довіреності від 12.07.2013 року, виданої Сальник Маргаритою Андріївною (повірена позивача згідно з довіреністю від 11.03.2013 року) від імені Компанії «Nemiroff Holdings Limited».

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору за розгляд позовної заяви та заяви про вжиття заходів до забезпечення позову суд вважає за необхідне залишити за позивачем.

Відповідно до заяви про уточнення позовних вимог судом прийнято до провадження та розглянуто по суті позовні вимоги щодо захисту 42 об'єктів права інтелектуальної власності (підтверджені свідоцтвами на знаки для товарів і послуг в Україні та свідоцтвами за міжнародною реєстрацією).

Відповідно до п. 2.11. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 21 лютого 2013 року N 7 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України» якщо в позовній заяві об'єднано дві або більше вимог немайнового характеру, пов'язаних між собою підставами виникнення або поданими доказами, судовий збір сплачується окремо з кожної з таких вимог.

Відповідно до п. 2.23. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 21 лютого 2013 року N 7 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України» якщо факт недоплати судового збору з'ясовано господарським судом у процесі розгляду прийнятої заяви (скарги), суд у залежності від конкретних обставин справи може: зобов'язати позивача (заявника, скаржника) доплатити належну суму судового збору і подати суду відповідні докази у встановлений ним строк та за необхідності відкласти розгляд справи або оголосити перерву в засіданні (стаття 77 ГПК); у разі неподання доказів оплати - стягнути належну суму судового збору за результатами вирішення спору з урахуванням приписів частин першої - четвертої статті 49 ГПК або ж залишити позов (заяву, скаргу) без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 названого Кодексу.

Заявою про уточнення позовних вимог від 07.02.2014 року, поданою суду 10.02.2014 року та прийнятою до провадження, позивач заявив наступні позовні вимоги: припинити дії відповідача, які порушують права інтелектуальної власності позивача щодо використання торговельних марок (22 об'єкти); та вилучити у відповідача продукцію, знищити її та заборонити відповідачеві в подальшому як пропонувати для продажу, в тому числі через Інтернет, так і здійснювати продаж, та будь-яким іншим шляхом вводити у цивільний обіг продукцію, виготовлену із застосуванням торгівельних марок (42 об'єкти), права на які належать позивачеві.

Враховуючи предмет спору і способи захисту, обрані позивачем, суд приходить до висновку, що оплаті підлягають вимоги немайнового характеру, що стосуються 42 об'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно, позивач при поданні позову був зобов'язаний сплатити судовий збір в загальному розмірі 48174 грн. 00 коп. (1147,00 х 42 = 48174,00). Натомість позивачем сплачено судовий збір в розмірі 4588 грн. 00 коп. як за 4 вимоги немайнового характеру (4588,00/1147,00 = 4), оскільки первинно заявлені позовні вимоги позивача складались із 4 різних предметів позовних вимог (припинити дії відповідача.., визнати відсутнім у відповідача права.., вилучити у відповідача та знищити продукцію.., зобов'язати опублікувати повідомлення про порушення права…). При цьому позивачем не враховано того, що ним заявлено позовні вимоги щодо захисту 42 об'єктів права інтелектуальної власності, як наслідок - 42 позовні вимоги, які об'єднані ним в одній позовній заяві і мали бути оплачені судовим збором кожна окремо.

Відтак, судовий збір у розмірі 43 586 грн., не сплачений за вирішення даного спору, покладається на позивача.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 33, 34, 43, 49, 66, 67, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, ст. 27, 91, 462, 464, 489, 490, 492, 500, 654, 1107 Цивільного кодексу України, ст. 5, 7, 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», ст. 1, 4, 8, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 2.1., 2.4., 2.5. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, п. 2.6 постанови Пленуму Вищою господарського суду України «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» від 26.12.2011 р. № 18, ст. 1, 3 Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 157 Господарського кодексу України, ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», п. 2.2. постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 26 грудня 2011 року N 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», п. 46 постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», суд -

в и р і ш и в :

У задоволенні позовних вимог Nemiroff Intellectual Property Establishment відмовити повністю.

У задоволенні заяви Nemiroff Intellectual Property Establishment про вжиття заходів до забезпечення позову від 18.12.2013 року, поданої суду 20.12.2013 року, відмовити повністю.

Стягнути з Nemiroff Intellectual Property Establishment (Haus Reichsteiner, Stadtle 31, P.O. Box 328,LI - 9490 Vaduz Liechtenstein) у дохід державного бюджету 43 586 грн. судового збору.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України, може бути оскаржене до Львівського апеляційного господарського суду в порядку і строки, передбачені ст. ст. 91 - 93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складене та підписане 24.03.2014 року.

Суддя Матвіїв Р.І.