Рішення № 37376832, 19.02.2014, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/1102/13 19.02.14За позовом Закритого акціонерного товариства "Мірра-М"

До 1)Хагер унд Веркен Гмбг унд Ко.КГ

2)Державної служби інтелектуальної власності України

Про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій знаків № 873959 від 26.01.2005, № 916431 від 14.06.2006 та № 904240 від 03.11.2006

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача Картушин Д.М. - представник (дов. б/н від 02.08.2012)

Від відповідача 1 Коваль М.С. - представник (дов. 1576 від 18.04.2012)

Від відповідача 2 Постоялкіна О.В. - представник (дов. № 2-8/3904 від 23.05.2013)

Суть спору:

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання недійсними на території України міжнародних реєстрацій знаків № 873959 від 26.01.2005, № 916431 від 14.06.2006 та № 904240 від 03.11.2006.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2013 порушено провадження у справі № 910/1102/13 та призначено розгляд справи на 12.02.2013.

08.02.2013 відділом діловодства суду від представника позивача отримано пояснення по справі.

В судове засідання 12.02.2013 представник позивача з'явився, підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання представник відповідача 1 з'явився, надав суду клопотання про залишення позову без розгляду.

В судове засідання представник відповідача 2 з'явився, надав відзив на позовну заяву відповідно до якого просить відмовити в задоволенні позовних вимог, з підстав зазначених у відзиві.

Клопотання представника відповідача 1 судом не задоволено

В судовому засіданні 12.02.2013 оголошено перерву до 22.02.2013.

В судовому засіданні 22.02.2013 представник позивача надав суду клопотання про призначення судової експертизи

В судове засідання 22.02.2013 представник відповідача 1 з'явився, надав суду відзив, відповідно до якого просив відмовити в задоволенні позовних вимог з підстав, зазначених у відзиві.

В судове засідання 22.02.2013 представник відповідача 2 з'явився, не заперечив проти задоволення клопотання про призначення експертизи.

Заслухавши представників сторін, з метою з метою повного, всебічного, об'єктивного вирішення спору по справі № 910/1102/13, суд приходить до висновку про необхідність застосування спеціальних знань, що є підставою для призначення у справі судової експертизи

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт), користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Так як для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору, необхідні спеціальні знання, суд задовольняє клопотання позивача та призначає у справі № 910/1102/13 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України у зв'язку з призначенням судової експертизи провадження у справі підлягає зупиненню до отримання висновків експертизи.

Ухвалою суду від 22.02.2013 призначено судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності у справі № 910/1102/13, проведення якої доручено Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (04053, м. Київ, пл. Львівська, 4а).

31.07.2013 відділом діловодства суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності отримано матеріали справи та Висновок судового експерта № 46/13 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності по господарській справі № 910/1102/13.

Ухвалою суду від 12.08.2013 провадження по справі поновлено, розгляд призначено на 10.09.2013 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду пояснення по справі з врахуванням Висновку судового експерта № 46/13 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

В судовому засіданні 10.09.2013 представник позивача подав клопотання про призначення повторної комісійної судової експертизи по даній справі, а також надано додаткові документи: копія Висновку № 201/12 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.03.2013 по справі № 5011-72/7942-2012.

Представник позивача просив призначити повторну комісійну судову експертизу з огляду на те, що Висновок № 46/13 від 12.07.2013 зроблено з порушенням процесуального порядку проведення експертизи та методики дослідження, Висновок не відповідає іншим матеріалам справи та є необґрунтованим. Так, позивач зазначає, що при дослідженні графічної, звукової та смислової схожості порівнюваних знаків експерт не дотримувався методики, описаної у застосованому та зазначеному ним же у висновку методичному джерелі- Крайнєв П. П., Ковальова Н. М., Мельников М. В. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності. Вказує, що у висновках судової експертизи недодержано вимог законодавства при проведенні експертизи, а саме ст. 3 Закону України "Про судову експертизу", якою визначено, що судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження. Зокрема, застосування протилежних підходів до визначення схожості між знаками, що містять спільний за фонетичним складом елемент у висновках судових експертиз проведених одним і тим самим експертом по даній справі та по справі № 5011-72/7942-2012, що розглядається між тими ж сторонами, мало однакові наслідки - негативні результати досліджень для інтересів позивача та, відповідно, позитивні для інтересів відповідача.

Представник відповідача 1 проти задоволення клопотання позивача заперечив, зазначаючи, що Висновок № 46/13 від 12.07.2013 зроблено з дотриманням норм законодавства, він є обґрунтованим та таким, що досліджує всі матеріали справи.

Представник відповідача 2 надав суду письмові пояснення щодо Висновку № 46/13 судової експертизи та відносно клопотання представника позивач зазначив, що Висновок № 46/13 від 12.07.2013 підтверджує його позицію щодо відповідності знаків за міжнародними реєстраціями № №873959, 916431 та 904240 умовам надання правової охорони, тому проти задоволення клопотання заперечив.

Відповідно до ст. 42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, копія надсилається сторонам.

Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.

У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності.

З урахуванням викладених позивачем заперечень проти Висновку експертизи № 46/13 від 12.07.2013, на підстави для сумніву у його правильності, а саме: при проведенні дослідження, за результатами якого зроблено Висновок № 46/13 від 12.07.2013 по даній справі та при проведенні дослідження, за результатами якого зроблено Висновок № 201/12 від 15.03.2013 по справі №5011-72/7942-2012 застосовано та зазначено одне й те саме методичне джерело - Крайнєв П. П., Ковальова Н. М., Мельников М. В. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності; досліджено одні й ті самі об'єкти - знаки за міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431 та 904240.

При чому у Висновку № 201/12 від 15.03.2013 встановлюється серійність знаків за міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431, 904240 та визначається "центральний елемент знака" - "mira"; у Висновку № 46/13 від 12.07.2013 відсутній аналіз стосовно домінуючого (центрального) елемента спірних знаків за міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431 та 904240 та протиставлених знаків позивача за міжнародною реєстрацією № 83520 та за Свідоцтвом України № 37071, також не враховано, що елементи знаків позивача є частиною його фірмового найменування. Суд вважає, що Висновок експертизи № 46/13 від 12.07.2013 суперечить іншим матеріалам справи та викликає сумнів у його правильності.

Судом встановлено, що необґрунтованість висновку не може бути усунута шляхом виклику експерта чи призначенням додаткової експертизи, яка призначається лише з підстав неповноти чи неясності висновку первинної експертизи.

За таких обставин, суд прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання позивача та призначення у справі № 910/1102/13 повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 10.09.2013 було призначено у справі судову експертизу, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Жилі Богдану Володимировичу (м. Київ, вул. Урицького, 45, к. 808) (провідний експерт) та Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу (м. Київ, вул. Ак. Навашина, 13, кв. 35).

14.11.2013 відділом діловодства суду від судового експерта Жили Б.В. отримано матеріали справи та Висновок судового експерта № 50 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою суду від 05.12.2013 поновлено провадження по справі та призначено розгляд на 18.12.2013.

18.12.2013 відділом діловодства суду від представника позивача отримано клопотання про відкладення розгляду справи.

В судове засідання 18.12.2013 представник позивача не з?явився.

В судове засідання 18.12.2013 представник відповідача 1 не з?явився, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання 18.12.2013 представник відповідача 2 з?явився, не заперечив проти задоволення клопотання про відкладення розгляду справи.

Клопотання позивача задоволено.

Ухвалою від 18.12.2013 розгляд справи відкладено на 14.01.2014.

В судове засідання 19.02.2014 представник позивача з?явився, просив задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання 19.02.2014 представник відповідача 1 з?явився, надав суду письмові пояснення щодо Висновку № 50 повторної комісійної судової експертизи.

В судове засідання 19.02.2014 представник відповідача 2 з?явився, надав суду усні пояснення по справі.

У судовому засіданні 19.02.2014 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Закрите акціонерне товариство "МІРРА-М" (надалі - позивач) є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства Російської Федерації.

Позивач є власником Свідоцтва України № 37071 від 15.01.2004 на знак «Мирра-Люкс», виданого відносно товарів 03 класу МКТП. Крім того, позивачу належать права на комбінований знак «MIRRA LUX» за міжнародною реєстрацією № 835205 відносно товарів 03 класу МКТП, дія якої поширена на територію України з 19.07.2004.

Відповідач 1 є юридичною особою, створеною за законодавством Німеччини. Відповідач 1 отримав на території України права на знаки: «Mirafluor» за міжнародною реєстрацією 873959 від 26.01.2005 відносно товарів 03, 05, 10 класів МКТП, «Miradent» (комбінований) за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 відносно товарів 03, 05, 10, 14, 21, 28, 30 класів МКТП, «MIRAFLUORID» за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 відносно товарів 03, 05 класів МКТП.

Причиною виникнення спору стало те, що відповідач 1, як власник знаків за міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431, 904240, весною 2012 року звернувся до суду з позовною заявою про визнання недійсною належної позивачу міжнародної реєстрації знака № 1010588 від 18.06.2009.

В свою чергу, позивач подав позовну заяву про визнання недійсними належних відповідачу 2 міжнародних реєстрацій знаків № № 873959, 916431, 904240 на підставі їх невідповідності умовам надання правової охорони.

Згідно зі ст. 123 ГПК України іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором.

У п. 6 ст. 5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків встановлено, що рішення про визнання міжнародного знака недійсним не може бути винесено компетентними органами без надання власникові знака можливості для захисту своїх прав у відповідний час.

За змістом п. (1) ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та п. (1)(а) ст.4 протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3/ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони».

Крім того, відповідно до ст. 37 Закону України «Про міжнародне приватне право» до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Таким чином, на відносини, що виникають з приводу захисту та охорони прав на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України, застосовується чинне в Україні законодавство.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 ЦК України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

У преамбулі Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вказано, що цей закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні.

Відповідно до абз. 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

З урахуванням цього, а також положення п. (1) ст.4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, відповідність знаків за оспорюваними міжнародними реєстраціями умовам надання правової охорони має визначатись на підставі відповідних положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 25.06.2003.

Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що знаки відповідача 1 за міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431, 904240 не відповідають умовам надання правової охорони, встановленим п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме стосовно частини наведених у реєстраціях товарів 3 та 5 класів МКТП є схожими настільки, що їх можна сплутати з належними позивачу знаками за Свідоцтвом України № 37071 та міжнародною реєстрацією № 835205, зареєстрованим раніше для споріднених товарів.

Відповідач 1 у відзиві на позов в обґрунтування своїх заперечень проти його задоволення вказує, що належні йому знаки за оспорюваними міжнародними реєстраціями не є схожими настільки, що їх можна сплутати з належними позивачу знаком за Свідоцтвом України № 37071 та знаком за міжнародною реєстрацією № 835205, а товари 3 та 5 класів МКТП щодо яких надано правову охорону знакам за оспорюваними міжнародними реєстраціями, не є спорідненими з товарами 3 класу МКТП, щодо яких охороняються знаки позивача.

Відповідач 2 у відзиві на позов просив відмовити в задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що по знаках за оспорюваними міжнародними реєстраціями було проведено кваліфікаційну експертизу, за результатами якої було встановлено їх відповідність умовам надання правової охорони.

Згідно з п. 1 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті). Згідно з п. 15 цієї статті, під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом.

З наведених норм випливає, що для встановлення відповідності знаків для товарів і послуг умовам надання правової охорони необхідно застосування спеціальних знань.

Крім того, у п. 65 Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012, у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань, господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

В зв'язку з цим, відповідно до ст. 41 ГПК України, у справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

В результаті проведення дослідження, судовим експертом А. Г. Атаманчуком було складено Висновок судового експерта № 46/13 від 12.07.2013, у якому експерт визначив, що:

1. Знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 873959 від 26.01.2005 р. в частині товарів 03 класу МКТП, а саме «лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти» та 05 класу МКТП «матеріали на зубні виліпки» не є схожим настільки, що можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за Свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 р. стосовно товарів 03 класу МКТП.

2. Знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 р. в частині товарів 03 класу МКТП «нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами» та 05 класу МКТП: «фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь» не є схожим настільки, що можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 р. відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за Свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 р. стосовно товарів 03 класу МКТП.

3. Знак для товарів та послуг MIRAFLUORID за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 р. в частині товарів 03 класу МКТП «нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби» та 05 класу МКТП «лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби» не є схожим настільки, що можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 р. відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за Свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 р. стосовно товарів 03 класу МКТП.

Представник позивача подав клопотання про призначення повторної експертизи, до якого було долучено копію висновку № 201/12 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15 березня 2013 року.

Представник відповідача 1 проти задоволення клопотання позивача заперечив, зазначаючи, що Висновок № 46/13 від 12.07.2013 зроблено з дотриманням норм законодавства, він є обґрунтованим та таким, що досліджує всі матеріали справи.

Представник відповідача 2 надав суду письмові пояснення щодо Висновку № 46/13 судової експертизи та клопотання про призначення повторної експертизи, у яких вказав, що Висновок № 46/13 від 12.07.2013 підтверджує його позицію щодо відповідності знаків за міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431 та 904240 умовам надання правової охорони, а тому проти задоволення клопотання заперечив.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

За змістом абз .2 п. 15.2 Постанови пленуму ВГС України № 4 від 23.03.2012 повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необгрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Разом із клопотанням про призначення повторної експертизи представник позивача надав суду копію Висновку № 201/12 від 15.03.2013 по справі № 5011-72/7942-2012, предметом якого було встановлення схожості до ступеню сплутування між належним позивачу знаком «mirra» за міжнародною реєстрацією № 1010588 та знаками відповідача 2 «Mirafluor» за міжнародною реєстрацією № 873959, «MIRAFLUORID» за міжнародною реєстрацією № 904240, «miradent» за міжнародною реєстрацією № 916431. У вказаному висновку судовий експерт А.Г. Атаманчук встановив, що знаки за оспорюваними по даній справі міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431, 904240 складають серію та мають спільний центральний елемент - «mira». На підставі схожості знака «mirra» за міжнародною реєстрацією № 1010588 з сильним елементом - «mira» знаків за міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431 та 904240 експерт прийшов до висновку про наявність між знаками схожості до ступеню сплутування в цілому.

Натомість, у Висновку № 46/13 від 12.07.2013, за умови використання тих же методичних джерел, судовий експерт А.Г. Атаманчук проігнорував ту обставину, що знаки за міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431 та 904240 мають спільний центральний елемент - «mira» та не порівняв його на предмет схожості з сильними елементами знаків позивача за міжнародною реєстрацією № 83520 та Свідоцтвом України № 37071.

Зважаючи на очевидну протилежність підходів до проведення експертизи знаків за міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431 та 904240, що мають спільний елемент, застосованих експертом А.Г. Атаманчуком у Висновку № 201/12 від 15.03.2013 та у Висновку № 46/13 від 12.07.2013, суд вважає, що Висновок експертизи № 46/13 від 12.07.2013 викликає сумнів у його правильності та об'єктивності.

За таких обставин, суд визнав необхідним призначити по справі повторну комісійну судову експертизу.

В результаті проведеного дослідження комісією експертів Жилою Б.В. та Пейкришвілі М.Ш. було складено Висновок експерта № 50 від 14.11.2013, у якому експерти встановили, що:

1 Знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 873959 від 26.01.2005 в частині товарів 03 класу МКТП, а саме «лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти» та 05 класу МКТП «матеріали на зубні виліпки» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 відносно товарів 03 класу МКТП «зубні порошки, пасти»;

2. Знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 в частині товарів 03 класу МКТП «нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами» та 05 класу МКТП: «фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 відносно товарів 03 класу МКТП «зубні порошки, пасти».

3. Знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 в частині товарів 03 класу МКТП «нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби» та 05 класу МКТП «лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 відносно товарів 03 класу МКТП «зубні порошки, пасти».

Таким чином, висновок повторної експертизи підтвердив висновок первісної експертизи в частині відсутності схожості до ступеню сплутування між знаками відповідача 1 за міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431, 904240 і знаком позивача за Свідоцтвом України № 37071, однак частково спростували висновки первісної експертизи, визнавши наявність схожості до ступеню сплутування між знаками відповідача 1 за міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431, 904240 та знаком позивача за міжнародною реєстрацією № 835205 щодо частини товарів.

У Висновку повторної експертизи розбіжність з Висновком первісної експертизи обґрунтовується тим, що у повторній експертизі брались до уваги методичні положення, які передбачають враховувати можливість існування у порівнюваних знаках сильних та слабких елементів та, при визначенні схожості знаків у цілому, брати до уваги схожість саме сильних їх елементів.

Представник позивача надав усні пояснення, у яких підтримав результати Висновку експерта № 50 повторної судової експертизи від 14.11.2013.

Представник відповідача 1 надав письмові пояснення щодо Висновку експерта № 50 повторної судової експертизи від 14.11.2013, у яких вказав, що Висновок зроблено з недодержанням методики дослідження. Вказав, що експерт порівнював лише центральні елементи знаків, не досліджуючи їх на предмет схожості в цілому. Крім того, на противагу висновку повторної експертизи навів власне обґрунтування відсутності спорідненості між товарами 3 класу МКТП, щодо яких надано охорону знаку за міжнародною реєстрацією позивача та товарами, наведеними міжнародних реєстраціях знаків відповідача 1, оскільки товари 5 класу МКТП продаються виключно в аптеках, а товари 3 класу МКТП - в парфумерних магазинах.

Представник відповідача 2 надав усні пояснення та заперечення з приводу Висновку повторної комісійної експертизи, у яких підтримав позицію відповідача 1.

Відповідно до ч. 5 ст. 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими ст. 43 цього кодексу. Відхилення висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні.

За змістом ч. 1 та ч. 2 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляду всіх обставин справи. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили.

Оцінюючі Висновок експерта № 50 повторної комісійної судової експертизи від 14.11.2013 з урахуванням письмових пояснень представника відповідача 1 щодо нього, суд виходив з наступного.

Згідно з абз. 2 п. 1.4. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. N 53/5 визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження) належить до компетенції експерта.

Як видно зі змісту стор.12 Висновку експерта № 50 повторної комісійної судової експертизи від 14.11.2013, експерти наводять посилання на декілька методичних джерел, зі змісту яких вбачається, що незважаючи на те, що за загальним правилом знаки порівнюються в цілому, слід враховувати, що порівнювані знаки можуть складатись із слабких (явно неохороноздатних, описових) та сильних (оригінальних) елементів, схожість яких, як правило, веде до схожості знаків в цілому.

Надалі експерти на стор. 12-15 вказаного висновку проаналізували зображення порівнюваних знаків, виявили у їх складі слабкі та сильні елементи та провели їх порівняння, за результатами якого в абз. 3 стор. 18 висновку було зроблено умовивід про те, що наявність фонетичної, візуальної та семантичної схожості між оригінальними, сильними елементами знаків за міжнародними реєстраціями № № 873959, 904240, 916431 та відповідним елементом знака за міжнародною реєстрацією № 835205, вказує на те, що в цілому ці знаки асоціюються між собою, хоча й відрізняються у другорядних складових елементах.

Суд констатує, що такий умовивід відповідає положенню абз.2 п.4.3.2.4. затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, за яким позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

З огляду на це, суд не може погодитись з твердженнями представника позивача 1 про недотримання у Висновку експерта № 50 повторної комісійної судової експертизи від 14.11.2013 обраної експертами методики проведення дослідження.

Також суд не може погодитись із наведеною у поясненнях представника відповідача 1 думкою про відсутність спорідненості між товарами 3 та 5 класів МКТП, вказаними у міжнародних реєстраціях знаків позивача та відповідача 1, оскільки його твердження про те, що товари 5 класу МКТП продаються виключно в аптеках, а товари 3 класу МКТП - в парфумерних магазинах, ніяк не обґрунтовується.

Крім того, відповідно до п. b) ст. 9 Договору про закони щодо товарних знаків, ратифікованого Законом N 380/95-ВР від 13.10.1995, товари чи послуги не можуть вважатися відмінними одні від одних на тій підставі, що в будь-якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують у різних класах Ніццької класифікації.

Згідно п. 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Отже, під час встановлення спорідненості товарів і послуг мають братись до уваги не лише умови реалізації товарів, але й і інші чинники, які й були досліджені експертами на стор.19-20 Висновку експерта № 50 повторної комісійної судової експертизи від 14.11.2013.

За таких умов суд вважає, що Висновок № 50 повторної комісійної судової експертизи від 14.11.2013 відповідає законодавству, складений з дотриманням обраної експертом методики проведення дослідження та відповідає іншими матеріалам справи, які містять зображення порівнюваних знаків та переліки товарів і послуг, щодо яких знакам надано правову охорону, а тому приймається судом в якості належного доказу.

Згідно з ст.499 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до пп. «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Статтрею 5 цього ж Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У п. 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг передбачено, що при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

У Висновку № 50 повторної комісійної судової експертизи від 14.11.2013 встановлено, що знаки за міжнародними реєстраціями № № 873959, 904240, 916431 асоціюються з раніше зареєстрованим знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 в цілому, незважаючи на різницю в другорядних елементах.

Крім того, експерт прийшов до висновку, що з товарами 3 класу МКТП зубні порошки, пасти, відносно яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 835205, є спорідненими з:

- товарами 3 класу МКТП лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти та товарами 5 класу МКТП матеріали на зубні виліпки, наведеними у міжнародній реєстрації знака № 873959;

- товарами 3 класу МКТП нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами та товарами 5 класу МКТП фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь, наведеними у міжнародній реєстрації знака № 916431,

- товарами 03 класу МКТП нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби та товарами 05 класу МКТП лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби, наведеними у міжнародній реєстрації знака № 904240.

За таких умов суд вважає встановленим, що відносно зазначених товарів 3 та 5 класів МКТП, наведених у міжнародних реєстраціях № № 873959, 904240, 916431, знаки за вказаними реєстраціями є схожими настільки, що їх можна сплутати з зареєстрованим раніше відносно споріднених товарів 3 класу МКТП знаком за міжнародною реєстрацією № 835205, внаслідок чого не відповідають умовам надання правової охорони, передбаченим абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В зв'язку з цим, позовна вимога про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій знаків № № 873959, 904240, 916431 підлягає задоволенню на підставі пп. «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» через невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За змістом положення, наведеного в п. 6 ст. 5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, рішення про визнання міжнародного знака недійсним повідомляється Міжнародному бюро.

Згідно з приведеним положенням, позовна вимога про зобов'язання відповідача 2 повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій знаків № № 873959, 904240, 916431 підлягає задоволенню.

Відповідно до п.2 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Таким чином, позовні вимоги про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання на території України частково недійсними міжнародних реєстрацій знаків 873959, 904240, 916431 також підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 33, ст.ст. 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1 Позовні вимоги задовольнити.

2 Визнати частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака № 873959 від 26.01.2005, а саме в частині товарів 03 класу МКТП "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП : " матеріали на зубні виліпки"

3 Визнати частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака № 916431 від 14.06.2006, а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь";

4 Визнати частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака № 904240 від 03.11.2006, а саме в частині товарів 03 класу МКТП " нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП: лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби"

5 Зобов?язати Державну службу інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій знаків № 873959 від 26.01.2005, № 916431 від 14.06.2006 та № 904240 від 03.11.2006.

6 Зобов?язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити в офіційному бюлетені "Промислова власність" публікацію про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій знаків № 873959 від 26.01.2005, № 916431 від 14.06.2006 та № 904240 від 03.11.2006.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Дата складання повного рішення 26.02.2014.

Суддя Л.В. Прокопенко