Постанова № 3681245, 23.04.2009, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2009 № 12/371

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Зеленіна В.О.

суддів:

при секретарі:

За участю представників:

Від позивача – не з’явився.

Від відповідача 1 – Постоялкіна О. В. – по довіреності.

Від відповідача 2 – Саєнко О. Д. – по довіреності.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства (ЗАТ) "Фармацевтична фірма "Дарниця"

на рішення господарського суду м.Києва від 20.01.2009 р.

у справі № 12/371 (суддя

за позовом Компанії Сагмел Інк. (США)

до Державного департаменту інтелектуальної власності України Міністерства освіти і науки України

ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

про визнання частково недійсним Свідоцтва України № 46007 на знак для товарів та послуг.

ВСТАНОВИВ:

Компанія Сагмел Інк. (США) (позивач) звернулася до господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-1) та ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” (відповідач-2) про визнання частково недійсним Свідоцтва України № 46007 на знак для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, а саме щодо товарів та послуг класів 5, 35 МКТП, а також про внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відповідних змін та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилався на те, що знак “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 не відповідає умовам надання правової охорони, а саме є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням “НАЗОЛ” за Свідоцтвом України № 45861 та позначенням “NAZOL” за Свідоцтвом України № 15885, які були зареєстровані раніше для однорідних та споріднених товарів; крім того, вище вказані знаки є схожими настільки, що існує можливість введення в оману споживачів щодо виробника відповідних товарів.

Пізніше позивач уточнив свої позовні вимоги, просив визнати частково недійсним Свідоцтво України № 46007 на знак для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, а саме щодо товарів 5 класу МКТП; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”; зобов’язати відповідача-2 відшкодувати судові витрати, а саме: державне мито, вартість проведених судових експертиз та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішенням господарського суду м. Києва від 20.01.2009 р. у справі № 12/371 позов Компанії Сагмел Інк. (США) до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України та ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” про визнання частково недійсним Свідоцтва України № 46007 на знак для товарів та послуг був задоволений повністю.

Зокрема, було визнано частково недійсним Свідоцтво України № 46007 на знак для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, а саме щодо товарів 5 класу МКТП; зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки в України внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг, а саме стосовно визнання частково недійсним свідоцтва № 46007 на знак для товарів та послуг “НАЗОЛІН” щодо товарів 5 класу МКТП, і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”. Крім того, було вирішено стягнути з ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” на користь Компанії Сагмел Інк. (США) 85 грн. державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 17 123 грн. 04 коп. вартості проведених судових експертиз.

Не погоджуючись з винесеним рішенням, відповідач-2 звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить його скасувати, оскільки вважає, що рішення було прийнято по неповно з’ясованим обставинам з порушенням норм матеріального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 24.02.2009 р. було порушене апеляційне провадження у справі № 12/371, розгляд справи був призначений на 18.03.2009 р.

18.03.2009 р. представник ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” у судове засідання не з’явився, а через канцелярію суду ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” надало клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з необхідністю взяти участь в іншому судовому засіданні. Колегія, порадившись, вирішила відкласти розгляд даної справи на 01.04.2009 р. у зв’язку з неявкою представника відповідача-2 та враховуючи зазначене вище клопотання.

01.04.2009 р. представник ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” знову у судове засідання не з’явився, а через канцелярію суду ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” надало клопотання про повторне відкладення розгляду справи у зв’язку з необхідністю взяти участь в іншому судовому засіданні. Колегія, порадившись, вирішила відкласти розгляд даної справи на 22.04.2009 р. у зв’язку з неявкою представника відповідача-2 та враховуючи зазначене вище клопотання ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”.

22.04.2009 р. в розгляді даної справи було оголошено перерву до 23.04.2009 р.

23.04.2009 р. представник позивача у судове засідання не з’явився.

Згідно ст. 75 ГПК України справу переглянуто за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши апеляційну скаргу, інші подані сторонами матеріали, заслухавши пояснення присутніх представників відповідачів, Київським апеляційним господарським судом встановлено наступне.

15.12.2004 р. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України здійснив державну реєстрацію знака для товарів та послуг “НАЗОЛІН” та видав Свідоцтво України № 46007 на ім’я ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”.

Позивач вважає, що зазначене вище Свідоцтво видане з порушенням його прав, знак “НАЗОЛІН” не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим відповідно до Закону України “Про охорону на знаки для товарів та послуг”.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що на позначення “НАЗОЛІН” поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, оскільки позначення “НАЗОЛІН” є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками: “NAZOL” за Свідоцтвом України № 15885 та “НАЗОЛ” за Свідоцтвом України № 45861, раніше зареєстрованими в Україні на ім’я позивача для однорідних товарів 5 класу МКТП. Позначення “НАЗОЛІН” є таким, що може ввести споживача в оману щодо виробника препарату, тобто стосовно особи позивача.

Позивач вважає, що при реєстрації Свідоцтва України № 46007 були допущені такі порушення Закону: не дотримано вимог п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” № 3689-ХІІ від 15.09.1993 р. з подальшими змінами та доповненнями, чинного на дату подання заявки на реєстрацію знака “НАЗОЛІН”, якою є 26.11.2003 р.

Задовольняючи позов, визнаючи частково недійсним Свідоцтво України № 46007 на знак для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, а саме щодо товарів 5 класу МКТП, місцевий господарський суд виходив з того, що знак “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 не відповідав на дату реєстрації умовам надання правової охорони.

На думку колегії, місцевий господарський суд помилково задовольнив позов Компанії Сагмел Інк. (США) з вище наведених підстав. При цьому колегією береться до уваги наступне.

Згідно абзацу 3 ст. 9 Закону України “Про лікарські засоби”, у заявці про державну реєстрацію лікарського засобу зазначаються, серед іншого, назва лікарського засобу і його торговельна назва; назва діючої речовини (латинською мовою).

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Статтею 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Згідно п. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім’я осіб, які мають право користуватися такими найменуваннями.

Згідно п. 1 ст. 494 Цивільного Кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Статтею 499 Цивільного Кодексу України передбачено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до підпункту “а” п. 1 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Місцевим господарським судом при розгляді даної справи було призначено проведення трьох судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності.

Висновоки повторної (третьої) судової експертизи № 27/08 від 06.10.2008 р. фактично повторюють висновоки первинної судової експертизи № 327 від 29.10.2006 р.

Зважаючи на те, що правильність висновків судової експертизи № 327 від 29.10.2006 р. було поставлено під сумнів місцевим господарським судом, висновки судової експертизи № 27/08 від 06.10.2008 р. фактично їх повторюють, на думку колегії більш обгрунтованими є висновоки судової експертизи № 254.

Вище згаданою судовою експертизою № 254 від 25.12.2007 р., яка була проведена Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності АПН України, було встановлено, що хоча знак для товарів та послуг “НАЗОЛ” є схожим зі знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН” за семантичними, графічними та частково фонетичними критеріями, однак ці знаки не є схожими, з урахуванням специфіки товарів та шляхів їх розповсюдження, настільки, що їх можна сплутати.

Цією ж експертизою було встановлено, що знак “NAZOL” є схожим зі знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН” за семантичними та частково за фонетичними критеріями, однак не є схожим за графічними критеріями. З урахуванням специфіки товарів та шляхів їх розповсюдження, знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів та послуг за Свідоцтвами України № 15885, № 45861 та № 46007 є однорідними.

Присутність на фармацевтичному ринку продукції, що маркована позначеннями “НАЗОЛ” та “NAZOL”, виробником якої є американська компанія фірми Сагмел Інк., не може ввести в оману споживачів стосовно продукції, яка маркована позначенням “НАЗОЛІН” виробництва ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Держпатенту № 116 від 28.07.1995 р. (у редакції наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997 р.), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України за № 416/2220 від 22.09.1997 р., до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю або з виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Згідно п. 4.3.2.5. вище вказаних Правил, для встановлення однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів, про що було зазначено сторонами справи, підтверджено висновками судової експертизи № 254 від 25.12.2007 р.

Місцевим господарським судом помилково не було взято до уваги й те, яким чином розповсюджуються лікарські засоби (в т. ч. безрецептурні), та яким виробником створені (що має неабияке значення для покупця).

Колегією були оглянуті упаковки препаратів “НАЗОЛ” (“NAZOL”) та “НАЗОЛІН” та встановлено, що ці упаковки є різними по розмірах, кольорах, крім того, й ціна у них є такою що значно відрізняється. Так, препарат “НАЗОЛ” (“NAZOL”) на дату винесення постанови в аптеках Києва можна було купити по ціні 24-25 грн. за 15 мл, в той час як “НАЗОЛІН” за ціною більш ніж в десять раз меншою – 1,6 – 1,8 грн. за 10 мл.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилався, в тому числі, й на досвід Росії в сфері захисту прав власників знаків для товарів та послуг, у письмових поясненнях відповідачем-1 було надано підтвердження того, що зареєстроване свідоцтво України № 46007 відповідає не тільки вимогам України та Європи, але й методичним рекомендаціям Росії та жодним чином не порушує прав інших власників свідоцтв на знаки для товарів та послуг, зокрема Компанії Сагмел Інк. (США).

Так, відповідно до Методичних рекомендацій “Раціональний вибір назв лікарських засобів”, затверджених Міністерством охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації 10.10.2005 р. (що були додані до матеріалів справи), п. 5.2.2. для формування торгових назв лікарських засобів необхідно використовувати лінгвістичну словоутворюючу модель, як то суфіксація з використанням суфіксів – ІН. Суфіксація –додавання до основи суфікса, що має певне значення або завершує назву лікарського засобу.

Враховуючи зазначене вище, судова колегія приходить до висновку про те, що рішення господарського суду м. Києва від 20.01.2009 р. у справі № 12/371 необхідно скасувати, а в позові Компанії Сагмел Інк. (США) – відмовити.

Керуючись ст. ст. 49, 99, 101, 103-105 Господарського процесуального Кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, –

ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення господарського суду м. Києва від 20.01.2009 р. у справі№ 12/371 – скасувати.

Прийняти нове рішення, яким у позові Компанії Сагмел Інк. (США) – відмовити.

2. Стягнути з Компанії Сагмел Інк. (1580 Саус Мілвокі Авеню, Сьют 415, Лібертівілль, IL 60048, США) на користь Закритого акціонерного товариства “Фармацевтична фірма “Дарниця” (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, код ЄДРПОУ 00481212) 42 (сорок дві) гривні 50 (п’ятдесят) копійок витрат по сплаті державного мита за подану апеляційну скаргу. Видати наказ.

3. Справу № 12/371 повернути до господарського суду м. Києва для видачі наказу.

Головуючий суддя

Судді

20.05.09 (відправлено)