Рішення № 33997370, 30.09.2013, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 910/6702/13 30.09.13

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В.,

при секретарі судового засідання Роздобудько В.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/6702/13

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "КПД", смт Ювілейне Дніпропетровського району Дніпропетровської обл.,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

та акціонерного товариства "Prime Partner" (Aktsiaselts Prime Partner), Естонська Республіка, м. Таллінн,

про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 790090 на знак для товарів і послуг "Smile",

за участю представників сторін:

позивача - Грущенко А.О. (довіреність від 22.03.2013 б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 23.05.2013 №2-8/3907);

відповідача-2 - не з'явився.

Товариство з обмеженою відповідальністю "КПД" (далі - ТОВ «КПД») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 790090 на знак для товарів і послуг "Smile", володільцем якої є акціонерне товариство "Prime Partner" (Aktsiaselts Prime Partner; далі - АТ "Prime Partner"), стосовно її реєстрації для товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" щодо дострокового припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 790090 на торговельну марку "Smile" стосовно її реєстрації для товарів 03 класу МКТП;

- зобов'язання Служби повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 790090 на знак для товарів і послуг "Smile", володільцем якої є АТ "Prime Partner", в частині її реєстрації для товарів 03 класу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.04.2013 порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 08.07.2013.

23.04.2013 на виконання вимог ухвали господарського суду міста Києва від 08.04.2013 позивач подав суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на російську мову ухвали господарського суду міста Києва від 08.04.2013 про порушення провадження у справі № 910/6702/13 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.04.2013 у зв'язку зі зверненням із судовим дорученням про надання правової допомоги до Міністерства юстиції Естонської Республіки для вручення судових документів на території названої республіки у порядку, передбаченому укладеним Україною та Естонською Республікою Договором про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 15.02.1995.

21.05.2013 відділом діловодства суду отримано від Міністерства юстиції Естонської Республіки повідомлення, в якому викладено прохання про надіслання названому Міністерству судового доручення у порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965.

03.06.2013 господарським судом міста Києва надіслано Міністерству юстиції Естонської Республіки прохання про вручення за кордоном судових документів.

У зв'язку зі спливом строку, визначеного судом для повідомлення сторін про час і місце проведення судового засідання, ухвалою господарського суду міста Києва від 08.07.2013 господарський суд міста Києва поновив провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.07.2013 зупинено провадження у справі № 910/6702/13 до надходження від Міністерства юстиції Естонської Республіки інформації щодо повідомлення АТ "Prime Partner" про час і місце розгляду даної справи.

09.09.2013 через канцелярію суду, на виконання вимог ухвали від 08.07.2013, від Міністерства юстиції Естонської Республіки отримано інформацію щодо повідомлення АТ "Prime Partner" про час і місце розгляду справи № 910/6702/13.

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 16.09.2013 у зв'язку з перебуванням судді Марченко О.В. у відряджені справу передано судді Бондарчук В.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.09.2013 прийнято справу до свого провадження та поновлено провадження у справі № 910/6702/13; розгляд справи призначено на 30.09.2013.

У судовому засіданні 30.09.2013 представник позивача позовні вимоги підтримав; представник АТ "Prime Partner" не з'явився, про причини не явки уповноваженого представника суд не повідомив.

08.07.2013 та 30.09.2013 представник Служби подав відзив на позовну заяву, який мотивовано тим, що згідно зі статтею 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знака покладається на власника свідоцтва; проте власник оспорюваного свідоцтва в судове засідання не з'явився.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

03.10.2011 ТОВ «КПД» відповідно до Закону подало до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» Державної служби інтелектуальної власності (далі - ДП «Укрпатент») заявку про реєстрацію зображувального позначення «Smile» як знака для товарів і послуг щодо товарів 03 та 16 класів МКТП; заявці присвоєно номер m201115584.

ДП «Укрпатент» надало висновок від 03.01.2013 № 156/3 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, в якому зазначалось про можливу відмову у наданні правової охорони щодо реєстрації позначення «Smile» відносно частини товарів 03 класу МКТП «серветки, просочені косметичними лосьонами», оскільки дане позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком для товарів і послуг «Smile», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я АТ "Prime Partner" (міжнародна реєстрація від 06.06.2002 № 790090, пріоритет від 07.12.2001) стосовно споріднених товарів.

27.02.2013 ТОВ «КПД» подало до ДП «Укрпатент» заявку на реєстрацію зображувального площинного позначення «Smile» як знака для товарів і послуг, якій присвоєно номер m201303201.

Позивач вважає, що міжнародна реєстрація № 790090 на комбінований знак для товарів і послуг «Smile» на ім'я АТ "Prime Partner" унеможливить подальше здійснення ТОВ «КПД» усіх необхідних процедур, спрямованих на отримання правової охорони на території України позначення «Smile» щодо товарів 03 класу МКТП, а тому дію міжнародної реєстрації має бути припинено на території України щодо усіх товарів 03 класу МКТП внаслідок невикористання відповідачем-1 знака для товарів і послуг «Smile» протягом трьох років.

Датою поширення міжнародної реєстрації № 790090 на територію України є 06.06.2002.

Отже, причиною виникнення спору зі справи є питання щодо наявності підстав для дострокового припинення дії на території міжнародної реєстрації № 790090 на знак для товарів і послуг "Smile".

Відповідно до статті 1 Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

У частині (1) статті 4 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набрання чинності для України - 25.12.1991) зазначено, що з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Статтею 17 (обов'язки, що випливають із свідоцтва) Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Якщо в країні використання зареєстрованого знака є обов'язковим, реєстрація може бути скасована лише по закінченні справедливого строку і тільки тоді, коли зацікавлена особа не подасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності(частина C. - (1) статті 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, до якої Україна приєдналася 25.12.1991.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відтак, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

Суд, оцінивши подані позивачем докази, дійшов висновку про те, що матеріали справи не містять доказів використання АТ "Prime Partner" знака для товарів і послуг «Smile» стосовно товарів 03 класу МКТП, для яких цей знак зареєстровано, протягом останніх трьох років.

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» виробники і постачальники продукції, що є об'єктом технічних регламентів, повинні пропонувати та надавати лише послуги або застосовувати процеси чи вводити в обіг продукцію вітчизняного або іноземного походження, які є безпечними для життя та здоров'я людини, для тварин, рослин, забезпечують захист національної безпеки, охорону довкілля та природних ресурсів, запобігання недобросовісній конкуренції.

Оскільки АТ "Prime Partner" є іноземною юридичною особою, то вироблені ним товари під торговельною маркою «Smile», у випадку здійснення дій, які визнаються використанням торговельної марки в Україні, мали б ввозитися в Україну та продаватися на її території. Інформації щодо переміщення через митний кордон України товарів, маркованих торговельною маркою «Smile» матеріали справи не містять.

Оскільки АТ "Prime Partner" є іноземною юридичною особою, то ТОВ «КПД» подало запит від 20.10.2011 № 99/10 до Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві, яке листом від 28.10.2011 № 21-10/4939-1 надало витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, в якому зазначається, що інформації про філії (інші відокремлені підрозділи) або представництва в Україні суб'єкта з назвою АТ "Prime Partner" не значиться, а також АТ "Prime Partner" не значиться засновником суб'єктів господарської діяльності в Україні.

З метою отримання інформації про те, чи рекламувалися товари і послуги, що входять до 03 класу МКТП, під торговельною маркою «Smile» у засобах масової інформації: преса (газети, журнали), радіо, телебачення, позивачем було здійснено запит до Державного підприємства «Моніторинг ЗМІ Україна», діяльність якого зосереджена навколо маркетингових досліджень (досліджень рекламної та PR - активності конкурентів) на території України.

Позивачем була отримана довідка від 28.10.2011 № 58 про те, що в період з 01.01.2008 по 28.10.2011 у засобах масової інформації товари та послуги під торговельною маркою «Smile» рекламувалися замовником (рекламодавцем/виробником товару), яким не є АТ "Prime Partner".

Таким чином, АТ "Prime Partner" протягом більше трьох років з дати реєстрації знака для товарів і послуг «Smile» щодо товарів 03 класу МКТП не здійснював жодної з дій, яка б визнавалася використанням знака для товарів і послуг.

За приписами пункту 4 статті 18 Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

При цьому господарський суд міста Києва, беручи до уваги перелік товарів і послуг, для яких спірна торговельна марка зареєстрована, з огляду на призначення торговельної марки, межі її правової охорони, зміст прав власника міжнародної реєстрації та його обов'язок добросовісно користуватися правами, а також правові наслідки невикористання знака в Україні повністю або щодо частини товарів, зазначених у міжнародній реєстрації протягом більше трьох років (статті 1, 5, 16, 17, 18 Закону), у даному випадку вважає необхідним достроково припинити дію на території України міжнародної реєстрації № 790090 на знак для товарів і послуг "Smile".

Згідно з підпунктом 5 пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

Відповідно до частин (1) і (2) статті 9 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Бюро вносить ці зміни до Міжнародного реєстру і, в свою чергу, повідомляє про них відомства Договірних країн, а також публікує їх у своєму журналі.

Отже, оскільки позовні вимоги до Служби є похідними від вимоги до АТ "Prime Partner", то вони також підлягають задоволенню.

За приписами статті 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати зі справи слід покласти на АТ "Prime Partner".

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Достроково припинити дію на території України міжнародної реєстрації № 790090 на торговельну марку "Smile", власником якої є Aktsiaselts Prime Partner (акціонерне товариство "Prime Partner"; Narva mnt 7, Tallinna linn, Harju maakond, Eesti, 10117 (10117, Естонська республіка, м. Таллінн, повіт Тарюмаа, Нарвське шосе, 7); реєстраційний номер 10240705), в частині її реєстрації для товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 790090 на торговельну марку "Smile", власником якої є Aktsiaselts Prime Partner (акціонерне товариство "Prime Partner"; Narva mnt 7, Tallinna linn, Harju maakond, Eesti, 10117 (10117, Естонська республіка, м. Таллінн, повіт Тарюмаа, Нарвське шосе, 7); реєстраційний номер 10240705) у частині її реєстрації для товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації від 06.06.2002 № 790090 на торговельну марку "Smile", власником якої є Aktsiaselts Prime Partner (акціонерне товариство "Prime Partner"; Narva mnt 7, Tallinna linn, Harju maakond, Eesti, 10117 (10117, Естонська республіка, м. Таллінн, повіт Тарюмаа, Нарвське шосе, 7); реєстраційний номер 10240705), в частині її реєстрації для товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

5. Стягнути з Aktsiaselts Prime Partner (акціонерне товариство "Prime Partner"; Narva mnt 7, Tallinna linn, Harju maakond, Eesti, 10117 (10117, Естонська республіка, м. Таллінн, повіт Тарюмаа, Нарвське шосе, 7) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «КПД» (52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 27; ідентифікаційний код 31911363) 1 147 (одну тисячу сто сорок сім) грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 07.10.2013.

Суддя О. Марченко