Ухвала суду № 33335069, 06.09.2013, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел. 284-18-98

УХВАЛА

№ 910/13053/13 06.09.13

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/13053/13

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Сани України, Важке устаткування", м. Донецьк,

до товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Гірничі машини", м. Донецьк,

Державного підприємства "Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш", м. Донецьк, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про визнання недійсним деклараційного патенту №29696 на корисну модель,

за участю представників:

позивача -Лавренової Н.О. (довіреність від 29.03.2013 №SYU/329003);

відповідача-1 - Новожилова Є.О (довіреність від 03.01.2013 №2);

Мещерякової Н.М. (довіреність від 15.12.2012 б/н);

відповідача-2 - Серделлі Т.Ю. (довіреність від 29.08.2013 б/н);

відповідача-3 - Лучки І.Ю. (довіреність від 23.05.2013 №2-8/3905,

ВСТАНОВИВ:

- визнання недійсним деклараційного патенту № 29696 на корисну модель «Секція механізованого кріплення», володільцем якого є Державне підприємство "Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» (далі - ДП «Дондіпровуглемаш»), у повному обсязі;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним деклараційного патенту №29696 на корисну модель «Секція механізованого кріплення» в повному обсязі, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнання недійсним укладеного ДП «Дондіпровуглемаш» та товариством з обмеженою відповідальністю «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини» (далі - ТОВ «Гірничі машини») ліцензійного договору від 14.12.2012 у частині надання ТОВ «Гірничі машини» виключної ліцензії на використання майнових прав інтелектуальної власності на деклараційний патент № 29696 на корисну модель «Секція механізованого кріплення».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.07.2013 (суддя Прокопенко Л.В.) порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 30.08.2013

30.09.2013 ТОВ «Гірничі машини» через відділ діловодства суду подало відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти доводів позову, зважаючи на те, що позивач зловживає своїми правами та ініціює розгляд справи про визнання патенту №29696 на корисну модель недійсним лише з метою затягнути судове провадження у Донецькому апеляційному господарському суді у справі №905/1659/13-г за позовом ТОВ «Гірничі машини» до ТОВ «Сани Україна»; висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 13.06.2013 № 13085/ЗУ/13 за заявкою № u200710239, яким позивач обґрунтовує свої вимоги про визнання недійсним патенту України №29696 на корисну модель, є необ'єктивним та необґрунтованим; ліцензійний договір від 01.08.2013 припинив свою чинність, а власником патенту №29696 на корисну модель «Секція механізованого кріплення» за укладеним ДП "Дондіпровуглемаш" та ТОВ «Гірничі машини» договором від 26.03.2013 №7-13У про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі стало ТОВ «Гірничі машини».

ДП "Дондіпровуглемаш" 30.09.2013 через відділ діловодства суду подало відзив на позовну заяву, в якому заперечує щодо задоволення позовних вимог з огляду на те, що за договором від 26.03.2013 № 7-13У ДП «Дондіпровуглемаш» як власник передало правонаступнику ТОВ «Гірничі машини» всі виключні майнові права інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі згідно з додатком 1 до договору. Серед переліку переданих відповідачу-1 патентів є також патент України №29696 на корисну модель «Секція механізованого кріплення» (пункту 70 додатку 1 до договору). На підставі договору від 26.03.2013 № 7-13У Служба прийняла рішення від 25.07.2013 про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Крім того, згідно з додатковою угодою до ліцензійного договору від 01.08.2013 №316/12JI/90-12H ДП «Дондіпровуглемаш» та ТОВ «Гірничі машини» достроково припинили чинність ліцензійного договору №316/12Л/90-12Н про надання виключної ліцензії на використання майнових прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі.

Крім того, згідно з додатковою угодою до ліцензійного договору від 01.08.2013 №316/12JI/90-12H ДП «Дондіпровуглемаш» та ТОВ «Гірничі машини» достроково припинили чинність ліцензійного договору про надання заключної ліцензії на використання майнових прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі.

Таким чином, власником патенту на корисну модель № 29696 є не ДП «Дондіпровуглемаш», а ТОВ «Гірничі машини».

30.09.2013 у судовому засіданні оголошено перерву до 06.09.2013.

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 06.09.2013 у зв'язку з перебуванням судді Прокопенко Л.В. на лікарняному справу передано на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.09.2013 суддя Марченко О.В. прийняла справу № 910/13053/13 до свого провадження.

06.09.2013 представник позивача подав клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, запропонувавши доручити проведення судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз чи Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бакаріуса, на вирішення якої пропонував винести питання: чи відповідає корисна модель за деклараційним патентом № 29696 умові патентоздатності «новизна»?

Представники відповідачів-1,2 подали клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, заперечивши щодо експертних установ, запропонованих позивачем, та запропонували доручити проведення судової експертизи атестованим судовим експертам: Дорошенку О.Ф., Петренку С.А., Стародубову І.В. чи Охромєєву І.В., поставивши на вирішення таке питання:

- чи спростовують новизну корисної моделі «Секція механізованого кріплення» за патентом України № 29696 відомості, які містяться в матеріалах справи № 910/13053/13?

Представник відповідача-3 не заперечував щодо призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, зазначивши також про те, що питання, запропоноване відповідачами, є коректнішим, аніж те, що запропоновано позивачем; запропонував доручити проведення судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз та подав письмові пояснення на позовну заяву.

Представник позивача подав суду письмові заперечення щодо запропонованого питання та установ відповідачів-1,2; представник відповідаяа-1 надав пояснення щодо заперечення представника позивача.

Проаналізувавши подані клопотання, господарський суд міста Києва вбачає за можливе задовольнити клопотання відповідачів-1,2, призначивши у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, з огляду на таке.

Відповідно до частин першої - третьої статті 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, витрати за проведення якої покласти на позивача.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/13053/13 експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення судовому експерту поставити таке питання:

- чи спростовують новизну корисної моделі «Секція механізованого кріплення» за патентом України № 29696 відомості, які містяться в матеріалах справи № 910/13053/13?

3. Відповідно до статті 4 Закону України «Про судову експертизу» попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/13053/13 надіслати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Сани України, Важке устаткування» (83001, м. Донецьк, вул. Артема, 51-А; ідентифікаційний код 38221701). Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Сани України, Важке устаткування» здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/13053/13 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко