Рішення № 32717885, 23.07.2013, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-12/11965-2012 23.07.13За позовом Вест Фармасьютікал Сервісиз, Інк

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнік Фарма"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

Третя особа яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача Публічне акціонерне товариство «Науково - виробничий центр «Борщагівський хіміко - фармацевтичний завод»

Про визнання недійсним Патенту України № 21644

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача Кочерга Д.О. - представник за дов.

Стеценко Н.О.- представник (дов. № б/н від 12.04.2012)

Від відповідача 1 Друг О.М. - представник (дов. № 962 від 14.12.2012)

Новосельцев І.І. - представник (дов. № 987 від 17.12.2012)

Від відповідача 2 Гніда Ю.Ю. - представник

Від третьої особи не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Вест Фармасьютікал Сервісиз, Інк заявлений позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнік Фарма" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним Патенту України № 21644.

Ухвалою суду від 30.08.2012 за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 5011-12/11965-2012 та призначено розгляд справи на 18.09.2012.

12.11.2012 відділом діловодства суду від представника відповідача 1 отримано клопотання про відкладення розгляду справи.

13.11.2012 до початку судового засідання представником позивача подано клопотання про витребування доказів, а саме витребувати у Державної служби України з лікарських засобів (Держлікслужба України) (адреса: проспект Перемоги, 120, м. Київ, 03115) копії каталогів медичних виробів, поданих у складі пакетів документів, доданих до заяв про державну реєстрацію медичних виробів, на підставі яких було видано:

· Свідоцтво про державну реєстрацію № 4282/2005 від 04.10.2005 (виробник -West Pharmaceutical Services Deutschland GmbH &Co.KG; West Pharmaceutical Services France S.A.; West Pharmaceutical Services Singapore Pte. Ltd; West Pharmaceutical Services Bejgrad doo; заявник ВАТ "Фармак");

· Свідоцтво про державну реєстрацію № 6318/2007 від 13.04.2007 (виробник West Pharmaceutical Services Beograd d.o.o. (Сербія); заявник - ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця")

· Свідоцтво про державну реєстрацію № 7322/2007 від 21.12.2007 (виробник - West Pharmaceutical Services Deutschland GmbH KG (Німеччина); West Pharmaceutical Services Denmark A/S (Данія); West Pharmaceutical Services (Франція); West Pharmaceutical Services Singapore Pte. Ltd (Сінгапур); West Pharmaceutical Services Beograd d.o.o. Kovin (Сербія); заявник ПП "IBS" Міжнародний Бізнес Сервіс);

· Свідоцтво про державну реєстрацію № 5498/2006 від 01.03.2010 (виробник -Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego STOMIL SANOK S.A. (Польща); заявник - ТОВ "Юнік Фарма")

В судовому засіданні 13.11.2012 представник позивача підтримав клопотання про витребування доказів у Державної служби України з лікарських засобів (Держлікслужба України, адреса: проспект Перемоги, 120, м. Київ, 03115).

Клопотання задоволено.

13.11.2012 до початку судового засідання представником позивача подано заяву про забезпечення позову.

Ухвалою суду від 13.11.2012 вжито заходів до забезпечення позову.

Представник відповідача 2 надав відзив на позовну заяву, відповідно до якого просить відмовити в задоволенні позовних вимог з підстав, вказаних у відзиві.

В судовому засіданні 18.12.2012 оголошено перерву до 09.01.2013.

02.01.2013 відділом діловодства суду отримана відповідь Державної служби України з лікарських засобів на судовий запит з додатками.

08.01.2013 відділом діловодства суду отриманий від відповідача 1 відзив на позовну заяву з додатками, а також клопотання позивача про долучення до матеріалів справи додаткових доказів.

В судовому засіданні 09.01.2013 задоволено клопотання (заява) Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" про залучення його до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача.

Ухвалою від 09.01.2013 відкладено розгляд справи до 25.01.2013.

В судовому засіданні 19.02.2013 представник позивача підтримав клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, подане через відділ діловодства суду 08.01.2013.

В судовому засіданні 19.02.2013 представник відповідача 1 не заперечив проти задоволення клопотання.

В судовому засіданні 19.02.2013 представник відповідача 2 надав суду клопотання про призначення експертизи.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт), користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Так як для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору, необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання позивача та відповідача 1 та призначив у справі № 5011-12/11965-2012 судову експертизу, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 19.02.2013 зупинено провадження у справі на час проведення експертизи.

24.05.2013 відділом діловодства суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності отримано Висновок № 47/13 від 20.05.2013.

Ухвалою суду від 18.06.2013 поновлено провадження у справі. розгляд справи призначено на 02.07.2013.

01.07.2013 відділом діловодства суду отримано клопотання позивача про розподіл судових витрат, а від відповідача 1 клопотання про припинення провадження у зв'язку з відсутністю предмету спору.

02.07.2013 у судове засідання представники третьої особи не з'явилися, про причини неявки не повідомили. В судовому засіданні представники позивача підтримали клопотання про розподіл судових витрат. Представник відповідача 1 підтримав клопотання про припинення провадження по справі та просив його задовольнити. Представник позивача заперечував проти задоволення клопотання про припинення провадження у справі. Представник відповідача 2 залишив вирішення заявлених клопотань на розсуд суду.

Розгляд справи відкладено на 09.07.2013.

08.07.2013 відділом діловодства суду отримано заперечення позивача на клопотання про припинення провадження у справі.

09.07.2013 у судовому засіданні представник відповідача 1 подав додаткові пояснення до клопотання про припинення провадження у справі. Ухвалою суду розгляд справи відкладено на 23.07.2013.

В судове засідання 23.07.2013 представник позивача з'явився, підтримав позовні вимоги в повному обсязі, зазначив, що вважає їх обґрунтованими та такими що підлягають задоволенню.

23.07.2013 представник відповідача 1 з'явився, надав в судовому засіданні додаткові пояснення по справі та клопотання про витребування доказів.

Заслухавши пояснення представників сторін відносно задоволення клопотання представника відповідача 1, суд приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання.

23.07.2013 представник відповідача 2 в судове засідання з'явився, надав усні пояснення відносно суті спору

23.07.2013 у судове засідання представники третьої особи не з'явилися, про причини неявки не повідомили.

В судовому засіданні 23.07.2013 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, суд, -

ВСТАНОВИВ

25.03.2011 року Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України за результатами розгляду заявки №S 201100074 від 25.01.2011 року було видано Товариству з обмеженою відповідальністю «Юнік Фарма» Патент України № 21644 на промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами".

Також відповідно до листа Державної митної служби України від 21.05.2012 № 11.1/3-16.5/5721 Патент України № 21644 на промисловий зразок «Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами» був зареєстрований у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності за № 341.

Предметом розгляду даного спору є питання щодо правомірності видачі відповідачу1 Товариству з обмеженою відповідальністю «Юнік Фарма» правоохоронного документа на об'єкт промислової власності промисловий зразок. Правовідносини із спірного питання регулюються приписами Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Статтею 25 зазначеного Закону визначено, за яких умов патент може бути визнано недійсним у судовому порядку, а саме у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем через своїх торгових представників ПП «IBS» Міжнародний Бізнес Сервіс», а також клієнтів позивача, зокрема, ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» та ВАТ «Фармак» Україна, було здійснено реєстрацію гумових пробок для ін'єкційних флаконів, пробок для закупорювання флаконів з лікарськими засобами у встановленому законом порядку, на підставі чого ці вироби були включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та дозволені для застосування в медичній практиці України.

На підставі доказів, що містяться в матеріалах справи, судом також встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Юнік Фарма» 15.02.2008 здійснено реєстрацію пробок гумових для закупорювання флаконів з лікарськими засобами з гумової суміші FA-55 типу LK-13 виробника Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego STOMIL SANOK S.A. (Польща) (Свідоцтво про державну реєстрацію № 5498/2006).

В обґрунтування позову (з урахуванням додаткових пояснень) позивач вказує, що Патент №21644 на промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" видано Товариству з обмеженою відповідальністю «Юнік Фарма» з порушенням вимог чинного законодавства, за відсутності відповідності такій умові патентоспроможності як новизна.

Для розгляду справи по суті необхідно встановити наявність правових підстав для визнання недійсним Патенту України № 21644 на промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" та питання щодо наявності порушення охоронюваних законом інтересів позивача.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям «охоронюваний законом інтерес», відповідно до рішення Конституційного суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004, необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

В своєму відзиві на позовну заяву та додаткових поясненнях до відзиву на позовну заяву відповідач 1 посилається на відсутність порушення Патентом № 21644 на промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" прав та охоронюваних законом інтересів позивача.

Твердження відповідача 1 спростовуються наступним.

Як вбачається з матеріалів справи, порушення охоронюваного законом інтересу позивача, за захистом якого він звернувся до суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що спірний Патент України № 21644 на промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами", власником якого є відповідач 1, фактично унеможливлює використання позивачем гумової пробки з ознаками, що вказані як суттєві для запатентованого промислового зразка, при виробництві і застосовуванні гумової пробки для закупорюванням флаконів з лікарськими засобами.

Згідно з листом Державної митної служби України № 11.1/3-16.5/5721 від 21.05.2012, промисловий зразок «Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами» за Патентом України від 25.03.2011 № 21644 зареєстрований у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності 27.10.2011 за № 341.

Відповідно до ст. 256 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-IV, що діяв на дату реєстрації промислового зразка за Патентом України № 21644 у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, а також відповідно до п. 5 ст. 398 чинного Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI після реєстрації у митному реєстрі об'єкта права інтелектуальної власності на підставі даних такого реєстру митні органи вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів, що можуть містити охоронювані законодавством України об'єкти інтелектуальної власності.

Таким чином, реєстрація у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності дає змогу відповідачу 1 вчиняти дії, спрямовані на запобігання ввезенню на митну територію України товарів, що підпадають під обсяг правової охорони, що випливає з Патенту № 21644, іншими суб'єктами господарювання, зокрема позивачем.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку, що матеріали справи містять докази, які підтверджують наявність у позивача охоронюваного законом інтересу, захист якого потребує звернення з позовом до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 469 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п. «а» п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції, чинній на момент прийняття рішення, патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним Законом.

Згідно з приписом абзацу 6 п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»від 23.12.1993 № 3770-ХІІ встановлено, що патент України може бути визнаний недійсним у порядку, встановленому Законом України «Про охорону прав на промислові зразки», у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Абзацом 7 п. 3 вказаної Постанови Верховної Ради України № 3770-ХІІ від 23.12.1993р. також встановлено, що відповідність промислових зразків умовам патентоспроможності визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема з виписки з Державного реєстру патентів України на промислові зразки за вих. № 2346/4 від 25.01.2012 та копій матеріалів заявки № s 201100074 за спірним Патентом України № 21644, датою подання заявки на видачу патенту є 25.01.2011, отже відповідність заявленого відповідачем 1 на реєстрацію промислового зразка "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" умовам патентоспроможності за критерієм «новизна» повинна визначатися станом на дату подання заявки, тобто на 25.01.2011.

Судом встановлено, що на момент подання заявки на реєстрацію промислового зразка "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" був чинним Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 22.05.2003.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Пунктом 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 22.05.2003 передбачено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Підстави для надання правової охорони промисловим зразкам визначені законодавством.

Так, згідно ч. 1 ст. 461 ЦК України, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

Пунктом 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 22.05.2003 також передбачено, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень (п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 22.05.2003).

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. (п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 22.05.2003).

У пункті 8.1.4.1 Правил складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110, закріплено, що суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака. Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки).

Відповідно до опису промислового зразка з матеріалів заявки № s 201100074 заявлено два варіанти виробу «Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами», суттєвими ознаками яких є циліндрична форма самого виробу, який візуально складається з двох складових частин: верхньої, що має форму приплюснутого невеликого по висоті циліндру та нижньої, що утворює сам корпус пробки у вигляді відкритого знизу циліндру, бічна та верхня сторони якого утворюють куполоподібне заглиблення в середину циліндра; при цьому нижня частина пробки обладнана по периметру бічної поверхні скісною поверхнею, що утворює звуження нижньої частини пробки, а на верхній грані пробки розміщений випуклий контур кола.

Відповідно до опису за другим варіантом виріб відрізняється таким ознаками:

- більший діаметр пробки;

- більша висота пробки;

- випуклий контур кола у центрі верхньої грані пробки та три менших кола навколо нього; випуклі відрізки, що обрамлюють проміжки між трьома колами на незначній відстані від них по колу;

- по чотирьох сторонах навколо зазначених ліній розташовані чотири короткі прямі відрізки, що розташовані по формі «прицілу».

Відповідно до опису колір, не є суттєвою ознакою заявленого промислового зразка.

У зв'язку із твердженням позивача про те, що випуск виробів, які є однаковими із промисловим зразком за Патентом № 21644, здійснювався різними виробниками задовго до подання відповідачем 1 заявки на реєстрацію спірного промислового зразка, в процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" за Патентом України № 21644 загальнодоступною у світі до дати подання відповідачем 1 заявки на отримання Патенту 25.01.2011.

Відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на промисловий зразок господарським судам необхідно враховувати, що опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового проведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

У вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними патентів на промислові зразки у зв'язку з невідповідністю запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним законодавством, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе непритаманні суду функції експерта.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 5011-12/11965-2012, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення суттєвих ознак промислового зразка необхідні спеціальні знання, судом, відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, призначено судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.02.2013 у справі № 5011-12/11965-2012 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. На вирішення експерта було поставлено наступні питання:

Від позивача:

1. Чи містяться в матеріалах судової справи відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за Патентом України № 21644 стала загальнодоступною у світі до дати подання на нього заявки?

Від відповідача 1:

1. Якими є суттєві ознаки промислового зразка за Патентом України № 21644 від 25.03.2011?

2. Чи містяться в матеріалах справи відомості, згідно яких сукупність суттєвих ознак промислового зразка за Патентом України № 21644 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію, а саме - до 25.01.2011?

Керуючись п. 4.12 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, експертом вказані питання було об'єднано та викладено у такій редакції:

«Чи містяться в матеріалах справи відомості, згідно яких сукупність суттєвих ознак промислового зразка за Патентом України № 21644 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію, а саме - до 25.01.2011 ?»

При наданні відповіді на поставлене питання експерт дійшла наступних висновків:

- в матеріалах справи містяться відомості, згідно яких сукупність суттєвих ознак промислового зразка за Патентом України № 21644 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію, а саме - до 25.01.2011.

В матеріалах справи наявні наступні документи, подані позивачем в якості доказів того, що випуск виробів, які є однаковими із промисловим зразком за Патентом № 21644, здійснювався різними виробниками задовго до подання відповідачем 1 заявки на реєстрацію спірного промислового зразка:

- лист Державної служби України з лікарських засобів № 10057-1.2/5.1/17-12 від 21.05.2012, в якому міститься інформація, що на підставі Наказу Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 04.10.2005 № 275 (Свідоцтво про державну реєстрацію № 4282/2005 від 04.10.2005) було зареєстровано пробку гумову для ін'єкційних флаконів 13 мм (арт. 1712), пробку гумову для ін'єкційних флаконів 20 мм (арт. 1071) виробництва West Pharmaceutical Services Deutschland GmbH & Co. KG; West Pharmaceutical Services France S.A.; West Pharmaceutical Services Singapore Pte. Ltd.; West Pharmaceutical Services Bejgrad doo (заявник ВАТ «Фармак»). Зображення зареєстрованого виробу за кодом виробника 1071, представлене у каталогу продукції позивача.

- пробка гумова для ін'єкційних флаконів 20 мм виробництва West Pharmaceutical Services Beograd d.o.o. (Сербія), що була зареєстрована на підставі заявки, поданої ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», згідно Наказу Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 13.04.2007 № 30 (Свідоцтво № 6318/2007 від 13.04.2007).

- лист Державної служби України з лікарських засобів № 10057-1.2/5.1/17-12 від 21.05.2012, в якому міститься інформація, що на підставі Наказу Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 21.12.2007 № 141 (Свідоцтво про державну реєстрацію № 7322/2007 від 21.12.2007) зареєстровано гумові пробки для ін'єкційних флаконів виробництва West Pharmaceutical Services Deutschland GmbH KG (Німеччина); West Pharmaceutical Services Denmark A/S (Данія); West Pharmaceutical Service (Франція); West Pharmaceutical Services Singapore Pte. Ltd. (Сінгапур); West Pharmaceutical Services Beograad d.o.o. Kovin (Сербія) (заявник ПП «IBS» Міжнародний Бізнес Сервіс»).

- копії сторінок із каталогу продукції Позивача, поданого разом з комплектом матеріалів заявки до Держлікслужби, на яких представлені зареєстровані відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7322/2007 від 21.12.2007 такі вироби медичного призначення: пробка для ін'єкційних флаконів 13 мм; пробка для ін'єкційних флаконів 20 мм; пробка для інфузійних флаконів 28 мм; пробка для інфузійних флаконів 32 мм.

- Патент України № 3845, виданий 16.10.2000 за заявкою № 99110736 від 25.11.1999, на промисловий зразок «Пробка гумова для укупорювання пеніцилінових флаконів з лікарськими препаратами» (власник патенту - Відкрите акціонерне товариство «Київгума»). Наведено копії матеріалів заявки, наданих Державним підприємством «Український інститут промислової власності», які, зокрема, містять зображення зовнішнього вигляду виробу, що охороняється зазначеним патентом на промисловий зразок. Відомості про видачу патенту № 3845 на промисловий зразок „ Пробка гумова для укупорювання пеніцилінових флаконів з лікарськими препаратами " було опубліковано 16.10.2000 року в № 5 офіційного бюлетеню „Промислова власність" за 2000 рік.

- Патент України № 7941, виданий 15.09.2003 за заявкою № 2003040583 від 08.04.2003, на промисловий зразок «Пробка гумова для закупорювання пеніцилінових флаконів з лікарськими препаратами» (власник патенту - Підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Киулонг»). Наведено копії матеріалів заявки, наданих Державним підприємством «Український інститут промислової власності», які, зокрема, містять зображення зовнішнього вигляду виробу, що охороняється зазначеним патентом на промисловий зразок. Відомості про видачу Патенту № 7941 були опубліковані 15.09.2003 року в № 9 офіційного бюлетеню „Промислова власність" за 2003 рік.

- зовнішній вигляд промислового зразка за оспорюваним Патентом № 21644 з усією сукупністю ознак, визначених як суттєві, відтворює зовнішній вигляд виробу, описаного у Міжнародному стандарті ISO 8362-2, запровадженому у 1988 та переглянутому у 2008 році (ISO 8362-2:2008(E))

Державною службою з лікарських засобів на судовий запит від 13.11.2012 було надано:

- Свідоцтво про державну реєстрацію № 5498/2006, відповідно до якого, на підставі Наказу МОЗ України від 01.08.2010 № 180 зареєстровано пробки гумові для закупорювання флаконів з лікарськими засобами з гумової суміші FA-55 виробництва Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego STOMIL SANOK S.A. (Польша)

- Свідоцтво про державну реєстрацію № 7322/2007, відповідно до якого, на підставі Наказу Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 21.12.2007 № 141 зареєстровано гумові пробки для ін'єкційних флаконів виробництва West Pharmaceutical Services Deutschland GmbH KG (Німеччина); West Pharmaceutical Services Denmark A/S (Данія); West Pharmaceutical Service (Франція); West Pharmaceutical Services Singapore Pte. Ltd. (Сінгапур); West Pharmaceutical Services Beograad d.o.o. Kovin (Сербія)

- Свідоцтво про державну реєстрацію № 6318/20070, відповідно до якого на підставі Наказу Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 13.04.2007 № 30 зареєстровано пробки для закупорювання флаконів з лікарськими засобами 1071 4020/45/LIGHTGREY виробництва West Pharmaceutical Services Beograad d.o.o. Kovin (Сербія).

В процесі проведення дослідження експерт дійшов висновку, що для вирішення питання про те, чи наявні в матеріалах справи відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами", що охороняється Патентом України № 21644, стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, а саме до 25.01.2011 року, необхідно провести порівняльний аналіз сукупності суттєвих ознак промислового зразка та ознак, якими характеризуються протиставлені йому вироби, з метою встановлення факту присутності чи відсутності ознак промислового зразка у виробах.

В матеріалах справи міститься каталог Packaging Components for Pharmaceutical Biopharmaceutical Injectable Drugs, дата публікації якого 2006 рік, тобто раніше, ніж дата подання заявки на промисловий зразок за Патентом України № 21644.

При здійсненні порівняльного аналізу експертом, поряд із спірним промисловим зразком за Патентом № 21644, використовувалися пробка для сироватки V-35, відображена у каталозі Packaging Components for Pharmaceutical Biopharmaceutical Injectable Drugs, та пробка для сироватки (артикул 4443), відображена у каталозі Packaging Components for Pharmaceutical Biopharmaceutical Injectable Drugs.

Оцінюючи наявні в матеріалах справи докази експерт встановив, що пробка для сироватки V-35, відображена у каталозі Packaging Components for Pharmaceutical Biopharmaceutical Injectable Drugs, містить сукупність суттєвих ознак 1-го варіанту промислового зразка за Патентом України № 21644 від 25.03.2011 та пробка для сироватки (артикул 4443), відображена у каталозі Packaging Components for Pharmaceutical Biopharmaceutical Injectable Drugs, містить сукупність суттєвих ознак 2-го варіанту промислового зразка за Патентом України № 21644 від 25.03.2011.

Досліджуючи наявні в матеріалах докази з точки зору їх загальнодоступності, експерт виявив, що сукупність суттєвих ознак, яка була використана у промисловому зразку "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" за Патентом України № 21644, була притаманна пробці для сироватки V-35, відображеній у каталозі Packaging Components for Pharmaceutical Biopharmaceutical Injectable Drugs, та пробці для сироватки (артикул 4443), відображеній у каталозі Packaging Components for Pharmaceutical Biopharmaceutical Injectable Drugs, дата публікації якого 2006 рік, отже вона стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію спірного Патенту № 21644, тобто до 25.01.2011.

Як вбачається з матеріалів справи, висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 47/13 від 20.05.2013р. обґрунтовано підтвердив факт відтворення спірним промисловим зразком "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" за Патентом України № 21644 зовнішнього вигляду інших виробів, зокрема пробки для сироватки V-35 та пробки для сироватки (артикул 4443), що були відображені у каталозі Packaging Components for Pharmaceutical Biopharmaceutical Injectable Drugs до дати подання 25.01.2011р. заявки на отримання Патенту № 21644.

Також позивач на підтвердження своїх позовних вимог, посилається на висновок № 403 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 11.12.2012 Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, в якому експерт прийшов до висновку, що в наданих на дослідження матеріалах містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 21644 стала загальнодоступною у світі до дати подання на нього заявки - 25.01.2011.

До матеріалів справи позивачем на підтвердження своїх позовних вимог було надано Висновок № 10015/12-53 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 12.11.2012 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, в якому експерт дійшов висновку про те, що в наданих матеріалах містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" за Патентом України № 21644 стала загальнодоступною у світі до дати подання на нього заявки №201100074 від 25.01.2011.

Відтак, за результатами дослідження та оцінки судом належних та допустимих доказів у їх сукупності, що містять фактичні обставини, які мають суттєве значення для вирішення спору, суд дійшов висновку, що спірний промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами", що охороняється Патентом України № 21644, на момент подання заявки не відповідав умовам надання правової охорони за критерієм «новизна», як передбачено ч. 1 ст. 461 Цивільного кодексу України та п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки він не був новим, зокрема по відношенню до інших виробів, зареєстрованих до моменту подання відповідачем 1 заявки на реєстрацію патенту, а сукупність ознак промислового зразка "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" за Патентом України № 21644 стала загальнодоступною у світі до моменту подання відповідачем 1 заявки на реєстрацію промислового зразка.

В судовому засіданні 02.07.2013 представником ТОВ «Юнік Фарма» було подано клопотання про припинення провадження у справі у зв'язку із відсутністю предмету спору. В обґрунтування вказаного клопотання відповідач 1 посилається на довідку Державного підприємства «Український інститут промислової власності», відповідно до якої дія оскаржуваного патенту на момент розгляду справи у суді припинена у зв'язку із відповідною заявою власника патенту.

Клопотання відповідача 1 про припинення провадження у справі не підлягає задоволенню, враховуючи те, що між сторонами у справі є спірні правовідносини на момент розгляду справи у суді та наявний предмет спору. При вирішенні цього питання також необхідно враховувати різні правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним, враховуючи, що з моменту реєстрації патенту і до моменту припинення дії патенту вказаний патент вважається дійсним та створює відповідні правові наслідки для сторін.

З огляду на вищевикладене, вимоги позивача про визнання недійсним повністю Патенту України № 21644 на промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами", власником якого є відповідач 1, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Суд погоджується з твердженням відповідача 2 про те, що під час проведення експертизи заявки на промисловий зразок заявлений об'єкт не перевіряється на відповідність такій умові патентоспроможності як «новизна», оскільки:

відповідно до п. 8 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», під час проведення експертизи встановлюється дата подання заявки на підставі ст. 12 Закону; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у п. 2 ст. 5 Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам ст. 11 Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам;

пунктом 4.1. ст. 4 Правил розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198, також передбачено, що після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна експертиза заявки під час якої: визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, яким надається правова охорона; перевіряється правильність оформлення документів заявки відповідно до розділу 3 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110, та відповідність матеріалів заявки вимогам ст. 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»; проводиться класифікація об'єкта, що заявляється, відповідно до МКПЗ; перевіряється єдність промислового зразка;

Згідно п.1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Позивач також звернувся до суду з вимогами про зобов'язання відповідача-2 внести відповідні зміни про визнання недійсним повністю Патенту України № 21644 на промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" до Державного реєстру промислових зразків та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки, для чого, зокрема забезпечує опублікування офіційних відомостей про промислові зразки.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (п. 3 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Згідно п. 1.2. ст. 1 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 290, Державний реєстр патентів України на промислові зразки - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на промислові зразки, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

Пунктом 2.2. ст. 2 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 290, встановлено, що у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема щодо визнання патенту недійсним повністю або частково.

Підставою для внесення відомостей до реєстру, відповідно до п. 2.3. ст. 2 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 290, зокрема є рішення судових органів.

Як вже зазначалося, на підставі вивчених матеріалів справи, результатів експертизи (експертний висновок № 47/13 від 20.05.2013) та пояснень сторін, суд дійшов висновку, що Патент України № 21644 на промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" підлягає визнанню недійсним повністю.

За таких обставин суд задовольняє також позовні вимоги про зобов'язання відповідача 2 внести відповідні зміни про визнання недійсним повністю Патенту України № 21644 на промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" до Державного реєстру промислових зразків та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно із ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що позивач належними засобами доказування довів факт порушення його охоронюваного законом інтересу та те, що спірний промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами", що охороняється Патентом України № 21644, на момент подачі заявки на реєстрацію не відповідав умовам надання правової охорони за критерієм «новизна», що в подальшому обґрунтовано підтвердив і Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 47/13 від 20.05.2013, тоді як відповідач 1 та відповідач 2 належних доказів на спростування зазначених обставин суду не надали.

Відповідно до абз. 2 п.1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

Оскільки згідно з п. 8 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» встановлено, що за заявкою на промисловий зразок проводиться формальна експертиза, суд приходить до висновку, що на відповідача 2 не можуть бути покладені судові витрати.

За таких обставин на відповідача 1 покладаються витрати по оплаті судового збору в розмірі 1 073,00 грн. та судового збору за подання заяви про забезпечення позову в розмірі 1609,50 грн.

Щодо витрат на судову експертизу, то відповідно до п.23 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 після закінчення розгляду справи витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, підлягають розподілу господарським судом на загальних підставах, визначених ч. 5 ст. 49 ГПК України, а саме у разі задоволення позову суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, покладаються на відповідача.

Зібрані у справі докази свідчать, що позивач здійснив оплату за проведення судової експертизи в розмірі 12 011,52 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1843 від 11.04.2013.

За таких обставин на відповідача-1 покладаються витрати на оплату за проведення судової експертизи в розмірі 12 011,52 грн.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Визнати недійсним повністю Патент України № 21644 на промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами".

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (Україна, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести відомості про визнання недійсним Патенту України № 21644 на промисловий зразок "Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами" до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнік Фарма» (11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул..Шевченка, буд. 19; ідентифікаційний код 30600896), а у разі відсутності грошових коштів - з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Вест Фармасьютікал Сервісиз, Інк. (West Pharmaceutical Services, Inc.) (101 Гордон Др., Лайонвілл, Пенсильванія 19341, США (101 Gordon Dr., Lionville, PA 19341, USA)) 1073,00 грн. (тисяча сімдесят три) грн. 00 коп. судового збору, 1609 (тисяча шістсот дев'ять) грн. 50 коп. судового збору за подання заяви про забезпечення позову, 12 011,52 грн. (дванадцять тисяч одинадцять) грн. 52 коп. витрат на проведення судової експертизи.

5. Скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва по справі № 5011-12/11965-2012 від 13.11.2012 про забезпечення позову.

5. Видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 30.07.2013

Суддя Прокопенко Л.В.