Рішення № 32213391, 01.07.2013, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 910/8025/13 01.07.13

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/8025/13

за позовом Гараж Інтернешнл Люкс Сарл (Garage International Lux Sarl), м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Нові Продукти», м. Київ, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 53406 на знак для товарів і послуг «ГАРАЖ»,

за участю представників сторін:

позивача - Кочерги Д.О. (довіреність від 14.02.2013 б/н);

Олійник К.С. (довіреність від 14.02.2013 б/н);

відповідача-1 - не з'явився;

відповідача-2 - Гнідої Ю.Ю. (довіреність від 23.05.2013 №2-8/3909).

Гараж Інтернешнл Люкс Сарл (Garage International Lux Sarl, далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення дії свідоцтва України № 53406 на знак для товарів і послуг «ГАРАЖ», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Нові Продукти» (далі - ТОВ «Нові Продукти»), у частині його реєстрації для товарів 18 і 25 класів та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести відомості про дострокове припинення свідоцтва України № 53406 на знак для товарів і послуг «ГАРАЖ» в частині його реєстрації для товарів 18 і 25 класів та послуг 35 класу МКТП та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.04.2013 порушено провадження у справі.

20.05.2013 ухвалою господарського суду міста Києва задоволено заяву позивача про вжиття заходів до забезпечення позову, а саме заборонено Службі:

- здійснювати державну реєстрацію договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «ГАРАЖ» за свідоцтвом України № 53406 відносно товарів 18 і 25 класів та послуг 35 класу МКТП;

- вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов'язані зі зміною власника свідоцтва України № 53406 на знак для товарів і послуг «ГАРАЖ» відносно товарів 18 і 25 класів та послуг 35 класу МКТП.

10.06.2013 представник відповідача-2 у судовому засіданні подав суду клопотання про долучення додаткових документів до матеріалів справи та письмові пояснення, в яких зазначено про те, що :

- ТОВ «Нові Продукти» повинно довести безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання знака для товарів і послуг «ГАРАЖ» протягом трьох років;

- Положенням про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, не передбачено здійснення Службою контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками чи іншими особами.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.06.2013 продовжено строк розгляду спору до 08.07.2013 включно; зобов'язано ТОВ «Нові Продукти» подати суду докази використання або зазначити поважні причини невикористання знака для товарів і послуг «ГАРАЖ» впродовж трьох років.

Розгляд справи неодноразово відкладався.

У судове засідання 01.07.2013 представник відповідача-1 не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, проте 27.06.2013 ТОВ "Нові Продукти" подало суду клопотання про припинення провадження у справі відповідно до пункту 11 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), яке обґрунтовано тим, що ТОВ «Нові продукти» не сплатило судовий збір за продовження дії свідоцтва України № 53406, а тому дія вказаного свідоцтва з 26.06.2013 припинена, а відтак - в даній справі відсутній предмет спору.

01.07.2013 представники позивача та відповідача-2 проти задоволення клопотання заперечили.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання з огляду на те, що:

суд припиняє провадження у зв'язку з відсутністю предмета спору якщо між сторонами у зв'язку з цим не залишилось неврегульованих питань;

предметом спору у даній справі є припинення дії свідоцтва України № 53406 на знак для товарів і послуг з підстав його невикористання протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу цього свідоцтва (пункт 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», далі - Закон);

припинення ж дії свідоцтва з підстав несплати збору за продовження його дії регулюється пунктом 2 статті 18 Закону, за приписами якого збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку;

тобто відповідач в даному випадку може протягом півроку з дня припинення дії свідоцтва сплатити збір і продовжити дію свідоцтва України № 53406, отже, між сторонами даного спору існують неврегульовані питання.

У судовому засіданні 01.07.2013 представник позивача надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі; представник відповідача-2 надав пояснення, зазначив, що у розгляд справи слід виходити з наявних у ній матеріалів.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, заслухавши пояснення представників позивача і відповідача-2, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Компанія, маючи намір використовувати торговельну марку «GARAGE» у своїй діяльності на території України, 05.01.2012 подала дві заявки № m2012 00165 та № m2012 00166 на комбіновані знаки для товарів і послуг, що включають словесний елемент «GARAGE», плануючи зареєструвати їх для товарів та послуг таких класів МКТП:

03 класу: «парфумерні вироби, ефірні олії, косметика»;

18 класу: «сумки жіночі, рюкзаки»;

25 класу: «одяг, взуття, наголовні убори»;

35 класу: «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в роздріб; все вищевикладене стосовно парфумерних виробів, ефірних олій, косметики; сумок жіночих, рюкзаків, одягу, взуття, наголовних уборів».

05.11.2012 позивачем було отримано повідомлення від державного підприємства «Український інститут промислової власності» про можливу відмову у реєстрації торговельної марки відносно усього переліку заявлених товарів і послуг у зв'язку з тим, що торговельну марку позивача можна сплутати із раніше реєстрованою в Україні на ім'я ТОВ «Нові продукти» торговельною маркою «ГАРАЖ» за свідоцтвом України № 53406.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «Нові Продукти» є володільцем свідоцтва України № 53406 на знак для товарів і послуг «ГАРАЖ», зареєстрований для товарів 18, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 34 класів та послуг 35, 36, 38, 41, 43, 45 класів МКТП; дата подання заявки - 25.06.2003; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.09.2005).

Позивач вважає, що відповідач-1, не використовуючи свою торговельну марку, зловживає наданими йому правом та створює перешкоду в отриманні правової охорони для торговельної марки Компанії на території України, чим і порушує право та законний інтерес останньої; відтак, існують підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України № 53406 на знак для товарів і послуг «ГАРАЖ» у частині його реєстрації для товарів 18 і 25 класів та послуг 35 класу МКТП.

Відповідно до статті 1 Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 17 (обов'язки, що випливають із свідоцтва) Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Дія свідоцтва з підстав невикористання знака протягом трьох років з дати його реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

У пункті 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Так, ухвалою господарського суду міста Києва від 10.06.2013 господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ «Нові продукти» подати суду докази використання або зазначити поважні причини невикористання знака для товарів і послуг «ГАРАЖ» впродовж трьох років.

Проте станом на 01.07.2013 відповідач-1 не подав суду витребувані докази використання чи докази поважних причин невикористання знака для товарів і послуг «ГАРАЖ» відносно товарів 18 і 25 класів та послуг 35 класу МКТП протягом трьох років до дати звернення позивача до суду з позовом.

Оцінивши подані Компанією докази, господарський суд міста Києва дійшов висновку про те, що матеріали справи не містять доказів використання відповідачем-1 знака для товарів і послуг «ГАРАЖ» стосовно товарів 18 і 25 класів та послуг 35 класу МКТП протягом останніх трьох років, враховуючи таке.

Пунктом першим статті 3 Господарського кодексу України (далі - ГК України) встановлено, що господарською діяльністю є діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Відповідно до пункту 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» відомості щодо видів діяльності юридичної особи містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

За інформацією, наведеною у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, основним видом діяльності відповідача-1 є: «оптова торгівля напоями»; «дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв»; «роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах»; «діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту»; «надання в оренду інших машин, устаткування та товарів».

Згідно із відомостями, вказаними на офіційному веб-сайті ТОВ «Нові Продукти» www.newproducts.ua, пріоритетною діяльністю останнього є виробництво алкогольних та енергетичних напоїв.

У МКТП зазначено, що:

- до товарів класу 18 належать, головним чином, ремінь [вичинена шкіра], штучний ремінь, порожні вироби, що не належать до інших класів, та шорні вироби;

- до товарів класу 25 належать одяг, взуття, наголовні убори;

- до послуг класу 35 належать, головним чином, послуги, що їх надають особам чи установам, з метою:

допомогти в роботі чи керуванні торговельними підприємствами, або

допомогти в керуванні справами або в комерційній діяльності промислового чи торговельного підприємства,

а також послуги, що їх надають рекламні підприємства, які забезпечують зв'язок зі споживачами та сповіщають про всілякі товари і послуги за допомогою усіх засобів інформування.

Тобто відповідні дані не свідчать про використання ТОВ «Нові Продукти» торговельної марки «ГАРАЖ» стосовно товарів 18 і 25 класів та послуг 35 класу МКТП.

Пунктом 4 частини другої статті 544 Митного кодексу України передбачено, що, реалізуючи митну політику України, митна служба України здійснює, зокрема, і митний контроль та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо.

06.03.2013 позивач звернувся з запитами до Державної митної служби України стосовно реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності під торговельною маркою «ГАРАЖ» та ввезення на митну територію України товарів під названою торговельною маркою.

15.03.2013 і 11.04.2013 Державної митної служби України надіслала відповіді відповідно №№ 11.1/3-16.5/2443 і 18/15-17-2777 на запити, з яких вбачається, що у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності відсутня інформація стосовно знаку для товарів і послуг «ГАРАЖ» за свідоцтвом України № 53406, а інформація щодо ввезення товарів у період з 01.02.2010 по 15.03.2013 не виявлена.

У пункті 8 статті 16 Закону зазначено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

19.02.2013 позивач звернувся із запитом до Служби, в якому просив надати інформацію про видачу ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 53406.

28.02.2013 Службою надіслано позивачеві листа, в якому повідомлено, що станом на 28.02.2013 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносилися відомості щодо видачі ліцензій на використання спірного знака для товарів і послуг.

Отже, використання спірної торговельної марки «ГАРАЖ» стосовно товарів 18 і 25 класів та послуг 35 класу МКТП за ліцензією відсутнє.

При цьому, відповідно до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженому наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28, сертифікати відповідності щодо певних товарів 18 та 25 класу МКТП мають бути зареєстровані у Державному реєстрі системи сертифікації УкрСЕПРО для їх реалізації на території України.

06.03.2013 позивач звернувся до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з запитом щодо сертифікації продукції в Державному реєстрі УкрСЕПРО та реєстрації сертифікатів відповідності на продукцію під торговельною маркою «ГАРАЖ».

У відповідь на запит Міністерство економічного розвитку і торгівлі України листом від 15.03.2013 № 4602-08/9274-16 повідомило, що сертифікати відповідності на продукцію під торговельною маркою «ГАРАЖ» у реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровані.

Згідно з пунктом 1 статті 8 Закону «Про рекламу» заборонено рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії.

З наведеного вбачається, що знак для товарів та послуг «ГАРАЖ» відносно товарів 18, 25 та послуг 35 класів МКТП у рекламі не застосовувався.

З метою створення умов для впровадження в Україні інформаційних технологій автоматизованої ідентифікації та електронного обігу даними і створення інформаційної бази для контролю та управління товарно-грошовим обігом, Кабінетом міністрів України (далі - КМ України) прийнято постанову від 29.05.1996 № 574 «Про впровадження штрихового кодування товарів».

Згідно з пунктом 1 вказаної постанови КМ України повноваження на присвоєння штрихових кодів (ідентифікаційних номерів ОБІ) були делеговані асоціації товарної нумерації України «ДжіЕсІ Україна» (далі - Асоціація «ДжіЕсІ Україна») та було розроблене Положення про штрихове кодування товарів, затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20.08.2002 № 255 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.09.2002 за № 733/7021.

Відповідно до всесвітніх нормативно-технічних документів 081, за присвоєння Глобального номера товарної позиції у загальних випадках відповідає організація, що володіє зокрема торговельною маркою.

20.03.2013 з метою отримання інформації про присвоєння Глобального номеру товарної позиції товарам 18 та 25 класів МКТП під знаком для товарів та послуг «ГАРАЖ» позивач звернувся із запитом до Асоціації «ДжіЕсІ Україна».

02.04.2013 Асоціація «ДжіЕсІ Україна» повідомила, що номер GTIN жодному з товарів 18 та 25 класів МКТП під знаком для товарів та послуг «ГАРАЖ» у трирічний період не присвоювався.

Господарський суд міста Києва, беручи до уваги перелік товарів і послуг, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ГАРАЖ», з огляду на призначення торговельної марки, межі її правової охорони, зміст прав власника свідоцтва та його обов'язок добросовісно користуватися правами, а також правові наслідки невикористання знака в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом більше трьох років (статті 1, 5, 16, 17, 18 Закону), у даному випадку вважає необхідним достроково частково припинити дію свідоцтва України № 53406 на знак для товарів і послуг «ГАРАЖ», володільцем якого є ТОВ «Нові Продукти», у частині його реєстрації для товарів 18 і 25 класів та послуг 35 класу МКТП.

Згідно з підпунктом 5 пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності.

Отже, оскільки позовні вимоги до Служби є похідними від вимоги до ТОВ «Нові продукти», то вони також підлягають задоволенню.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на Товариство.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Достроково частково припинити дію свідоцтва України № 53406 на знак для товарів і послуг «ГАРАЖ», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Нові Продукти» (01033, м. Київ, Спортивна площа, 3; ідентифікаційний код 33234957), у частині його реєстрації для товарів 18 і 25 класів та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про часткове дострокове припинення свідоцтва України № 53406 на знак для товарів і послуг «ГАРАЖ» в частині його реєстрації для товарів 18 і 25 класів та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Нові продукти» (01033, м. Київ, Спортивна площа, 3; ідентифікаційний код 33234957) на користь Гараж Інтернешнл Люкс Сарл (Garage International Lux Sarl; Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург, 1 Аллє Шеффер, Світ 2.05.1 L-2520) 1 147 (одну тисячу сто сорок сім) грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 05.07.2013.

Суддя О. Марченко