Рішення № 31561979, 27.05.2013, Господарський суд Харківської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2013 р.Справа № 922/995/13-г

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Інте Т.В.

при секретарі судового засідання Федоровой К.О.

розглянувши справу

за позовом ТОВ "ДИАД", м. Донецьк до ТОВ "Т Престиж", м. Харків про та зустрічним позовом до про зобов'язання припинити дії, що порушують права власника патенту ТОВ "Т Престиж", м. Харків ТОВ "ДИАД", м. Донецьк визнання права попереднього користувачаза участю представників сторін:

позивача - Орлова І.М., дов. б/н від 01.01.13 р.;

відповідача - Грішина Г.Б., дов. б/н від 19.03.13 р.;

ВСТАНОВИВ:

Позивач за первісним позовом - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДИАД" звернувся до господарського суду Харківської області з позовом, в якому просить суд (з урахуванням уточнень від 27.05.13 р., які були прийняті судом) зобов'язати відповідача за первісним позовом - Товариство з обмеженою відповідальністю "Т Престиж" припинити виготовлення, продаж, пропозицію для продажу, рекламу пекарського виробу "Медові візерунки"; вилучити з закладів торгівлі та знищити пекарський виріб "Медові візерунки"; за власний рахунок опублікувати в загальнодержавних засобах масової інформації відомості про порушення права власника патенту та зміст судового рішення щодо такого порушення. Витрати по сплаті судового збору в сумі 1147,00 грн. позивач за первісним позовом просить покласти на ТОВ "Т Престиж".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.03.13 р. порушено провадження у справі та призначено її розгляд на 25.03.13 р. о 12:00 год.

22.04.13 р. відповідач за первісним позовом через канцелярію суду надав уточнений відзив на позов, відповідно до якого проти задоволення позовних вимог заперечує в повному обсязі.

В обґрунтування своєї правової позиції відповідач за первісним позовом зазначив, що задовго до того як позивач за первісним позовом подав заявку на патентування промислового зразку - пекарський виріб "Медові соти", відповідач за первісним позовом здійснив значну і серйозну підготовку для початку виробництва пекарського виробу у вигляді "сетка", який своїм зовнішнім виглядом нагадує пекарський виріб "Медові соти". Крім того, обладнання для виробництва пекарського виробу у вигляді "сетка", яке придбав відповідач за первісним позовом та виробником якого є німецька фірма "Фрич", не є ексклюзивним і знаходиться у вільному продажу.

22.03.13 р. представник ТОВ "Т Престиж" - відповідача за первісним позовом надав через канцелярію суду зустрічну позовну заяву, в якій (з урахуванням уточнень від 23.05.13 р., які були прийняті судом) просить суд визнати за ТОВ "Т Престиж" право попереднього користування на кондитерський виріб "Медові візерунки" з зовнішнім виглядом "сетка", який є тотожнім з промисловим зразком "Медові соти".

Зустрічні позовні вимоги мотивовані тим, що задовго до того як позивач за первісним позовом подав заявку на патентування промислового зразку - пекарський виріб "Медові соти", відповідач за первісним позовом здійснив значну і серйозну підготовку для початку виробництва пекарського виробу у вигляді "сетка", який своїм зовнішнім виглядом нагадує пекарський виріб "Медові соти". Крім того, обладнання для виробництва пекарського виробу у вигляді "сетка", яке придбав відповідач за первісним позовом та виробником якого є німецька фірма "Фрич", не є ексклюзивним і знаходиться у вільному продажі. Тому відповідач за первісним позовом вважає, що йог дії співвідносяться з приписами ч. 1 ст. 22 ЗУ "Про охорону прав на промислові зразки".

Розглянувши зустрічну позовну заяву та додані до неї документи, суд визнав їх такими, що відповідають вимогам ст.ст. 1, 2, 3, 5, 10, 12, 21, 32 - 38, 45, 54-58 ГПК України, та ухвалою від 25.03.13 р. прийняв зустрічну позовну заяву ТОВ "Т Престиж" до сумісного розгляду разом із первісним позовом.

В судовому засіданні 23.04.13 р. була оголошена перерва до 30.04.13 р. для надання сторонами додаткових доказів.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 30.04.13 р., за клопотанням відповідача за первісним позовом, строк розгляду справи було продовжено по "27" травня 2013 року та відкладено розгляд справи на 13.05.13 р.

Представник позивача в судовому засіданні 27.05.13 р. підтримав первісний позов у повному обсязі, проти задоволення зустрічного позову заперечував та надав витяг із рішення адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 98-к від 30.04.13 р., для залучення до матеріалів справи.

Суд, дослідивши надані документи, долучає їх до матеріалів справи.

Представник відповідача за первісним позовом в судовому засіданні 27.05.13 р. проти задоволення первісного позову заперечував в повному обсязі та підтримав свої зустрічні позовні вимоги.

З'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

17.03.10 р. відповідач за первісним позовом уклав з ТОВ "Акрос Інженірінг" договір № 1203/10AI (а.с. 50-52) про придбання ТОВ "Т Престиж" комплекту устаткування згідно специфікації № 1 (а.с. 53), а саме - кондитерської лінії MULTICUT, виробником якої є німецька фірма "ФРИЧ". Загальна вартість устаткування складає гривневий еквівалент 631653,00 Євро (п. 2.2 договору в редакції додаткової угоди № 1 від 20.05.10 р.).

20.05.10 р. відповідач за первісним позовом уклав з ТОВ "Акрос Інженірінг" додаткову угоду № 1 (а.с. 83) до договору № 1203/10AI від 17.03.10 р., якою сторони договору доповнили комплект устаткування вказаний у специфікації, зокрема, додатковими вузлами для виробництва продукту "сіточка" з декором, виробництва шляхом складання, шов зверху. Під час судового засідання, яке відбулось 13.05.13 р., представник відповідача за первісним позовом, вказав про помилку у зазначеній додатковій угоді, а саме датою договору № 1203/10AI зазначено 12.05.10 р., в той час як вірною датою договору № 1203/10AI є 17.03.10 р. Відповідач за первісним позовом також зазначив, інші договори між ТОВ "Т Престиж" та ТОВ "Акрос Інженірінг" про придбання комплекту устаткування кондитерської лінії, не укладались.

30.11.10 р. між ТОВ "Акрос Інженірінг" та відповідачем за первісним позовом був складений акт прийому-передачі устаткування (а.с. 55), який був підписаний уповноваженими представниками сторін та скріплений печатками підприємств, та відповідно до якого, ТОВ "Акрос Інженірінг" передало, а ТОВ "Т Престиж" прийняло устаткування - кондитерську лінію MULTICUT.

З 14.11.11 р. позивач за первісним позовом - ТОВ "ДИАД" почало виготовляти печений виріб "Медові соти".

25.09.12 р. ТОВ "ДИАД" був зареєстрований промисловий зразок на пекарський виріб "Медові соти" та отриманий відповідний патент № 23718 (а.с. 11-13).

02.10.12 р. був зареєстрований товарний знак на пекарський виріб "Медові соти" та отримане свідоцтво на знак товарів та послуг № 164057 "Медовые соты" (а.с. 16-17).

Позивач за первісним позовом, в обґрунтування своїх вимог, зазначив, що у вересні 2012 року у торгівельних мережах Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської областях та АР Крим він виявив ідентичний печений виріб під назвою "Соти медові", виробником якого був ТОВ "Т Престиж", які повністю копіюють форму, зовнішній вигляд печеного виробу "Медові соти", який був зареєстрований ТОВ "ДИАД" в Державному реєстрі патентів України за № 23718 від 25.09.12 р.

23.10.12 р. позивач за первісним позовом направив на адресу відповідача за первісним позовом лист № 825 від 22.10.12 р. (а.с. 24) з проханням припинити реалізацію продукції, аналогічну тій, що запатентована позивачем за первісним позовом. Але відповідач на вказаний лист ніяким чином не відреагував, реалізацію виробу "Соти медові" не припинив.

Після зазначених обставин ТОВ "ДИАД" звернулось до господарського суду Харківської області з первісним позовом.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, суд виходить з наступного.

Відповідно до пунктів 3, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ч. 2 ст. 1 вищезазначеного Закону).

Пунктами 2, 4, 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака; свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з частинами першою та другою статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом; обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Запатентований промисловий зразок - промисловий зразок, на який видано патент (ч. 2 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Згідно зі ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту (частина 2 вищезазначеної статті).

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування). У цьому випадку володілець патенту на промисловий зразок не має права забороняти використання цього промислового зразка попереднім користувачем у силу Закону.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису (п. 6 ст. 5 вищезазначеного Закону).

Як свідчать матеріали справи, публікація відомостей про видачу позивачу за первісним позовом патенту № 23718 на пекарський виріб "Медові соти" відбулась 26.11.12 р., в той час, коли 17.03.10 р. відповідачем за первісним позовом було придбане устаткування - кондитерська лінія MULTICUT, яка використовується для виготовлення кондитерського виробу з зовнішнім виглядом "сіточка".

Суд вважає, що придбання ТОВ "Т Престиж" устаткування - кондитерської лінії MULTICUT, яка використовується для виготовлення кондитерського виробу з зовнішнім виглядом "сіточка", є значною і серйозною підготовкою для використання у майбутньому промислового зразка запатентованого ТОВ "ДИАД".

З матеріалів справи (а.с. 12, 31) вбачається, що у зовнішньому вигляді вироби ТОВ "Т Престиж" схожі із запатентованим ТОВ "ДИАД" промисловим зразком. Присутність суттєвих ознак запатентованого ТОВ "ДИАД" промислового зразка у зовнішньому вигляду виробу ТОВ "Т Престиж", сторонами по справі не заперечується. Факт схожості виробів сторін був також підтверджений судом під час судового засідання від 25.03.13 р., в яке сторони принесли зразки їх виробів.

Однак, враховуючи те, що відповідач за первісним позовом задовго до подання позивачем за первісним позовом до Державної служби інтелектуальної власності України заявки (яка була подана тільки 16.01.12 р.) здійснив значну і серйозну підготовку для використання промислового зразка запатентованого позивачем, уклавши договір № 1203/10AI від 17.03.10 р. про придбання устаткування - кондитерської лінії MULTICUT, суд прийшов до висновку про наявність у відповідача права попереднього користувача на кондитерський виріб з зовнішнім виглядом "сіточка".

Щодо заперечень позивача за первісним позовом, про ненадання відповідачем за первісним позовом доказів отримання за актом додаткового вузла для виробництва продукції "сіточка" та про неможливість виготовлення на придбаному устаткуванні виробів тотожних запатентованому зразку, суд зазначає про наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, додаткова угода № 1 до договору № 1203/10AI, якою доповнили комплект устаткування указаний у специфікації, зокрема, додатковими вузлами для виробництва продукту "сіточка" з декором була укладена 20.05.10 р. Видаткова накладна та акт приймання-передачі устаткування (а.с. 54-55), в яких зазначений комплект обладнання для кондитерського виробництва, були складені 30.11.10 р., тобто після підписання додаткової угоди № 1.

За таких обставин, суд вважає видаткову накладну та акт приймання-передачі устаткування від 30.11.10 р. належними та достатніми доказами отримання відповідачем додаткового вузла для виробництва продукції "сіточка".

Щодо неможливості виготовлення на придбаному відповідачем за первісним позовом устаткуванні виробів схожих з запатентованим зразком, суд зазначає, що вказані твердження позивача за первісним позовом ґрунтуються лише на припущеннях та не підтверджуються жодним з наданих доказів. Клопотання про призначення судової експертизи з метою підтвердження зазначених тверджень, позивачем за первісним позовом не заявлялись.

Щодо витягу із рішення адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 98-к від 30.04.13 р., на який позивач за первісним позовом посилається у своїх запереченнях на зустрічний позов, суд зазначає про наступне.

Зазначеним рішенням адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України було визнано, що ТОВ "Т Престиж" неправомірно використовувало з травня 2012 року позначення "Соти медові", схожого зі знаком для товарів та послуг "Медовые соты", власником якого є ТОВ "ДИАД", та стягнуто з ТОВ "Т Престиж" штраф у розмірі 17000,00 грн., тобто, в цьому рішенні йдеться саме про неправомірне використання відповідачем за первісним позовом саме найменування виробу "Соти медові", яке було змінено останнім на "Медові візерунки" 01.11.12 р., що підтверджується розпорядженням № 1/01-11ОД від 01.11.12 р.

Суд зазначає, що факт використання ТОВ "Т Престиж" до 01.11.12 р. позначення "Соти медові", схожого зі знаком для товарів та послуг "Медовые соты", не заперечується відповідачем за первісним позовом.

На підставі викладеного, враховуючи те, що відповідач за первісним позовом задовго до подання позивачем за первісним позовом до Державної служби інтелектуальної власності України заявки (яка була подана тільки 16.01.12 р.) здійснив значну і серйозну підготовку для використання промислового зразка запатентованого позивачем, уклавши договір № 1203/10AI від 17.03.10 р. про придбання устаткування - кондитерської лінії MULTICUT, суд, вважає за необхідне, зустрічний позов задовольнити та визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "Т Престиж" право попереднього користування на кондитерський виріб "Медові візерунки" з зовнішнім виглядом "сіточка", який є тотожнім з промисловим зразком "Медові соти".

Щодо первісного позову, суд зазначає про наступне.

Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (п. 66 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності").

За таких обставин, враховуючи визнання судом за ТОВ "Т Престиж" право попереднього користування на кондитерський виріб "Медові візерунки" з зовнішнім виглядом "сіточка", який є тотожнім з промисловим зразком "Медові соти", позовні вимоги позивача за первісним позовом є позбавленими фактичного та правового обґрунтування, такими, що не відповідають нормам чинного законодавства, у зв'язку з ненаданням доказів в підтвердження обставин, викладених у позові, що порушує умови ст. 33 ЦК України, згідно якої, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог і заперечень та подати відповідні докази.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат суд керується ст. 49 ГПК України. У спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: при задоволенні позову - на відповідача; при відмові в позові - на позивача; при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Таким чином, витрати по сплаті судового збору за подання зустрічного позову покладаються на позивача за первісним позовом. Витрати по сплаті судового збору понесені ТОВ "ДИАД" за подання первісного позову, у зв'язку з відмовою у первісному позові, відшкодуванню не підлягають.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1, 2, 4, 12, 15, 22, 33, 43, 44, 49, 82-85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

В задоволенні первісного позову відмовити.

Зустрічний позов задовольнити.

Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "Т Престиж" (61157, м. Харків, вул. Власенка, буд. 16, кв. 5, код ЄДРПОУ 34955200) право попереднього користування на кондитерський виріб "Медові візерунки" з зовнішнім виглядом "сіточка", який є тотожнім з промисловим зразком "Медові соти".

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ДИАД" (83117, м. Донецьк, вул. Бахметьєва, 46, код ЄДРПОУ 30701488) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Т Престиж" (61157, м. Харків, вул. Власенка, буд. 16, кв. 5, код ЄДРПОУ 34955200) витрати по сплаті судового збору за подання зустрічного позову в сумі 1147,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 31.05.2013 р.

Суддя Інте Т.В.