Рішення № 3138574, 07.10.2008, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 21/149

07.10.08

За позовом: Компанії „Дегусса АГ”;

до: Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України (відповідач 1);

ДП „Калуський дослідно-експериментальний завод”

Інституту хімії поверхні Національної академії наук України (відповідач 2);

про: визнання недійсним свідоцтва України № 48908.

Суддя Мандриченко О.В.

Представники:

від позивача: Радомський В.С., представник, довіреність б/н від 13.07.2006 р.;

Полачек С.Й., представник, довіреність б/н від 13.07.2006 р.;

від відповідача1 : не з’явились;

від відповідача 2: не з’явились;

На підставі статті 77 ГПК України у справі оголошувалась перерва з 11.10.2006р. до 06.11.2006р.; справа була відкладена слуханням з 06.11.2006р. до 23.11.2006р.; з 15.07.2008р. по 09.09.2008р.; з 09.09.2008р. по 07.10.2008р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить визнати свідоцтво України № 48908 на знак „Асил Asil”, зареєстрований на ім’я відповідача 2, недійсним повністю; зобов’язати відповідача 1 внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 48908 на знак „Асил Asil” недійсним повністю та здійснити відповідну публікацію у офіційному бюлетені „Промислова власність”; заборонити відповідачеві 2 використовувати позначення на знак „Асил Asil” та його складові елементи „Асил” та на знак „Asil” окремо для маркування товарів 1 класу МКТП; зобов’язати відповідача 2 припинити наносити позначення „Асил” та на знак „Asil” на упаковку хімічної продукції, зокрема, кременезів, пропонувати вказані товари з нанесеними позначеннями для продажу та здійснювати їх продаж з мотивів, вказаних у позовній заяві.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.04.2006р. призначено у справі судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності.

Він Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов висновок № 32 судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності від 23.08.2006 р. по справі № 21/129.

Відповідно до п.п. 9.2 роз’яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/424 від 11.11.1998 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” зазначено, що повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Оскільки відповідачем 2 по справі подано письмове обґрунтоване клопотання про призначення повторної експертизи та з урахуванням керівних роз’яснень ВГСУ, відповідно до вимог ст. 42 ГПК України, суд прийшов висновку про задоволення клопотання відповідача 2 та ухвалою від 23.11.2006р. у даній справі призначено повторну судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності АПН України.

Дана справа знаходилась у провадженні судді Господарського суду м. Києва –Шевченка Е.О.

Розпорядженням заступника Голови Господарського суду м. Києва від 18.06.2008р. справа № 21/149 передана для подальшого розгляду судді Мандриченку О.В.

Відповідач 2 у наданому відзиві на позов позовні вимоги позивача заперечував, у задоволенні позову просив відмовити, посилаючись на те, що опис знака, що надав позивач у відповідності до заявки та опису знака відповідача 2 підтверджує, що позначення знаків позивача і відповідача 2 відмінні і по звучанню і по зображенню, і по застосованому шрифту, і по суті.

Представники позивача у судовому засіданні та у поданих до суду 03.10.2008р. письмових поясненнях позовні вимоги підтримали, просять позов задовольнити в повному обсязі.

Відповідачі у справі повноважних представників у судове засідання не направили. Керуючись статтею 75 ГПК України, господарський суд вважає за можливе розглянути позовну заяву позивача за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників позивача, всебічно і повно з’ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд,—

В С Т А Н О В И В:

Позивач є власником свідоцтва України № 863 знака „Aerosil” для маркування хімічних товарів 1 класу МКТП, а саме: клас 1 –продукти кремнієвої кислоти для промислових цілей. Заявку № 88182/SU на зазначену торгівельну марку позивач подав 11.02.1980 р. Дата реєстрації даного знаку для товарів і послуг 15.07.1993р.

Надалі відповідачем 1 24.12.1999 р. було зареєстровано зміни адреси власника; до 11.02.2010 продовжено дію свідоцтва на знак для товарів і послуг; 12.08.2004 внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни адреси власника.

Також, позивач є власником свідоцтва України № 37716 знака „Аеросил” для маркування хімічних товарів класів 1, 2, 17 МКТП, а саме: клас 1 –хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, сільському господарстві, садівництві та лісівництві, зокрема синтетичні кремнієві кислоти, як наповнювачі для пластмас, гуми та гумозамінників, як добавки до хімікалій для запобігання затвердіння, підвищення плинності (текучості), згущення рідини; клас 2 –згущувальні та тиксотропічні засоби для фарб та лаків; клас 17 –ізоляційні матеріали на основі синтетичних кремнієвих кислот. Заявку № 98083230 на зазначену торгівельну марку позивач подав 13.08.1998 р. Дата реєстрації даного знаку для товарів і послуг 15.03.2004р.

Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано торговельну марку „Асил Asil” для товарів класу 1 МКТП, а саме: клас 1 –хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісництві; хімікати промислові; пірог енний діоксид кремнію (кремнезем), а також його модифіковані форми, що належать до 1 класу.

Відповідачем 1 видано відповідачу 2 свідоцтво України № 48908.

Заявку № 2003032962 на реєстрацію знака „Асил Asil” до відповідача 1 відповідачем 2 подана 25.03.2005 р., тобто, пізніше, ніж подано заявки позивачем (11.02.1980 р. та 13.08.1998 р.). Дата реєстрації даного знака для товарів і послуг за відповідачем 1 15.04.2005 р., що також є пізніше, ніж дата реєстрації знака для товарів і послуг за позивачем (15.07.1993р. та 15.03.2004р.).

Причиною спору в даній справі стало питання про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 48908 від 15.04.2005 р. „Асил Asil”, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України Державному підприємству „Калуський дослідно-експериментальний завод” Інституту хімії поверхні Національної академії наук України з підстав невідповідності оскаржуваного позначення умовам надання правової допомоги.

Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджені в засіданні суду докази, господарський суд вважає позовні вимоги Компанії „Дегусса АГ” обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню. При цьому, господарський суд виходить з наведеного нижче.

Частиною 1 статті 494 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Відповідно до ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законодавством.

Пунктом 3 Постанови Пленуму Верховної Ради України „Про введення в дію Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачено, що відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання заявки на спірну торговельну марку (25.03.2005 р.) був чинним Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” з останніми змінами від 22.05.2003р.

Згідно ст. 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 2 зазначеного Закону передбачено, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

З метою з’ясування питань чи є позначення „Асил Asil” за свідоцтвом № 48908 схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням „Aerosil” за свідоцтвом України № 863 та позначення „Аеросил” за свідоцтвом України № 37716, а також чи можливе внаслідок його використання введення в оману споживачів стосовно виробника товарів чи особи, що надає послуги, необхідні спеціальні знання, Господарським судом м. Києва ухвалою від 04.04.2006 р. була призначена судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності.

Із висновку № 32 від 23.08.2006 р. судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності вбачається, що: 1) знак для товарів і послуг „Асил Asil”, що охороняється свідоцтвом України № 48908 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг „Аеросил”, що належить позивачеві на підставі свідоцтва № 37716 від 15.03.2004 р. щодо товарів та послуг для яких зареєстровані конкуруючі позначення; 2) знак для товарів і послуг „Асил Asil”, що охороняється свідоцтвом України № 48908 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг „Aerosil”, на підставі свідоцтва України № 863 і може ввести в оману споживачів стосовно виробника товарів чи особи, що надає послуги.

Відповідно до п.п. 9.2 роз’яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/424 від 11.11.1998 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” зазначено, що повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Оскільки відповідачем 2 по справі подано письмове обґрунтоване клопотання про призначення повторної експертизи та з урахуванням керівних роз’яснень ВГСУ, відповідно до вимог ст. 42 ГПК України, суд прийшов висновку про задоволення клопотання відповідача 2 та ухвалою від 23.11.2006р. у даній справі призначено повторну судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності АПН України.

На вирішення експертів судом поставлено наступні питання:

1. Чи є позначення „Асил Asil”, що охороняється свідоцтвом України № 48908 схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням „Аеросил”, що належить позивачеві на підставі свідоцтва № 37716 від 15.03.2004 р. щодо товарів та послуг для яких зареєстровані конкуруючі позначення?

2. Чи є позначення „Асил Asil”, що охороняється свідоцтвом України № 48908 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг „Aerosil”, на підставі свідоцтва України № 863 від 15.07.1993 р. з продовженням дії свідоцтва до 11.02.2010 р. щодо товарів та послуг для яких зареєстровані конкуруючі позначення?

3. Чи може використання знаку „Асил Asil”, що охороняється свідоцтвом України „ 48908, ввести в оману споживачів стосовно виробника товарів чи особи, що надає послуги?

Із висновку № 255 від 22.05.2008р. повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності вбачається, що: 1) при певних умовах використання знак для товарів і послуг „Асил Asil”, що охороняється свідоцтвом України № 48908 від 15.04.2005р., є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг „Аеросил”, за свідоцтвом України № 37716 від 15.03.2004р.; 2) при певних умовах використання знак для товарів і послуг „Асил Asil”, що охороняється свідоцтвом України № 48908 від 15.04.2005р., є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг „Аеросил”, на підставі свідоцтва України № 863 від 15.07.1993 р.; 3) внаслідок часткової фонетичної та сематичної схожості, а також повної графічної та кольорової схожості при нанесенні його на упаковку використання знаку для товарів та послуг „Асил Asil”, що охороняється свідоцтвом України № 48908 від 15.04.2005р., може ввести в оману споживачів стосовно виробника товарів чи особи, що надає послуги.

Відповідно до пп. „а” п. 1 ст. 19 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень (ст. 33 ГПК України).

З урахуванням матеріалів справи, висновку судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 255 від 22.05.2008р., а також того, що відповідачем 1 та відповідачем 2 не надано доказів, які б спростовували висновки експертизи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Компанії „Дегусса АГ” про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 48908 на знак „Асил Asil” є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, оскільки позначення „Асил Asil” за свідоцтвом України № 48908 від 15.04.2005р. є схожим з позначеннями „Аеросил” за свідоцтвом України № 37716 та „Aerosil” за свідоцтвом України № 863 настільки, що може ввести в оману споживачів стосовно виробника товарів чи особи, що надає послуги, а також знак для товарів і послуг „Асил Asil”, що охороняється свідоцтвом України № 48908 можна сплутати із позначенням „Аеросил”, за свідоцтвом України № 37716 та із позначенням „Aerosil” за свідоцтвом України № 863, внаслідок чого, позначення не відповідає умовам надання правової охорони.

Окрім того, враховуючи те, що п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 10 від 10.01.2002 р. встановлено, що у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості відповідно до п. 1.3 даного Положення Держдепартамент повинен опублікувати в офіційному бюлетені „Промислова власність”, то позовні вимоги позивача щодо здійснення публікації в офіційному бюлетені „Промислова власність” про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг в частині визнання недійсним свідоцтва України № 48908 також підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої - п'ятої статті 13 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 49 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідача 1.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 43, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,—

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України № 48908 від 15.04.2005р. на знак „Асил Asil”, зареєстрований на ім’я Державного підприємства „Калуський дослідно-експериментальний завод” Інституту хімії поверхні Національної академії наук України недійсним повністю.

3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680 МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45, код ЄДРПОУ 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання свідоцтва України № 48908 на знак „Асил Asil” недійсним повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені „Промислова власність”. Видати наказ.

4. Заборонити Державному підприємству „Калуський дослідно-експериментальний завод” Інституту хімії поверхні Національної академії наук України (77308, Івано-Франківська обл., м. Калуш, 11, А/С 8, код ЄДРПОУ 5540209) використовувати позначення „Асил Asil” та його складові елементи „Асил” та „Asil” окремо для маркування товарів 1 класу МКТП. Видати наказ.

5. Зобов’язати Державне підприємство „Калуський дослідно-експериментальний завод” Інституту хімії поверхні Національної академії наук України (77308, Івано-Франківська обл., м. Калуш, 11, А/С 8, код ЄДРПОУ 5540209) припинити наносити позначення „Асил Asil” та його складові елементи „Асил” та „Asil” на упаковку хімічної продукції, зокрема, кремнеземів, пропонувати вказані товари з нанесеними позначеннями для продажу та здійснювати їх продаж. Видати наказ.

6. Стягнути з Державного підприємства „Калуський дослідно-експериментальний завод” Інституту хімії поверхні Національної академії наук України (77308, Івано-Франківська обл., м. Калуш, 11, А/С 8, код ЄДРПОУ 5540209) на користь Компанії „Дегусса АГ” (Degussa) (Bennigsenplatz 1, D-40474 Dusseldorf, Germany) 85 (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. витрат по сплаті держмита, 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ.

7. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

8. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя

О.В. Мандриченко