Рішення № 3138512, 20.01.2009, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 12/371

20.01.09

За позовом Компанії Сагмел Інк. (США)

До 1) Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти та науки України

2) Закритого акціонерного товариства “Фармацевтична фірма “Дарниця”

Про визнання частково недійсним Свідоцтва України № 46007 на знак для товарів та послуг

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача: Сороколат Г.В. –предс. (дов. б/н від 02.12.2008 р.)

Від відповідачів: 1) Сиклітенко В.В. –предст. (дов. № 16-08/2465 від 04.06.2007 р.)

2) не з'явився

Обставини справи:

Компанія Сагмел Інк. (далі по тексту позивач) звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі по тексту відповідач-1) та Закритого акціонерного товариства “Фармацевтична фірма “Дарниця” (далі по тексту позивач-2) про визнання недійсним частково Свідоцтва України № 46007 на знак для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, а саме щодо товарів та послуг класів 5, 35 МКТП, а також про внесення до Державного Реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відповідних змін та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що знак “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 не відповідає умовам надання правової охорони, а саме є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням “НАЗОЛ” за Свідоцтвом України № 45861 та позначенням “NAZOL” за Свідоцтвом України № 15885, які були зареєстровані раніше для однорідних та споріднених товарів; крім того, вищевказані знаки є схожими настільки, що існує можливість введення в оману споживачів щодо виробника відповідних товарів.

Ухвалою суду від 25.06.2005 р. за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження по справі № 12/371 та призначено розгляд справи на 27.07.2005 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.07.2005 р. розгляд справи було відкладено на 18.08.2005 р. за клопотанням представників відповідачів для підготовки відзиву по справі.

Ухвалою Першого заступника голови Господарського суду м. Києва Бачуна О.В. від 22.08.2005 р. строк вирішення спору було продовжено на один місяць в зв’язку з хворобою судді Прокопенко Л.В.

За розпорядженням Голови Господарського суду м. Києва від 16.09.2005 р. з метою запобігання затягуванню розгляду справи, справу № 12/371 було передано до провадження судді Шевченко Е.О.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.09.2005 р. розгляд справи призначено на 06.10.2005 р.

В судовому засіданні 06.10.2005 р. відповідач-1 проти заявлених позовних вимог заперечував та просив у задоволенні позовних вимог відмовити, посилаючись на те, що експертиза заявки № 20031112480 встановила, що позначення “НАЗОЛІН” відповідає умовам надання правової охорони та позначення “НАЗОЛІН” не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками “НАЗОЛ” та “NAZOL”. Протилежного позивач належними засобами доказування не довів.

Відповідач-2 проти заявлених позовних вимог заперечував та просив в задоволенні позовних вимог відмовити, посилаючись в обґрунтування своїх заперечень на те, що використання всіх трьох позначень не може ввести в оману споживачів щодо виробника товару 5 класу МКТП, оскільки ліки мають різну упаковку, крім того, знаки позивача та відповідача-2 мають різне смислове навантаження (різні за семантикою).

Позивач підтримав заявлені позовні вимоги та заявив клопотання про призначення по справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Харківському НДІ судових експертиз.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.10.2005 р. по справі призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження по справі зупинено до надання висновків судової експертизи.

25.10.2006 р. до Господарського суду м. Києва надійшли Висновки судової експертизи № 327 від 20.10.2006 р., в зв’язку з чим провадження у справі поновлено і розгляд справи призначено на 27.11.2006 р.

В судовому засіданні відповідач-2 надано заперечення на експертний висновок № 327 та подав клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, яку він просить доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності АПН України.

Ухвалою Господарського суду від 27.11.2006 р. було призначено повторну судову експертизу, проведення якої було доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності АПН України, провадження по справі зупинено до надання висновків судової експертизи.

28.12.2007 р. до Господарського суду м. Києва надійшли Висновки судової експертизи № 254 від 25.12.2007 р., в зв’язку з чим провадження у справі поновлено і розгляд справи призначено на 15.01.2008 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.01.2008 р. відкладено слухання та призначено розгляд справи на 12.02.2008 р., викликано в судове засідання експертів, співробітників Київського Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності АПН України О.Ф. Дорошенко та Т. Васьковську для дачі роз’яснень щодо Висновків експертизи № 254.

В судових засіданнях 12.02.2008 р. та 05.03.2008р. оголошувалися перерви.

Позивачем подано клопотання про призначення повторної судової експертизи, яке обґрунтовано тим, що Висновки судової експертизи № 254 є необґрунтованими в частині проведеного дослідження, а також неповними в частині не дослідження питання про однорідність товарів 5 та 35 класів МКТП щодо конкуруючих позначень.

Відповідач-2 проти призначення повторної судової експертизи заперечував та просив суд у задоволенні клопотання відмовити.

Позивачем у справі також подано клопотання про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони відповідачу-1 вносити до реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відомості щодо передачі права власності на знак “НАЗОЛІН” (Свідоцтво України № 46007), вносити до реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відомості щодо відмови від знака “НАЗОЛІН” (Свідоцтво України № 46007), та заборону відповідачу-2 повністю або частково передавати права власності на знак для товарів та послуг “НАЗОЛІН” (Свідоцтво України № 46007).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.03.2008 р. у задоволенні клопотання про вжиття заходів забезпечення позову відмовлено, провадження у справі № 12/371 зупинено та призначено по справі судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності.

15.10.2008 р. до Господарського суду м. Києва надійшли Висновки судової експертизи № 27/08 від 06.10.2008 р., проведеної Центром судових експертиз з питань інтелектуальної власності.

За розпорядженням Голови Господарського суду м. Києва від 22.10.2008 р. № 01-1/561 “Про передачу справи”, справу № 12/371 передано на розгляд судді Прокопенко Л.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.10.2008 р. провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 19.11.2008 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.11.2008 р. задоволено клопотання відповідача-2 про відкладення розгляду справи, у зв’язку з чим розгляд справи відкладено до 10.12.2008 р.

У судовому засіданні 10.12.2008 р. оголошено перерву до 17.12.2008 р.

15.12.2008 р. відділом діловодства Господарського суду м. Києва отримано від позивача заяву про уточнення позовних вимог, а саме: 1) визнати частково недійсним свідоцтво України № 46007 на знак для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, а саме щодо товарів 5 класу МКТП; 2) зобов’язати Держдепартамент інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”; 3) зобов’язати відповідача-2 відшкодувати судові витрати, а саме: державне мито, вартість проведених судових експертиз та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.12.2008 р. розгляд справи відкладено на 20.01.2009 р. з метою надання відповідачами відзиву на уточнені позовні вимоги.

В судове засідання 20.01.2009 р. з’явилися представники сторін, які були належним чином повідомлені про час і місце засідання суду.

В судовому засіданні 20.01.2009 р. оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Розглянувши подані учасниками процесу документи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши Висновки судових експертиз по справі, суд,-

ВСТАНОВИВ:

15.12.2004 р. відповідач-1 здійснив державну реєстрацію знака для товарів та послуг “НАЗОЛІН” та видав Свідоцтво України № 46007 на ім’я відповідача-2.

Позивач вважає, що зазначене Свідоцтво видане з порушенням його прав, знак “НАЗОЛІН” не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” (далі по тексту Закон).

Свої позовні вимоги позивач мотивує тим, що на позначення “НАЗОЛІН” поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, оскільки позначення “НАЗОЛІН” є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками: “ NAZOL” за Свідоцтвом України № 15885 та “НАЗОЛ” за Свідоцтвом України № 45861, раніше зареєстрованими в Україні на ім’я позивача для однорідних товарів 5 класу МКТП. Позначення “НАЗОЛІН” є таким, що може ввести в оману щодо виробника препарату, тобто стосовно особи позивача.

Вказані обставини підтверджуються наступним.

Позивач є власником знаків на товари та послуги: “ NAZOL” за Свідоцтвом України № 15885 (дата реєстрації 15.09.2000 р.) та “НАЗОЛ” за Свідоцтвом України № 45861 (дата реєстрації 15.09.2004 р.), правова охорона яких у відношенні товарів 5 класу МКТП поширена на територію України у повному обсязі з дати здійснення вказаних реєстрацій.

Позивач вважає, що при реєстрації Свідоцтва України № 46007 були допущені такі порушення Закону: не дотримано вимог п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” № 3689-XII від 15.09.1993 з подальшими змінами та доповненнями, чинного на дату подання заявки на реєстрацію знака «НАЗОЛІН», якою є 26.11.2003 р.

Відповідач-1 заперечує на тій підставі, що експертиза заявки на видачу Свідоцтва України на знак “НАЗОЛІН” була проведена відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Держпатенту № 116 від 28.07.1995 р. (в редакції наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997 р.), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за № 416/2220 від 22.09.1997 р. (далі по тексту Правила). Так, експертизою заявки було встановлено відповідність позначення “НАЗОЛІН” умовам надання правової охорони, знак “НАЗОЛІН” не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками “ NAZOL” та “НАЗОЛ” за Свідоцтвами України № 15885 та 45861.

Відповідач-2 заперечує проти позову на тій підставі, що знаки позивача та знак відповідача-2 не мають семантичної схожості, крім того, препарат під знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН” виробляється вітчизняним виробником у формі крапель, натомість як товари позивача під знаками для товарів та послуг “НАЗОЛ” та “NAZOL” виробляє іноземний виробник у формі спрею. Також, як стверджує відповідач-2, товарний знак “НАЗОЛІН” використовується виробником для товарів 5 класу на упаковці у кольоровому виконанні, яка вміщує окремі графічні елементи разом із своїм фірмовим найменуванням “ДАРНИЦЯ” та “fD” та на упаковці зазначено комерційне найменування виробника товару.

Для вирішення справи по суті необхідно визначити, чи є знак “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів та послуг “ NAZOL” та “НАЗОЛ” за Свідоцтвами України № № 15885 та 45861.

Також для вирішення справи слід встановити, чи є знак для товарів та послуг “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Оскільки вказані питання належать до предмета доказування по даній справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом було призначено проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставлені наступні питання:

1) Чи є позначення “NAZOL”, що охороняється Свідоцтвом № 15885, схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням - знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, який належить відповідачеві-2 згідно Свідоцтва № 46007 за семантичними, орфографічними та фонетичними критеріями?

2) Чи є позначення “НАЗОЛ”, що охороняється Свідоцтвом № 45861, схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням - знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, який належить відповідачеві-2 згідно Свідоцтва № 46007 за семантичними, орфографічними та фонетичними критеріями?

3) Чи є спорідненими товари, для яких зареєстровані у 5 класі МКТП знаки для товарів та послуг за Свідоцтвом № 15885 та за Свідоцтвом № 45861 із товарами, для яких зареєстрований знак за Свідоцтвом № 46007?

4) Чи існує можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, в результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаками для товарів і послуг, що охороняються Свідоцтвами № № 15885, 45861 та товарів, які марковані знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом № 46007?

Відповідно до Висновків судової експертизи інтелектуальної власності № 327, проведених Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз позначення “NAZOL”, що охороняється Свідоцтвом України № 15885, є схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 за звуковими (фонетичними), графічними (візуальними) та смисловими (семантичними) ознаками.

Позначення “НАЗОЛ”, що охороняється Свідоцтвом України № 45861 є схожими настільки, що їх можна сплутати з позначенням “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 за звуковими (фонетичними), графічними (візуальними) та смисловими (семантичними) ознаками.

Товари, для яких зареєстровані у 5 класі МКТП знаки для товарів і послуг за Свідоцтвом № 15885 та за Свідоцтвом № 45861 із товарами, для яких зареєстрований знак за Свідоцтвом № 46007 є спорідненими. В результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаками для товарів і послуг, що охороняються Свідоцтвами № № 15885, 45861 та товарів, які марковані знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом № 46007 існує можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги.

Відповідно до п.п. 9.2. Роз’яснень Вищого Господарського суду України № 02-5/424 від 11.11.1998 р. “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” (із змінами та доповненнями; далі по тексту Роз’яснення ВГС України), повторна експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності.

За клопотанням відповідача-2 про проведення повторної судової експертизи було призначено проведення повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності АПН України; на вирішення експертів були поставлені наступні питання:

1) Чи є позначення “NAZOL”, що охороняється Свідоцтвом № 15885, схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням - знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, який належить відповідачеві-2 згідно Свідоцтва № 46007 за семантичними, орфографічними та фонетичними критеріями?

2) Чи є позначення “НАЗОЛ”, що охороняється Свідоцтвом № 45861, схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням - знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, який належить відповідачеві-2 згідно Свідоцтва № 46007 за семантичними, орфографічними та фонетичними критеріями?

3) Чи є спорідненими товари, для яких зареєстровані у 5 класі МКТП знаки для товарів та послуг за Свідоцтвом № 15885 та за Свідоцтвом № 45861 із товарами, для яких зареєстрований знак за Свідоцтвом № 46007?

4) Чи існує можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, в результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаками для товарів і послуг, що охороняються Свідоцтвами №№ 15885, 45861 та товарів, які марковані знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом № 46007?

Відповідно до Висновків № 254 повторної судової експертизи, проведеної Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності АПН України знак для товарів та послуг “НАЗОЛ” за Свідоцтвом України № 45861 є схожим зі знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 за семантичними, графічними та частково фонетичними критеріями, але з урахуванням специфіки товарів та шляхів їх розповсюдження, знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати. Знак “NAZOL” за Свідоцтвами України № 15885 є схожим зі знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 за семантичними та частково за фонетичними критеріями та не схожим за графічними критеріями. З урахуванням специфіки товарів та шляхів їх розповсюдження, знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати. Товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів та послуг за Свідоцтвами України №№ 15885, 45861 та № 46007 є однорідними. Присутність на фармацевтичному ринку продукції, що маркована позначеннями “НАЗОЛ” та “NAZOL”, виробником якої є американська компанія фірми Сагмел. Інк., не може ввести в оману споживачів стосовно продукції, яка маркована позначенням “НАЗОЛІН” виробництва ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”.

Відповідно до п.п. 9.2. Роз’яснень ВГС України повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

За клопотанням позивача про проведення повторної судової експертизи на підставі того, що експертний Висновок № 254 містить суттєві недоліки як за формальними ознаками, так і по суті, а тому є необґрунтованим та суперечливим, судом було призначено проведення повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої покладено на Центр судових експертиз питань інтелектуальної власності. На вирішення експертів були поставлені наступні питання:

1) Чи є позначення “NAZOL”, що охороняється Свідоцтвом № 15885, схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням - знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, який належить відповідачеві-2 згідно Свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 46007 за семантичним, орфографічним та фонетичним критерієм?

2) Чи є позначення “НАЗОЛ”, що охороняється Свідоцтвом № 45861, схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням - знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, який належить відповідачеві-2 згідно Свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 46007 за семантичним, орфографічним та фонетичним критерієм?

3) Чи є спорідненими товари, для яких зареєстровані у 5 класі МКТП знаки для товарів та послуг за Свідоцтвом № 15885 та за Свідоцтвом № 45861 із товарами та послугами, для яких зареєстрований знак за Свідоцтвом № 46007?

4) Чи існує можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, в результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаками для товарів та послуг, що охороняються Свідоцтвами №№ 15885, 45861 та товарів і послуг, які марковані знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом № 46007?

Згідно Висновків № 27/08 Центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності, позначення “NAZOL”, що охороняється за Свідоцтвом № 15885, є схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням –знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, який належить відповідачеві-2 згідно Свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 46007. Позначення “НАЗОЛ”, що охороняється за Свідоцтвом № 45861, є схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням –знаком для товарів та послуг “НАЗОЛІН”, який належить відповідачеві-2 згідно Свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 46007. Товари, для яких зареєстровані у 5 класі МКТП знаки для товарів та послуг за Свідоцтвом № 15885 та за Свідоцтвом № 45861 із товарами та послугами, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом № 46007 є спорідненими. В результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаками для товарів та послуг, що охороняються Свідоцтвами №№ 15885, 45861 та товарів і послуг за Свідоцтвом № 46007 існує можливість введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу.

Проаналізувавши матеріали справи, пояснення представників сторін, дослідивши висновки судових експертиз, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону, зокрема, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг.

Відповідно до абз. 5 п. 3. Постанови Верховної Ради України № 3771-XII від 23.12.1993 р. “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знакам умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У вирішенні спорів, пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене положення, ухвалами від 06.10.2005 р., від 27.11.2006 р. та від 12.03.2008 р. призначено проведення експертиз об’єктів інтелектуальної власності, проведення яких доручено уповноваженим установам.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до абз. 2 п. 4.3.2.6. Правил при встановленні схожості позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Суд, приймаючи до уваги висновок судової експертизи № 254 від 25.12.2007 р. та погоджуючись з висновками судових експертиз № 327 від 20.10.2006 р. та № 27/08 від 06.10.2008 р., вважає встановленим той факт, що позначення “НАЗОЛ” за Свідоцтвом України № 45861 та “NAZOL” за Свідоцтвом України № 15885 є схожими з позначенням “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 за звуковими (фонетичними), графічними (візуальними) та смисловими (семантичними) критеріями настільки, що їх можна сплутати між собою.

Суд встановив, що знаки позивача, зареєстровані для товарів 5 класу МКТП, а саме: знак для товарів та послуг “NAZOL” за Свідоцтвом України № 15885 зареєстровано для наступних товарів 5 класу МКТП: “лікарські препарати для медичних цілей: фармацевтичні препарати”; знак для товарів та послуг “НАЗОЛ” за Свідоцтвом України № 45861 зареєстровано для наступних товарів 5 класу МКТП: “фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев’язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу”.

Суд встановив, що знак для товарів та послуг “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007, що належить відповідачу-2, зареєстровано для наступних товарів 5 класу МКТП: “фармацевтичні препарати; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; пігулки (пілюлі), капсули, мазі, таблетки на фармацевтичні потреби”.

Відповідно до абз. 3 п. 4.3.2.5. Правил для встановлення однорідності товарів або товарів і послуг слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Суд, виходячи з Висновків судових експертиз № 327 від 20.10.2006 р., № 254 від 25.12.2007 р. та № 27/08 від 06.10.2008 р., вважає встановленим, що товари, для яких зареєстровано знаки у 5 класі МКТП за Свідоцтвом України № 15885 на знак “NAZOL ” та за Свідоцтвом України № 45861 на знак “НАЗОЛ”, є однорідними з товарами для яких зареєстрований знак “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007.

Відповідно до п. 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Беручи до уваги Висновки судових експертиз № 327 від 20.10.2006 р. та № 27/08 від 06.10.2008 р., суд приходить до висновку, що підставою виникнення у споживача асоціацій про належність знаку відповідача-2 “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 позивачу, який є власником знаків NAZOL” та “НАЗОЛ”, є схожість знаків настільки, що їх можна сплутати, та однорідність товарів, для яких зареєстровані знаки відповідача-2 та позивача. Імовірність введення споживача в оману стосовно особи власника знака залежить від самої подібності знаків до ступеню змішування та застосування знаку для однорідних товарів та послуг.

Таким чином, на підставі вивчених матеріалів справи, результатів проведених судових експертиз (експертні висновки № 327, № 254, № 27/08) та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що знак “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 не відповідав на дату реєстрації умовам надання правової охорони.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовної вимоги щодо визнання недійсним частково Свідоцтва України № 46007 на знак для товарів та послуг “НАЗОЛІН” у частині товарів 5 класу МКТП.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 49 ГПК України стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує мито за рахунок другої сторони. Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрат на інформаційно-технічне забезпечення процесу та інші витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються при задоволенні позову на відповідача.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.10.2005 р. та ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.03.2008 р. на позивача було покладено обов’язок провести попередню оплату за проведення експертиз об’єктів інтелектуальної власності. Позивачем було надано належні докази оплати за проведення судових експертиз у розмірі 17 123, 04 грн. За таких обставин витрати за проведення судових експертиз в розмірі 17 123, 04 грн. покладаються на відповідача-2.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати частково недійсним Свідоцтво України № 46007 на знак для товарів та послуг "НАЗОЛІН", а саме щодо товарів 5 класу МКТП.

3. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код 21716978, р/р №2600401457 у АБ «Брокбізнесбанк», м. Київ, МФО 300249) внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг, а саме стосовно визнання частково недійсним свідоцтва № 46007 на знак для товарів та послуг "НАЗОЛІН" щодо товарів 5 класу МКТП, і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Закритого акціонерного товариства “Фармацевтична фірма “Дарниця” (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, р/р 26001028189414 у Дарницькому відділенні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк», МФО 322012, код 00481212, а у випадку відсутності коштів –з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь Компанії Сагмел Інк. (1580 Саус Мілвокі Авеню, Сьют 415, Лібертівілль, IL 60048, США) 85 (вісімдесят п’ять) грн. - державне мито, 118 (сто вісімнадцять) грн. - витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 17 123 (сімнадцять тисяч сто двадцять три) грн. 04 коп. - вартість проведених судових експертиз.

5. Накази видати після вступу рішення в законну силу.

6. Це рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його підписання.

Суддя Л.В. Прокопенко

Дата підписання 29.01.2009 р.