Постанова № 30895468, 17.04.2013, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2013 р. Справа№ 12/310

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Ільєнок Т.В.

суддів: Корсакової Г.В.

Мартюк А.І.

при секретарі

судового засідання Ростовській І.Ю.

за участі представників

сторін за первісним

позовом:

позивача: Коваль А.М. - дов. № 3473 від 05.08.2008 р.;

відповідача-1: не з'явився, про час і місце судового засідання

повідомлений належним чином;

відповідача-2: Черевко С.А. - дов. б/н від 21.02.2013 р.;

відповідача-3: Запорожець Л.Г. - дов. № 2-8/9285 від 16.11.2012 р.;

за участі представників

сторін за зустрічним

позовом:

позивача: Черевко С.А. - дов. б/н від 21.02.2013 р.;

відповідача-1: Коваль А.М. - дов. № 3473 від 05.08.2008 р.;

відповідача-2: Запорожець Л.Г. - дов. № 2-8/9285 від 16.11.2012 р.;

третьої особи: не з'явився, про час і місце судового засідання

повідомлений належним чином;

розглянувши матеріали

апеляційної Товариства з обмеженою відповідальністю

скарги «Рейнбо Лтд»

на рішення Господарського суду міста Києва від 06.05.2011 р.

у справі № 12/310 (суддя Прокопенко Л.В.)

за первісним позовом:

позивач Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. (Індія)

до відповідача-1 Фірми "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія)

до відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю

"Рейнбо-ЛТД" (Україна, м. Київ)

до відповідача -3 Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України

про припинення порушення прав на торговельну марку за Свідоцтвом України № 22479, визнання недійсним Свідоцтва України № 93675 на торговельну марку та Патенту України № 17688 на промисловий зразок

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Фірми "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія) та ТОВ "Рейнбо-ЛТД" (Україна, м. Київ) про припинення порушення прав на торговельну марку за Свідоцтвом України № 22479, а саме, позивач просив суд:

1. зобов'язати Фірму "Ларк Лабораторіз ЛТД" припинити порушення

прав власника Свідоцтва України № 22479;

2. заборонити Фірмі "Ларк Лабораторіз ЛТД" у будь-який передбачений

законом спосіб використовувати без дозволу Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.

позначення "ДОЛАР", яке є схожим з торговельною маркою за

Свідоцтвом України № 22479;

3. зобов'язати Фірму "Ларк Лабораторіз ЛТД" усунути з усіх упаковок

лікарських засобів "ДОЛАР" позначення "ДОЛАР", яке є схожим

настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за

Свідоцтвом України № 22479;

4. зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейнбо-ЛТД"

припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479;

5. заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Рейнбо-ЛТД"

у будь-який передбачений законом спосіб використовувати без дозволу

Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. позначення "ДОЛАР", яке є схожим з

торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479;

6. зобов'язати ТОВ "Рейнбо-ЛТД" усунути з усіх упаковок лікарських

засобів "ДОЛАР" позначення "ДОЛАР", яке є схожим настільки, що

його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України

№ 22479;

7. покласти на Фірму "Ларк Лабораторіз ЛТД" та ТОВ "Рейнбо-ЛТД"

відшкодування судових витрат у справі.

05.12.2008 р. відділом діловодства суду першої інстанції отримано від позивача Клопотання про збільшення позовних вимог та залучення до участі у справі іншого відповідача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вих. № 081204/11901 від 04.12.2008 р.), а саме додатково до позовних вимог, викладених у позовній заяві, позивач просив суд:

1. визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 93675 на

торговельну марку "ДОЛАР/DOLAR";

2. зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру

свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно Свідоцтва

України № 93675 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені

"Промислова власність";

3. визнати недійсним повністю Патент України № 17688 на промисловий

зразок "ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА";

4.зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру

патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним

Патенту України № 17688 на промисловий зразок та здійснити про це

публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.12.2008 р. за зазначеною вище позовною заявою було порушено провадження у справі № 12/310, залучено до участі у справі в якості іншого відповідача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.07.2009 р. № 12/310 прийнято до розгляду Зустрічну позовну заяву ТОВ "Рейнбо-ЛТД" до Наброс Фарма ПВТ.ЛТД. (Індія) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України ПРО визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22497 повністю та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно виключення з Державного реєстру Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22479, залучено до участі у справі у якості 3-ої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за зустрічним позовом Фірму "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.08.2009 р. №12/310 ПРИЗНАЧЕНО СУДОВУ ЕКСПЕРТИЗУ ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України з питань, зазначених в Ухвалі Господарського суду міста Києва від 21.08.2009 р., попереджено експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за відмову від поважних причин від виконання своїх обов'язків та надання завідомо неправдивих висновків, витрати по проведенню експертизи покладено на позивача - Наброс Фарма ПВТ.ЛТД (Індія), на час проведення судової експертизи провадження у справі № 12/310 зупинено.

15.03.2011 р. відділом діловодства суду першої інстанції отримано Висновок № 679 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.03.2011 р. за справою № 12/310 Господарського суду міста Києва від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності.

За результатами розгляду даної справи, Господарський суд прийняв судове рішення від 06.05.2011 р. №12/310, за яким:

1. Позовні вимоги Фірми «Наброс Фарма ПВТ.ЛТД.»до Фірми «Ларк

Лабораторіз ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-

ЛТД», Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства

освіти і науки України задоволено повністю.

2. Визнано недійсним повністю Свідоцтво України № 93675 на знак для

товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR».

3. Зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру

свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання

недійсним Свідоцтва України № 93675 на знак для товарів і послуг та

здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова

власність".

4. Визнано недійсним повністю Патент України № 17688 на промисловий

зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА».

5. Зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру

патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним

Патенту України № 17688 на промисловий зразок та здійснити про це

публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Зобов'язано Фірму «Ларк Лабораторіз ЛТД» припинити порушення

прав власника Свідоцтва України № 22479.

7. Заборонено Фірмі «Ларк Лабораторіз ЛТД» використовувати без

дозволу Фірми «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.» позначення «ДОЛАР», яке є

схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за

Свідоцтвом України № 22479.

8. Зобов'язано Фірму «Ларк Лабораторіз ЛТД» усунути з усіх упаковок

лікарських засобів «ДОЛАР» позначення «ДОЛАР», яке є схожим

настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за

Свідоцтвом України № 22479.

9. Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю

«Рейнбо- ЛТД» припинити порушення прав власника Свідоцтва України

№ 22479.

10. Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю

«Рейнбо-ЛТД» використовувати без дозволу Фірми «Наброс Фарма ПВТ.

ЛТД.» позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна

сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479.

11. Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-

ЛТД» усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР» позначення

«ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з

торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479.

12. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-

ЛТД» (код ЄДРПОУ 21525830) на користь Фірми «Наброс Фарма ПВТ.

ЛТД.» 85 (вісімдесят п'ять) 00 грн. державного мита та 58 (п'ятдесят

вісім) грн. 50 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення

cудового процесу.

13. Стягнуто з Фірми «Ларк Лабораторіз ЛТД» на користь Фірми

«Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.» 85 ( вісімдесят п"ять) 00 грн. державного

мита та 58 (п'ятдесят вісім) грн. 50 коп. витрат на інформаційно-технічне

забезпечення судового процесу.

14. У задоволенні зустрічного позову Товариству з обмеженою

відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» відмовлено повністю.

Не погоджуючись з вищенаведеним Рішенням Господарського суду м. Києва від 05.06.2011 р., відповідач-2 за первісним позовом ТОВ «РЕЙНБО-ЛТД» ЗВЕРНУВСЯ З АПЕЛЯЦІЙНОЮ СКАРГОЮ від 30.05.2011 р. до Київського апеляційного господарського суду, за якою просив:

- скасувати Рішення частково в частині пунктів: 6, 7, 8, 9, 10, 11, оскаржуваного Рішення Господарського суду м. Києва, від 06.05.2011 у справі № 12/310 (суддя Прокопенко Л.В.), скасувавши наступне:

6. зобов'язати Фірму «Ларк Лабораторіз ЛТД» припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479;

7. заборонити Фірмі «Ларк Лабораторіз ЛТД» використовувати без дозволу Фірми «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.» позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479;

8. зобов'язати Фірму «Ларк Лабораторіз ЛТД» усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР»позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479;

9. зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479;

10. заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» використовувати без дозволу Фірми «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.» позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479;

11. зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР» позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479.

Ухвалою КАГС від 22.06.2011 р. №12/310 порушено апеляційне провадження у даній справі та призначено судове засідання на 11.10.2011 р.

З огляду на те, що відповідач-1 за первісним позовом Фірма «Ларк Лабораторіз ЛТД» у даній справі є нерезидентом, який не має свого представництва на території України, виклик його представників до участі у судових засіданнях, здійснювався колегією суддів відповідно до Конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

Ухвалою КАГС від 20.10.2011 р. № 12/310 було зупинено провадження у справі У ЗВ`ЯЗКУ З ПРИЗНАЧЕННЯМ ПОВТОРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, проведення якої було доручено іншим атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

На роз`яснення судових експертів були поставлені наступні запитання:

- чи є словесний знак «ДОЛАР/DOLAR» за Свідоцтвом України №93675 і словесний знак «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України №22479 схожим настільки, що їх можна сплутати?

- чи може словесний знак «ДОЛАР/DOLAR» за Свідоцтвом України №93675 ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи у них асоціації, пов`язані з власником, Свідоцтва України №22479 відностно товарів 5 класу МКТП?

- чи є позначення «ДОЛАР», яке входить до складу промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за патентом України №17688, схожим зі знаком «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України №22479?

- чи повторює промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за патентом України № 17688 повністю або частково твір образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №21655?

Ухвалою КАГС попереджено експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385, КК України за відмову без поважних причин від виконання своїх обов`язків та надання завідомо неправдивих висновків. Витрати по проведення експертизи було покладено на відповідача-2 за первісним позовом ТОВ «Рейнбо ЛТД».

Ухвалою КАГС від 11.10.2012р. № 12/310 ПОНОВЛЕНО АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ у даній справі у зв`язку з отриманням 26.09.2012р. через канцелярію суду експертного Висновку від 25.09.2012 р. №825 від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Ухвалою КАГС від 13.03.2013 р. проведено заміну відповідача -3 за первісним позовом - Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на його правонаступника - Державну службу інтелектуальної власноті України згідно ст.25 ГПК України.

У судовому засіданні від 17.04.2013 р. були присутні представники позивача, відповідача-2, відповідача-3 за первісним позовом, представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 за зустрічним позовом.

Представник відповідача-1 Фірми «Ларк Лабораторіз ЛТД» у судове засідання від 17.04.2013 р. не з`явився, про причини неявки суд не повідомлено, але виклик представника відповідача-1 до судового засідання було здійснено належним чином відповідно до Гаазької Конвенції 1965 р., про що свідчать залучені матеріали справи (том 7, арк.с. 57-121).

З урахуванням того, що присутні представники сторін не заперечували проти розгляду апеляційної скарги за відсутності представника Фірми «Ларк Лабораторіз ЛТД» (Індія), колегія суддів продовжила розгляд справи за наявними матеріалами.

Колегія суддів, розглянувши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, заслухавши пояснення присутніх представників сторін, дійшла висновку апеляційну скаргу ТОВ «Рейнбо ЛТД» залишити без задоволення, Рішення Господарського суду м. Києва від 06.05.2011 р. №12/310 залишити без змін, приймаючи до уваги наступне.

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджено матеріалами справи, фірма «Наброс Фарма ПВТ.ЛТД.» (надалі - позивач) у встановленому законом порядку набула прав інтелектуальної власності на торговельну марку «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 стосовно товарів та послуг 05 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (надалі "МКТП"), зокрема, 05 клас МКТП - знеболювачі; засоби від головного болю; жарозменшувальні засоби; лікарські засоби для людини; протизапальні засоби; фармацевтичні препарати; 42 клас МКТП - консультування фахове, крім підприємництва; медична допомога. Це підтверджується залученою до матеріалів справи копією Свідоцтва України № 22479 на знак для товарів і послуг, копією публікації про видачу вказаного Свідоцтва позивачу у Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 1 за 2002 р., а також випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно Свідоцтва України № 22479. Права Позивача на вказану торговельну марку діють від 12 червня 1998 р. (дата подання заявки на реєстрацію торговельної марки). Користуючись закріпленими законом правами власника Свідоцтва, позивач здійснює використання торговельної марки «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 на території України у своїй господарській діяльності при виготовленні та реалізації лікарського засобу «ДОЛАРЕН» з листопада 1999 р.

Позивач зазначає, що фірма «Ларк Лабораторіз ЛТД» (надалі відповідач 1 за первісним позовом) та ТОВ «Рейнбо-ЛТД» (надалі відповідач 2 за первісним позовом) при виготовленні та реалізації лікарських засобів на території України здійснюють використання схожого позначення «ДОЛАР», яке є схожим до ступеня змішування і може ввести в оману споживачів. Так, у вільному продажу в м. Києві знаходиться лікарський засіб «ДОЛАР», виробником якого є відповідач 1, про що прямо зазначено на упаковці даного товару. З рекламної листівки щодо пропонування до продажу лікарського засобу «ДОЛАР» та реклами даного засобу, розміщеної у щотижневику «АПТЕКА»№ 27 (684) від 07 липня 2008 р. позивач дізнався, що дистрибютором лікарського засобу «ДОЛАР» відповідача 1 в Україні є відповідач 2. У вказаному рекламному оголошенні також зазначено адресу відповідача 2 (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5Б), контактні телефони та факси відповідача 2 (тел.:(044) 568-50-20, факс: 568-50-33), а також адресу сайта відповідача 2 у мережі Інтернет (www.rainbowpharms.com). На вказаних сторінках з мережі Інтернет позивач також побачив, що при пропонуванні до продажу лікарського засобу «ДОЛАР» використовується позначення «ДОЛАР».

За результатами інформаційного пошуку за Договором № 5939 від 24 листопада 2008 р. позивач також дізнався про належність відповідачу-2 торговельної марки «ДОЛАР/DOLAR» за Свідоцтвом України № 93675, зареєстрованої Державним департаментом інтелектуальної власності 25 червня 2008 р. на його імя для наступних товарів та послуг 05 та 35 класів МКТП: клас 05: «ліки для людини; антибіотики; бактерицидні засоби; ветеринарні препарати; ліки ветеринарні; протимікробні препарати (антисептики); фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; пігулки (пілюлі) на фармацевтичні потреби; протигарячкові (жарозменшувальні) засоби; таблетки на фармацевтичні потреби»; клас 35: «вивчання ринку; демонстрування товарів; рекламування; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту ліків та інших медичних препаратів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у спеціалізованих закладах оптової та роздрібної торгівлі; сприяння продажеві (посередництво); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); імпортно-експортні агентства; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби». Це також підтверджується публікацією про видачу відповідачу-2 Свідоцтва України № 93675 на торговельну марку «ДОЛАР/DOLAR» у офіційному бюлетені «Промислова власність» № 12 за 2008 р., яка міститься у матеріалах справи.

Крім того, 28 листопада 2008 р. з публікації у офіційному бюлетені «Промислова власність» № 20 за 2008 р. позивач довідався про належність відповідачу-2 промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за Патентом України № 17688, який було зареєстровано Державним департаментом інтелектуальної власності 27 жовтня 2008 р.

Господарський суд м. Києва з урахуванням збільшених позовних вимог, розглянув наступні позовні вимоги:

1) визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 93675 на знак для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR» з підстав, передбачених підп. «а», «в» п. 1 ст. 19, абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 2 п. 3 ст. 6, абз. 4, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки вказана торговельна марка не відповідає умовам надання правової охорони (є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479, яка належить позивачу; а також є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги);

2) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України № 93675 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

3) визнати недійсним повністю Патент України № 17688 на промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» з підстав, передбачених підп. «в» п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки патент України № 17688 на промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» було видано внаслідок подання заявки з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на раніше зареєстровану торговельну марку «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479, а також з порушенням авторських прав позивача на твір образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН» від 12.06.1998 р. за Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р.;

4) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним Патенту України № 17688 на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

5) зобов'язати Фірму «Ларк Лабораторіз ЛТД» припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479;

6) заборонити Фірмі «Ларк Лабораторіз ЛТД» використовувати без дозволу Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479;

7) зобов'язати Фірму «Ларк Лабораторіз ЛТД» усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР»позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479.

8) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479.

9) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» використовувати без дозволу Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479;

10) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР» позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479;

11) покласти на Фірму «Ларк Лабораторіз ЛТД» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» відшкодування усіх судових витрат у справі.

Відповідач 2 у суді першої інстанції подав зустрічний позов про визнання недійсним Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН» у зв'язку із невідповідністю знака умовам надання правової охорони та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно виключення з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22479. Обґрунтовуючи зустрічний позов ТОВ «Рейнбо-ЛТД» зазначив, що Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 22479 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки дії, повязані з отриманням даного Свідоцтва, а саме, подачу заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні здійснювались особою, яка не мала на це повноважень.

ТОВ «Рейнбо-ЛТД» вважає, що довіреність, яка знаходиться у матеріалах заявки № 98062291, не містить інформації, ким вона видана, не вказана дата її вчинення, а тому дана довіреність не відповідає вимогам ст. 246 Цивільного кодексу України та Правилам складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. З огляду на це, ТОВ «Рейнбо-ЛТД» наполягало на тому, що Державний департамент інтелектуальної власності на порушення вимог п. 15 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» належним чином не перевірив відповідність заявленого позначення за заявкою № 98062291 умовам надання правової охорони, визначеним вказаним Законом, не належно використав інформаційну базу закладу експертизи і довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання, що призвело до порушення вимог законодавства.

Фірма «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.», заперечуючи по зустрічному позову, надала Відзив, у якому наголосила на те, що у зустрічній позовній заяві ТОВ «Рейнбо-Лтд» відсутні посилання на жодну із зазначених у п. 1 ст. 5 та ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. Окрім того, представник фірми «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.» зазначив, що довіреність, яка міститься у матеріалах заявки № 980062291 від 12 червня 1998 р. на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН», відповідає вимогам чинного законодавства, а компанія схвалила факт подання патентним повіреним Оленою В. Долінською заявки на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН» і отримання у власність Свідоцтва України № 22479 на дану торговельну марку.

Представник Державного департаменту інтелектуальної власності у суді першої інстанції заперечував проти задоволення зустрічного позову з огляду на відсутність правових підстав для визнання Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН» недійсним.

Господарський суд зважаючи на те, що первісні позовні вимоги ґрунтуються на Свідоцтві України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН» та стосуються припинення порушення прав інтелектуальної власності саме на дану торговельну марку, а предметом зустрічного позову є недійсність Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН», визначив за доцільне спочатку розглянути зустрічні позовні вимоги і визначитися з тим, чи є дійсним вказане Свідоцтво, а потім розглянути позовні вимоги за первісним позовом.

У зустрічному позові ТОВ «Рейнбо-Лтд» як на першу правову підставу для визнання недійсним Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН» посилається на підп. «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі Закон), відповідно до якого свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Умови надання правової охорони визначаються у п. 1 ст. 5 вказаного Закону, а підстави для відмови у наданні правової охорони - у ст. 6 Закону.

Однак, у зустрічній позовній заяві ТОВ «Рейнбо-Лтд» відсутні посилання на жодну із наведених у п. 1 ст. 5 Закону умов надання правової охорони та закріплених у ст. 6 Закону підстав для відмови у наданні правової охорони торговельній марці, відсутні доводи та докази, які підтверджують наявність хоча б однієї визначеної вказаними нормами закону підстави для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. При цьому, жодних інших підстав невідповідності торговельної марки умовам надання правової охорони Закон не містить.

Також, у зустрічному позові ТОВ «Рейнбо-Лтд» як на другу правову підставу для визнання недійсним Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН» посилається на порушення прав інших осіб підп. «в» п. 1 ст. 19 Закону, згідно якого свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Однак, підп. «в» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» був внесений до даного Закону згідно із Законом України від 22 травня 2003 р. № 850-ІV, а тому не може застосовуватись до правовідносин, що мали місце 12 червня 1998 р. У пункті 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23 грудня 1993 р. чітко зазначено, що «відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки». Крім того, у зустрічному позові ТОВ «Рейнбо-Лтд» не обґрунтовано наявність жодних порушених його прав у зв'язку із поданням позивачем 12 червня 1998 р. заявки на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН».

Таким чином, суд першої інстанції визнав, що посилання ТОВ «Рейнбо-Лтд» у зустрічному позові на норми ЦК України є безпідставними, оскільки даний Кодекс не був чинним на дату виникнення спірних правовідносин (12 червня 1998 р.). Разом з тим, суд визнав твердження «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.» відносно того, що довіреність на представника даної компанії відповідає вимогам законодавства України, яке було чинним станом на 12 червня 1998 р.

Так, на 12 червня 1998 р. в Україні діяли Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції Наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812 (надалі «Правила»). Відповідно до п. 3.1.4. Правил довіреність на представництво перед Відомством має просту письмову форму і не потребує обов'язкового нотаріального засвідчення. В довіреності зазначається: ім'я особи, якій вона видана; обсяг повноважень представника; дата її вчинення, без якої довіреність вважається недійсною. Довіреність підписується особою, яка її видала. Строк дії довіреності, що видана в Україні, не може перевищувати трьох років.

Як встановлено судом першої інстанції довіреність, яка міститься у матеріалах заявки № 980062291 від 12 червня 1998 р. на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН», повністю відповідає вимогам п. 3.1.4 Правил, а саме:

- видана іноземною особою на патентного повіреного Олену В. Долінську

(реєстраційний номер 74);

- має просту письмову форму;

- містить імя особи, якій вона видана. Олени В. Долінської;

- містить обсяг повноважень патентного повіреного Олени В. Долінської,

а саме, стосується: «ведення справ, що стосуються отримання охоронних

документів (патентів, свідоцтв) по національним й міжнародним заявкам

на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки і

виконання всіх необхідних для цього дій: підписання всілякого роду заяв,

клопотань, креслень, описів і т.п., подання і отримання довідок про

прийом до розгляду заявок, рішень, охоронних та інших документів,

проведення платежів, внесення в описи та креслення необхідних

виправлень й змін, анулювання заявок, подання додаткових пояснень,

заперечень, скарг, протестів…»;

- містить дату вчинення 12 червня 1998 р.;

- містить підпис особи, яка її видала, і печатку позивача;

- містить строк дії довіреності 3 роки.

Також станом на 12 червня 1998 р. (дата видачі довіреності і подання заявки на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН») в Україні діяв Цивільний кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки від 18 липня 1963 р. в редакції від 03 грудня 1996 р. (надалі ЦК УРСР). При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 62 ЦК УРСР «Угода, укладена однією особою (представником) від імені другої особи (яку представляють) в силу повноваження, що грунтується на довіреності,… безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права і обов'язки особи, яку представляють». Також в силу положень ч. 1 ст. 64 ЦК УРСР «довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами».

Крім того, в силу ст. 66 ЦК УРСР «Довіреність від імені кооперативної або іншої громадської організації видається за підписом осіб, уповноважених на це її статутом, з прикладенням печатки цієї організації».

Твердження ТОВ «Рейнбо-Лтд» про відсутність у представника позивача належних повноважень на подання заявки на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН» та незаконність подання вказаної заявки спростовуються матеріалами справи, а також положеннями ст. 63 ЦК УРСР.

Так, вказані твердження ТОВ «Рейнбо-Лтд» спростовуються текстом довіреності, яка міститься у матеріалах заявки № 980062291 від 12 червня 1998 р. на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН», і у якій чітко зазначені повноваження патентного повіреного Олени В. Долінської (реєстраційний № 74) на подання заявок на реєстрацію торговельних марок від імені позивача.

Крім того, відповідно до ст. 63 ЦК УРСР «Угода, укладена від імені другої особи особою, не уповноваженою на укладення угоди або з перевищенням повноважень, створює, змінює і припиняє цивільні права і обов'язки для особи, яку представляють, лише в разі дальшого схвалення угоди цією особою. Наступне схвалення угоди особою, яку представляють, робить угоду дійсною з моменту її укладення».

На підставі дослідження матеріалів справи судом першої інстанції встановлено, що «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.» не лише належним чином уповноважила, але і повністю схвалила факт подання патентним повіреним Оленою В. Долінською заявки на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН»і отримання у власність Свідоцтва України № 22479 щодо даної торговельної марки. Це підтверджується сплатою зборів за подання заявки на видачу вказаного свідоцтва, за видачу вказаного свідоцтва та публікацію відомостей про це у офіційному бюлетені «Промислова власність» № 1 за 2002 р., зазначенням «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.» як власника відповідного свідоцтва у всіх необхідних документах (свідоцтві, виписці), сплатою зборів за підтримання чинності Свідоцтва України № 22479 з 16 червня 2008 р. по 16 червня 2018 р., фактичним використанням поданої на реєстрацію та зареєстрованої торговельної марки «ДОЛАРЕН» з листопада 1999 р.

На підставі вищенаведеного Господарськи суд дійшов правомірного висновку про те, що ЗУСТРІЧНІ ВИМОГИ ТОВ «РЕЙНБО-ЛТД» ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ СВІДОЦТВА УКРАЇНИ № 22479 НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ «ДОЛАРЕН» ЗАДОВОЛЕННЮ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ.

За відсутності підстав для задоволення вимог ТОВ «Рейнбо-ЛТД» про визнання недійсним Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку у суду відсутні також підстави для задоволення вимог ТОВ "Рейнбо-ЛТД" про зобов'язання Держдепартаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, пов'язані з недійсністю даного Свідоцтва.

Стосовно позовних вимог Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. за первісним позовом суд першої інстанції зазначив наступне.

25 червня 2008 р. Державним департаментом інтелектуальної власності ім'я ТОВ "Рейнбо-ЛТД» було зареєстровано торговельну марку «ДОЛАР/DOLAR» за Свідоцтвом України № 93675 стосовно товарів і послуг 05 та 35 класів МКТП.

Згідно ст. 499 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. зі змінами та доповненнями (надалі ЦК України) права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Як визначено підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки". На дату подання відповідачем 2 заявки на реєстрацію позначення "ДОЛАР/DOLAR" (11 квітня 2007 р.) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 22 травня 2003 р. (надалі Закон).

Умови надання правової охорони визначаються ст. 5 Закону, зокрема, п. 1 вказаної статті передбачає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 5 п. 2, абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими на імя іншої особи знаками для товарів і послуг для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг.

Висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 679 від 11 березня 2011 р. за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності встановлено наступне (стор. 30):

1. Словесне позначення «ДОЛАР», яке входить до складу знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 93675, та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

2. Знак для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR» за Свідоцтвом України № 93675, та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати у разі їх використання для однорідних товарів 05 класу МКТП та споріднених послуг 35 та 42 класів МКТП.

3. Використання знака для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR»за свідоцтвом України № 93675 може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Суд першої інстанції визнав вказані експертні Висновки обґрунтованими, оскільки вони базуються на здійсненому особами, які володіють спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, порівняльному аналізі об'єктів інтелектуальної власності - торговельних марок за Свідоцтвами України № № 93675, 22479, а також матеріалами справи. На стор. 16 Висновку судової експертизи № 679 експертами зазначається, що «…Порівняльний аналіз словесного позначення «ДОЛАР», що входить до складу знака за Свідоцтвом України № 93675 «ДОЛАР/DOLAR», із знаком за Свідоцтвом України № 22479 «ДОЛАРЕН» за фонетичними, семантичними та графічними ознаками щодо їх схожості, а також визначення однорідності та спорідненості товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, дає можливість відповісти на поставлене питання: словесне позначення «ДОЛАР», яке входить до складу знака для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR» за Свідоцтвом України № 93675, та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати».

Також на стор. 16-18 Висновку судової експертизи № 679 експертами наведено детальне дослідження позначень за Свідоцтвами України № № 93675, 22479 за фонетичною, графічною та семантичною схожістю. На стор. 18 Висновку, експертами, зокрема, зазначається: «…У рекомендаціях ВОІВ дається наступне роз`яснення: „9.173. Другим важливим моментом при проведенні перевірки подібності товарних знаків є те, що вони повинні порівнюватися в цілому, і що більше значення повинно надаватися загальним елементам, які можуть ввести в оману, без виділення відмінностей, не помічених середнім споживачем. Не зважаючи на це основне правило порівнювати товарні знаки в цілому і не розділяти це ціле на частині, важливою залишається структура позначень. Загальні префікси, як правило, важливіші, ніж загальні суфікси; якщо два позначення є дуже схожими або ідентичними на початку слів, вірогідність їх сплутування вища, ніж в тому випадку, якщо схожість полягає в їх закінченнях. Довгі слова із загальними або схожими початками мають більшу вірогідність сплутування, ніж короткі слова з різними початковими літерами "... Як уже зазначалося вище, порівнювані знаки співпадають за основою - ДОЛАР, та є співзвучними за фонетичними ознаками, а отже, схожими. Використання однакової абетки та схожих шрифтів, також буде сприяти сприйманню цих позначень, як схожих. Отже, збіг позначень за фонетичними, графічними та семантичними ознаками дає можливість відповісти на поставлене питання: знак для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR» за Свідоцтвом України № 93675, та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати у разі їх використання для однорідних товарів 05 класу МКТП та споріднених послуг 35 та 42 класів МКТП».

Окрім того, на стор. 19-22 Висновку судової експертизи № 679 експертами ретельно проведено дослідження питання щодо оманливості торговельної марки за Свідоцтвом України № 93675 та з посиланнями на абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, п. п. 9.67., 9.68. Рекомендацій ВОІВ та на матеріали справи встановлено, що «…лікарський препарат «ДОЛАРЕН» за період з 1999 року по 2008 рік завдяки регулярному ввезенню на територію України, активній рекламі та збалансованій ціновій політиці здобув певну відомість серед фармацевтичних препаратів…Існування на ринку суб'єктів господарської діяльності, які реалізують однорідні товари 5 класу МКТП із застосуванням схожого позначення, викликає високу вірогідність того, що споживач може сплутати товари одного виробника з товарами іншого виробника. Таким чином, один суб'1єкт господарювання відбирає частину клієнтів іншого субєкта господарювання, використовуючи при цьому його репутацію, що і є введенням в оману споживача. Отже, використання знака для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR» за Свідоцтвом України №93675 може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар…».

Господарським судом враховано і те, що вищевказані Висновки судових експертів узгоджуються із матеріалами справи, зокрема, із залученими до матеріалів справи наступними доказами:

1) Рішенням Антимонопольного комітету України від 16 липня 2009 р. у справі № 27-26.4/165-08 про захист від недобросовісної конкуренції з боку відповідача 2, відповідно до якого Антимонопольний комітет України постановив: 1. Визнати дії nовариства з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» (м. Київ, Україна), які полягають у використанні під час реалізації лікарського засобу «ДОЛАР», виробництва фірми «Ларк Лабораториз ЛТД»(м. Бхіваді, Республіка Індія), упаковки, оформлення якої є схожим на оформлення упаковки лікарського засобу «ДОЛАРЕН», виробництва фірми «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД» (м. Кеда, Республіка Індія»), порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»; 2. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» (м. Київ, Україна) у двомісячний строк з дня одержання цього рішення припинити використання упаковки лікарського засобу «ДОЛАР», оформлення якої є схожим на оформлення упаковки лікарського засобу «ДОЛАРЕН», виробництва фірми «Наброс Фарма ПВТ.ЛТД»(м. Кеда, Республіка Індія), під час реалізації лікарського засобу «ДОЛАР», виробництва фірми «Ларк Лабораториз ЛТД» (м. Бхіваді, Республіка Індія); 3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» (м. Київ, Україна) штраф у розмірі 500000 (п'ятсот тисяч) гривень;

2) Рішенням Господарського суду міста Києва від 13 листопада 2009 р. № 14/460, Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08 липня 2010 р. № 14/460, Постановою Вищого господарського суду України від 25 січня 2011 р. № 14/460 про залишення вищевказаного Рішення Антимонопольного комітету України без змін;

3) Рішенням Антимонопольного комітету України від 25 лютого 2010 р. у справі № 27-26.4/85-09 про захист від недобросовісної конкуренції з боку відповідача 2, відповідно до якого Антимонопольний комітет України постановив: 1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» (м. Київ, Україна) з повідомлення невизначеному колу осіб неправдивих відомостей, шляхом розміщення на транспортних засобах м. Києва реклами лікарського засобу «ДОЛАР»: «ДОЛАР НОВЕ ІМ'Я ВІДОМОГО ПРЕПАРАТУ», що може вплинути на наміри цих осіб щодо придбання товарів цього суб'єкта господарювання порушенням, передбаченим статтею 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману; 2. За порушення, визначене у пункті 1 цього Hішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»(м. Київ, Україна) штраф у розмірі 250000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень;

4) Рішенням Господарського суду міста Києва від 11 серпня 2010 р. № 14/292, Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23 листопада 2010 р. № 14/292, Постановою Вищого господарського суду України від 15 березня 2011 р. № 14/292 про залишення вищевказаного Рішення Антимонопольного комітету України без змін.

Таким чином, Антимонопольний комітет України і господарські суди України у двох вищенаведених справах встановили, що використання упаковки лікарських засобів «ДОЛАР» на ринку медичних препаратів може призвести до змішування з діяльністю позивача та введення в оману споживачів, що повністю узгоджується із Висновком судової експертизи № 679.

У зв'язку з викладеним СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ДІЙШОВ ПРАВОМІРНОГО ВИСНОВКУ, ЩО ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА "ДОЛАР/DOLAR" ЗА СВІДОЦТВОМ УКРАЇНИ № 93675 САМЕ В ПРОЦЕСІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ НА РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ НЕ ВИКЛЮЧАЄ НЕБЕЗПЕКУ ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ СПОЖИВАЧА ЩОДО ОСОБИ, ЯКА ВИРОБЛЯЄ ТОВАР (ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ). До даного висновку суд також дійшов, приймаючи до уваги наступне.

Починаючи щонайменше з листопада 1999 р. і до теперішнього часу позивач активно використовував і продовжує використовувати власну торговельну марку «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 на території України і внаслідок такого використання це позначення у свідомості споживачів асоціюється саме із позивачем «Наброс Фарма ПВТ.ЛТД.».

Так, 23 грудня 1999 р. позивач отримав від Міністерства охорони здоров'я України реєстраційне посвідчення № Р.12.99/01259 на реєстрацію в Україні лікарського засобу під назвою «ДОЛАРЕН» (було дійсним до 23 грудня 2004 р.). Крім того, даний лікарський засіб було перереєстровано в Україні на ім'я позивача терміном на 5 років з 26 січня 2005 р. по 25 січня 2010 р., що підтверджується реєстраційним посвідченням на лікарський засіб № UA/1004/02/01.

Матеріалами справи також підтверджується, що починаючи з листопада 1999 р. позивач систематично здійснював поставки лікарського засобу «ДОЛАРЕН» з Індії на територію України.

Згідно пакувального листа від 16 листопада 1999 р., рахунку від 16 листопада 1999 р. та товаросупроводжувальної документації на лікарські засоби «ДОЛАРЕН» лише у листопаді 1999 р. позивачем з Індії на територію України (у м. Київ) було поставлено 2500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) таблеток лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Згідно накладної від 12 грудня 1999 р. позивачем з Індії на територію України (у м. Київ) було поставлено 2 500 (дві тисячі пятсот) таблеток лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Відповідно до митної декларації від 15 липня 2000 р., пакувального листа від 15 липня 2000 р. та рахунку від 15 липня 2000 р. позивачем з Індії на територію України (у м. Київ) було поставлено 6300 000 (шість мільйонів триста тисяч) таблеток лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Згідно митної декларації від 19 березня 2001 р., пакувального листа від 19 березня 2001 р. та рахунку від 19 березня 2001 р. позивачем з Індії на територію України (у м. Київ) було поставлено 4000 000 (чотири мільйони) таблеток лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Відповідно до накладної від 30 березня 2001 р. позивачем з Індії на територію України (у м. Київ) було поставлено 400 (чотириста) блоків лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Крім того, відповідно до дистрибюторського договору від 05 квітня 2005 р., укладеного позивачем з Фірмою «Кumar Trading Co. LLC», контракту № NPPL/KTC/26 від 01 липня 2005 р., укладеного між Фірмою «Кumar Trading Co. LLC»та АТ «ЛЕКХІМ», контракту № КТС/ART/06/07 від 01 квітня 2006 р., укладеного між Фірмою «Кumar Trading Co. LLC» та ТОВ «Артур-К» протягом періоду з 05 квітня 2005 р. по 31 березня 2007 р. позивачем з Індії на територію України було поставлено 15877120 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч сто двадцять) таблеток лікарського засобу «ДОЛАРЕН» (9000000 + 5760000 + 1105920 + 11200) на загальну суму 1001 965, 18 доларів США (один мільйон одна тисяча дев'ятсот шістдесят п'ять цілих вісімнадцять сотих) (486000 + 405504 + 90077, 18 + 20384).

Також судом першої інстанції було встановлено, що протягом 2000-2008 р. р. лікарські засоби «ДОЛАРЕН» виробництва позивача систематично рекламувалися у щотижневій газеті «АПТЕКА», зокрема, у таких номерах даної газети: № 228 від 21.02.2000 р.; № 229 від 28.02.2000 р.; № 230 від 06.03.2000 р.; № 283 від 26.03.2001 р.; № 225 від 31.03.2001 р.; № 397 від 07.07.2003 р.; № 399 від 28.07.2003 р.; № 478 від 21.02.2005 р.; № 480 від 07.03.2005 р.; № 481 від 14.03.2005 р.; № 482 від 21.03.2005 р.; № 513 від 31.10.2005 р.; № 514 від 07.11.2005 р.; № 523 від 16.01.2006 р.; № 561 від 16.10.2006 р.; № 579 від 26.02.2007 р.; № 580 від 05.03.2007 р.; № 585 від 09.04.2007 р.; № 605 від 03.09.2007 р.; № 606 від 10.09.2007 р.; № 611 від 15.10.2007 р.; № 618 від 03.12.2007 р.; № 621 від 24.12.2007 р.; № 648 від 07.07.2008 р.; № 651 від 04.08.2008 р.; № 654 від 25.08.2008 р.; № 649 від 21.07.2008 р. Це підтверджується копіями рекламних матеріалів лікарських засобів «ДОЛАРЕН» виробництва позивача, реклама яких була здійснена у щотижневій газеті «АПТЕКА», що містяться у матеріалах справи.

Крім того, протягом 2000-2007 р.р. у щотижневику «АПТЕКА» систематично друкувались статті щодо лікарського засобу «ДОЛАРЕН» виробництва позивача, що підтверджується відомостями, розміщеними на офіційному веб-сайті щотижневика «АПТЕКА» у мережі Інтернет www.apteka.ua.

Таким чином, суд першої інстанції визнав доведеними твердження позивача про те, що у свідомості споживача позначення "ДОЛАРЕН" ще з 1999 р. асоціюється з певним виробником, а саме, з позивачем.

Однак, внаслідок реєстрації відповідачем-2 схожого позначення «ДОЛАР/DOLAR" за Свідоцтвом України № 93675 і використання вказаного позначення торговельна марка «ДОЛАР/DOLAR" за Свідоцтвом України № 93675 є такою, що не виключає введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар, оскільки відповідач-2 використовує це схоже позначення на упаковці лікарських засобів таким же самим чином, як і позивач використовує власну торговельну марку «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 на аналогічній упаковці лікарських засобів. Це підтверджується зразками упаковок лікарських засобів «ДОЛАРЕН» виробництва позивача і лікарських засобів «ДОЛАР», виготовлення і реалізацію яких здійснюють відповідачі 1 та відповідач 2, які містяться у матеріалах справи.

Також відповідач-2 використовує торговельну марку «ДОЛАР/DOLAR" за Свідоцтвом України № 93675 на рекламних матеріалах так само, як позивач використовує власну торговельну марку «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 на аналогічних рекламних матеріалах. Це підтверджується зразками відповідних рекламних матеріалів позивача і відповідачів, які залучено до матеріалів справи.

Судом першої інстанції встановлено і те, що лікарські засоби «ДОЛАРЕН» та «ДОЛАР» розповсюджуються на одному і тому ж ринку, в одних і тих же аптеках і, що особливо важливо, навіть рекламуються у одних і тих же друкованих виданнях. Копії чеків про придбання лікарських засобів «ДОЛАРЕН» та «ДОЛАР» у одній і тій же аптеці «ДОБРОГО ДНЯ» за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, 42, примірник щотижневика «АПТЕКА № 27(684) від 07 липня 2008 р., у якому розміщені реклами лікарських засобів «ДОЛАРЕН» позивача та «ДОЛАР» відповідачів, містяться у матеріалах справи.

Саме сукупність зазначених обставин, пов'язаних із особливостями використання торговельної марки «ДОЛАР/DOLAR" за Свідоцтвом України № 93675 на упаковках лікарських засобів, рекламних матеріалах щодо реалізації даних лікарських засобів призводять до того, що споживач може бути введений в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, вважатиме, що такою особою є саме позивач, а не відповідач-1.

Таким чином, реєстрація на своє ім'я та подальше використання відповідачем 2 схожої торговельної марки "ДОЛАР/DOLAR" за Свідоцтвом України № 93675 не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. А отже, торговельна марка "ДОЛАР/DOLAR" за Свідоцтвом України № 93675 є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, і, таким чином, не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим ст. 5 Закону про товарні знаки і на неї має бути поширена підстава для відмови в наданні правової охорони, що передбачена абз. 5 п. 2 ст. 6 даного Закону.

В силу п. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2002 р. за № 64/6352 «у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо…визнання свідоцтва недійсним повністю або частково…Підставою для внесення відомостей до реєстру є … рішення судових органів».

Таким чином, ПОЗОВНІ ВИМОГИ ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ПОВНІСТЮ СВІДОЦТВА УКРАЇНИ № 93675 НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ «ДОЛАР/DOLAR» ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СВІДОЦТВ УКРАЇНИ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ СТОСОВНО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ СВІДОЦТВА УКРАЇНИ № 93675 ТА ЗДІЙСНИТИ ПУБЛІКАЦІЮ ПРО ЦЕ В ОФІЦІЙНОМУ БЮЛЕТЕНІ "ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ" Є ОБГРУНТОВАНИМИ І ПІДЯГАЮТЬ ЗАДОВОЛЕННЮ.

27 жовтня 2008 р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на ім'я ТОВ "Рейнбо-ЛТД» було зареєстровано промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за Патентом України № 17688.

Згідно ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. 462 ЦК України права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчуються патентом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме патент.

Законом України, який регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з набуттям прав на промислові зразки в Україні є Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ зі змінами та доповненнями у редакції Закону від 22 травня 2003 р. № 850-ІV (надалі за текстом "Закон про промислові зразки").

Відповідно до ст. 1 Закону про промислові зразки "промисловий зразок це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання". Згідно п. 2 ст. 5 Закону про промислові зразки "обєктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб". В силу п. 5 ст. 5 Закону про промислові зразки "право власності на промисловий зразок засвідчується патентом".

В силу підпункту "в" п. 1 ст. 25 Закону про промислові зразки, "патент на промисловий зразок може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб".

Позивач зазначає, що Патент України № 17688 на промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» було видано внаслідок подання відповідачем-2 заявки з порушенням його прав, виходячи з наступного.

1) З 12 червня 1998 р. позивач набув авторських майнових прав на службовий твір образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН» від 12.06.1998 р., що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р., однак, промисловий зразок за Патентом України № 17688 відтворює даний твір позивача, і, відповідно, порушує авторські права позивача на вказаний твір.

2) Починаючи з 1999 р. позивач використовує зазначений вище твір у своїй господарській діяльності для упаковки власного товару - ліків «ДОЛАРЕН». Однак, промисловий зразок за Патентом України № 17688 в порушення припису ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07 червня 1996 р. № 236/96-ВР з подальшими змінами і доповненнями, згідно якої «неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи …упаковки товарів, назв літературних, художніх творів…, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання» містить у собі упаковку товару, що може призвести до змішування з діяльністю позивача. Відповідно, Патент України № 17688 на промисловий зразок порушує конкурентні права позивача.

3) З 12 червня 1998 р. позивач набув прав інтелектуальної власності на торговельну марку «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479. Позивач звертає увагу на те, що промисловий зразок за Патентом України № 17688 містить у своєму складі позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою позивача за Свідоцтвом України № 22479. Відповідно до абзаців 4 та 5 п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

З огляду на викладене, позивач зазначав, що позначення «ДОЛАР», яке містить промисловий зразок за Патентом України № 17688, є схожим із зареєстрованою торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 позивача і внаслідок використання даного промислового зразка можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби. Відповідно, позивач в силу абз. абз. 4, 5 п. 5 ст. 16 Закону про знаки має право забороняти відповідачу-2 використовувати позначення «ДОЛАР».Однак, належність відповідачу-2 оскаржуваного Патенту України № 17688, у складі якого міститься позначення «ДОЛАР» унеможливлює для позивача реалізацію належних йому прав інтелектуальної власності на торговельну марку «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479, закріплених у абз. 4 та 5 п. 5 ст. 16 Закону про знаки, які виникли раніше. Відповідно, оскаржуваний патент України підлягає визнанню недійсним на підставі підпункту "в" п. 1 ст. 25 Закону про промислові зразки як такий, що був виданий внаслідок подання заявки з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479, закріплених у абз. 4 та 5 п. 5 ст. 16 Закону про знаки.

Висновки судової експертизи № 679 за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності підтверджено зазначені обставини, яким встановлено наступне: 4. Позначення «ДОЛАР», яке міститься на зображенні промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за Патентом України № 17688, є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479;

5. Зображувальні елементи, що входять до зображення промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за Патентом України № 17688 відтворюють твір образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН» від 12.06.1998 р. за Свідоцтвом на реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р.

Суд першої інстанції вірно визначив належну обгрунтованість вказаних висновків, що здійснено експертами на стор. 22-29 Висновку судової експертизи № 679.

Зокрема, на стор. 24 Висновку судові експерти зазначили наступне: «…Порівняльному дослідженню підлягає позначення «ДОЛАР», що розташоване на пакувальному матеріалі в розгорнутому вигляді, в якому втілено промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за Патентом України № 17688 та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479. За наведеним вище зображенням та описом за матеріалами заявки № с200801130 промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за Патентом України № 17688, видно, що словесний елемент «ДОЛАР» виконаний заголовними літерами кирилиці, шрифтом, що схожий до стандартного з нахилом та жирного шрифту (типу Times New Roman з розширеного пакету шрифтів True Type програмного забезпечення Microsoft), червоним кольором на білому фоні та білим кольором на синьому фоні -«ДОЛАР». Словесний елемент ДОЛАР розташований на всіх видимих поверхнях упаковки і займає домінуюче положення серед інших словесних елементів за своїм розміром та розташуванням. Слід зазначити, що перебування словесного позначення ДОЛАР в числі ознак промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за Патентом України №17688 не означає, що цьому позначенню таким чином надається правова охорона: зміст напису не є суттєвою ознакою промислового зразка, тобто, позначення ДОЛАР на упаковці фактично виконує функцію товарного знака.

Знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 22479 ДОЛАРЕН зареєстрований в чорному кольорі, але може бути виконаний в будь-якому кольорі на підставі наступних рекомендацій ВОІС: „9.63. Оскільки позначення, зареєстровані в чорно-білому виконанні, захищені від реєстрації і використання подібних до ступеня змішування позначень, незалежно від кольору, і оскільки зареєстровані власники таких позначень звичайно можуть використовувати їх у будь-якому кольорі, в якому вони побажають, загальновизнана практика полягає в тому, щоб не реєструвати позначення в кольоровому виконанні". Попереднім дослідженням питання № 1 було встановлено, що словесне позначення «ДОЛАР», яке входить до складу знака для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR» за Свідоцтвом України № 93675, та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

З цього випливає висновок, що позначення ДОЛАР, яке міститься на зображенні промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за Патентом України № 17688, є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479».

Також на стор. 29 Висновку судової експертизи № 679 судові експерти з посиланнями на ст. ст. 1, 9, 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та на проведений порівняльний аналіз зображення твору образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН» від 12.06.1998 р. за свідоцтвом на реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р. та фрагмента зображення, що характеризує художнє рішення промислового зразка за Патентом України № 17688 «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» (Таблиця № 4 на стор. 29 Висновку) дійшли висновку про те, що «зовнішній вигляд промислового зразка містить зображувальний фрагмент, який співпадає за взаємним розташуванням графічних, композиційних та словесних елементів з зображенням копії ескізу авторського твору «Ескіз елемента упаковки для ліків «Доларен». Елементи, які різнять порівнювальні об'єкти (симетрично розташований елемент зображення трикутника та боксерської рукавички та словесний елемент «ДОЛАР») не впливають на загальне враження їх схожості». Таким чином, судовими експертами зроблено правильний висновок про те, що «Зображувальні елементи, що входять до зображення промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за Патентом України № 17688 відтворюють твір образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН» від 12.06.1998 р. за свідоцтвом на реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р.».

Згідно п. 3 ст. 25 Закону про промислові зразки при визнанні патенту недійсним відповідач 3 повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року N 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 р. за N 378/5569, «у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо…визнання патенту недійсним повністю або частково…Підставою для внесення відомостей до реєстру є … рішення судових органів».

Таким чином, СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ з урахуванням зібраних у справі доказів, включаючи Висновок судової експертизи № 679, та на підставі підп. «в» п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», абз. 4, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 1, 9, 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» ПОЗОВНІ ВИМОГИ ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ПОВНІСТЮ ПАТЕНТУ УКРАЇНИ № 17688 на промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» та зобов`язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним Патенту України № 17688 на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність" ВИЗНАВ ТАКИМИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАДОВОЛЕННЮ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.

Відповідно до п. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «Свідоцтво, або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки».

Згідно п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» «Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту».

Таким чином, з урахуванням визнання судом недійсними Свідоцтва України № 93675 на торговельну марку «ДОЛАР/DOLAR» та Патенту України № 17688 на промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА», вважається, що вказані свідоцтво та патент не набрали чинності від 11 квітня 2007 р. (дати подання заявки на реєстрацію позначення «ДОЛАР/DOLAR»у якості торговельної марки) та від 27 жовтня 2008 р. (дата публікації відомостей про видачу Патенту України № 17688 на промисловий зразок) відповідно. А отже, у даному випадку відповідачі не мають жодних прав інтелектуальної власності на вказані об'єкти, проте, здійснюють використання позначення «ДОЛАР».

Як вбачається з матеріалів справи, позивач з посиланням на ч. 3 ст. 426 ЦК України, абз. абз. 4, 5 п. 5 ст. 16, п.п. 1, 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» просить суд: 1) зобовязати відповідачів 1, 2 припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН»; 2) заборонити відповідачам 1, 2 використовувати без дозволу Позивача позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479; 3) зобов`язати відповідачів 1, 2 усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР» позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479.

Висновком судової експертизи № 679 за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності встановлено, що словесне позначення «ДОЛАР» є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479. Так, на стор. 12-16 даного Висновку судовими експертами наведено детальну мотивацію схожості порівнюваних позначень. Судові експерти, зокрема, зазначили наступне: «…порівнюючи словесне позначення «ДОЛАР» із знаком за Свідоцтвом України № 22479 «ДОЛАРЕН» за фонетичними ознаками, ми маємо повне фонетичне входження одного позначення в інше в початковій позиції, що обумовлює їх фонетичну схожість:

ДОЛАР

ДОЛАРЕН

При проведені порівняння фонетичних характеристик словесних позначень «ДОЛАР» та «ДОЛАРЕН» встановлено наступне:

1) словесне позначення «ДОЛАР» виконане кирилицею і може читатися як українською так і російською мовами. Позначення є простим, одноосновним, що складається з двох складів:[до]-[лар], при цьому, наголос може припадати як на перший склад (за аналогією зі співзвучним словом, що позначає відому назву грошової одиниці) [д ? л а р], так і на другий [д о л ? р], що є більш традиційним для вимови назв лікарських засобів.

2) словесне позначення «ДОЛАРЕН» також виконане кирилицею і може читатися як українською [д о л а р ? н] так і російською мовами [д о л а р ? н] (з помякшенням звука [р] голосною [е]). За будовою позначення є складним, яке містить основу [д о л а р] та суфікс [е н], 3 склади: [до]-[ла]-[рен], наголос припадає на третій склад.

3) обидва позначення фонетично співпадають за складом, взаємним розташуванням голосних і приголосних звуків спільної частини слова [до л а р], яка є основою слова, тобто більш сильним елементом, різняться за третім складом [е н] та наголосом.

Слід зазначити, що саме основа слова є тією частиною, яка насамперед запамятовується «на слух», своєрідним ідентифікатором, тому чим більшим є збіг основ порівнюваних слів, тим вищою є вірогідність їх сплутування.

Таким чином, порівнювані позначення є схожими за фонетичними ознаками.

Порівняльне дослідження словесного позначення «ДОЛАР», що входить до складу знака за Свідоцтвом України № 93675, із знаком «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 за графічними критеріями наведено в таблиці № 2, що знаходиться в Т 6, арк. с. 61.

Наведені в таблиці результати порівняльного аналізу графічних характеристик позначень свідчать, що більша частина з них співпадає за своїми ознаками.

Таким чином, словесне позначення «ДОЛАР» та знак «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України №22479 є схожими за графічними ознаками.

У наданих на дослідження матеріалах справи 12/310 міститься копія Додатка № 1 до заяви про видачу Свідоцтва на товарний знак «Доларен» на імя фірми «НАБРОС»(Фарма Пвт.Лтд.), Індія (див. справу № 12/310, т. 2, а.с. 29):

„(540) Опис знака.

Даний товарний знак «ДОЛАРЕН» - це словесний знак штучного утворення, що служить для позначення лікувального засобу для людини, а саме: від головного та стоматологічного болю, дисменореі, при спортивних та дорожних травмах, ревматизмі, артриті, люмбаго, бурситі, ішиалгії, жару будь-якої етиології" (підкреслено експертами).

Тобто знак за Свідоцтвом України № 22479 «ДОЛАРЕН» є фантазійним.

Також у наданих на дослідження матеріалах справи № 12/310 містяться матеріали заявки на реєстрацію знака«ДОЛАР/DOLAR», де зазначено, що „Словесне позначення ДОЛАР, латинськими DOLАR, є фантазійним словом, що не має певного змісту" (див. справу № 12/310, т. 2, а.с. 158).

Отже, обидва порівнюваних позначення є вигаданими, фантазійними словами, що придає їм найбільшої дистинктивності (фантазійним знакам властива найвища ступінь розрізняльної здатності). Тобто, це вигадані слова, які не мають певного смислу, вони не входять до загальномовного фонду (не є словами природної мови) і для споживачів не мають якогось певного значення.

До того ж, в рекомендаціях ВОІВ зазначено: „Третім важливим моментом є те, що знаки, які володіють високою дистинктивністю (знаки винайдені або фантазійні), легко сплутати, ніж знаки з асоціативними значеннями, відносно товарів, для яких вони реєструються" [7].

Тобто, необхідно враховувати і те, що фантазійні позначення легше сплутати між собою, ніж асоціативні позначення чи позначення, які є фантазійними по відношенню до товарів, для яких вони використовуються, але самі по собі мають певний смисл.

Проте можна припустити, що пересічний споживач може сприймати позначення ДОЛАР, як схоже з назвою з міжнародної грошової одиниці:

„сущ. dollar ['dоlе]

доллар денежная единица США, Канады, Австралии и некоторых других стран; 1 доллар = 100 центов" [16] (російською мовою доллар, українською долар).

Також необхідно вказати на те, що вигадані чи фантазійні слова стосовно знаків для товарів і послуг характеризуються найбільшим рівнем розрізняльної здатності. Слід зазначити, що при відсутності понять, які позначаються словами «ДОЛАР» чи «ДОЛАРЕН», у кожного споживача можуть виникати свої асоціації щодо семантики цих слів. Проте, в даному випадку, як вже зазначалося при дослідженні фонетичної схожості, одне позначення повністю фонетично входить в інше у початковій позиції і це обумовлює виникнення у окремих споживачів однакової асоціації щодо порівнюваних позначень.

Отже, спираючись на вищевикладене, порівнювані позначення є схожими за семантичними ознаками.

Порівняльний аналіз словесного позначення «ДОЛАР» із знаком за Свідоцтвом України № 22479 «ДОЛАРЕН» за фонетичними, семантичними та графічними ознаками щодо їх схожості, а також визначення однорідності та спорідненості товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, дає можливість відповісти на поставлене питання: словесне позначення «ДОЛАР», та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати…».

Матеріалами справи, а саме: упаковкою лікарського засобу «ДОЛАР», упаковкою таблеток «ДОЛАР», листком-вкладишем з інформацією для пацієнта до лікарського засобу «ДОЛАР», рішенням Антимонопольного комітету України від 16 липня 2009 р. № 256-р у справі № 27-26.4/165-08 про захист від недобросовісної конкуренції, Рішенням Господарського суду міста Києва від 13 листопада 2009 р. № 14/460, Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08 липня 2010 р. № 14/460, Постановою Вищого господарського суду України від 25 січня 2011 р. № 14/460, Рішенням Антимонопольного комітету України від 25 лютого 2010 р. у справі № 27-26.4/85-09 про захист від недобросовісної конкуренції, Рішенням Господарського суду міста Києва від 11 серпня 2010 р. № 14/292, Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23 листопада 2010 р. № 14/292, Постановою Вищого господарського суду України від 15 березня 2011р. № 14/292 ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ , ЩО ФІРМА "ЛАРК ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД» (М. БХІВАДІ, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ) (ВІДПОВІДАЧ 1) Є ВИРОБНИКОМ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ «ДОЛАР», ВИГОТОВЛЯЄ КАРТОННУ УПАКОВКУ ДАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ З НАНЕСЕННЯМ ПОЗНАЧЕННЯ «ДОЛАР» ТА ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО РОЗФАСУВАННЯ У БЛІСТЕРИ ТА КАРТОННІ КОРОБКИ. ТАКОЖ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ, ЩО ВІДПОВІДАЧ 1 РЕАЛІЗУЄ ВЛАСНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ «ДОЛАР» НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ОПОСЕРЕДКОВАНО, А САМЕ, ЧЕРЕЗ ТОВ «РЕЙНБО-ЛТД» (ВІДПОВІДАЧ 2). Вищевказаними матеріалами справи підтверджується, що саме відповідач 1 надав відповідачу 2 довіреність з правом подавати в Україні від його імені заявки та контролювати реєстрацію товарів, від його імені отримувати ліцензії на медикаменти та інші реєстраційні свідоцтва для різноманітних товарів відповідача 1, включаючи лікарський засіб «ДОЛАР». Саме відповідач 1 надав відповідачу 2 вказівку підготувати документи для внесення змін до назви лікарського препарату на території України: замінити назву зареєстрованого лікарського засобу «ДОЛАРЕН» на «ДОЛАР». Оформлення упаковки лікарського препарату «ДОЛАР», яке схоже на оформлення упаковки лікарського препарату «ДОЛАРЕН» призводить до того, що споживач може сплутати продукцію позивача з продукцією відповідача 1 та відповідача 2, яка розповсюджується на одному і тому ж ринку, в одних і тих же аптеках і навіть інформація про лікарські засоби та реклама цих субєктів друкується в одних і тих же друкованих виданнях, про що свідчить примірник щотижневика «АПТЕКА» № 27(684) від 07 липня 2008 року, в якому розміщені рекламні матеріали лікарських препаратів «ДОЛАРЕН» та «ДОЛАР».

Ці обставини також підтверджуються зібраними у справі наступними доказами:

- копією довіреності від 02 квітня 2007 р., що була видана відповідачем 1 на ім'я відповідача 2 на здійснення від імені відповідача 1 в Україні відповідних дій та представництво його інтересів в Україні, включаючи періодичне подання заяв та домагання проведення реєстрації продуктів відповідача 1 в Україні, отримання ліцензій на медикаменти та інших реєстраційних свідоцтв для різноманітних продуктів відповідача 1. Вказана довіреність, на думку суду, свідчить про волевиявлення відповідача 1 стосовно дій від його імені на території України по рестрації та розповсюдженні лікарського засобу «ДОЛАР»;

- копією реєстраційного посвідчення на лікарський засіб «ДОЛАРЕН» від 31 травня 2006 р. з вкладкою від 15 лютого 2008 р. про зміну назви лікарського засобу з «ДОЛАРЕН» на «ДОЛАР», що було здійснено відповідачем 2 на підставі вищевказаної довіреності згідно вказівки відповідача 1;

- копією претензії позивача до відповідача 1 від 18 лютого 2008 р. з вимогою про припинення порушення прав на торговельну марку «ДОЛАРЕН», у якій, зокрема, позивач вимагає від відповідача 1 дати вказівку відповідачу 2 припинити реєстрацію торговельної марки «ДОЛАР» і від імені відповідача 1 заборонити відповідачу 2 продаж лікарського засобу «ДОЛАР»;

- копією листа відповідача 1 до відповідача 2 від 05 січня 2011 р. про направлення відповідачу 2 претензії Позивача від 18 лютого 2008 р.;

- копією листа від 04 лютого 2008 р. відповідача 1 до відповідача 2 про направлення макета упаковки лікарського засобу «ДОЛАР» для впровадження його у виробництво та здійснення відповідачем 1 поставок даного лікарського засобу «ДОЛАР»в Україну;

- копією листа від 08 лютого 2008 р. № 4/29/1 відповідача 2 до відповідача 1 про направлення відповідачу 1 макета упаковки лікарського засобу «ДОЛАР»для здійснення поставок даного лікарського засобу в Україну;

- копією письмових пояснень від 21 жовтня 2008 р. № 4/294 відповідача 2 до Антимонопольного комітету України, у яких відповідач 2 підтвердив вищевикладені обставини;

- копією письмових пояснень від 24 грудня 2008 р. № 4/352 відповідача 2 до Антимонопольного комітету України, у яких відповідач 2 підтвердив вищевикладені обставини;

- копією Свідоцтва № 439950 від 08 липня 1985 р. про реєстрацію відповідачем 1 на території Індії товарного знаку «DOLAR» для таких товарів 05 класу МКТП як лікарські препарати, яке підтверджує, що відповідач 1 є компанією-виробником і продавцем лікарських препаратів під товарним знаком «DOLAR»;

- копією довіреності від 21 квітня 2009 р., що була видана відповідачем 1 на імя відповідача 2 на здійснення від імені відповідача 1 в Україні відповідних дій та представництво його інтересів в Україні, включаючи періодичне подання заяв та домагання проведення реєстрації продуктів відповідача 1 в Україні, отримання ліцензій на медикаменти та інших реєстраційних свідоцтв для різноманітних продуктів відповідача 1. Вказана довіреність, за оцінкою суду, свідчить про волевиявлення відповідача 1 стосовно дій від його імені на території України по рестрації та розповсюдженні лікарського засобу «ДОЛАР».

Господарським судом досліджено наявний у матеріалах справи договір від 09 квітня 2009 р., відповідно до п. 1.1. якого відповідач 1 надає відповідачу 2 виключне право купівлі, експорту, імпорту, просування, дистрибуції та збуту продукції відповідача 1 під торговельною маркою «ДОЛАР» на території України. Пункт 2.1. даного договору підтверджує, що саме відповідач 1 є виробником і постачальником на територію України лікарських засобів під торговельною маркою «ДОЛАР». Згідно п. 6.1. даного договору саме відповідач 1 надав відповідачу 2 право на використання торговельної марки «ДОЛАР» на території України для продукції, що має форму таблетки та містить активний інгредієнт парацетамол ВР 500 мг та диклофенак-натрій ВР 50 мг, проте, ця продукція (тобто, лікарський засіб «ДОЛАР») залишається власністю відповідача 1 як в Індії, так і в Україні. Таким чином, суд першої інстанції дійшов висновку, що саме відповідач 1 є власником лікарських засобів «ДОЛАР», які реалізуються на території України, що в свою чергу, надало змогу суду першої інстанції дійти висновку про те, що саме відповідач 1 здійснює виготовлення, пакування та поставки з території Індії на територію України лікарського засобу «ДОЛАР», а також надав відповідачу 2 доручення щодо використання від його імені на території України позначення «ДОЛАР», тобто, відповідач 1, являючись власником лікарських засобів «ДОЛАР», через свою довірену особу відповідача 2 використовує на території України схоже до ступеня змішування позначення.

ВИЩЕВКАЗАНИМИ ОБСТАВИНАМИ ТА ДОКАЗАМИ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ, ЩО САМЕ ВІДПОВІДАЧ 1 ПОСЯГАЄ НА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОЗИВАЧА НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ «ДОЛАРЕН» ЗА СВІДОЦТВОМ УКРАЇНИ № 22479, ОСКІЛЬКИ ВИКОРИСТОВУЄ СХОЖЕ ДО СТУПЕНЯ ЗМІШУВАННЯ ПОЗНАЧЕННЯ «ДОЛАР» ШЛЯХОМ НАНЕСЕННЯ ЙОГО НА УПАКОВКИ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ «ДОЛАР», ЯКИЙ ПОТІМ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ВІДПОВІДАЧЕМ 2 НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, І ТОМУ Є СПІВУЧАСНИКОМ ПОРУШЕННЯ ВКАЗАНИХ ПРАВ (РАЗОМ ІЗ ВІДПОВІДАЧЕМ 2).

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДІЙШОВ ВІРНОГО ВИСНОВКУ І ПРО ТЕ, ЩО ВІДПОВІДАЧ 2 ЗА ДОРУЧЕННЯМ ВІДПОВІДАЧА 1 ЗДІЙСНЮЄ ПРОПОНУВАННЯ ДО ПРОДАЖУ, ПРОДАЖ, РЕКЛАМУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ «ДОЛАР» НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ТОБТО, ВИКОРИСТОВУЄ СХОЖЕ ДО СТУПЕНЯ ЗМІШУВАННЯ ПОЗНАЧЕННЯ. Судом враховано, що без відповідних доручень від імені відповідача 1 відповідач 2 не здійснював би дій по використанню позначення «ДОЛАР» на території України.

Матеріалами справи, а саме: копією рекламної листівки щодо продажу Відповідачем 2 лікарського засобу «ДОЛАР»; копією примірника щотижневика «АПТЕКА № 27 (684) від 07 липня 2008 р., у якому розміщена реклама лікарського засобу «ДОЛАР», продаж якого здійснює відповідач 2; копією сторінок з мережі Інтернет (www.rainbowpharms.com), на яких лікарський засіб «ДОЛАР» пропонується відповідачем 2 до продажу; рішенням Антимонопольного комітету України від 16 липня 2009 р. № 256-р у справі № 27-264/165-08 про захист від недобросовісної конкуренції; Рішенням Господарського суду міста Києва від 13 листопада 2009 р. № 14/460; Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08 липня 2010 р. № 14/460; Постановою Вищого господарського суду України від 25 січня 2011 р. № 14/460; Рішенням Антимонопольного комітету України від 25 лютого 2010 р. у справі № 27-26.4/85-09 про захист від недобросовісної конкуренції; Рішенням Господарського суду міста Києва від 11 серпня 2010 р. № 14/292; Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23 листопада 2010 р. № 14/292, Постановою Вищого господарського суду України від 15 березня 2011 р. № 14/292 підтверджується, що відповідач 2 відповідно до вищезазначеної довіреності від відповідача 1 з 05 травня 2008 р. здійснює пропонування до продажу, продаж та рекламування лікарського засобу «ДОЛАР» виробництва відповідача 1 в Україні з використанням слогану «ДОЛАР-НОВЕ ІМЯ ВІДОМОГО ПРЕПАРАТУ», тобто, також здійснює використання позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованлю торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479. Зазначеними доказами підтверджується, що порушення прав позивача полягає не лише у тому, що відповідач 2 за дорученням відповідача 1 розповсюджує на території України лікарський засіб «ДОЛАР» виробництва відповідача 1, упаковка якого є схожою до ступеня змішування з упаковкою лікарського засобу «ДОЛАРЕН», яку раніше ще з листопада 1999 р. почав використовувати для лікарського препарату «ДОЛАРЕН» позивач, але і у поширенні відповідачем 2 за дорученням відповідача 1 реклами лікарського засобу «ДОЛАР» виробництва відповідача 1 на маршрутних таксі у м. Києві, що вводить в оману споживачів і може викликати у споживача асоціативний звязок із лікарським засобом «ДОЛАРЕН» позивача.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" позивачу належать наступні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479: право на використання вказаної торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 3 ст. 426 ЦК України встановлено, що "використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності". Судом було встановлено, що позивач ніколи не надавав відповідачам 1, 2 будь-яких дозволів на використання торговельної марки «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479.

У відповідності до абзаців 4 та 5 п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Оскільки матеріалами справи встановлено, що позначення «ДОЛАР», яке використовується відповідачами 1, 2, є схожим із зареєстрованою торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 позивача і внаслідок використання позначення «ДОЛАР» це позначення і торговельну марку «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 можна сплутати та можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби, позивач в силу абз. абз. 4, 5 п. 5 ст. 16 Закону має право забороняти відповідачу 1 та відповідачу 2 використовувати позначення «ДОЛАР».

Згідно п. п. 1, 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати».

Таким чином, ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД з урахуванням зібраних у справі доказів та на підставі ч. 3 ст. 426 ЦК України, абз. абз. 4, 5 п. 5 ст. 16, п. 3 ст. 19, п.п. 1, 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» ЗАЯВЛЕНІ ПОЗИВАЧЕМ ВИМОГИ ПРО зобов`язання відповідачів 1, 2 припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН», заборону відповідачам 1, 2 використовувати без дозволу позивача позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479, зобовязання відповідачів 1, 2 усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР» позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479, ВИЗНАВ ТАКИМИ, ЩО, ЗНАЙШЛИ СВОЄ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАДОВОЛЕННЮ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.

Колегією суддів при апеляційному перегляді даної справи Ухвалою від 20.10.2011 р. №12/310 було призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності за клопотанням відповідача-2 ТОВ «Рейнбо ЛТД»

На вимогу колегії суддів через канцелярію суду 26.09.2012 р. надійшов Висновок №825 повторної судової експертизи інтелектуальної власності від 25.09.2012 р, здійснений Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності.

За висновками судової експертизи визначено:

1. Словесне позначення «ДОЛАР», яке входить до складу знака для товарів і послуг «ДОЛАР» «DOLAR» за Свідоцтвом України №93675, та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України №22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

2. Використання знаків «ДОЛАР» «DOLAR» за Свідоцтвом України №93675 може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи у них асоціації, пов`язан і з власнком свідоцтва України №22479, відносно товарів 5 класу МКТП.

3. Позначення «ДОЛАР», яке міститься на зображені промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за патентом України №17688, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України №22479.

4. Зображувальний фрагмент, що входить до зображення промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» за патентом України №17688 повністю відтворює твір образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН» від 12.06.98 р. за свідоцтвом на реєстрацію авторського права на твір №21655 від 03.08.2007р.

5. Зовнішнє зображення упаковки препарату «ДОЛАР», яке було офіційно змінено станом на 11.03.2011 р., що підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №135603 від 25.02.2011 р, є схожим на стільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України №22479.

6. Зовнішнє зображення упаковки препарату «ДОЛАР», яке було офіційно змінено стано на 11.03.2011 р., щ підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №135603 від 25.02.2011 р., може ввести в оману, щодо особи, яка виготовляє товар, або наає послугу і, відповідно, може призвести до змішування з діяльністю «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.» щодо виготовлення та реалізації лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Колегія суддів, приймаючи до уваги вищенаведені висновки повторної судової експертизи дійшла висновку про те, що правові висновки за Рішенням Господарського суду м. Києва від 06.05.2011 р. № 12/310 є правомірними та такими що ґрунтуються на наявних доказах у справі.

У судовому засідання від 17.04.2013 р. було розглянуто клопотання ТОВ «Рейнбо ЛТД» про призначення повторної комплексної комесійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої відповідач 2 просив доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. За цим клопотання відповідач 2 фактично повторював питання які ставились у попередніх судових експертизах. За результатом розгляду цього клопотання колегія суддів відхилила його, як заявлене необґрунтовано.

З урахванням вищенаведеного колегія суддів дійшла висновку про необхідність залишити без задоволення апеляційну скаргу відповідача 2 ТОВ «Рейнбо ЛТД», Рішення Господарського суду м. Києва від 06.05.2011 р. № 12/310 залишити без змін.

Судові витрати за апеляційним оскарженням відповідно до ст. 49 ГПК України покладаються на скаржника - відповідача 2.

Керуючись ст.ст. 32-34, 43, 85, 99, 101-105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу відповідача 2 ТОВ «Рейнбо ЛТД» залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 06.05.2011 р. №12/310 залишити без змін.

Постанова Київського апеляційного суду від 17.04.2013 р. №12/310 набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова Київського апеляційного суду від 17.04.2013 р. №12/310 може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України у 20-денний строк.

Матеріали справи №12/310 повернути до Господарського суду м. Києва.

Головуючий суддя Ільєнок Т.В.

Судді Корсакова Г.В.

Мартюк А.І.