Постанова № 28649820, 15.01.2013, Харківський апеляційний господарський суд

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2013 р. Справа № 5023/3117/12(5023/9129/11)

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Слободін М.М., суддя Гончар Т. В. , суддя Шевель О. В.

при секретарі Сіренко К.О.

за участю представників сторін:

позивача - Капустін В.В. - дов. б/н від 04.04.2012 р.

відповідача - Столяров І.В. - дов. б/н від 06.10.2011 р.

експерти ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса - Копитько А.П. - свід. № 697 від 12.08.2009р., Заніна Т.А. - свід. № 731 від 25.04.2005р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу позивача, Приватного підприємства "Ал'таір", (вх. №3078Х/3) на рішення господарського суду Харківської області від 10.09.2012 р. у справі № 5023/3117/12 (5023/9129/11)

за позовом Приватного підприємства "Ал'таір", м. Харків

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтаір і К", м. Харків

про зобов'язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИЛА:

ПП "Ал'таір", м. Харків (позивач) звернулося до господарського суду Харківської області з позовом про стягнення з ТОВ "Альтаір і К" (відповідача) 70571,39 грн. компенсації; зобов'язання відповідача припинити незаконне використання комерційного найменування "Альтаір і К" схожого до ступеню змішування з комерційним найменуванням позивача - Приватним підприємством "Ал'таір"; зобов'язання відповідача припинити незаконне використання позначень "Altair UA", "Альтаір і К", які схожі до ступеню змішування з зареєстрованим ПП "Ал'таір" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 8308 від 30.06.1997 р., у мережі Інтернет, як електронну поштову адресу, як доменне ім'я, як підпис у переписці, на ділових паперах; зобов'язати відповідача знищити виготовлені зображення позначення "Altair UA" та позначення "Альтаір і К", схожого настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованою за позивачем торговельною маркою "Альтаир" реєстраційний № 8308, а саме рекламну продукцію (листівки, банери), демонтувати вивіску "Altair UA" на будівлі за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 31 та стягнути з відповідача держмито в сумі 4051,00 грн., витрати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн., 400000,00 грн. витрат на послуги адвоката та 5065,20 грн. оплати за виконання експертних досліджень.

Рішенням господарського суду Харківської області від 12.01.2012р. в позові відмовлено частково. Зобов'язано ТОВ "Альтаір і К" припинити використання комерційного найменування "Альтаір і К". Зобов'язано ТОВ "Альтаір і К" припинити використання позначень "Altair UA", "Альтаір і К". Стягнуто з ТОВ "Альтаір і К" на користь ПП "Ал'таір" 170,00 грн. - держмита, 236,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В іншій частині позову відмовлено. Рішення мотивовано наявністю доказів про порушення прав позивача на торговельну марку та фірмове найменування, недоведеністю вимог про стягнення 70571,39 грн. компенсації, та відсутністю законних підстав для зобов'язання відповідача знищити маркований спірними позначеннями товар.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 22.03.2012р. рішення господарського суду Харківської області від 12.01.2012р. по справі №5023/9129/11 скасовано в частині задоволення позовних вимог та прийнято в цій частині нове рішення про відмову в задоволенні позову; в іншій частині дане рішення залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 29.05.2012р. по справі №5023/9129/11 рішення господарського суду Харківської області від 12.01.2012р. та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 22.03.2012р. у справі № 5023/9129/11 скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

Постанова касаційної інстанції мотивована тим, що у розгляді питання схожості фірмових найменувань позивача ПП "Ал'таір" та відповідача ТОВ "Альтаір і К", судам слід було встановити на підставі поданих сторонами та досліджених судом доказів, що саме являє собою фірмове найменування позивача та відповідача, тобто найменування під яким ці підприємства виступають у здійсненні своєї діяльності (з урахуванням того, що фірмове найменування може і не співпадати з зареєстрованим найменуванням). Також, касаційна інстанція зазначила, що судам слід було встановити для якої саме діяльності використовуються ці фірмові найменування, досліджуючи не лише статутні та реєстраційні документи, але і інші, що можуть свідчити про реальну діяльність підприємств, а саме: накладні, договори, рахунки, тощо. Наведені фактичні дані, на думку суду касаційної інстанції, є необхідною складовою предмету доказування в даному спорі, однак, господарськими судами такі дані встановлено не було.

Рішенням господарського суду Харківської області від 10.09.2012 р. у справі № 5023/3117/12 (5023/9129/11) (суддя Жельне С.Ч.) у задоволенні клопотання позивача про призначення експертизи з урахуванням уточнень в редакції заяви відмовлено. У задоволенні позову відмовлено повністю. Рішення мотивовано тим, що порушення прав позивача, захищених свідоцтвом на знак для товарів та послуг "Альтаир" від 27.05.1993р. № 8308, які полягають у маркуванні цим знаком товарів власного виробництва та наданні послуг від власного імені, наданими позивачем доказами не підтверджуються; порушення прав позивача у використанні комерційної назви "Ал'таір" під час виробництва товарів та наданні послуг також не встановлено.

Позивач, ПП "Ал'таір", не погодився з зазначеним рішенням, звернувся до апеляційного суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду Харківської області від 10.09.2012р. по справі № 5023/3117/12 та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити у повному обсязі, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм чинного законодавства.

В обґрунтування своєї апеляційної скарги позивач зазначив, що судом першої інстанції залишено поза увагою та не розглянуто питань, які вказані в постанові касаційної інстанції, не враховано, що у переліку товарів і послуг відповідно до "Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків" (МКТП) взагалі відсутня така послуга як продаж товарів, а у 35 класі, в якому позивачем зареєстрований знак "Альтаир" саме "аукціонний продаж", "демонстрація товарів" і є спорідненими послугами з продажем товарів. Скаржник зазначив, що суд першої інстанції дійшов до помилкового висновку стосовно того, що оскільки позивач сам не виробляє товар та не маркує його товарним знаком, то між позивачем та відповідачем взагалі не існує правовідносин, урегульованих Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", хоча, на думку позивача, цей закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні і саме відповідач порушує права позивача "Альтаір UA", "Altair UA" та "Альтаір і К" для надання послуг споріднених з наведеними у свідоцтві № 8308 від 30.06.1997р. до 27.05.2013р. на знак для товарів та послуг.

Відповідач, ТОВ "Альтаір і К", надав відзив на апеляційну скаргу позивача, в якому зазначив, що рішення господарського суду Харківської області від 10.09.2012р. законне та обґрунтоване. Апеляційну скаргу позивача вважає такою, що не підлягає задоволенню, тому просить рішення господарського суду Харківської області від 10.09.2012р. у справі № 5023/3117/12 залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Відповідач зазначив, що він взагалі не використовує у своїй діяльності знак для товарів та послуг, який належить позивачу, оскільки позивач, як і відповідач, не виробляє не тільки тих товарів, які внесено до свідоцтва позивача, а й взагалі жодних товарів, тому, не може використовувати у своїй діяльності жодного товарного знаку; відповідач не надає жодних послуг, які включено до свідоцтва позивача. На думку відповідача, оскільки він не виробляє жодних товарів, які захищені свідоцтвом позивача, та не надає жодних послуг, які захищені свідоцтвом позивача, відповідач не може порушувати права позивача та не може припинити робити те, чого він ніколи не робив і не робить.

Перевіривши повноту встановлених судом обставин справи та наданих сторонами в підтвердження обставин справи доказів, надану в рішенні суду їх юридичну оцінку, дослідивши матеріали справи та правильність застосування господарським судом норм матеріального та процесуального права, розглянувши доводи апеляційної скарги, відзив на апеляційну скаргу та повторно розглянувши справу в порядку ст. 101 ГПК України, колегія суддів встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач, приватне підприємство "Ал'таір" зареєстроване 11.05.1992р. відповідно до розпорядження № 536, виданого комітетом Московської районної ради народних депутатів.

10.05.1993р. приватне підприємство "Ал'таір" подало до Державного патентного відомства України заяву на реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг "Альтаир" та 27.05.1993р. Держпатент зареєстрував указане комбіноване позначення "Альтаир" та видав ПП "Ал'таїр" свідоцтво на знак для товарів і послуг "Альтаир". 03.07.2003р. Державний департамент інтелектуальної власності за заявою ПП "Ал'таір" видав доповнення до свідоцтва на знак для товарів і послуг про продовження дії свідоцтва на знак для товарів і послуг "Альтаир" № 8308 до 27.05.2013р.

Таким чином, позивач є власником майнових прав на знак для товарів і послуг (торговельну марку) № 8308 від 27.05.1993 року "Альтаир".

Згідно з ч. ч. 1, 2, 4 ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності; право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки; особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Частиною першою статті 490 ЦК України до майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування віднесено, зокрема, право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" передбачено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

На підставі ч.1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг".

Системний аналіз вищенаведених норм чинного законодавства дає підстави для висновку щодо того, що для встановлення факту порушення прав власника свідоцтва достатньо встановлення лише одного із будь-яких передбачених законом факту порушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач, ТОВ "Альтаір і К" з травня місяця 2011 року незаконно використовує товарний знак "Альтаір", що вводить в оману його як постійних, так і нових клієнтів, так як господарська діяльність відповідача співпадає з діяльністю підприємства позивача, а використане позначення схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "Альтаир".

За твердженням позивача, відповідач протиправно використовує торгівельний знак, що належить позивачеві, оскільки, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ "Альтаір і К" має таки види діяльності: 30.01.1 Виробництво офісного устаткування, 30.01.2 Монтаж та установлення офісного устаткування, 51.84.0 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням, 52.48.1 роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням, 72.21.0 розроблення стандартного програмного забезпечення, 72.50.1 ремонт і технічне обслуговування офісної техніки.

Протиправність дій відповідача, на думку позивача, полягає в тому, що відповідач використовує комерційну назву "Альтаір і К", яка співзвучна з комерційною назвою "Ал'таір" та словом "Альтаир", внесеним до знаку для товарів та послуг, під час продажу товарів та їх пропозиції у мережі Інтернет з використанням зазначеного слова з написанням кирилічною абеткою та латиною.

Позивач вважає, що торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням, яку здійснює відповідач, підпадає під правовий захист товарів, зазначених у знаку для товарів та послуг, оскільки комп'ютери та мобільні телефони, які продає та пропонує для продажу відповідач, є спорідненими з товарами 9 класу, зазначеними у свідоцтві на знак для товарів і послуг "Альтаир" від 27.05.1993р. № 8308.

Позивач вважає, що для усунення порушення його прав слід зобов'язати відповідача припинити незаконне використання комерційного найменування ТОВ "Альтаір і К", схожого до ступеню змішування з комерційним найменуванням Позивача ПП "Ал'таір"; зобов'язати відповідача припинити незаконне використання позначень UA" та "Альтаір і К", які схожі до ступеню змішування з зареєстрованим ПП "Ал'таір" знаком для товарів та послуг, у мережі Інтернет, як електронну поштову адресу, як доменне ім'я, як підпис у діловій переписці та зобов'язати відповідача знищити усі фізичні носії, що мають напис UA" та "Альтаір і К".

Суд першої інстанції відмовляючи в задоволенні позовних вимог позивача посилався на те, що продаж товару іншого виробника від власного імені підприємством, яке має право власності на знак для товарів та послуг, не переносить правовий захист, наданий товарам власного виробництва, на товари, що виробляються іншим виробником, в тому числі й тоді, коли такі товари можуть бути спорідненими. Таким чином, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що порушення прав позивача, захищених свідоцтвом на знак для товарів та послуг "Альтаир" від 27.05.1993р. № 8308, які полягають у маркуванні цим знаком товарів власного виробництва та наданні послуг від власного імені, наданими позивачем доказами не підтверджуються, а також порушення прав позивача у використанні комерційної назви "Ал'таір" під час виробництва товарів та наданні послуг також не встановлено.

Суд першої інстанції відмовив в задоволенні клопотання позивача про призначення у справі експертизи з посиланням на те, що у суду достатньо знань у сфері інтелектуальної власності для вирішення питань поставлених для експертизи.

Судова колегія з такими висновками суду першої інстанції не погоджується, оскільки в постанові Вищого господарського суду України від 29.05.2012р., якою було скасовано рішення господарського суду Харківської області від 12.01.2012р. та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 22.03.2012р. у справі № 5023/9129/11, зазначено, що судам необхідно дослідити при новому розгляді справи такі питання: для якої діяльності використовуються фірмові найменування позивача та відповідача, та чи є ці діяльності споріднені тобто такими, що можуть ввести в оману споживачів. Також, слід було встановити для якої саме діяльності використовуються ці фірмові найменування, досліджуючи не лише статутні та реєстраційні документи, але і інші, що можуть свідчити про реальну діяльність підприємств, а саме: накладні, договори, рахунки, тощо. Крім того, необхідно встановити схожість позначень, які використовує відповідач з торгівельною маркою позивача; для яких товарів та/або послуг Відповідач використовує позначення "Altair UA" та "Альтаір і К"; у який з визначених у п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" способах відбулося використання знаків "Altair UA" та "Альтаір і К"; наявність у відповідача доменного імені у якому використовуються спірні позначення, а також перелік товарів та/або послуг для надання яких воно використовується.

Суд першої інстанції, в свою чергу, не дотримався вказівок суду касаційної інстанції і не дослідив та не встановив вищевказані питання шляхом призначення судової експертизи, через що оскаржуване рішення підлягає скасуванню, оскільки таке рішення прийнято без повного та всебічного дослідження усіх фактичних обставин справи та з порушенням норм процесуального права (в т.ч. і щодо необхідності призначення судової експертизи).

Колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що у розділі 5 п. 78 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у разі необхідності роз'яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), господарським судом призначається судова експертиза з урахуванням викладеного в постановах пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та від 23.03.2012р. № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності".

Відповідно до п. 3.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 5 від 23.03.2012р. "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", для роз'яснення питання про спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами, наведеними у свідоцтві на торговельну марку, судам слід призначати судову експертизу.

В п. 4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 5 зазначено, що у спорах про захист права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування господарським судом можуть порушуватися перед судовим експертом питання як про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати, так і стосовно того, чи може використання особами однакових або схожих комерційних (фірмових) найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

Враховуючи вказівки, зазначені Вищим господарським судом України у постанові по даній справі та у вищезазначених постановах Пленуму Вищого господарського суду України, для встановлення обставин, що стосуються саме порівняння позначень, фірмових найменувань, які використовує позивач та відповідач, а також питання щодо спорідненості товарів та послуг відповідно до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 5, Харківським апеляційним господарським судом своєю ухвалою від 27.11.2012р. була призначена судова експертиза та проведення експертизи доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

На вирішення експерту поставлені наступні питання:

1) Чи є комерційне (фірмове) найменування Приватне підприємство "Ал'таір" та комерційне (фірмове) найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтаір і К" тотожними або схожими у цілому до ступеню змішування настільки, що це може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги та реалізує товар;

2) Чи є позначення "Altair UA", "Альтаїр UA" та "Альтаїр і К" тотожними або схожими у цілому до ступеню змішування зі знаком "Альтаир", раніше зареєстрованим ПП "Ал'таір", відповідно до свідоцтва №8308 від 30.06.1997р. настільки, що їх можна сплутати;

3) Чи може використання ТОВ "Альтаір і К" позначень "Altair UA", "Альтаїр UA" та "Альтаїр і К" ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги та реалізує товар, порівнюючи зі знаком "Альтаир", раніше зареєстрованим ПП "Ал'таір" (свідоцтво №8308 від 30.06.1997р.);

4) Що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням Приватного підприємства "Ал'таір" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтаір і К", - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства;

5) Чи є послуги, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг, які надає ПП "Альтаір" з використанням зареєстрованого знаку, подібними або спорідненими до послуг, які надає ТОВ "Альтір і К" з використанням власної комерційної назви;

6) Чи функціонують Приватне підприємство "Ал'таір" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтаір і К" на одному ринку товарів і послуг.

11.12.2012р. Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса було надано висновок по заданим судом питанням, зокрема, у вказаному висновку зазначено, що:

1) Фірмовим (комерційним) найменуванням Приватного підприємства "Ал'таір" є складне словосполучення, яке складається з основної (загальної) частини (корпуса фірми) та допоміжної (індивідуальної) частини, де основною частиною (корпусом фірми) є організаційно-правова форма назви підприємств, а саме: Приватне підприємство; допоміжна частина складається з обов'язкового елементу - фірмового найменування, яким є слово - "Ал'таір". Фірмовим (комерційним) найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтір і К" є складне словосполучення, яке складається з основної (загальної) частини (корпуса фірми) та допоміжної (індивідуальної) частини, де основною частиною (корпусом фірми) є організаційно-правова форма назви підприємств, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю; допоміжна частина складається з обов'язкового елементу - фірмового найменування, яким є слово та ініціальна абревіатура - "Альтір і К". Дані К(Ф)Н можуть вживатися як у повному, так і у скороченому вигляді;

2) Фірмові (комерційні) найменування Приватне підприємство "Ал'таір" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтір і К" є схожими до ступеню змішування;

3) Послуги, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг, які надає ПП "Ал'таір" з використанням зареєстрованого знаку, є однорідними до послуг, які надає ТОВ "Альтір і К" з використанням власної комерційної назви;

4) Позначення "Altair UA", "Альтаїр UA" та "Альтаїр і К" є схожими у цілому до ступеню змішування зі знаком "Альтаир", раніше зареєстрованим ПП "Ал'таір", відповідно до свідоцтва №8308 від 30.06.1997р. настільки, що їх можна сплутати;

5) Використання ТОВ "Альтір і К" позначень "Altair UA", "Альтаїр UA" та "Альтаїр і К" може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги та реалізує товар, порівнюючи зі знаком "Альтаир", раніше зареєстрованим ПП "Ал'таір" (свідоцтво №8308 від 30.06.1997р.);

6) Питання не вирішувалось, оскільки виходить за межі компетенції

експертів у сфері інтелектуальної власності.

При цьому, як вбачається із наданого суду висновку експертизи, експертами досліджувалися матеріали справи, в т.ч. копії рахунків про оплату, угод, актів наданих послуг, ін., тобто, документи, які свідчать про реальну діяльність підприємств, та які, на думку суду касаційної інстанції, є необхідною складовою предмету доказування в даному спорі. Колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що для встановлення питань, які були поставлені на вирішення експертизи, достатньо одного факту порушення, а тому колегія суддів вважає, що сторонами надано достатній обсяг документів, з яких можна встановити факт порушення.

Дослідженням наданого експертною установою висновку встановлено, що експертами проведено порівняльне дослідження звукової (фонетичної), а також смислової (семантичної) схожості словесних позначень фірмових найменувань та позначень, зроблені порівняльні дослідження спорідненості (однорідності) товарів та послуг позивача та відповідача, використано необхідний обсяг нормативних актів та джерел науково-технічної інформації.

Таким чином, колегія суддів вважає, що відповідний висновок є належним та допустимим доказом у даній справі та відповідні висновки підтверджують доводи позивача, викладені ним у позові.

Відповідач надав суду заяву про відвід експерту Копитько А.П., оскільки вважає, що вона була зацікавленою особою, бо вже раніше надавала подібний висновок за клопотанням позивача. У цій же заяві відповідач просить викликати в суд судового експерта Заніну Т.А. для надання відповідей на запитання по цьому висновку.

Також, відповідачем подана заява про визнання вказаного висновку таким, що, не відповідає вимогам чинного законодавства, та винести окрему ухвалу відносно дій експертів, які підписали експертний висновок, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку та надіслати про цей факт повідомлення до прокуратури.

У зв'язку з заявленими відповідачем клопотаннями розгляд справи був відкладений та до суду викликані судові експерти, які прибули у судове засідання 09.01.2013р. та надали пояснення з приводу поставлених судом та відповідачем питань.

09.01.2013р. відповідачем надано заяву про призначення повторної експертизи у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, яке мотивовано порушенням вимог чинного законодавства при проведенні судової експертизи у справі.

Розглянувши подані відповідачем заяви, колегія суддів вважає, що у їх задоволенні має бути відмовлено за безпідставністю висновків, викладених у таких заявах.

Окремо колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що відповідно до ч. 4 ст. 41 ГПК України сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Заява ж про відвід експерту датована вже після отримання висновку експертизи, що унеможливлює її розгляд по суті. Окрім того, на думку колегії суддів, відповідачем не наведено підстав, які б свідчили про зацікавленість експерта Копитько А.П., оскільки і в одному, і в іншому випадку вона надавала висновок за дорученням експертної установи.

Окрім того, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що у судове засідання експертами було надано рецензію Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності на висновок судової експертизи у справі № 5023/3117/12, зроблену на прохання директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Згідно з наданою рецензією, експертами дана правильна оцінка результатів дослідження, висновки зроблені у категоричній формі, є аргументованими та обґрунтованими, відповідають результатам дослідження та поставленим питанням. Рецензія обговорена на розширеному засіданні Науково-дослідного центра судової експертизи з питань інтелектуальної власності, протокол №1 від 08.01.2013р.

На підставі вищенаведених фактичних обставин та наданих до справи доказів, враховуючи, що наявними у справі доказами (в т.ч. висновком судової експертизою) доведено той факт, що фірмові (комерційні) найменування Приватне підприємство "Ал'таір" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтір і К" є схожими до ступеню змішування, що послуги, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг, які надає ПП "Ал'таір" з використанням зареєстрованого знаку, є однорідними до послуг, які надає ТОВ "Альтір і К" з використанням власної комерційної назви, що позначення "Altair UA", "Альтаїр UA" та "Альтаїр і К" є схожими у цілому до ступеню змішування зі знаком "Альтаир", раніше зареєстрованим ПП "Ал'таір", відповідно до свідоцтва №8308 від 30.06.1997р. настільки, що їх можна сплутати та що використання ТОВ "Альтір і К" позначень "Altair UA", "Альтаїр UA" та "Альтаїр і К" може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги та реалізує товар, порівнюючи зі знаком "Альтаир", раніше зареєстрованим ПП "Ал'таір" (свідоцтво №8308 від 30.06.1997р.), а також те, що позивач та відповідач функціонують в одному регіоні, колегія суддів вважає, що позовні вимоги в частині зобов'язання ТОВ "Альтаір і К" припинити використання комерційного найменування "Альтаір і К" та припинити використання позначень "Altair UA" та "Альтаір і К" підлягають задоволенню.

Що стосується позовних вимог в частині стягнення з відповідача 70571,39 грн. компенсації, 400000,00 грн. витрат на послуги адвоката та 5065,20 грн., то судова колегія вважає, що позивачем позовні вимоги в цій частині не доведені належними доказами, зокрема, позивачем не надано доказів на підтвердження понесених збитків та не наведено правових підстав для їх стягнення, не надано належних доказів оплати послуг адвоката (до матеріалів справи надано лише копію векселю на цю суму).

Щодо вимог про зобов'язання знищити виготовлені зображення позначень "Альтаір UA" та "Альтаір і К" та демонтувати вивіску "Альтаір UA", то такі вимоги не підлягають задоволенню, оскільки позивачем не наведено правового обґрунтування заявлених вимог (в т.ч. і щодо належного способу захисту).

Враховуючи викладене, доводи апеляційної скарги знайшли підтвердження в матеріалах справи частково, а тому, апеляційна скарга та позовні вимоги позивача підлягають частковому задоволенню.

З огляду на зазначене та керуючись ст. ст. 32-34, 43, 99, 101, 102, п. 2 ст. 103, п. 1, 4 ч. 1 ст. 104, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Приватного підприємства "Ал'таір", м. Харків задовольнити частково.

Рішення господарського суду Харківської області від 10.09.2012р. у справі № 5023/3117/12 скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити частково.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтаір і К" (61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 95, кв. 29, код ЄДРПОУ 37658125) припинити використання комерційного найменування "Альтаір і К".

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтаір і К" (61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 95, кв. 29, код ЄДРПОУ 37658125) припинити використання позначень "Altair UA" та "Альтаір і К", які схожі до ступеню змішування з зареєстрованим ПП "Ал'таір" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 8308 від 30.06.1997р.

В іншій частині в задоволенні позову відмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтаір і К" (61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 95, кв. 29, код ЄДРПОУ 37658125) на користь Приватного підприємства "Ал'таір" (61050, м. Харків, вул. Примерівська, 8, кв. 4, код ЄДРПОУ 14086815) 170,00 грн. держмита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу за розгляд справи в суді першої інстанції, 536,50 грн. судового збору за розгляд апеляційної скарги.

Доручити господарському суду Харківської області видати відповідний наказ.

Повний текст постанови складено 14.01.2013р.

Головуючий суддя Слободін М.М.

Суддя Гончар Т. В.

Суддя Шевель О. В.