Рішення № 28228667, 20.11.2012, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-12/1468-2012 20.11.12

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю«ДІСКУРС»

(Общества с ограниченной ответственностью «ДИСКУРС»)

До 1) Компанії «Соні Кабусікі Кайся»(СОНІ корпорейшн)

(Company «Sony Kabushiki Kaisha» Sony Corporation)

2) Державної служби інтелектуальної власності України

Про дострокове припинення повністю дії Свідоцтв України

№ 4651 та № 12734 на знак для товарів і послуг

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача 1) Єфімов С.В. -предст. (дов. б/н від 24.07.2012)

2) Трембовецька Т.П. -предст. (дов. б/н від 24.07.2012)

Від відповідача 1 не з'явився

Від відповідача 2 Ресенчук В.М. -предст. (дов. № 16-8/6277-с від 01.09.2011)

Суть спору:

Позивач звернувся до суду з позовом до 1) Компанії «Соні Кабусікі Кайся»(СОНІ корпорейшн) (Company «Sony Kabushiki Kaisha»Sony Corporation) та 2) Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії Свідоцтв України № 4651 та № 12734 на знак для товарів і послуг повністю, зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення повністю дії Свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № 4651 та № 12734 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що, не використовуючи знаки для товарів і послуг за зазначеними свідоцтвами, відповідач 1 порушує права позивача на правомірне використання позначення, зареєстрованого відповідачем 1 в якості знака для товарів і послуг за зазначеними свідоцтвами, а також на його реєстрацію позивачем в якості знаку для своїх товарів і послуг 9-го класу МКТП на території України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2012 року було порушено провадження у справі та призначено розгляд справи призначено на 24.02.2012 року.

В судове засідання 24.02.2012 року представник відповідача 1 не з'явився.

Представник відповідача 2 надав відзив на позовну заяву.

Представник позивача заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи, яке було задоволено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.02.2012 року розгляду справи було відкладено на 20.11.2012 року, у зв'язку з відсутністю у відповідача 1 представництва на території України та необхідністю його належного повідомлення у відповідності до вимог Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах 1965 року. Зобов'язано позивача надати суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на японську мову позовної заяви та даної ухвали суду в термін до 27.04.2012 року.

19.04.2012 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивачем подано документи по справі, а саме нотаріально засвідчений переклад позовної заяви та ухвали суду від 24.02.2012 року на японську мову.

Отримавши витребувані документи від позивача, Господарський суд міста Києва надіслав прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів на адресу запитуваного органу, а саме: Ministry of Foreign Affairs2-2-1 Kasumigaseki Chiyoda-kuTOKYO 100-8919 Japan.

15.10.2012 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від отримано підтвердження про вручення відповідачу 1 направлених судових документів.

В судове засідання 20.11.2012 року представник відповідача 1 не з'явився, вимоги ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 5011-12/1468-2012 від 24.02.2012 року не виконав, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи був повідомлений судом належним чином.

В судовому засіданні представник позивача позов підтримав, надав усні пояснення по суті справи та просив задовольнити позов в повному обсязі з підстав,, викладених в позовній заяві, представник відповідача 2 проти позову заперечував з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву.

Враховуючи те, що нез'явлення представника відповідача 1 не перешкоджає розгляду справи по суті, а матеріали справи є достатніми для вирішення спору в даному судовому засіданні, з урахуванням визначених статтею 69 Господарського процесуального кодексу України строків вирішення спору, суд вважає за можливе розглянути позов у відсутності представника відповідача 1, за наявними у справі матеріалами згідно з вимогами ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Заслухавши пояснення представників позивача, відповідача 2, дослідивши надані суду докази та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІСКУРС»є заявником за заявкою № m 2011 16085 від 11.10.2011 року на знак для товарів та послуг «AIWA», поданою до Державного підприємства «Український інститут промислової власності»Державної служби інтелектуальної власності України, що підтверджується наданими копіями матеріалів вищевказаної заявки.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІСКУРС»подало відповідну заявку для реєстрації знаку для товарів та послуг «AIWA»для товарів 7, 8, 9, 11, 14, 15 класів МКТП. При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «ДІСКУРС»має намір здійснювати на території України виробництво та продаж товарів 9 класу МКТП під товарним знаком «AIWA», що підтверджується наявними в матеріалах справи копією контракту від 02.09.2011 на розробку дизайну і макетів товарів, акту виконаних робіт від 15.10.2011р. до зазначеного контракту, та копіями зразків дизайн-макетів зразків товарів та упаковки з використанням словесного позначення «AIWA».

Компанія «Соні Кабусікі Кайся»(СОНІ корпорейшн) (Company «Sony Kabushiki Kaisha»Sony Corporation) є власником свідоцтв Україні на знак для товарів і послуг №4651 та №12734 на знак для товарів і послуг «AIWA», що підтверджується виписками з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.

Як вбачається з виписки № 55 від 18.01.2012 року, знак для товарів та послуг «AIWA»за Свідоцтвом № 4651 був заявлений компанією Ейва Ко., Лтд. (Японія) на реєстрацію 30.12.1967 року (дата пріоритету подання заявки № 49517/SU) для товарів 9 класу МКТП, а саме: "Микрофоны; громкоговорители; проигрыватели для пластинок; магнитофоны; радиорепродукторы; телевизоры; адаптеры; видеомагнитофоны; радиофонографы; и другие электрические приборы и устройства и их части и все другие товары, включенные в 9 класс". Державна реєстрація зазначеного знака була здійснена за Свідоцтвом СРСР на знак № 36414. Переєстрація вказаного свідоцтва СРСР на свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 4651 була здійснена 29.04.1994. Відповідач 1 є власником зазначеного Свідоцтва з 16.06.2005 року. Відповідні відомості було опубліковано у офіційному бюлетені «Промислова власність»№8 від 15.08.2005 року.

Згідно виписки № 56 від 18.01.2012 знак для товарів та послуг «AIWA»за Свідоцтвом №12734 був заявлений компанією Ейва Ко., Лтд. (Японія) на реєстрацію 29.11.1994 (дата пріоритету подання заявки № 94113987) для товарів 9 класу МКТП, а саме: "Приборы и инструменты для научных целей; морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации; диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты; счетные машины; оборудование для обработки информации и вычислительные машины; огнетушители; все товары, включенные в 9 класс". Державна реєстрація зазначеного знака була здійснена за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 12734 була здійснена 19.07.1999. Відповідач 1 є власником зазначеного Свідоцтва з 02.11.2004 року. Відповідні відомості було опубліковано у офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 12 від 15.12.2004 року.

Позивач, посилаючись на ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», вважає, що дія вищевказаних Свідоцтв Україні на знак для товарів і послуг № 4651 та № 12734 повинна бути достроково припинена, оскільки вказані знаки для товарів і послуг не використовується відповідачем 1 протягом останніх трьох років перед поданням позовної заяви, а саме з 06.02.2009 року.

Позивач також зазначає, що дострокове припинення дії Свідоцтв Україні на знак для товарів і послуг № 4651 та № 12734 усуває перешкоду у реєстрації заявленого Позивачем позначення «AIWA»за заявкою № m 2011 16085 від 11.10.2011 року в якості знака для товарів і послуг, який він має намір використовувати у своїй господарській діяльності для товарів 9 класу МКТП.

Відповідач 2 у відзиві на позов зазначає, що для вирішення спору щодо дострокового припинення повністю дії свідоцтв Україні на знак для товарів і послуг №4651 та №12734 відповідач 1 повинен довести безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначеного знаку протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких він зареєстрований.

Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджуючи в судовому засіданні докази, Господарський суд міста Києва вважає, що заявлені позивачем позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі -ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Згідно статті 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів

Відповідно до ч. 1 ст. 58 ГПК України, в одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами.

Підставою виникнення позовних вимог позивача є реєстрація за відповідачем 1 знаків для товарів і послуг «AIWA»за Свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № 4651 та №12734, що унеможливлює реєстрацію позивачем позначення «AIWA», як словесного знаку для товарів і послуг в Україні.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (далі -ГК України), відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Спеціальне законодавство України стосовно охорони прав на знаки для товарів і послуг складають, зокрема, Паризька конвенція про охорону промислової власності (надалі - Паризька конвенція), Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 року (надалі - Мадридська угода), Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". При виникненні розбіжностей під час тлумачення або використання положень нормативних актів, перевагу мають міжнародні законодавчі акти.

Правовідносини, що стосуються вітчизняних та іноземних осіб, які бажають отримати права на об'єкти промислової власності в Україні, регулюються відповідно до пункту 1 статті 2 Паризької конвенції та п. 1 ст. 4 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Стаття 492 ЦК України встановлює, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Виходячи з цього положення, вирізнення товарів і послуг одного виробника від аналогічних товарів і послуг іншого виробника є однією із основних функцій товарного знака. Отримуючи свідоцтво, його власник набуває виключних прав на товарний знак. Обсяг правової охорони визначається зображенням знака, а також переліком зареєстрованих товарів і послуг, що надані у свідоцтві України або за міжнародною реєстрацією.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Статтею 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на власника свідоцтва покладений обов'язок добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Як передбачено ч. 2 ст. 497 ЦК України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

При цьому, згідно з абз. 5 ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака вважається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на власника знаку, в даному випадку на відповідача 1.

При цьому відповідач 1 не надав суду доказів безпосереднього та фактичного використання або поважних причини невикористання знаків за Свідоцтвами Україні на знак для товарів і послуг № 4651 та № 12734.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Позивач надав належні докази того, що відповідач 1 протягом останніх 3-х років не використовує знак «AIWA»за Свідоцтвами Україні на знак для товарів і послуг № 4651 та №12734, а саме:

листи відділення забезпечення державної реєстрації Укрпатенту Державної служби інтелектуальної власності від 05.01.2012 № 31/11 та №29/11, згідно яких станом на 05.01.2012 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносилися відомості щодо видачі ліцензій на використання знаків для товарів і послуг по Свідоцтвам України №4651 та №12734 (в матеріалах справи ).

нотаріально посвідчена копія листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2012 № 4602-04/4424-16, згідно якого у період з 2006 року по цей час сертифікати відповідності на продукцію під торговельною маркою »у Реєстрі УкрСЕПРО не зареєстровано (в матеріалах справи). Обов'язковість сертифікації товарів 9-го класу МКТП на території України передбачена статтею 18 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»від 10.05.1993 та Наказом Держспоживстандарту «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні»від 01.02.2005 № 28.

лист Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна»(GS1 Ukraine) від 16.01.2012 № 0009/1, згідно якого у Реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про товарні позиції в назві яких вказано позначення AIWA (в матеріалах справи). Обов'язковість маркування товарів, які виробляються або реалізуються в Україні, штриховими кодами GS1 передбачена постановою Кабінету Міністрів України «Про впровадження штрихового кодування товарів»від 29 травня 1996 N 574 (з наступними змінами і доповненнями).

лист власника магазину «ДомоЛюкс»від 20.01.2012 №4/12 (в матеріалах справи), який, зокрема, спеціалізується на продажу товарів 9 класу МКТП, згідно якого з 2004 року йому невідомі випадки появи на ринку України вищезазначених груп товарів під торговельною маркою ».

З урахуванням наведеного, на підставі вивчених матеріалів справи та пояснень учасників процесу, суд приходить до висновку, що дія Свідоцтв України № 4651 та № 12734 на знаки для товарів і послуг «AIWA»підлягає достроковому припиненню, у зв'язку з їх невикористанням протягом останніх трьох років.

Позивач також звернувся до суду з позовними вимогами про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (відповідача 2) внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у зв'язку з достроковим припиненням дії Свідоцтв України № 4651 та № 12734 на знаки для товарів і послуг «AIWA»та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до пункту 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року № 10 (з наступними змінами та доповненнями), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу пункту 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

З урахуванням наведеного, позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача 2 внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно припинення Свідоцтв України № 4651 та № 12734 на знаки для товарів і послуг є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. ст. 4, 58, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково припинити повністю дію Свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 4651.

3. Достроково припинити повністю дію сСвідоцтва України на знак для товарів та послуг № 12734.

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; код ЄДРПОУ 37552556):

- внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо дострокового припинення повністю дії Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 4651;

- внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо дострокового припинення повністю дії Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 12734.

5. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; код ЄДРПОУ 37552556):

- здійснити публікацію в офіційному бюлетені "ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ" про припинення повністю дії Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 4651;

- здійснити публікацію в офіційному бюлетені "ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ" про припинення повністю дії Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 12734.

6. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Л.В.Прокопенко