Рішення № 26509824, 16.10.2012, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/138 16.10.12

За позовом Приватного акціонерного товариства "Креатив"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС (Eastend International LLC)

про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 48955 від 15.04.2005р. на знак для товарів і послуг "ДИВНОЕ"

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Жухевич О.В., Самусь К.О.

від відповідача 1: Запорожець Л.Г.

від відповідача 2: Картушин Д.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Позовні вимоги заявлені до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Компанії БЕРГЛАНД ІНВЕСТ С.А. (Bergland Invest S.A.) про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 48955 від 15.04.2005р. на знак для товарів і послуг "ДИВНОЕ" щодо усіх товарів 29 та 30 класів МКТП. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг "ДИВНОЕ" не використовується відповідачем-2 протягом останніх трьох років щодо усіх товарів 29 та 30 класів МКТП.

Ухвалою Господарського суду України від 22.06.2011р. судом порушено провадження у справі № 20/138, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 24.01.2012р.

Ухвалою від 24.01.2012р. розгляд справи відкладено до 28.08.2012р. Здійснено заміну первісного відповідача-1 на Державну службу інтелектуальної власності України, здійснено заміну відповідача-2 на Компанію ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС (Eastend International LLC).

Ухвалою від 24.01.2012р. за заявою позивача судом вжито заходи забезпечення позову.

На вимогу ухвали суду від 24.01.2012р. судом одержано від позивача витребувані документи для подальшого направлення відповідачу-2 через Центральний орган іноземної держави (США), а саме, через Компанію Міжнародне вручення процесуальних документів відповідно до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 року.

Відповідно до ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі, у разі звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи наведене, ухвалою від 02.02.2012р. провадження у справі №20/138 зупинено.

02.04.2012р. судом одержано від Компанії Міжнародне вручення процесуальних документів докази вручення документів уповноваженому працівнику відповідача-2.

Ухвалою Господарського суду України від 20.06.2012 р. поновлено провадження у справі № 20/138.

За результатом повторного автоматичного розподілу справ, який проведено 02.07.2012р. у зв'язку з обранням Палія В.В. на посуду судді Вищого господарського суду України, матеріали справи № 20/138 передано на розгляд судді Бондарчук В.В.

Ухвалою Господарського суду України від 07.07.2012 р. суддя Бондарчук В.В. справу № 20/138 прийняла до свого провадження та призначила розгляд справи на 28.08.2012 р.

У процесі провадження у справі представник відповідача-2 подав відзив на позов, в якому проти позову заперечив та пояснив, що спірні правовідносини між позивачем та ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС відсутні, що означає відсутність у позивача права на звернення до суду, передбаченого ст. 1 ГПК України.

Також представник позивача подав пояснення по справі, в яких зазначає, що компанія ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС, яка на момент розгляду справи № 20/138 є власником свідоцтва України № 48955 на знак для товарів і послуг «ДИВНОЕ», не використовує її на території України щодо товарів 29 та 30 класів МКТП, що в свою чергу, є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва України № 48955.

У процесі провадження у справі представник відповідача-2 подав відзив на позов, в якому пояснив, що дострокове припинення в Україні дії Свідоцтва України №48955 на знаки для товарів і послуг «ДИВНОЕ»потребує всебічного, повного та об'єктивного дослідження усіх обставин справи.

У судовому засіданні 28.08.2012 р. судом оголошувалась перерва до 20.09.2012 р. на підставі ст. 77 ГПК України.

У процесі провадження у справі представник позивача надав пояснення по справі.

У судовому засіданні 20.09.2012 р. судом оголошувалась перерва до 27.09.2012 р. на підставі ст. 77 ГПК України.

У процесі провадження у справі представник позивача надав пояснення, в яких зазначає, що оригінал договору від 14.04.2007 р., який надав відповідач-2 містить пункти 8.1.1.-8.1.2. щодо можливості продовження строку дії даного договору. Позивач зазначає, що відповідно до п. 8.1. обох договорів від 14.04.2007 р., наявних у сторін, строк дії цього договору становить 1 рік. В той же час, в наявному у позивача оригіналі вказаного договору, з підписами сторін на кожній сторінці, відсутні пункти 8.1.1. -8.1.2., якими передбачена можливість продовження строку дії даного договору.

Також у процесі провадження у справі представник відповідача-2 подав клопотання про призначення судової експертизи, у зв'язку з різними умовами договору, визначеними у різних примірниках та у зв'язку з відсутністю у ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС (Eastend International LLC) оригіналу договору від 14.04.2007 р., та просив призначити судову почеркознавчу та технічну експертизу.

Розгляд справи відкладався через неналежне виконання сторонами вимог суду та необхідністю витребування нових доказів.

Розглянувши у даному судовому засіданні клопотання відповідача-2 про призначення судової експертизи, суд відзначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Згідно п. 14 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №14 від 23 березня 2012 року «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»згідно зі статтями 33, 36, 37 та 38 ГПК господарський суд, призначаючи судову експертизу, вправі витребувати від учасників судового процесу, а в разі необхідності - інших підприємств, установ, організацій, державних та інших органів чи їх посадових осіб (пункт 4 статті 65 ГПК) зразки почерків, підписів, відбитків печаток, друкованих документів тощо і надати їх експерту для дослідження. Відповідне витребування і дослідження судом зазначених зразків, документів тощо повинно, як правило, передувати винесенню ухвали про призначення судової експертизи та про зупинення у зв'язку з цим провадження у справі.

Повернення у разі необхідності зразків, оригіналів документів тощо здійснюється за правилами статті 5 Закону та статті 40 ГПК.

Оскільки ухвалою Господарського суду міста Києві від 27.09.2012 р. зобов'язано ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС надати суду оригінал договору про передачу права на використання торгової марки від 14.04.2007 р., однак останній зазначеного оригіналу договору не надав, суд не вбачає підстав для призначення судової експертизи, а тому відмовляє у задоволенні клопотання відповідача-2.

У даному судовому засіданні представники позивача підтримали заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-2 зазначив, що в даному судовому засіданні немає можливості надати оригінал договору.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 16.10.2012 р. відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

15.04.2005 р. Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів і послуг «ДИВНОЕ»на ім'я «Бергланд Інвест С.А.»та видано свідоцтво України № 48955 щодо товарів 29, 30 та 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -МКТП).

25.07.2011 р. право власності на знак для товарів і послуг «ДИВНОЕ»за свідоцтвом України № 48955 було передано ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС (Eastend International LLC). Публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»№14 щодо передачі права власності за свідоцтвом України № 48955 здійснено 25.07.2011 р.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що торговельна марка «ДИВНОЕ»за свідоцтвом України №48955 не використовується в Україні протягом останніх трьох років щодо всіх товарів 29 та 30 класів за МКТП, що дає достатні підстави для дострокового часткового припинення дії свідоцтва України №48955.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»встановлено, що використанням знака визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Як зазначає позивач, щодо товарів під торговельною маркою «ДИВНОЕ»не проводилась ветеринарно-санітарна експертиза.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»ветеринарна служба здійснює державний контроль та державний нагляд за необробленими харчовими продуктами тваринного походження на потужностях (об'єктах) з їх виробництва та за всіма рослинними продуктами, сільськогосподарською продукцією та необробленими харчовими продуктами тваринного походження, що продаються на агропродовольчих ринках (далі - харчові продукти, підконтрольні ветеринарній службі).

Зокрема, ветеринарна служба здійснює державний контроль за виробництвом і готовою продукцією на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних, молокопереробних підприємствах, які використовують необроблені харчові продукти тваринного походження як сировину, та підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження.

Стаття 20 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»визначає, що особам, які займаються діяльністю з виробництва або введення в обіг харчових продуктів, забороняється виробляти та/або вводити в обіг небезпечні, непридатні до споживання або неправильно марковані харчові продукти.

Державна ветеринарно-санітарна експертиза - це комплекс необхідних лабораторних та спеціальних досліджень, які проводяться спеціалістами ветеринарної медицини державних установ ветеринарної медицини, стосовно визначення безпечності та якості харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, подальшої переробки або іншого використання, аналізу виробничої технології та технологічного обладнання, яких повинен дотримуватися виробник і постачальник для забезпечення безпечності харчового продукту (ст. 1 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»).

Як вбачається з матеріалів справи, на запит позивача від 26.04.2011 № 182 Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України інформувала, що станом на 20.05.2011 не проводилась ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів тваринного походження відповідача-2.

Також позивач зазначає, що інформація щодо будь-яких товарів під торговельною маркою «ДИВНОЕ»не рекламувалась на телебаченні, радіо, і в друкованих засобах масової інформації.

Матеріалами справи підтверджується, а саме довідкою ДП «Моніторинг ЗМІ України»№15 від 05.05.2011 р., що згідно моніторингу, проведеного зазначеним підприємством, на телебаченні, радіо, друкованих засобах масової інформації в період з 01.04.2008 р. та до 01.04.2011 р. товари під торговельною маркою «Дивное»не рекламувались.

Відповідно до ч.ч. 8-9 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Відповідно до положення про Державний департамент інтелектуальної власності, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. №997, Держдепартамент здійснює реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності, що охороняється на території України та ліцензійних договорів (положення чинне на момент звернення позивача до суду).

У відповідь на запит позивача Державним департаментом інтелектуальної власності було надано довідку №1468/11 від 16.05.2011 р., відповідно до якої до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання торговельної марки за свідоцтвом України №48955.

Таким чином, суд приходить до висновку, що Бергланд Інвест С.А. та ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС (Eastend International LLC) не використовували в Україні протягом трьох років торгівельну марку «ДИВНОЕ»за свідоцтвом України № 48955 щодо всіх товарів 29 та 30 класів МКТП.

Щодо посилання відповідача на те, що між попереднім власником свідоцтва України № 48955 на знак для товарів і послуг «ДИВНОЕ»Общество с огранічєнной отвєтствєнностью «ИНТЄРОЙЛ»та позивачем було укладено договір про передачу права на використання торгової марки від 14.04.2007 р., предметом якого є виключні права на використання та заборону використання знака для товарів і послуг «ДИВНОЕ»за свідоцтвом України №48955. Строк дії договору 1 рік.

Згідно п. 8.1.1. копії договору, наданого відповідачем-2, при належному виконанню сторонами положень даного договору, після закінчення строку, передбаченого п. 8.1. даного договору, дія даного договору продовжується сторонами до припинення дії свідоцтва, але не більше чим на 5 років.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 27.09.2012 р. судом зобов'язано ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС надати суду оригінал договору про передачу права на використання торгової марки від 14.04.2007 р. та повідомлено, у разі неможливості відповідачем-2 надати суду оригінал витребуваного договору, надати в судове засідання письмові пояснення про причини такої неможливості.

Однак, відповідач-2 оригіналу зазначеного договору не подав та не надав письмових пояснень про причини такої неможливості.

Проте, представник позивача в судовому засіданні подав оригінал договору про передачу права на використання торгової марки від 14.04.2007 р. для огляду суду та судом було встановлено, що оригінал зазначеного договору не містить п. 8.1.1., яким передбачено його продовження на 5 років, таким чином, суд приходить до висновку, що вказаний договір укладався на 1 рік та припинив свою дію 14.04.2008 р.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про невикористання знака для товарів та послуг «ДИВНОЕ»за свідоцтвом України №48955 на території України протягом трьох років до моменту подачі позову до суду щодо товарів 29 та 30 класів МКТП, а тому позовні вимоги позивача визнаються обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті судового збору відповідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача-2.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Креатив" задовольнити.

2. Достроково частково припинити дію свідоцтва України № 48955 на торговельну марку «ДИВНОЕ», яке видане на ім'я ) ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС (Eastend International LLC), щодо усіх товарів 29 та 30 класів МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 48955 на торговельну марку «ДИВНОЕ» щодо всіх товарів 29 та 30 класів МКТП.

4. Стягнути з ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС (Eastend International LLC) адреса (1220 Н. Маркет Стріт, 606 Сьюіт, Вілмінгтон, Делавер 19801, США), (1220, N. Market Street, 606 Suite, Wilmington, Delaware 19801, USА) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Приватного акціонерного товариства "Креатив" (25014, м. Кіровоград, просп. Промисловий, буд. 19, код 31146251) 85 (вісімдесят п'ять) грн. 00 коп. -державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. -інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 22.10.2012 р.

СуддяБондарчук В.В.