Рішення № 26330524, 19.09.2012, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № №2-3672/12

№2609/12794/12

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2012 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Калініченко О.Б.

при секретарі Войцеховській М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Інтел Корпорейшн (Intel Corporation) до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг pro», -

В С Т А Н О В И В :

Представник позивача 14.05.2012 року звернувся до суду з позовом до відповідачів про визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг »та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг telpro»недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність», а також покладення всіх судових витрат на відповідача ОСОБА_1

В обґрунтування заявлених позовних вимог представник позивача зазначає, що відповідач ОСОБА_1 є власником знаку для товарів і послуг o»для послуг 35, 42 та 45 класів МКТПна підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від25.01.2010 року.

Вказує, що при цьому в Україні позивач є власником ряду зареєстрованих торговельних марок (знаків для товарів і послуг), що містять слово », тому вважає реєстрацію в Україні знака ntelpro»неправомірною з огляду на невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, що становить підстави для визнання свідоцтва недійсним відповідно до пп. а), в) п. 1 статті 19 Закону.

Посилається, що, ґрунтуючись на положеннях Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»та Цивільного кодексу України, позивач в України володіє правами інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг серії »/«ИНТЕЛ», зокрема відносно товарів 9 класу МКТП, послуг 42 класу МКТП, «правничих послуг», включених на дату подання позову у 45 клас МКТП, які є пріоритетними по відношенню до прав, що випливають із свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ».

Представник позивача притримується думки, що позначення ro»за оспорюваним свідоцтвом НОМЕР_1 схоже до ступеню сплутування із зареєстрованими та добре відомими в Україні знаками для товарів і послуг EL»/«ИНТЕЛ», зокрема, для товарів 9 та послуг 42 класів МКТП, належним позивачу, оскільки істотна складова частина знака lpro»за оспорюваним свідоцтвом НОМЕР_1 становить імітацію знаків позивача, що свідчить про невідповідність зареєстрованого позначення »умовам надання правової охорони, встановленим Законом та ст. 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Тому посилається на можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів та послуг, маркованих позначеннями (торговельними марками), схожими настільки, що їх можна сплутати.

Окрім того, при використанні чи неодноразовому знайомстві з тим чи іншим товаром або послугою споживач мимоволі переносить своє відношення до товару або послуги на товарний знак, у результаті чого такий знак починає асоціюватись споживачем із певними властивостями та якістю.

Зокрема, зв'язок між добре відомим знаком і товарами або послугами іншої особи може виникати, якщо у споживача створюється враження, що власник добре відомого знака пов'язаний з виробництвом цих товарів або з пропозицією цих послуг, або що таке виробництво товарів або пропозиція послуг здійснюється за виданою ним ліцензією або фінансується ним, що не відповідає дійсності.

Представник позивача в судовому засіданні позов з зазначених підстав підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач ОСОБА_1 подав заяву про визнання позову, яку представник відповідача в судовому засіданні підтримав.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності надав суду письмову заяву про заперечення позовних вимог позивача щодо неправомірності дій Держслужби при реєстрації знаку.

Суд, вивчивши матеріали справи, дослідивши надані сторонами докази, дійшов висновку про задоволення позовних вимог з таких підстав.

Відносини щодо набуття і здійснення прав на торговельну марку в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»№3689-ХІІ від 15.12.1993 року з наступними змінами і доповненнями.

Так, пунктом а) статті 19 вказаного Закону встановлюється, що однією з підстав для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним повністю або частково є невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно з Законом не можуть одержати праву охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги (пп. 4 п. 2 ст. 6 Закону); є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (пп. 2 п. 3 ст. 6 Закону); знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (пп. 3 п. 3 ст. 6 Закону); фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг ((пп. 4 п. 3 ст. 6 Закону).

Пункт в) статті 19 Закону також передбачає визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Судом встановлено, що Державним департаментом інтелектуальної власності 25.01.2010 року на ім'я відповідача -ОСОБА_1 було зареєстровано знак для товарів і послуг »для послуг 35, 42 та 45 класів МКТП, право власності на який засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 (дата подання заявки на знак, тобто дата, з якої діють права на знак, що випливають із свідоцтва, -19.11.2007 року).

Також позивач в Україні є власником ряду зареєстрованих торговельних марок (знаків для товарів і послуг), що містять елемент «INTEL»/«ИНТЕЛ», що за смисловим значенням виконує функції, притаманні знаку для товарів і послуг, а саме -індивідуалізує товари/послуги, відносно яких знаки зареєстровані, надаючи товарам/послугам ім'я, полегшуючи запам'ятовування товарів/послуг, а саме:

1. ИНТЕЛ (свідоцтво України № 7452) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 05.12.1990;

2. INTEL (свідоцтво України № 7935) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 05.03.1990;

3. intel inside (зобр.) (свідоцтво України № 7945) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 22.04.1991;

4. INTEL INSIDE (свідоцтво України № 10423) для товарів 16 класу МКТП; з пріоритетом від 21.01.1994;

5. INTEL (свідоцтво України № 10426) для товарів 16 класу МКТП; з пріоритетом від 21.01.1994;

6. ИНТЕЛ (свідоцтво України № 10427) для товарів 16 класу МКТП; з пріоритетом від 21.01.1994;

7. INTEL (свідоцтво України № 19546) для товарів 28 класу МКТП; з пріоритетом від 12.11.1997;

8. INTEL STRATAFLASH (свідоцтво України № 19602) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 18.07.1997;

9. INTEL (свідоцтво України № 22480) для послуг 36 класу МКТП; з пріоритетом від 15.06.1998;

10. INTEL NETSTRUCTURE (свідоцтво України № 23996) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 25.10.1999;

11. INTEL SPEEDSTER (свідоцтво України № 25888) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 28.05.1999;

12. INTEL (свідоцтво України № 26229) для товарів 9, 16 класів та послуг 38, 42 класів МКТП; з пріоритетом від 22.07.1998;

13. INTEL NETBURST (свідоцтво України № 27634) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 05.06.2000;

14. INTEL (свідоцтво України № 28012) для товарів 25 класу та послуг 42 класу МКТП; з пріоритетом від 20.03.2000;

15. INTEL XSCALE (свідоцтво України № 28691) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 24.07.2000;

16. INTEL NETMERGE (свідоцтво України № 34143) для товарів 9 класу та послуг 42 класу МКТП; з пріоритетом від 26.06.2001;

17. INTEL INSIDE CENTRINO (свідоцтво України № 47068) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 04.07.2002;

18. intel inside (комб.) (свідоцтво України № 47896) для товарів 9 класу та послуг 38 класу МКТП; з пріоритетом від 10.01.2003;

19. intel inside centrino (комб.) (свідоцтво України № 48685) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 23.12.2002;

20. ИНТЕЛ ИНСАЙД (свідоцтво України № 51090) для товарів 9, 16 класів та послуг 38, 41, 42 класів МКТП; з пріоритетом від 01.04.2003;

21. INTEL CORE (свідоцтво України №73664 для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 14.09.2005;

22. intel Core Duo inside (комб.) (свідоцтво України №77626) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 16.12.2005;

23. intel inside (комб.) (свідоцтво України №80354) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 21.12.2005;

24. intel (комб.) (свідоцтво України №86171) для товарів 14, 18, 21, 25, 28 класів МКТП; з пріоритетом від 23.12.2005;

25. intel (комб.) (свідоцтво України №86838) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 23.12.2005;

26. intel (комб.) (свідоцтво України №88497) для товарів 16 та послуг 38, 41, 42 класів МКТП; з пріоритетом від 23.12.2005;

27. INTEL CLASSMATE PC (свідоцтво України №101757) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 27.07.2007;

28. INTEL INSIDE (свідоцтво України №122843) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 11.03.2009;

29. INTEL (свідоцтво України №122895) для товарів 10 класу МКТП; з пріоритетом від 26.03.2009;

30. INTEL VIIV (міжнародна реєстрація № 855873) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 17.06.2004;

31. INTEL VPRO (міжнародна реєстрація № 888112) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 18.01.2006;

32. Enjoy with intel VIIV (міжнародна реєстрація №894061) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 23.12.2005;

33. INTEL ATOM (міжнародна реєстрація №960058) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 03.03.2008;

34. INTEL SPONSORS OF TOMORROW (міжнародна реєстрація №1007045) для товарів 9 та послуг 41, 42 класів МКТП; з пріоритетом від 17.03.2009;

35. INTEL INSIDER (міжнародна реєстрація №1067525) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 30.12.2010.

Окрім того, рішенням Господарського суду м. Києва від 19.07.2006 року знаки для товарів і послуг »/«ИНТЕЛ»були визнані добре відомими в Україні відносно позивача з 25.07.1997 року для товарів 9, 16, 25, 28 та послуг 36, 38, 40, 41 та 42 класів МКТП.

Відповідно до ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Щодо переліку товарів та послуг, відносно яких знаки для товарів і послуг »/«ИНТЕЛ»були визнані добре відомими в Україні за рішенням суду, слід зазначити, що на дату винесення рішення діяла 8-ма редакція Міжнародної класифікації товарів та послуг.

Згідно із 8-ою редакцією МКТП послуги 42 класу включали такі послуги як «науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки та програмного статку; правничі послуги».

Згідно із 9-ою редакцією Міжнародної класифікації товарів та послуг, що набрала чинності 01.01.2007 року, «правничі послуги»були виділені у 45 клас МКТП. Відповідно, на дату подання позову правова охорона добре відомих знаків для товарів і послуг EL»/«ИНТЕЛ»поширюється і на такі товари 45 класу МКТП як «правничі послуги».

Таким чином, позивач є власником серії знаків, домінуючим елементом яких є словесне позначення »та його кириличний відповідник «ИНТЕЛ».

Слід також взяти до уваги, що позначення «INTEL»є також розрізняльною частиною фірмового (комерційного) найменування позивача, яке, за своєю природою та подібно знакам для товарів і послуг, також вказує на походження товарів.

Таким чином, суд погоджується з доводами представника позивача, що реєстрація в Україні знака »є неправомірною з огляду на невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, що становить підстави для визнання свідоцтва недійсним відповідно до пп. а) п. 1 статті 19 Закону, з наступних підстав.

Так, нормою, викладеною в абз. 2, 3 п. 3 ст. 6 Закону, встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, а також зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно з приписами ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Дана норма також корелюється із п. 3 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди ТРІПС), що є складовою частиною комплексу Угод, до яких приєдналась Україна в результаті ратифікації Законом України від 10.04.2008 № 250-VI Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі, підписаного у м. Женеві 05.02.2008 року).

Пунктом (1) статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, чинної на території України з 25.12.1991 року та на яку зроблено посилання у ст. 25 Закону, країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Отже, представник позивача посилався на те, що позначення lpro»за оспорюваним свідоцтвом НОМЕР_1 схоже до ступеню сплутування із добре відомими в Україні знаками для товарів і послуг »/«ИНТЕЛ», оскільки істотна складова частина знака pro»за оспорюваним свідоцтвом НОМЕР_1 становить імітацію добре відомого знака позивача, що свідчить про невідповідність зареєстрованого позначення »умовам надання правової охорони, встановленим Законом та статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Окрім того, позначення »за оспорюваним свідоцтвом НОМЕР_1 є схожим до ступеню сплутування із іншими належними позивачу торговельними маками серії »/«ИНТЕЛ»в Україні, зареєстрованими, зокрема, для товарів 9 та послуг 42 класів МКТП, а саме: INTEL (свідоцтво України №7935) для товарів 9 класу МКТП, з пріоритетом від 05.03.1990; INTEL (свідоцтво України № 26229) для товарів 9, 16 класів та послуг 38, 42 класів МКТП; з пріоритетом від 22.07.1998; INTEL (свідоцтво України № 28012) для товарів 25 класу та послуг 42 класу МКТП; з пріоритетом від 20.03.2000.

Суд погоджується з даною позицією представника позивача, яка підтверджується наступним.

Згідно з п 4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, затверджених Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності №116 від 28.07.1995 року, при проведенні експертизи словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Тож, на підставі приписів чинного законодавства можна дійти висновку, що змішування знаків може виникнути через подібність у написанні, у вимові та значенні знака і що подібності в одній із цих сфер достатньо для визнання знаків подібними до ступеню змішування, якщо в результаті такої подібності існує ймовірність сплутування знаків для товарів і послуг.

Зі структурного аналізу позначення ro»за оспорюваним свідоцтвом НОМЕР_1 випливає, що до складу знаку за свідоцтвом НОМЕР_1 входять елементи »та », де початкова частина ntel»має високу розрізняльну здатність, оскільки є відтворенням добре відомих знаків »/«ИНТЕЛ»позивача, є частиною фірмового (комерційного) найменування позивача і, фактично, уособлює всі зареєстровані знаки серії ».

Крім того, знак lpro»за свідоцтвом України НОМЕР_1 та добре відомі знаки L»/«ИНТЕЛ», знаки для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №№ 7935, 26229 та 28012 є схожими за звуковими (фонетичними) ознаками через повне входження позначення »в оспорювань позначення elpro», що значно впливає на фонетичну схожість оспорюваного позначення та торговельних марок позивача.

Також порівняльні знаки є схожими за графічними (візуальними) ознаками через алфавіт, літерами якого написані порівнювані словесні позначення (латиниця) та шрифт, яким виконані позначення (стандартний), а також за смисловими (семантичними) ознаками через співпадіння одного з елементів позначень, який має самостійне значення і є центральним (домінуючим) елементом позначень - елемента ».

Відтак, позначення ntelpro»за оспорюваним свідоцтвом НОМЕР_1 та добре відомі знаки »/«ИНТЕЛ»та знаки для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №№ 7935, 26229 та 28012 є подібними за смисловими (семантичними), звуковими (фонетичними) ознаками, графічними (візуальними) ознаками, і подібності за цими критеріями достатньо для висновку, що існує висока ступінь ймовірності сплутування вказаних позначень споживачем, в той час як лише наявність імовірності сплутування, якою б незначною вона не була, є достатньою підставою для констатації схожості позначень.

У порівняльному аналізі схожості позначень важливим є те, що змішування може виникнути через подібність у значенні знака і що подібності в цій сфері достатньо для того, щоб ввести споживача в оману через схожість позначень.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість установлюється ступінь їх схожості та однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

При встановленні спорідненості товарів враховуються рід (вид) товарів, використання та призначення товарів, матеріал, з якого товари виготовлено, та аксесуари до товарів, умови та місце продажу (реалізації) товарів, сектор(коло) споживачів та інші ознаки. Відповідні критерії визначення ступеню однорідності товарів передбачені і п.4.3.2.5. Правил.

Відповідно до п. 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Так, з порівняння переліку послуг 42 класу МКТП, для яких зареєстроване оспорюване позначення »за свідоцтвом України НОМЕР_1, та обсягу правової охорони, що надається добре відомим знакам »/«ИНТЕЛ»та знакам для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №№ 7935, 26229 та 28012 на підставі їх реєстрацій та рішення господарського суду про визнання знаків для товарів і послуг »/«ИНТЕЛ»добре відомими в Україні, випливає, що перелік послуг 42 класу МКТП, для яких зареєстровано позначення ro», включає ряд послуг, що є такими ж самими або спорідненими із товарами 9 та послугами 42 класу МКТП, відносно яких користуються правовою охороню добре відомі знаки позивача та зареєстровані на його ім'я знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 7935, 26229 та 28012.

Відповідно, існує висока вірогідність сприйняття таких послуг 42 класу МКТП, маркованих оспорюваним позначенням », як таких, що мають спільне походження із товарами та послугами, маркованими торговельними марками »/«ИНТЕЛ», зазначеними вище.

Щодо послуг 45 класу МКТП, для яких зареєстроване оспорюване позначення »за свідоцтвом України НОМЕР_1, слід зазначити, що такі послуги є такими ж самими та спорідненими із «правничими послугами», відносно яких торговельні марки »/«ИНТЕЛ»були визнані добре відомими за рішенням суду.

Вищенаведене підтверджує подібність до ступеню сплутування добре відомих знаків EL»/«ИНТЕЛ», знаків для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №№ 7935, 26229 та 28012 та позначення »за свідоцтвом України НОМЕР_1.

Подібність до ступеню сплутування обумовлюється, зокрема, входженням у порівнювані знаки фонетично тотожних словесних елементів та спорідненістю послуг, для яких зареєстровано позначення ntelpro»за свідоцтвом України НОМЕР_1 та відносно яких користуються правовою охороню торговельні марки позивача.

При цьому практично усі види послуг, що входять до 42, 45 класів МКТП, для яких зареєстроване оспорюване позначення » за свідоцтвом України НОМЕР_1, є такими самими чи спорідненими з послугами, для яких зареєстровані торговельні марки, що належать позивачу та визнані добре відомими в Україні відносно позивача.

Стосовно тих послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстроване оспорюване позначення telpro»за свідоцтвом України НОМЕР_1, але які не є однорідними (спорідненими, кореспондуючими) із товарами та послугами за торговельними марками позивача, слід зазначити наступне.

Так, за результатами кваліфікаційної експертизи з повідомлення закладу експертизи про можливу відмову у наданні правової охорони заявленому на реєстрацію позначенню ntelpro», яке міститься у матеріалах справи, вбачається, що у разі використання заявленого на реєстрацію позначення відносно наступних послуг 35 класу, для яких будо заявлено позначення, споживач може бути введений в оману стосовно джерела походження послуг: «збирання інформації до комп'ютерних баз даних; керування комп'ютерними файлами; упорядкування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; рекламування через комп'ютерну мережу», оскільки такі послуги будуть сприйматись споживачем як такі, що надані компанією «Інтел Корпорейшн»бо породжує у свідомості споживача в Україні асоціації із даною компанією, що насправді не відповідають дійсності.

Дана обставина могла би слугувати підставою для відмови у наданні заявленому позначенню охорони відносно таких послуг 35 класу МКТП, з чим погодився і відповідач, про що свідчить його мотивована відповідь на попередній висновок закладу експертизи, що міститься у матеріалах справи.

При цьому слід взяти до уваги й те, що тлумачення положення ст. 25 Закону та ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону інтелектуальної власності щодо охорони прав на добре відомі знаки дає підстави для висновку, що таке змішування може виникнути випадку не тільки відтворення, імітації або перекладу добре відомого знака, але і у випадку коли суттєва складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Такий широкий захист добре відомих знаків обумовлюється тим, що реєстрація або використання знака, схожого до ступеню змішування із добре відомим знаком, є у певних випадках недобросовісним використанням репутації добре відомого знаку, а також може ослабити розрізняльну здатність знаку для товарів і послуг, тож, відповідно, така реєстрація може розглядатись як така, що може завдати шкоди інтересам власника добре відомого знака.

Спільні рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийняті на сумісній сесії Асамблеї Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральної Асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року, містять рекомендації, що передбачають охорону добре відомих знаків у за вище перелічених обставин, навіть відносно товарів/послуг, що не є спорідненими/подібними товарам, відносно яких такі знаки були визнані добре відомими.

Серед іншого, дана Рекомендація встановлює підхід до визначення обсягу правової охорони добре відомих знаків. А саме, відповідно до ст. 3 (1) Рекомендації держава-член забезпечує охорону добре відомого знака від конфліктуючих знаків, а за тлумаченням положень ст. 4 (1) Рекомендації - така охорона забезпечується незалежно від товарів та/або послуг, для яких знак використовується або зареєстрований, оскільки знак вважається таким, що конфліктує з добре відомими знаком за умови, що цей знак або його суттєва частина є відтворенням, імітацією або перекладом або транслітерацією добре відомого знака та за умови, що (і) використання цього знака могло би вказувати на зв'язок між товарами та/або послугами, для яких цей знак використовується, є предметом заявки на реєстрацію або зареєстрований, та власником добре відомого знака та, ймовірно, могло би завдати шкоди його інтересам; або (іі) використання цього знака скоріше всього завдасть шкоди або несправедливо послабить розрізняльний характер добре відомого знака.

Оскільки згідно зі ст.1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, то наведена Рекомендація має для неї відповідне рекомендаційне значення.

Конституційний Суд України надав тлумачення поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в ч. 1 ст. 4 ЦПК України та інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям «права»як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загально правовим засадам. (Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 року за № 18-рп/2004, справа № 1-10/2004).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Відтак, розрізняльна здатність позначення -є основоположною умовою для того, щоб позначення могло виконувати функцію знака для товарів і послуг.

З наведеного вище випливає, що інтерес власника добре відомого знаку полягає у збереженні високої, дистинктивності, розрізняльної здатності, притаманної знаку цінності як переваг для його власника, а також репутації добре відомого знаку.

Під шкодою в контексті ч. 4 ст. 25 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»розуміється шкода, заподіяна юридичній особі шляхом посягання на дистинктивність (своєрідність, розрізняльну здатність) чи репутацію добре відомого знака, оскільки шкоду власнику добре відомого знаку може бути завдано у разі використання знаків для товарів і послуг, що відтворюють або імітують добре відому торговельну марку, третіми особами через те, що таке використання може нанести шкоди його репутації та призводить до зниження дистинктивності (своєрідності) знаку, до розмивання знака, незалежно від наявності чи відсутності фактів змішування споживачем уявлень про походження товарів чи джерела надання послуг, встановлених фактів недобросовісної конкуренції та фактичної економічної шкоди. Розмивання знака виникає, коли споживач змішує уявлення щодо виробників товарів або осіб, що надають послуги, навіть якщо це зовсім різні товари або послуги.

Тому у разі використання позначення lpro»за свідоцтвом України НОМЕР_1 відносно послуг 35 класу є очевидним, що таке використання оспорюваного знаку, подібного знакам позивача, беззаперечно вказуватиме на зв'язок між ними, що приводить до висновку, що інтересам позивача буде завдано шкоди таким використанням, оскільки існує велика ймовірність того, що послуги 35 класу, що надаються під торгівельною маркою elpro», будуть у свідомості споживачів асоціюватися з позивачем, що не відповідатиме дійсності.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Згідно з п. 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності .

До того ж позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Виходячи із загальних правил порівняння знаків для товарів і послуг, очевидним є те що, не зважаючи на певні фонетичні та графічні відмінності позначення », зареєстрованого на ім'я відповідача, від слова »та серії знаків, яка утворена від цього слова, повне входження сильного елемента »зазначеної серії знаків у знак », а також повне входження у дане позначення добре відомого знаку EL»є підставою для твердження про існування можливості введення в оману споживача щодо особи, що пропонує товар або послугу, оскільки реальною є думка про те, що це позначення є продовженням серії знаків позивача.

Отже, при визначенні імовірності введення в оману споживача необхідно враховувати, що між знаками позивача і відповідача може виникати певний зв'язок, оскільки у споживача створюється враження, що власник добре відомого знака пов'язаний з виробництвом товарів або з пропозицією послуг за спірним знаком, або що таке виробництво товарів або пропозиція послуг здійснюється за виданою ним ліцензією або фінансується ним.

Увагу слід приділити і тому факту, що при визначенні ступеню ймовірності змішування слід врахувати, що чим сильніша та відоміша раніше зареєстрована торговельна марка, тим більша ймовірність того, що використання ідентичних знаків відносно навіть не зовсім однорідних товарах викличе змішування.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач є власником серії торговельних марок, сильним елементом в яких є позначення », власником добре відомого знаку для товарів та послуг »/«ИНТЕЛ», а також позначення »є частиною фірмового найменування позивача.

Позивач здійснює свою господарську діяльність з 1968 року і на сьогодні є великою компанією, відомою у світі як виробник і дистриб'ютор напівпровідникових інтегральних систем для персональних комп'ютерів та продукція якої широко представлена на міжнародному ринку, включно з Україною. Окрім свого основного виду діяльності, у своїй господарській діяльності позивач використовує свої торговельні марки для широкого спектру товарів та послуг у різних інших сферах діяльності.

Торговельні марки TEL»/«ИНТЕЛ»є знаним у світі брендом, визнаним в Україні добре відомими знаками, які асоціюються у споживачів із діяльністю позивача, компанії «Інтел Корпорейшн», та високими стандартами якості.

Внаслідок тривалої діяльності позивача на ринку України, враховуючи добре відомий статус торговельних марок »/«ИНТЕЛ»на території України, беручи до уваги те, що позивач є власником серії знаків »/«ИНТЕЛ», а »є також істотною складовою частиною фірмового (комерційного) найменування позивача, не виключається небезпека того, що в процесі використання оспорюваного позначення як знака споживач буде введений в оману стосовно певної якості, виробника товарів/послуг, оскільки таке використання може створювати враження про існування певного взаємозв'язку із власником пріоритетної торговельної марки, що не відповідатиме дійсності, що становитиме одну із форм введення споживача в оману.

Отже, через існування ймовірності виникнення асоціативного зв'язку між власником свідоцтва України НОМЕР_1 та компанією «Інтел Корпорейшн»через досліджену вище подібність знаків відповідача та позивача, використання оспорюваного позначення »може призвести до розмивання знаку та нанесенню шкоди його репутації, через що інтересам власника добре відомого знака буде завдано шкоди.

Крім того, згідно з приписами ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»охорона прав на добре відомий знак поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

При цьому практика захисту добре відомих знаків йде шляхом заборони використання добре відомого знаку іншими особами, оскільки таке використання призводить до зниження дистинктивності (своєрідності) знаку, його розмивання, незалежно від наявності чи відсутності фактів змішування споживачем уявлень про походження товарів чи джерела надання послуг, встановлених фактів недобросовісної конкуренції та фактичної економічної шкоди.

Тому надання позначенню »за свідоцтвом України НОМЕР_1 правової охорони навіть відносно лише послуг 35 класу МКТП, що не є спорідненими із товарами/послугами, щодо яких торговельні марки "INTEL"/«ИНТЕЛ»були визнані добре відомими, також не відповідатиме законодавчо встановленим умовам надання правої охорони знакам за пп. 4 п. 2 ст. 6 Закону з урахуванням приписів ст.25 Закону, ст. 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Тож, виходячи з того, що оспорюване позначення »за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожим до ступню змішування із торговельними марками позивача »/«ИНТЕЛ»та у разі використання оспорюваного позначення відносно послуг, наведених у свідоцтві України НОМЕР_1, існує можливість введення в оману щодо товару певної якості та виробника товарів, що, таким чином, свідчить про невідповідність спірного знаку для товарів і послуг умовам надання правової охорони, суд вбачає підстави для визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг »повністю відповідно до п. а) п.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Разом з тим, щодо посилання представника позивача на п. в) п. 1 ст. 19 Закону, який також передбачає визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, то немає підстав вважати, що свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг lpro»видане внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача як зацікавленої особи, яка має підстави та суб'єктивне право на подання заявки саме на цей знак.

Проте, доведення інших обставин, перелічених у ст. 19 Закону, достатньо для висновку про наявність підстав для визнання спірного свідоцтва недійсним.

З урахуванням задоволення обґрунтованих за обставинами справи вимог позивача, суд вважає такими, що підлягають відшкодуванню понесені позивачем судові витрати відповідно до ст. 88 ЦПК України, які, враховуючи, що даний спір виник виключно у зв'язку з діями відповідача - власника спірного свідоцтва, слід покласти саме на нього.

Керуючись ст.ст. 492, 493, 495, 499 ЦК України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993 року № 3689-ХІІ (з наступними змінами та доповненнями), Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, Правилами складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, ст.ст. 3-4, 10-11, 57-61, 88, 169, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

Визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг »недійсним повністю.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг »недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Інтел Корпорейшн (Intel Corporation) витрати по оплаті судового збору -107,30 грн.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Солом'янський районний суд м. Києва апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Суддя: