Постанова № 26182142, 18.09.2012, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2012 № 5011-72/8237-2012

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Гарник Л.Л.

Мартюк А.І.

за участю представників:

від позивача - Беницька В. І. - представник за довіреністю,

Печиборщ І.М. - представник за довіреністю,

від відповідача 1- Картушин Д.М. - представник за довіреністю б/н від 02.07.2012 р.;

від відповідача 2- не з'явився;

від третьої особи-1 - Сиротін Д.В. - представник за довіреністю б/н від 02.07.2012 р.;

від третьої особи-2 - Беницька В. І. - представник за довіреністю,

Печиборщ І.М. - представник за довіреністю,

від третьої особи-3 - Гніда Ю. Ю. - представник за довіреністю,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ЕКМІ» на рішення господарського суду міста Києва від 26.07.2012 р.

у справі № 5011-72/8237-2012 (суддя: Бондарчук В.В.)

за позовом Відкритого акціонерного товариства "Арнест"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЕКМІ"

2. Кароліа Аліансе ЛЛП

третя особа-1 яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна"

третя особа-2. яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Відкрите акціонерне товариство "Компанія Арнест"

третя особа-3 яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Державна служба інтелектуальної власності України

про визнання права попереднього користування на торговельну марку

За позовом третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЕКМІ»

2. Кароліа Аліансе ЛЛП

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Відкрите акціонерне товариство "Компанія Арнест"

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Державна служба інтелектуальної власності України

про визнання права попереднього користування на торговельну марку,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 26.07.2012 р. у справі № 5011-72/8237-2012 позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства "Арнест" задоволено.

Визнано за Відкритим акціонерним товариством "Арнест"(357111, Російська Федерація, Ставропольський край, м. Невинномисськ, вул. Комбінатська, 6, ОКПО 204263, ОГРН 1022603621798) право попереднього користувача на знаки для товарів і послуг "ДИХЛОФОС" та "ДИХЛОФОС НЕО", який використовував їх до дати подання заявок на реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Екмі".

Визнано за Відкритим акціонерним товариством "Арнест"(357111, Російська Федерація, Ставропольський край, м. Невинномисськ, вул. Комбінатська, 6, ОКПО 204263, ОГРН 1022603621798) право на продовження безоплатного використання знаків для товарів і послуг "ДИХЛОФОС" та "ДИХЛОФОС НЕО", зареєстрованих на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Екмі"на підставі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ДИХЛОФОС"та "ДИХЛОФОС НЕО"за № 143046, виданих Державною службою інтелектуальної власності України, без отримання спеціального дозволу та згоди власника знаків для товарів і послуг - Кароліа Аліансе ЛЛП (Корнволл Білдінгс, 45-51 Ньюхол стр., офіс Б3, Бірмінгхем, Вест Мідлендс, Б33 Кьюр, Британія) KAROLIA ALLIANCE LLP сompany Number: OC347631(registered office: Cornwall Buildings 45-51 Newhall street, office 330, Birmingham B3 3QR, сountry: England, West Midlands, Birmingham - B3.

Стягнуто із Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЕКМІ"(03049, м. Київ, вул. Курська, 16, код ЄДРПОУ 31107961), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Відкритого акціонерного товариства "Арнест"(357111, Російська Федерація, Ставропольський край, м. Невинномисськ, вул. Комбінатська, 6, ОКПО 204263, ОГРН 1022603621798) 536 (п'ятсот тридцять шість) грн. 50 коп. -судового збору.

Стягнуто із Кароліа Аліансе ЛЛП (Корнволл Білдінгс, 45-51 Ньюхол стр., офіс Б3, Бірмінгхем, Вест Мідлендс, Б33 Кьюр, Британія) KAROLIA ALLIANCE LLP сompany Number: OC347631(registered office: Cornwall Buildings 45-51 Newhall street, office 330, Birmingham B3 3QR, сountry: England, West Midlands, Birmingham - B3 з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Арнест"(357111, Російська Федерація, Ставропольський край, м. Невинномисськ, вул. Комбінатська, 6, ОКПО 204263, ОГРН 1022603621798) 536 (п'ятсот тридцять шість) грн. 50 коп. -судового збору.

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна" задоволено.

Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна"(02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 23, оф. 1006, код ЄДРПОУ 36346511) право попереднього користувача на знаки для товарів і послуг "ДИХЛОФОС НЕО", який використовував зареєстрований знак до дати подання заявки на реєстрацію Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЕКМІ".

Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна"(02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 23, оф. 1006, код ЄДРПОУ 36346511) право на продовження безоплатного використання знаку для товарів і послуг "ДИХЛОФОС НЕО", зареєстрованого на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЕКМІ"на підставі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг за № 143046, виданого Державною службою інтелектуальної власності України, без отримання спеціального дозволу та згоди власника знаку для товарів і послуг -Кароліа Аліансе ЛЛП (Корнволл Білдінгс, 45-51 Ньюхол стр., офіс Б3, Бірмінгхем, Вест Мідлендс, Б33 Кьюр, Британія) KAROLIA ALLIANCE LLP сompany Number: OC347631(registered office: Cornwall Buildings 45-51 Newhall street, office 330, Birmingham B3 3QR, сountry: England, West Midlands, Birmingham - B3.

Стягнуто із Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЕКМІ"(03049, м. Київ, вул. Курська, 16, код ЄДРПОУ 31107961), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна"(02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 23, оф. 1006, код ЄДРПОУ 36346511) 536 (п'ятсот тридцять шість) грн. 50 коп. -судового збору.

Стягнуто із Кароліа Аліансе ЛЛП (Корнволл Білдінгс, 45-51 Ньюхол стр., офіс Б3, Бірмінгхем, Вест Мідлендс, Б33 Кьюр, Британія) KAROLIA ALLIANCE LLP сompany Number: OC347631(registered office: Cornwall Buildings 45-51 Newhall street, office 330, Birmingham B3 3QR, сountry: England, West Midlands, Birmingham - B3 з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна"(02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 23, оф. 1006, код ЄДРПОУ 36346511) 536 (п'ятсот тридцять шість) грн. 50 коп. -судового збору.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ЕКМІ» звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду міста Києва від 26.07.2012 р. у справі № 5011-72/8237-2012 скасувати та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог.

Скаржник в апеляційній скарзі зазначив, що судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення було порушено норми матеріального та процесуального права.

Представники Позивача та Третьої особи 2 надали відзив на апеляційну скаргу, в якій заперечували проти доводів, викладених в апеляційній скарзі та вважали її необґрунтованою, а отже, просять відмовити в її задоволенні.

Представник третьої особи 1 та 3 в судовому засіданні заперечували проти апеляційної скарги, просили залишити її без задоволення, а апеляційну скаргу - без змін.

Від Відповідача 1 надійшло клопотання про призначення по справі судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, на розгляд експерта поставити наступні питання:

- Чи є застосування позначень «Нео Дихлофос» та/або «Дихлофос Супер» в документах, що містяться в матеріалах справи, використанням зареєстрованого знака для товарів і послуг «ДИХЛОФОС» за свідоцтвом України № 32776 ?

- Чи є застосування позначення «Нео Дихлофос» в документах, що містяться в матеріалах справи, використанням зареєстрованого знака для товарів і послуг «ДИХЛОФОС НЕО» за свідоцтвом України № 143046?

Представники сторін, присутні в судовому засідання, заперечували проти клопотання про призначення судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності.

Судова колегія, розглянувши клопотання ТОВ «ТД «ЕКМІ» про призначення по справі судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, відмовляє у його задоволенні з огляду на наступне.

Питання, поставленні для розгляду в експертній установі, є за своєю суттю правовими, отже, саме суд має надати на них відповіді, тобто, це є прерогативою суду надати правову оцінку на питання, що стосуються предмету позову.

В судове засідання представник Відповідача 2, (учасники судового процесу належним чином повідомлялися про час та місце розгляду даної справи згідно з вимогами Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Голови Вищого господарського суду України від 10.12.2002 № 75.), не з"явився, не повідомивши суд про причини своєї неявки, у зв"язку з чим апеляційна інстанція вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу без участі вказаного представника.

Крім того, судова колегія зазначає, що вказаний представник був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання відповідно до ст. 22 ГПК України та ст. 10 Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (15.11.1965).

Судова колегія, розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як видно з матеріалів справи, Відкрите акціонерне товариство "Арнест" здійснює виробництво хімічних засобів, а саме, аерозольної продукції з використанням позначення "ДИХЛОФОС" та "ДИХЛОФОС НЕО", який був загальновідомим препаратом ще в країнах колишнього СРСР, виробництво якого здійснювалось Невинномисським заводом побутової хімії, правонаступником якого є Відкрите акціонерне товариство "Арнест", що підтверджується копією статуту товариства.

На підтвердження використання Відкритим акціонерним товариством "Арнест" торгівельної марки "ДИХЛОФОС" позивач надав: - посвідчення №0054 на дезінфекційний засіб "Нео Дихлофос"від 25.04.2001 р., видане Міністерством охорони здоров'я України; - свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу "НЕО ДИХЛОФОС"№ 0065 від 17.11.2004 р., за ВАТ "Арнест", видане Міністерством охорони здоров'я України; - свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу "НЕО ДИХЛОФОС"№ 0194 від 17.07.2006 р. за ВАТ "Арнест", видане Міністерством охорони здоров'я України. Зокрема, технічними умовами на відповідність засобу "Нео Дихлофос" та "Дихлофос супер" вимогам щодо рецептури та технологічного регламенту, затвердженими Департаментом держсанепідемнагляду Росії від 20.08.1999р. та ВАТ "Арнест"від 30.08.1999р.

З листа Мінераловодської митниці №23-20/8735 від 15.06.2012 р. вбачається, що позивачем протягом 2001-2003 р.р. здійснювалося ввезення та митне оформлення продукції з назвою "Дихлофос Нео"та "Дихлофос супер" на територію України.

16.06.2003 р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЕКМІ" зареєстровано знак для товарів та послуг "ДИХЛОФОС" в 5 класі МКТП, що підтверджується свідоцтвом України № 32766 від 16.06.2003 р., виданого Державною службою інтелектуальної власності України.

Як видно з матеріалів справи, з 2009 р. Відкрите акціонерне товариство "Арнест" здійснює розповсюдження своєї продукції через дистриб'юторів, в тому числі через Товариство з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна" на основі договору поставки № 94/09П від 02.02.2009 р., укладеного між ВАТ "Арнест та ТОВ "Арнест Україна". Факт отримання та розповсюдження товару Товариством з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна" підтверджується копіями декларацій форми МД-2, яка містить інформацію про виробника продукції, про відправника експортера та про одержувача і декларанта.

10.08.2011 р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЕКМІ" зареєстровано знак для товарів та послуг "ДИХЛОФОС НЕО "в 5 класі МКТП, що підтверджується свідоцтвом України № 143046 від 10.08.2011 р., виданого Державною службою інтелектуальної власності України.

Саме з лютого 2009 р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна" здійснюється продаж товару з маркуванням "Нео дихлофос" на території України, що підтверджується наступними доказами: - ввезення товару на територію України здійснюється за вищезазначеним договором поставки № 94/09П від 02.02.2009 р., за яким Товариству з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна" належать й дистриб'юторські повноваження на реалізацію продукції на території України; - факт митного оформлення товару підтверджується вантажно-митними деклараціями (копії в матеріалах справи); - оптовий продаж аерозольної продукції здійснюється на підставі договору поставки № 02-28 від 05.02.2009 р., договору поставки № 02-27 від 12.02.2009 р., договору поставки № 03-39 від 01.03.2009 р.; - на момент вирішення спору товар реалізується на підставі договору поставки № 01-10/10П від 01.01.2010 р., № 01-35/10П від 04.01.2010 р., № 01-40/10П від 01.02.2010 р.; факт продажу дезінфекційного засобу за зазначеними договорами з позначенням "Дихлофос-нео" підтверджується видатковими накладними (копії в матеріалах справи).

Як зазначає позивач, на початку квітня 2012 р. Київська регіональна митниця зупинила митне оформлення товару виробництва Відкритого акціонерного товариства "Арнест", відвантаженого постачальником Товариству з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна", підставою для зупинення митного оформлення якого є заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЕКМІ", який 28.03.2012 р. повідомив Державну митну службу України про своє право на здійснення охорони зареєстрованого знаку для товарів і послуг -"ДИХЛОФОС".

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, позивач посилався на те, що він добросовісно здійснював використання торгівельної марки "ДИХЛОФОС" та "ДИХЛОФОС НЕО" до їх реєстрації відповідачем-1 згідно свідоцтв України № 32766 та № 143046, а тому має право на продовження безоплатного використання знаків для товарів і послуг "ДИХЛОФОС"та "ДИХЛОФОС НЕО".

В обґрунтування своїх позовних вимог третя особа з самостійними вимогами на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна" посилався на те, що до подання відповідачем-1 заявки на реєстрацію знаку "ДИХЛОФОС НЕО" добросовісно його використовувала в інтересах своєї діяльності, а тому має право на безоплатне подальше використання зареєстрованого знаку без згоди власника.

Судом першої інстанції встановлено, що позивачем здійснювалось використання торгівельної марки "ДИХЛОФОС" та "ДИХЛОФОС НЕО" до їх реєстрації відповідачем-1 згідно свідоцтв України № 32766 та № 143046, що підтверджується належними доказами, які зазначені вище.

Також встановлено використання третьою особою із самостійними вимогами на предмет спору торгівельної марки "ДИХЛОФОС НЕО" до її реєстрації відповідачем-1 згідно свідоцтва України № 143046.

Відповідно до ст. 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Згідно ч. 3 ст. 156 Господарського кодексу України використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання є: - виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону; - застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України; - пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється відповідно до закону.

Частиною 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що використанням знака визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Частиною 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Таким чином, Відповідач 1 не має права забороняти використовувати без його згоди зареєстрований знак "ДИХЛОФОС" та "ДИХЛОФОС НЕО" згідно свідоцтв України № 32766 та № 143046 Відкритому акціонерному товаристві "Арнест"та зареєстрований знак "ДИХЛОФОС НЕО" згідно свідоцтва України №143046 Товариству з обмеженою відповідальністю "Арнест Україна", оскільки зазначені товариства використовували вказані знаки до дати подання заявки на їх реєстрацію відповідачем-1.

Крім того, із виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на 25.05.2012 р. та бази даних "Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня "Промислова власність" вбачається, що за свідоцтвами України № 32766 та № 143046 відбулась передача права власності на користь Кароліа Аліансе ЛЛП, опубліковані в бюлетні "Промислова власність" № 10 від 25.05.2012 р.

Що стосується строку позовної давності, то необхідно зазначити наступне.

Згідно зі ст.261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

ВАТ «Арнест» зареєстровано на території Російської Федерації та відповідно є нерезидентом України, що обмежує можливість вільного доступу до опублікованих на території України друкованих видань засобів масової інформації.

В офіційній Базі даних «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність», розміщеній на Інтернет сайті Укрпатент тільки починаючи з бюлетеня 4/2006 надається інформація про розміщені публікації про проведення реєстрації в Україні знаку для товарів та послуг.

Пошук в БД Укрпатент «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» розміщеній на Інтернет сайті Укрпатент проводиться при умові введення спеціальних параметрів:

- за номером бюлетеня, в якому розміщена інформація про реєстрацію знаку, номером свідоцтва,

по заявнику та іншими спеціальним параметрам, що обмежують вільний доступ осіб до електронної бази даних, яким вони заздалегідь невідомі.

Таким чином, об'єктивно позивач не мав вільного доступу до джерел з яких міг би довідатись про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Про порушення свого права позивач дізнався в квітні 2012 р. в зв'язку з відмовою Київської регіональної митниці у здійсненні митного оформлення товару маркованого словосполученням «НЕО ДИХЛОФОС», отже, строк пропущено не було.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, обов'язок доказування та подання доказів розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення.

Проте, в даному випадку, всупереч вимог вказаної норми закону Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ЕКМІ» не було надано суду апеляційної інстанції належних доказів на підтвердження своїх доводів та вимог, заявлених в апеляційній скарзі.

Таким чином, апеляційний господарський суд вважає, що рішення Господарського суду міста Києва від 26.07.2012 є законним і обґрунтованим, та таким, що підлягає залишенню без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 32 - 34, 36, 91, 92, 99, 101 - 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЕКМІ» про призначення по справі судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 26.07.2012 у справі № 5011-72/8237-2012 залишити без змін, а апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ЕКМІ» - без задоволення.

3.Матеріали справи № 5011-72/8237-2012 повернути до Господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя Верховець А.А.

Судді Гарник Л.Л.

Мартюк А.І.