Рішення № 21778561, 23.02.2012, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 7/56523.02.12 За позовом Фармацевтичного заводу "Полфарма" С.А.

до LES LABORATORIES SERVIER (Ле Лаборатуар Сервє)

Державної служби інтелектуальної власностіУкраїни

про визнання патенту України № 57188 на винахід недійсним

Суддя Якименко М.М.

Представники:

від позивача: ОСОБА_2 довіреність б/н від 28.01.2011; ОСОБА_3 - довіреність б/н від 13.09.2010;

від відповідача-1: не зявились;

від відповідача-2: ОСОБА_4 - довіреність №16-8/6282-с від 01.09.2011;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фармацевтичний завод "Полфарма" С.А. звернувся в Господарський суд м. Києва з позовом до LES LABORATORIES SERVIER (Ле Лаборатуар Сервє) та Державного департаменту інтелектуальної власностіпро визнання недійсним патенту України № 57188 на винахід "?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція, що її містить" та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відомості про визнання недійсним патенту України № 57188 на винахід "?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція, що її містить" до Державного реєстру патентів України на винаходи та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовних вимог, позивач посилається на Європейський патент 0308341 на винахід «Спосіб промислового виробництва периндоприлу та проміжних сполук у його синтезі», що становить рівень техніки групи винаходів за патентом, що оспорюється, виходячи із змісту статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Вказаний патент був включений до Звіту про міжнародний патентний пошук, метою якого є виявлення відповідного рівня техніки згідно з статтею 15(2) Договору про патентну кооперацію (далі Договір РСТ), доданого до Висновків міжнародної попередньої експертизи, проведеної за міжнародною заявкою, поданою за процедурою РСТ, РСТ/FR01/02167 від 06.06.2001, що ввійшла у національну фазу в Україні за номером національної заявки 2003021020, дату подачі якої було встановлено 06.07.2001, тобто за датою подання міжнародної заявки згідно з ст. 11(3) Договору РСТ, із витребуванням пріоритету відповідно до положень Паризької конвенції про охорону промислової власності від 06.07.2000.

Ухвалою від 28.12.2010 порушено провадження по справі та призначено її до розгляду на 20.01.2011.

20.01.2011 розгляд справи не відбувся у звязку з хворобою судді, ухвалою суду розгляд справи було призначено на 31.01.2011.

31.01.2011 представник позивача у судовому засідання подав документи на вимогу ухвали суду про порушення провадження, клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, клопотання про відкладення розгляду справи, а також клопотання про витребування доказів у відповідача-2. Представник відповідача-2 у судовому засіданні надав документи на вимогу ухвали суду про порушення провадження у справі.

31.01.2011 представник відповідача-1 у судове засідання не зявився, у звязку з чим розгляд справи було відкладено на 14.02.2011.

02.02.2011 представник позивача через канцелярію суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, яке судом було задоволено.

14.02.2011 представник позивача та відповідача-1 у судове засідання не зявилися, про день та час розгляду справи повідомлені належним чином.

14.02.2011 представник позивача через канцелярію суду подав пояснення на письмове повідомлення відповідача-1, клопотання про відкладення розгляду справи, у звязку з чим розгляд справи було відкладено на 21.02.2011.

21.02.2011 відповідач-1 повноважного представника у судове засідання не направив, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

21.02.2011 судом розглянуті звернення за підписом директора офіційного представництва відповідача-1 до яких не було додано доказів на підтвердження повноважень на представництво інтересів в суді від імені відповідача-1, вказані звернення надійшли через канцелярію суду 20.01.2011, 31.01.2011 та 14.02.2011 стосовно надіслання копії заяви та судових документів відповідачеві-1 відповідно до процедури, передбаченої Конвенцією про вручення судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах, укладеної у Гаазі в 1965 році, оскільки відповідач-1 є іноземним субєктом господарювання.

21.02.2011 в судовому засіданні представником позивача заявлено клопотання про призначення у справі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

У звязку із заявленим клопотанням позивача, судом було відкладено розгляд справи на 10.03.2011 для надання сторонам можливості визначитись з переліком питань, які мають бути розяснені судовим експертом.

23.02.2011 представник позивача через канцелярію суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, яке судом задоволено.

10.03.2011 представник відповідача-1 у судове засідання не зявився, не виконав вимог суду, викладених в ухвалі про порушення провадження у справі, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

10.03.2011 представником відповідача-2 у судовому засіданні надано клопотання із переліком питань, які мають бути розяснені судовим експертом.

Відповідач-1 наданим йому правом не скористався та перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судового експерта суду не надав і не запропонував суду судових експертів, яким можливо доручити проведення судової експертизи у справі № 7/565.

10.03.2011 в судовому засіданні розглянуто клопотання про призначення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 10.03.2011 призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності у справі №7/565, проведення якої доручено судовому експерту Петренко Сергію Анатолійовичу, який має кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за експертною спеціальністю 13.3. «Дослідження, повязані з винаходами і корисним моделями».

Ухвалою суду від 10.03.2011 відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України провадження у справі зупинено до отримання висновків судової експертизи.

За результатами розгляду листа судового експерта Петренка С.А., ТОВ «Експертне бюро з питань інтелектуальної власності», за вих. №175 від 30.06.2011р. та на виконання ухвали Господарського суду м.Києва від 10.03.2011р. по справі №7/565, судом було зобовязано позивача надати належним чином завірений переклад опису Європейського патенту 0308341 на винахід «Спосіб промислового виробництва периндоприлу та проміжних сполук у його синтезі»та результатів експериментальних досліджень, що містяться у матеріалах справи.

29.08.2011 через канцелярію суду позивачем надано належним чином оформлені опис Європейського патенту 0308341 на винахід «Спосіб промислового виробництва периндоприлу та проміжних сполук у його синтезі»із належним чином завіреним перекладом на українську мову та результати експериментальних досліджень із належним чином завіреним перекладом на українську мову. Вказані документи були скеровані судом судовому експерту.

За результатами розгляду листа судового експерта Петренка С.А., ТОВ «Експертне бюро з питань інтелектуальної власності», за вих. №217 від 09.12.2011 та на виконання ухвали Господарського суду м.Києва від 10.03.2011р. по справі №7/565, суд листом за вих.№06-37.1/ від 15.12.2011 суд зобовязав позивача надати належним чином завірений переклад Європейського патенту EP0049658.

23.12.2011 через канцелярію суду позивачем надано належним чином завірений переклад на українську мову опису Європейського патенту EP0049658. Вказані документи були скеровані судом судовому експерту.

18.01.2012 ТОВ «Експертне бюро з питань інтелектуальної власності»повернуто справу № 7/565 до Господарського суду разом із висновком №104/12-СП судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у господарській справі № 7/565 від 17.01.2012 за підписом судового експерта С.А. Петренка та примірниками висновку для сторін.

У звязку з усуненням обставин, що призвели до зупинення провадження у справі № 7/565, відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України, якою встановлено, що господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення, ухвалою суду від 20.01.2012 поновлено провадження у справі, її розгляд призначено на 23.02.2012.

Ухвалою від 20.01.2012 здійснено заміну первісного відоповідача-2 Державного департаменту інтелектуальної власності на належного відповідача Державну службу інтелектуальної власності України.

Ухвалою від 20.01.2012 позивача зобовязано здійснити переклад ухвали суду по справі № 7/565 від 20.01.2012 на французьку мову та надати через канцелярію Господарського суду міста Києва належним чином нотаріально засвідчений переклад на французьку мову ухвали № 7/565 від 20.01.2012 для цілей надсилання копії вказаної ухвали за процедурою, передбаченою п. а) ст. 10 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965р.

Відповідно до ст. 9 Конституції України та Закону України від 19.10.2000р. №2052-ІІІ Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965р. (надалі Конвенція) є частиною національного законодавства України та її положення підлягають застосуванню.

Відповідач-1 по справі компанія Laboratoires Servier»(Ле Лаборатуар Сервє) є резидентом Франції, яка є учасником конвенції.

Статтею 10 Конвенції визначено, що якщо запитувана Держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує:

a) можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном,

b) можливості для судових працівників, службовців або інших компетентних осіб запитуючої Держави здійснювати вручення судових документів безпосередньо через судових працівників, службовців або інших компетентних осіб запитуваної Держави,

c) можливості для будь-якої заінтересованої в судовому процесі особи здійснювати вручення судових документів безпосередньо через судових працівників, службовців або інших компетентних осіб запитуваної Держави.

Тобто, Конвенція передбачає право запитуваної сторони встановити обмеження щодо способів вручення документів згідно Конвенції на своїй території.

В даному випадку запитуваною стороною є Франція, яка, на відміну від України, яка п.5 закону України від 19.10.2000р. №2052 приєдналася до Конвенції із застереженнями, зокрема стосовно невикористання на своїй території способів передачі судових документів, передбачених статтею 10 Конвенції, не робила застережень щодо застосування на своїй території визначеного пунктом а) ст. 10 Конвенції способу вручення судових документів. (згідно офіційного веб-сайту Гаазької конференції з міжнародного приватного права (ГКМПП), на якому розміщена офіційна інформація щодо статусу конвенцій, прийнятих державами-членами ГКМПП, зокрема даної Конвенції, що знаходиться за URL адресою: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.statusprint&cid=17).

Отже, якщо документ підлягає врученню у Франції, то Конвенція передбачає можливість надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.

Окрім того, законодавство Франції вимагає направлення відповідних документів або французькою мовою, що є державною мовою, або мовою оригіналу з долученням перекладу французькою мовою (відповідно до правової інформації щодо законодавства держав-членів ГКМПП на офіційному сайті міжурядової організації http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=256).

В матеріалах справи міститься інформація про існування на території України Представництва «Лє Лаборатуар Сервє»в Україні (ідентифікаційний код 26603463), належним чином зареєстрованого згідно чинного законодавства України.

Оскільки відповідач-1 представлений в Україні як офіційним юридичним представником, так і в особі офіційно діючого представництва, процесуальні документи по справі надсилалися судом на адресу офіційного представництва відповідача-1 в м. Києві.

Незважаючи на те, що відповідач-1належним чином повідомлявся про розгляд справи, вимог ухвал суду не виконував, повноважних представників в судові засідання не направляв.

За таких обставин суд дійшов висновку про доцільність направлення копії ухвали №7/565 від 20.01.2012 безпосередньо поштою LES LABORATOIRES SERVIER, яка перебуває за кордоном.

Також даною ухвалою відповідача-1 зобовязано надати відзив на позовну заяву, а сторін зобовязано надати письмові пояснення на висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у справі №7/565 від 17.01.2012.

26.01.2012 через канцелярію суду позивачем надано належним чином нотаріально засвідчений переклад на французьку мову ухвали № 7/565 від 20.01.12.

23.02.2012 через канцелярію суду позивачем подано клопотання про залучення доказів до матеріалів справи.

23.02.2012 через канцелярію суду позивачем подано клопотання про залучення доказів до матеріалів справи.

23.02.2012 через канцелярію суду позивачем подано письмові пояснення на висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

23.02.2012 через канцелярію суду відповідачем-1 подано клопотання про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні, призначеному на 23.02.2012, позивач підтримав подані ним через канцелярію суду клопотання. Клопотання позивача судом задоволені.

В судовому засіданні, призначеному на 23.02.2012, розглянуте клопотання відповідача-1 про відкладення розгляду справи. Оскільки відповідач був повідомлений належним чином про день та час розгляду справи, клопотання відповідача-1 залишено без задоволення.

В судовому засіданні, призначеному на 23.02.2012, позивач надав пояснення по суті заявлених позовних вимог з урахуванням висновку судової експертизи, позовні вимоги підтримав повністю та, зокрема, зазначив, що висновок судової експертизи підтверджує невідповідність групи винаходів «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція, що її містить»за патентом України №57188 умовам надання правової охорони «новизна»та «винахідницький рівень»та є належним доказом по справі.

Відповідач-1 вимог ухвали № 7/565 від 21.01.2012 не виконав, відзив на позовну заяву не надав, пояснень з урахуванням висновків судової експертизи не надав.

Відповідач-2 проти задоволення позовних вимог заперечував.

23.02.2012 у судовому засіданні відповідачем-2 подано письмові пояснення на висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності. Пояснення залучені до матеріалів справи.

Відповідач-2 просив відхилити висновок №104/12-СП судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у господарській справі № 7/565 від 17.01.2012 як неналежний доказ у справі.

У судовому засіданні 23.02.2012 відповідно до ч. 2. ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повний текст рішення буде складено у строк, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників позивача, відповідачів, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги та подані заперечення, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідач-1 є власником патенту України № 57188 на винахід «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція, що її містить», дата подання заявки - 06.07.2001 із витребуванням конвенційного пріоритету від 06.07.2000, дата публікацій відомостей про видачу патенту (дата реєстрації) 16.06.2003.

Позивач, посилаючись на ст.ст. 6, 7, 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», просить визнати патент України № 57188 недійсним з підстав невідповідності запатентованої групи винаходів умовам патентоздатності, а саме критеріям новизни та винахідницького рівня.

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу субєкта підприємницької діяльності (далі підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно зі ст. 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Обґрунтовуючи своє право на звернення до суду із позовом про визнання недійсним патенту України № 57188, позивач зазначає наступне.

У провадженні Господарського суду м. Києва знаходиться справа №9/344 за позовом компанії «Ле Лаборатуар Сервье»(Les Laboratoires Servier) до Фармацевтичного заводу «Полфарма»С.А., третя особа Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоровя України - про припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності.

Згідно з позовною заявою позивача у господарській справі №9/344, позовні вимоги позивача ґрунтуються на тому, що він є власником патентів України №№57187, 57188, 57189, 72040, 73562 та 75070, якими охороняються форми хімічної речовини (продукти) терт-бутиламінової солі периндоприлу та способи виробництва (процеси) таких форм хімічної речовини, а також допоміжних речовин та процесів.

Згідно із позовними вимогами, позивач у господарській справі №9/344 просить суд, зокрема, заборонити Фармацевтичному заводу «Полфарма»С.А. звертатися за державною реєстрацією лікарського засобу «Стопрес», оскільки така реєстрація порушує майнові права компанії Les Laboratoires Servier на патент України № 57788, який їй належить.

Відповідно до статті 9 чинного Закону України «Про лікарські засоби»№ 123/96-ВР від 04.04.96 (із змінами і доповненнями) лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації. Державна реєстрація провадиться на підставі заяви відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

Відповідно, даною позовною заявою позивач у господарській справі №9/344 порушує право Фармацевтичному заводу «Полфарма»С.А., позивача у господарській справі № 7/565, на звернення до державного уповноваженого органу для цілей одержання державно реєстрації лікарського засобу на виконання вимог чинного законодавства України.

Матеріали справи № 7/565 містять інформацію про існування на території України Представництва Лє Лаборатуар Сервє (ідентифікаційний код 26603463), належним чином зареєстрованого та діючого відповідно до чинного законодавства України.

Зокрема, Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»встановлено, що всі субєкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття, своїх представництв на території України, що підлягають реєстрації Міністерством економіки України. Згідно з Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних субєктів господарської діяльності в Україні, затвердженої Наказом Міністерства зовнішніх економічних звязків і торгівлі України від 18.01.96 № 30, представництво субєкта господарської діяльності не є юридичною особою і не здійснює самостійно господарської діяльності, у всіх випадках воно діє від імені та за дорученням іноземного субєкта господарської діяльності, зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, і виконує свої функції згідно із законодавством України. Представництво іноземного субєкта господарської діяльності в Україні може здійснювати функції, повязані із виконанням представницьких послуг, тільки в інтересах іноземного субєкта господарської діяльності, зазначеного у Свідоцтві.

З огляду на зазначене вище відповідач-1 представлений в Україні в особі офіційно діючого представництва, що виключає необхідність вручення судових документів компанії «Ле Лаборатуар Сервє»відповідно до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 року.

Дана позиція підтверджується і Роз'ясненнями президії Вищого господарського суду України від 31.05.2002 N 04-5/608 «Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій», в яких в пункті 8 звертається увага на те, що судові документи можуть направлятися також філіям, представництвам, іншим відособленим підрозділам іноземних підприємств і організацій, місцезнаходженням яких є територія України (з повідомленням про вручення таких документів), а також вручатися безпосередньо уповноваженому представникові.

Предметом спору є визнання недійсним патенту України № 57188 на винахід «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція, що її містить»з підстав невідповідності групи винаходів умовам патентоздатності.

За змістом ст.ст. 462, 464 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід засвідчуються патентом.

Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до підпункту а) пункту 1 статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»№ 3687-XII від 15.12.1993 (далі Закон) із змінами та доповненнями, патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

Згідно з п. 1 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" № 3769-XII від 23.12.93 р., Закон вводиться в дію з 01.07.1994. Пунктом 3 вказаної Постанови передбачено, що патент України на винахід може бути визнано недійсним у порядку, встановленому Законом, у разі невідповідності винаходу умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Статтею 6 Закону у редакції, що діяла на дату подання заявки № 2003021020, по якій був виданий патент України № 57188, тобто на 06.07.2001, (далі редакція на дату подання заявки) встановлено, що винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Невідповідність патенту принаймні одному із критеріїв надання правової охорони є підставою для визнання його таким, що не відповідає умовам патентоздатності, що є підставою для визнання патенту недійсним.

Зокрема, відповідно до п. 3 ст. Закону у редакції на дату подання заявки винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки, причому об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо, а згідно з п. 7 статті 7 Закону у редакції на дату подання заявки винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не випливає з рівня техніки.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (п. 4 ст.7 Закону у редакції на дату подання заявки).

Статтею 7 Закону також передбачено, що винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Згідно приписів п. 5 ст. 6 Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Позивач у господарській справі №7/565, посилаючись на п. 1 ст. 6 Закону у редакції на дату подання заявки, вважає, що група винаходів за патентом України № 57188 не відповідає умовам патентоздатності, зокрема, умовам новизни ти винахідницького рівня.

За таких обставин, для правильного вирішення справи по суті необхідно встановити, чи відповідає група винаходів за патентом України № 57188 вищезазначеним критеріям. Для вирішення вказаного питання необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє.

Відповідно до п. 6.1. Рекомендацій Президії Вищого Господарського Суду України № 04-5/76 від 29.03.2005 р. «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, повязаних із захистом права інтелектуальної власності»(далі Рекомендації) фактичні дані про наявність новизни винаходу на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням) та наявність у винаходу винахідницького рівня (тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним), можуть бути встановлені господарським судом лише за допомогою експертного дослідження.

Окрім того, у пункті 4 Розяснень Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 11.11.98 р. за № 02-5/424 (із змінами та доповненнями) зазначено, що згідно з частиною другою статті 10 Закону «Про судову експертизу»судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта.

Частина третя цієї статті передбачає можливість залучення на визначених цією нормою умовах до проведення судових експертиз також судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

За загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до Закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України (стаття 9 Закону).

Враховуючи наведене, судом відповідно до ст. 41 ГПК України та на підставі Закону України "Про судову експертизу" 10.03.2011 призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Петренку С.А.

Відповідно до Рекомендацій та з урахуванням запропонованих сторонами питань на вирішення судового експерта були поставлені наступні питання:

1) Чи мала новизну група винаходів «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція», яка охороняється патентом України №57188, на дату пріоритету?

2) Чи мала винахідницький рівень група винаходів «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі периндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція»яка охороняється патентом України №57188, на дату пріоритету?

В результаті дослідження поставлених питань у висновку № 104/12-СП судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у господарській справі № 7/565 від 17.01.2012, експерт, керуючись п.4.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. N 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 10 червня 2005 року N59/5) з подальшими змінами і доповненнями, з урахуванням положень ч. 1. ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», пункту 6.5.4.3.2 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі Правила), було змінено редакцію поставлених судом питань, що були викладені і досліджувались експертом у наступній редакції:

1) Чи має новизну кожен з винаходів групи винаходів, що охороняється патентом України №57188 на винахід «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція», на дату пріоритету?

2) Чи має винахідницький рівень кожен з винаходів групи винаходів, що охороняється патентом України №57188 на винахід «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція», на дату пріоритету?

В результаті дослідження поставлених питань у висновку № 104/12-СП судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у господарській справі № 7/565 від 17.01.2012 експерт встановив наступне:

1. Винаходи за першим та другим незалежними пунктами формули винаходу, які охороняються патентом України №57188 на винахід «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція», не є новими на дату пріоритету.

2. Усі винаходи групи винаходів, що охороняється патентом України №57188 на винахід «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція», не мають винахідницького рівня на дату пріоритету.

Згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Висновок судового експерта для господарського суду не є обовязковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 ГПК.

Судом встановлено, що висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтований, чіткий висновок з поставлених питань. Оцінивши висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд не вбачає обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, суд вважає висновок експерта №104/12-СП судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у господарській справі № 7/565 від 17.01.2012 належним та допустимим доказом у справі.

Відсутність у групі винаходів за патентом України № 57188 новизни належним чином обґрунтована експертом тим, що у матеріалах справи наявні джерела, відомості з яких входять до рівня техніки і які стали загальнодоступними до дати конвенційного пріоритету заявки №2003021020, за якою було видано оспорюваний патент України №57188, тобто 06.07.2000 року.

Дослідивши матеріали господарської справи №7/565 експертом виявлено опис двох технічних рішень, які містять відомості, що складають рівень техніки та можуть бути протиставлені винаходу за патентом України №57188 при встановленні відповідності обєктам винаходу умові патентоздатності «новизна». Це винахід за Європейським патентом №0308341 та винахід за Європейським патентом №0049658.

Відповідно до ст. 7 Закону України «про охорону прав на винаходи і корисні моделі»:

«3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

5. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.».

Виходячи зі змісту поставленого перед експертизою питання новизна винаходу за патентом України №57188 визначається на дату пріоритету заявки на зазначений вище винахід, тобто встановлюється на 06.07.2000 року.

Перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу (п.6.5.2.3 Правил). При цьому, обєкти, що стали відомими до дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету), для визначення новизни повинні враховуватися лише окремо. Відомості про обєкт можуть бути наведені як в одному, так і в різних джерелах інформації (п.6.5.2.4 Правил).

Якщо заявлений винахід визнано новим відносно незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, то перевірку новизни відносно відповідних залежних пунктів формули не проводять (п.6.5.2.8 Правил).

Якщо заявлено групу винаходів, то перевірку на відповідність умовам патентоздатності проводять для кожного винаходу групи окремо. Групу винаходів визнають як таку, що відповідає умовам патентоздатності, якщо умовам патентоздатності відповідають усі винаходи групи (п.6.5.4.2 Правил).

На підставі викладеного та в результаті проведеного дослідження всіх вищезазначених матеріалів експерт встановив наступне:

- на дату конвенційного пріоритету 06.07.2000 року (дата подання попередньої заявки на винахід за патентом України №57188), вся сукупність ознак, якою охарактеризовано ?-кристалічну форму періндоприл трет-бутиламінової солі, що охороняється патентом України на винахід №57188, і описана у першому незалежному пункті формули зазначеного винаходу, була відома з рівня техніки як речовина, що отримується в результаті здійснення способу відповідно до європейського патенту на винахід №0308341;

- на дату конвенційного пріоритету 06.07.2000 року (дата подання попередньої заявки на винахід за патентом України №57188), вся сукупність ознак, якою охарактеризовано спосіб одержання ?-кристалічної форми періндоприл трет-бутиламінової солі за п. 2 формули винаходу за патентом України №57188, була відома з рівня техніки;

- на дату конвенційного пріоритету 06.07.2000 року (дата подання попередньої заявки на винахід за патентом України №57188), вся сукупність ознак, якою охарактеризовано фармацевтичну композицію, активним інгредієнтом якої є речовина ?-кристалічна форма періндоприл трет-бутиламінової солі за п. 1 формули винаходу за патентом України №57188, і яка наведена у незалежному пункті 9 формули зазначеного винаходу, не була відома з рівня техніки.

При дослідженні відповідності групи винаходів такому критерію надання правової охорони як «винахідницький рівень, із посиланням на цитовані вище положення статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», виходячи з обсягу інформації, що міститься в описах до Європейського патенту на винахід №0308341 та Європейського патенту на винахід №0049658, а також враховуючи результати дослідження за питанням 1, експертом встановлено наступне:

- для фахівця існування ?-кристалічної форми періндоприл трет-бутиламінової солі як продукту, отриманого в результаті здійснення способу за європейським патентом на винахід №0308341, є цілком очевидним;

- ?-кристалічна форма періндоприл трет-бутиламінової солі та спосіб одержання ?-кристалічної форми періндоприл трет-бутиламінової солі, які описані у незалежних пунктах 1 та 2 формули винаходу за патентом України №57188, відповідно, є цілком очевидними для фахівця відповідної галузі і явним чином випливають з рівня техніки;

- фармацевтична композиція, яка описана у незалежному пункті 9 формули винаходу за патентом України №57188, є цілком очевидною для фахівця відповідної галузі.

Тож, відсутність новизни усієї сукупності ознак винаходів за першим та другим незалежними пунктами формули винаходу за патентом України №57188 та очевидність усіх винаходів групи винаходу за патентом України №57188 є підставою для висновків про невідповідність групи винаходів за патентом України №57188 таким умовам надання правової охорони як «новизна»та «винахідницький рівень».

Позивач підтримав висновок судової експертизи та зазначив, що він є належним доказом у справі.

Відповідач-1 заперечень на висновок судової експертизи суду не надав.

Відповідач-2 просив відхилити висновок судової експертизи як неналежний доказ у справі з посиланням на пояснення, надані Державним підприємством «Український інститут промислової власності», що є закладом експертизи, уповноваженим державним закладом для розгляду і проведення експертизи заявок на винаходи і корисні моделі.

Суд відхиляє заперечення відповідача 2 з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Оскільки судова експертиза як один із засобів доказування сприяє всебічному, повному й об'єктивному дослідженню обставин справ, постановленню законних і обґрунтованих судових рішень, Вищий господарський суд України звертав увагу судів на те, що певні обставини повинні доводитись відповідними засобами доказування. Так, згідно цитованих вище Рекомендацій фактичні дані про наявність новизни винаходу на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням) та наявність у винаходу винахідницького рівня (тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним), можуть бути встановлені господарським судом лише за допомогою експертного дослідження.

З цього випливає, що чинним господарським процесуальним законодавством не передбачено іншого способу встановлення відповідності запатентованого винаходу законодавчо встановленим умовам надання правової охорони, ніж у спосіб призначення та проведення експертизи, лише висновок судової експертизи може бути допустимим доказом в господарському судочинстві у справах, повязаних з обєктами інтелектуальної власності.

Як зазначено у висновку №104/12-СП від 17.01.2012 судову експертизу у відповідності із Законом України «Про судову експертизу» та ухвалою Господарського суду м.Києва від 10.03.2011 р. у справі № 7/565 проведено Петренком Сергієм Анатолійовичем, який має вищу технічну освіту (інженер хімік-технолог), спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями»(свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта дійсне до 08.07.2014 року), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2002 року.

Оскільки експерт надав обґрунтовані, чіткі, логічні відповіді на питання судової експертизи, висновок складений кваліфікованим експертом відповідно до вимог закону України «Про судову експертизу», висновок судової експертизи №104/12-СП від 17.01.2012 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Таким чином, з урахуванням наданих сторонами доказів у справі та висновку №104/12-СП судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у господарській справі № 7/565 від 17.01.2012, який є належним засобом доказування, матеріалами справи підтверджується, що група винаходів за патентом України №57188 на винахід «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція, що її містить»не відповідає умовам патентоздатності, передбаченим ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть бути підтверджені іншими засобами доказування (ч.2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно із ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до підпункту а) пункту 1 статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»№ 3687-XII від 15.12.1993 (далі Закон) із змінами та доповненнями, патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

Таким чином, всебічно та повно дослідивши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд прийшов до висновку про те, що вимоги позивача про визнання недійсним патенту України №57188 на винахід «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція, що її містить»є обґрунтованим та підлягають задоволенню.

Позивач (з урахуванням заяви від 19.01.2012) також звернувся до суду із вимогою про зобовязання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання недійсним патенту України № 57188 на винахід «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція, що її містить»до Державного реєстру патентів України на винаходи та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Згідно з п. 3 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»при визнанні патенту чи його частини недійсними установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Згідно п. 4 статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Як вже зазначалося, на підставі матеріалів справи, результатів судової експертизи обєктів інтелектуальної власності та пояснень сторін, суд дійшов висновку, що патент України № 57188 підлягає визнанню недійсним.

Відповідно до п.1.2. Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року за №291 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 р. за №379/5570) Державний реєстр патентів України на винаходи - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на винаходи і деклараційних патентів України на винаходи, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державна служба інтелектуальної власності України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

Згідно з п. 2.2. вказаного Положення у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо визнання патенту (деклараційного патенту) недійсним повністю або частково.

За таких обставин вимоги позивача про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання недійсним патенту України № 57188 на винахід «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція, що її містить»до Державного реєстру патентів України на винаходи та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність»є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, повязаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, повязаних з розглядом справи.

Статтею 49 ГПК України передбачено, що у спорах, які виникають при виконанні договорів та з інших підстав, державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Наявні у матеріалах справи докази свідчать, що позивач здійснив оплату за проведення судової експертизи в розмірі 15019,20 грн., що підтверджується квитанцією №6742598 від 18.07.2011.

За таких обставин, на відповідача 1, як на особу з вини якої виник спір, покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн., витрати на проведення судової експертизи в розмірі 15019,20 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 418, 420, 462, 464, 469 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 6, 7, 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст.ст. 1, 21, 33, 34, 41, 42, 43, 49, 82 85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позовні вимоги задовольнити повністю.

2.Визнати недійсним патент України № 57188 на винахід «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція, що її містить»повністю.

3.Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (вул.Урицького, 45, м. Київ-35, МСП, 03680; ідентифікаційний код: 37552556) внести відомості про визнання недійсним патенту України № 57188 на винахід «?-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція, що її містить»повністю до Державного реєстру патентів України на винаходи та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

4.Стягнути з Ле Лаборатуар Сервьє (Les Laboratoires Servier) (22, рю Гарньє, Ньюі-сюр-Сен, 92200, Франція (22, rue Garnier, Neuilly-sur-Seine 92200, France)) на користь Фармацевтичного заводу „Полфарма” С.А. (PharmaceuticalWorks “Polpharma” S.A. (Пельплінська, 19, 83 200, м. Старогард Гданьський, Польща (Pelplinska,19, 83200, Starogard Gdanski, Polska)) 85 (вісімдесят пять) грн. 00 коп. державного мита, 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 15019 (пятнадцять тисяч девятнадцять) грн. 20 коп. витрат на проведення судової експертизи.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя М.М. Якименко

Дата підписання рішення: 28.02.2012р.