Рішення № 20524865, 07.12.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 12/12107.12.11

За позовомВД-40 Меньюфекторінг Компані

ДоТовариства з обмеженою відповідальністю "Торговельна компанія "АВТОФАВОРИТ"

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачаКиївська регіональна митниця

Прозахист прав інтелектуальної власності

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивачаОСОБА_1. предст. (дов. ВЕО № 627043 від 16.05.2007 р.)

Від відповідачаОСОБА_2 предст. (дов. б/н від 04.03.2011 р.)

Від третьої особине з'явися (в попередньому засіданні суд дозволив)

Суть спору:

ВД-40 Меньюфекторінг Компані (далі позивач) звернулось до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельна компанія "АВТОФАВОРИТ" (далі відповідач) про захист прав інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 22.04.2011 р. за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 12/121 та призначено розгляд справи на 11.05.2011 р.

06.05.2011 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача за довіреністю відзив на позовну заяву, відповідно до якого просить відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог, з підстав, викладених у відзиві.

06.05.2011 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача клопотання про залучення третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Київську регіональну митницю.

В судовому засіданні 11.05.2011 р. представник позивача підтримав подане клопотання про залучення третьої особи.

Відповідно до ст. 27 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду. Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у справі вирішується господарським судом, який виносить з цього приводу ухвалу.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторін, крім права на зміну підстави і предмета позову, збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову або визнання позову.

За таких обставин, суд задовольняє клопотання позивача про залучення Київської регіональної митниці в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача

В судовому засіданні 11.05.2011 р. представник позивача надав клопотання про витребування доказів, а саме: просить суд витребувати у Київської регіональної митниці по 2 зразки кожного найменування товару - засоби для змащування: універсальне мастило-змазка RW-40 по 100 мл артикул RW6094 - 1872 шт., по 200 мл арт. RW6096 2640 шт. за ВМД № 100140003/2011/242740 від 25.03.2011 р., який заявлений Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговельна компанія «Автофаворит»(Код ЄДРПОУ 36926941, м. Київ, вул.

Залізничне шосе, 47) до митного контролю та митного оформлення в режимі "імпорт", для огляду в судовому засіданні та вирішення питання про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Суд, керуючись ст. 38 ГПК України, задовольняє клопотання представника позивача про витребування доказів.

Ухвалою суду від 11.05.2011 р. відкладено розгляд справи на 21.06.2011 р., залучено в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Київську регіональну митницю (код ЄДРПОУ 00137331, бульвар І. Лепсе, 8-а, м. Київ-680, 03680), витребувано у Київської регіональної митниці по 2 зразки кожного найменування товару - засоби для змащування: універсальне мастило-змазка RW-40 по 100 мл артикул RW6094 - 1872 шт., по 200 мл арт. RW6096 2640 шт. за ВМД № 100140003/2011/242740 від 25.03.2011 р., який заявлений Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговельна компанія «Автофаворит» (Код ЄДРПОУ 36926941, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47) до митного контролю та митного оформлення в режимі "імпорт", для огляду в судовому засіданні та вирішення питання про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В судовому засіданні 21.06.2011 р. оголошено перерву до 29.06.2011 р.

В судовому засіданні 29.06.2011 р. представник позивача надав клопотання про продовження строку розгляду справи.

Відповідно до ст. 69 ГПК України, у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Клопотання судом задоволено.

В судовому засіданні 29.06.2011 р. представник позивача подав клопотання про призначення експертизи обєктів інтелектуальної власності, а саме: просить призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення судової експертизи доручити атестованому судовому експерту, що має відповідну освіту, підготовку та значний практичний досвід, ОСОБА_3 - експерт, кандидат юридичних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, освіту в сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмового найменування, зазначення походження товарів" (Свідоцтво Міністерства юстиції України № 933) та стаж роботи у цій галузі з 1997 року, матеріали справи направити експерту за місцем його роботи - до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (03680 МСП, м. Київ-150, вул. Боженка, 11), на вирішення судовому експерту поставити такі питання:

1.Чи є позначення "КЛУ-40" на імпортованих компанією Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговельна компанія «Автофаворит» балончиків схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за Свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № № 15337, 14778 в їх сукупності?

2.Чи може використання зовнішнього вигляду упаковки імпортованих компанією Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговельна компанія «Автофаворит»балончиків ввести споживачів в оману щодо особи яка виробляє товар?

В судовому засіданні 29.06.2011 р. представник відповідача також подав клопотання про проведення судової експертизи та поставити перед експертом такі питання:

1.Яка семантика словесного позначення y RW-40»(за заявкою на реєстрацію m 201101166 від 31.01.2011 р.) та протиставленого знака »( Свідоцтво України № 15337 від 15.08.2000 р.)?

2.Яка звукова (фонетична) схожість знаків для товарів і послуг anway RW-40»за заявкою на реєстрацію m 201101166 від 31.01.2011 р. та »за Свідоцтвом України № 15337 від 15.08.2000 р.?

3.Яка графічна (візуальна) схожість знаків для товарів і послуг «Ranway RW-40»за заявкою на реєстрацію m 201101166 від 31.01.2011 р. та »за Свідоцтвом України № 15337 від 15.08.2000 р.?

4.Чи є знак для товарів і послуг RW-40»за заявкою на реєстрацію m 201101166 від 31.01.2011 р. для товарів 02, 03 класів МКТІІ схожим із знаком для товарів і послуг »за Свідоцтвом України № 15337 від 15.08.2000 р. для товарів 02, 04 класів МКТП настільки,що їх можна сплутати або ввести оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака?

5.Чи є товари, для яких використовується торгівельні марки way RW-40» та »спорідненими ?

Клопотання судом задоволено, оскільки відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Ухвалою суду від 29.06.2011 р. продовжено строк розгляду справи, призначено у справі № 12/121 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення судової експертизи доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_3, матеріали справи направлено експерту за місцем його роботи - до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, провадження у справі зупинено.

14.11.2011 р. відділом діловодства суду отримано від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Висновок № 780 від 01.11.2011 р. та матеріали справи № 12/121 з додатками.

Ухвалою суду від 15.11.2011 поновлено провадження у справі № 12/121, призначено розгляд справи на 07.12.2011 р., представників зобовязано надати пояснення по суті справи з урахуванням обставин, викладених у Висновку № 780 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 01.11.2011 р. за справою № 12/121.

В судовому засіданні 07.12.2011 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги та подані заперечення, обєктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд,

ВСТАНОВИВ:

Позивач, відповідно до Афідевіту від 27.04.2011 р. та витягу зі статуту позивача, легалізованих в порядку Гаазької конвенції про скасування вимог легалізації іноземних офіційних документів 1961 року, є іноземною юридичною особою яка зареєстрована та діє за законами штату Каліфорнія (США).

Згідно виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № № 705, 706 від 11.04.2011 р., позивач є власником прав на словесну торговельну марку WD-40 (Свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 15337) та зображувальну торговельну марку “балончик” (Свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 14778). Торговельні марки зареєстровані для товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг - препаратів для захисту металевих поверхонь від потьм»яніння та іржі, мастильних та просочувальних мастил, включених до 04 класу МКПТ.

Статтею 4 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.

Позивач, відповідно до Афідевіту від 27.04.2011 р., є виробником продукції універсальне мастило-змазка WD-40, власником торговельних марок № № 15337, 14778 та використовує їх в Україні на своїй продукції (шляхом продажу оригінальної продукції через офіційного імпортера та дистрибютора компанію ПП “Талміра”).

Також в Афідевіті зазначено, що позивач не надавав відповідачу дозволу на використання будь-яким способом (в т.ч. шляхом імпорту в Україну) торговельних марок №№ 15337, 14778. Афідевіт підготовлено позивачем у звязку з виявленням та призупиненням митного оформлення Київською регіональною митницею продукції RW-40 (універсальне мастило-змазка), яку позивач вважає контрафактною у звязку з використанням позначень, схожих з торговельними марками № № 15337, 14778.

Відповідач, згідно довідки з ЄДРПОУ від 07.04.2011 р., зареєстрований в Україні у якості юридичної особи.

Посилаючись на ст. 495 Цивільного кодексу України, ст. ст. 4, 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, ст. 51 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), вказує, що позивачу надано виключне право дозволяти та забороняти іншим особам використовувати у будь-який спосіб, зокрема, імпортувати в Україну товар, маркований належними йому торговельними марками чи позначеннями, схожими із зареєстрованими торговельними марками настільки, що їх можна сплутати.

Оскільки позивач не укладав жодних договорів та не надавав відповідачу прав на використання торговельних марок № № 15337, 14778 або інших позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати з вказаними торговельними марками, позивач вважає, що продукція імпортується відповідачем з порушенням прав на торговельні марки № № 15337, 14778.

З огляду на вказане, позивач стверджує, що імпортований відповідачем товар, маркований позначенням RW-40, є контрафактною/фальсифікованою продукцією в розумінні ст.. 1 Митного кодексу України та ст.1 Закону України “Про захист прав споживачів”.

Відповідач у відзиві заперечує проти позовних вимог, просить суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про задоволення позову з огляду на наступне.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач є власником прав на торговельні марки № № 14778, 15337.

Позивач, відповідно до ст. ст. 256, 257 Митного кодексу України, здійснив внесення торговельних марок № № 14778, 15337 до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності Державної митної служби України. Згідно з листа Державної митної служби України від 29.03.2011 р. № 11/7-10.18/5126, строк реєстрації торговельних марок № № 14778, 15337 в митному реєстрі продовжено до 27.05.2012 р.

З листа від 30.03.2011 р. № 40/8-37/3747 вбачається, що Київська регіональна митниця повідомила представника позивача про призупинення митного оформлення товару, заявленого у режимі «імпорт»за ВМД № 100140003/2011/242740 від 25.03.2011р., засоби для змащування: універсальне мастило-змазка - RW-40 по 100 мл артикул RW6094 1872 шт., по 200 мл. арт. RW6096 - 2640шт., торговельна марка ». Виробник: “YAC Chemicals LTD”, країна виробництва СN. Одержувачем товару за ВМД № 100140003/2011/242740 від 25.03.2011 р. є відповідач.

Київська регіональна митниця, на виконання вимог ст. 257 Митного кодексу України та на підставі даних митного реєстру прийняла рішення про призупинення з 29.03.2011 р. митного оформлення вищевказаного товару за ВМД №100140003/2011/242740 від 25.03.2011 р. у звязку з тим, що зазначені товари містять позначення, схожі із зареєстрованими торговельними марками позивача настільки, що їх можна сплутати, а тому є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

Оскільки позивач не надавав відповідачу дозволу на використання власних торговельних марок, він вважає, що зазначена продукція імпортується в Україну з порушенням належних йому прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

31.03.2011 р., відповідно до вимог ст. 257 Митного кодексу України, представником позивача подано до Київської регіональної митниці клопотання про сприяння захисту прав інтелектуальної власності.

11.04.2011 р. представник позивача звернувся до Київської регіональної митниці клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення з метою проведення відбору зразків імпортованої продукції та їх подальшого дослідження.

Листом Київської регіональної митниці від 13.04.2011 р. № 40/8-37/4451 представника позивача повідомлено про продовження призупинення митного оформлення імпортованої продукції на наступні 15 календарних днів з 13.04.2011 р. до 27.04.2011 р.

Відповідно до ст. 257 Митного кодексу України, якщо протягом перших 15 календарних днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, письмово не поінформує митний орган, що призупинив митне оформлення, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку. Якщо протягом перших 15 календарних днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, письмово поінформує митний орган, що призупинив митне оформлення, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення товарів, то призупинення митного оформлення може бути продовжено митним органом не більше ніж на 15 календарних днів. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, до митного органу, що призупинив митне оформлення товарів, не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності, то товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку.

18.04.2011 р., у звязку з тим, що позивач вважав порушеними свої права на торговельні марки № № 14778, 15337, а також з метою недопущення імпорту в Україну продукції з неправомірним використанням належних йому торговельних марок, позивач звернувся до Господарського суду містаКиєва із заявою про вжиття запобіжних заходів.

20.04.2011 р. Господарським судом міста Києва, в порядку ст. 43-4 ГПК України, винесено ухвалу № 12/11102 про вжиття запобіжних заходів щодо відповідача та Київської регіональної митниці до розгляду справи по суті у спосіб: накладення арешту на імпортований відповідачем товар; заборони Київській регіональній митниці здійснювати митне оформлення вищезазначеного товару; витребування у Київської регіональної митниці зразків імпортованого товару для проведення дослідження.

Таким чином, даний спір виник у звязку з порушенням прав позивача на належні йому торговельні марки № № 14778, 15337 шляхом імпорту відповідачем засобів для змащування: універсальне мастило-змазка - RW-40 по 100 мл артикул RW6094 1872 шт., по 200 мл арт RW6096 - 2640шт., маркованих позначенням RW-40, що, на думку позивача, є схожим з торговельними марками № № 14778, 15337 настільки, що їх можна сплутати.

Правовідносини у сфері інтелектуальної власності регламентуються в Україні Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Цивільним кодексом України, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Статтею 495 ЦК України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 495 ЦК України).

Згідно зі ст. 4 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частиною 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ст. 20 цього Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Також, відповідно до ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання торговельної марки, оформлення упаковки товарів, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Отже, позивачу надано виключне право забороняти іншим особам, використовувати у будь-який спосіб, зокрема імпортувати (ввозити) в Україну товар маркований належними йому торговельними марками чи позначеннями, схожими із зареєстрованою торговельною маркою настільки, що їх можна сплутати.

Статтею 1 Митного кодексу України встановлено, що контрафактні товари - товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Крім того, п. 27 ст. 1 Закону України "Про захист прав споживачів" визначено, що фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Відповідно до п. 4 ст. 6 згаданого Закону забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції.

Також, згідно зі ст. 17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" в Україні забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Статтею 33 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

В якості доказів, що підтверджують позовні вимоги, позивач подав Афідавіт від 27.04.2011 р. у якому зазначено про те, що:

- позивач є іноземною юридичною особою яка зареєстрована та діє за законами штату Каліфорнія (США);

- позивач є виробником продукції універсальне мастило-змазка WD-40;

- позивач є власником торговельних марок № № 15337, 14778 та використовує їх в Україні на своїй продукції шляхом її продажу через офіційного імпортера та дистрибютора компанію ПП “Талміра”;

- позивач не надавав відповідачу дозволу на використання будь-яким способом торговельних марок № № 15337, 14778;

- позивач вважає, що імпортована відповідачем продукція є контрафактною у звязку з незаконним використанням позначень, схожих з торговельними марками № №15337, 14778.

Афідавіт легалізовано в порядку Гаазької конвенції про скасування вимог легалізації іноземних офіційних документів 1961 року, перекладено та нотаріально засвідчено в Україні. Даний Афідевіт береться судом до уваги, як належний та допустимий доказ підтвердження позовних вимог позивача.

У відзиві на позовну заяву відповідач проти позову заперечує, вважає його необґрунтованим та просить відмовити у його задоволенні у повному обсязі, зокрема посилаючись на те, що позначення Ranway RW-40 (за заявкою на реєстрацію m 201101166 від 31.01.2011 р.) не порушує права позивача на належні йому торговельні марки.

Суд вважає дане обґрунтування хибним, оскільки відповідно до матеріалів заявки m 201101166 від 31.01.2011 р. на реєстрацію подано позначення y», заявка не містить позначення RW-40. Позначення RW-40 використовується відповідачем на імпортованих ним товарах. Крім того, заявка m 201101166 від 31.01.2011 р. подана на реєстрацію не відповідачем, а іншою особою.

Дана хибна позиція відповідача також відображена у Висновку № 780 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 01.11.2011 р.

Також, з посиланням у відзиві на Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками від 29.03.2010 р. № 05.03.02-03/20025, відповідач вважає, що імпортована ним продукція відповідає вимогам Міністерства охорони здоровя України.

Суд вважає згаданий Висновок неналежним доказом та не бере його до уваги, зважаючи на те, що предметом спору в даній справі є захист прав інтелектуальної власності, а не відповідність імпортованої продукції санітарно-епідеміологічним чи іншим технічним вимогам.

Висновком № 780 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 01.11.2011 р. були встановлені наступні обставини:

1. Позначення » на імпортованих компанією Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговельна компанія «АВТОФАВОРИТ»балончиків є схожим із знаками для товарів і послуг за Свідоцтвами України № № 15337, 14778 в їх сукупності настільки, що його можна сплутати.

2. Використання зовнішнього вигляду упаковки імпортованих компанією Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговельна компанія «АВТОФАВОРИТ»балончиків може ввести споживачів в оману, щодо особи, яка виробляє товар.

Суд вважає, що Висновок № 780 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 01.11.2011 р. містить докладний опис проведених досліджень, експерт дослідив всі подані об'єкти, надав ясні та обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання. Висновок не суперечить матеріалам справи, під час призначення і проведення експертизи не порушені процесуальні норми.

Результатами судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 01.11.2011 р. підтверджена позиція позивача про схожість позначення RW-40 з торговельними марками позивача № №15337, 14778 в їх сукупності настільки, що їх можна сплутати, а також те, що використання імпортованого відповідачем універсального мастила-змазки RW-40 може ввести споживачів в оману, щодо особи, яка виробляє товар.

Статтями 15, 16 ЦК України кожній особі надано право на захист свого інтересу (майнового права та інтересу), який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Статтями 177, 190 ЦК України визначено, що об'єктами цивільних прав є речі, майно, майнові права, результати інтелектуальної діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦК України суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Зважаючи на вищезазначене, а також на документально підтверджені висновки позивача щодо контрафактності товару, враховуючи, що відповідач не надав суду доказів законності використання позначення RW-40, суд дійшов висновку, що імпортований відповідачем товар є контрафактним з незаконним використанням торговельних марок позивача № № 15337, 14778, а імпорт такого товару здійснюється з порушенням прав позивача на торговельні марки № № 15337, 14778.

Таким чином, вимога позивача стосовно визнання імпортованих товарів контрафактними є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Стаття 432 ЦК України передбачає право кожної особи звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 цього кодексу.

Відповідно до приписів ст. 432 ЦК України, ст. ст. 20, 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", захист порушених відповідачем прав інтелектуальної власності позивача може бути здійснений зокрема у такі способи:

- заборони відповідачу у будь-який спосіб здійснювати використання торговельних марок або схожих з торговельними марками позивача позначень;

- зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

- вилучення з цивільного обороту та знищення товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів;

Керуючись вищезазначеними нормами, на підставі встановлених фактів суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги про заборону відповідачу здійснювати імпорт товару за ВМД №100140003/2011/242740 від 25.03.2011р., використовувати у будь-який спосіб позначення RW-40, яке є схожими із торговельними марками позивача № № 15337, 14778 в їх сукупності настільки, що їх можна сплутати, підлягають задоволенню.

Позовна вимога про вилучення з цивільного обороту та знищення товарів, імпортованих відповідачем згідно з ВМД №100140003/2011/242740 від 25.03.2011р., узгоджується з вищенаведеними положеннями національного законодавства, правовими позиціями Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»(п. 51), статтею 46 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), яка відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 2 ст. 40 ГПК України речові докази, які знаходяться в господарському суді, після вирішення спору повертаються підприємствам та організаціям, від яких їх було одержано, або передаються стороні, за якою господарський суд визнав право на ці речі.

Після набрання Рішенням у справі № 12/121 законної сили, надані Київською регіональною митницею (на вимогу суду) зразки імпортованої відповідачем продукції, маркованої позначенням RW-40, підлягають поверненню до Київської регіональної митниці для подальшого вилучення з цивільного обороту та знищення.

Відповідно до ст. 49 ГПК України стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує мито за рахунок другої сторони і в тому разі, коли друга сторона звільнена від сплати судового збору. Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при задоволенні позову - на відповідача.

Зважаючи на те, що позивач не має в Україні банківських рахунків, враховуючи те, що державне мито, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та витрати на проведення судової експертизи сплачувалися ТОВ “Фірма “Пахаренко і партнери”, як представником позивача за довіреністю (платіжні доручення № 1573 від 19.04.2011 р., № 1574 від 19.04.2011 р., № 3847 від 31.08.2011 р. відповідно), а пунктом 1 довіреності даному представнику надано право на сплату державного мита та інших необхідних платежів, повязаних з веденням справи та одержання присудженого майна та/або грошей, суд вважає за необхідне здійснити стягнення вищезазначених витрат з відповідача на рахунки уповноваженого представника - ТОВ “Фірма “Пахаренко і партнери” (01001, м. Київ, Печерський р-н, вул. Городецького, буд 11, кв. 47, код 20040094).

Керуючись ст. ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, суд,

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву задовольнити.

2. Визнати імпортовані Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговельна компанія «Автофаворит»(Код ЄДРПОУ 36926941, м.Київ, вул.Залізничне шосе, 47) товари - засоби для змащування: універсальне мастило-змазка - RW-40 по 100 мл артикул RW6094 1872 шт., по 200мл арт.2640 шт., за ВМД №100140003/2011/242740 від 25.03.2011р., марковані позначенням RW-40, схожим з торговельними марками WD-40 (Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг №15337), “балончик” (Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг №14778) настільки, що їх можна сплутати, контрафактними;

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговельна компанія «Автофаворит»(код ЄДРПОУ 36926941, м.Київ, вул.Залізничне шосе, 47) здійснювати імпорт товарів - засоби для змащування: універсальне мастило-змазка - RW-40 по 100 мл артикул RW6094 1872 шт., по 200мл арт. RW6096 2640 шт., за ВМД №100140003/2011/242740 від 25.03.2011р., маркованих позначенням RW-40, схожим з торговельними марками WD-40 (Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг №15337), “балончик” (Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг №14778) настільки, що їх можна сплутати;

4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговельна компанія «Автофаворит»(Код ЄДРПОУ 36926941, м.Київ, вул.Залізничне шосе, 47) використовувати позначення RW-40, схоже з торговельними марками WD-40 (Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг №15337), “балончик” (Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг №14778) настільки, що їх можна сплутати: при нанесенні його на будь-який товар, для якого зареєстровані торговельні марки № № 14778, 15337, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет.

5. Вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактну продукцію - засоби для змащування: універсальне мастило-змазка RW-40 по 100 мл артикул RW6094 1872 шт., по 200мл арт. RW6096 2640 шт., за ВМД №100140003/2011/242740 від 25.03.2011р., марковану позначенням RW-40, схожим з торговельними марками WD-40 (Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг №15337), “балончик” (Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг №14778) настільки, що їх можна сплутати;

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговельна компанія «Автофаворит»(код ЄДРПОУ 36926941, м.Київ, вул.Залізничне шосе, 47) на користь ВД-40 Меньюфекторінг Компані шляхом перерахування уповноваженому представнику позивача Товариство з обмеженою відповідальністю “Фірма “Пахаренко і партнери” (03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, с/п 78, код 20040094) 85 грн. (вісімдесят пять) 00 коп. державного мита, 236 грн. (двісті тридцять шість) 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 7 500 грн. (сім тисяч пятсот) 00 коп. витрат на проведення судової експертизи.

7. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

8. Після набрання рішенням законної сили повернути надані Київською регіональною митницею (на вимогу суду) зразки засобів для змащування: універсальне мастило-змазка RW-40 для подальшого вилучення з цивільного обороту та знищення.

9. Після набранням рішенням у справі № 12/121 законної сили, запобіжні заходи, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2011 р. № 12/11102, вважати скасованими.

10. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

СуддяЛ.В.Прокопенко

Повний текст рішення складений 14.12.2011