Рішення № 19348894, 14.11.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 59/6214.11.11 За позовомТойота Джідошя Кабушікі Кайшя До1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Лексус Центр"

Провизнання свідоцтва України № 130178 недійсним повністю

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники:

від позивачаОСОБА_1 пред.(дов. б/н від 23.09.2009 р.)

від відповідача 1ОСОБА_2 представник (дов. № 16-8/6277-с від 01.09.2011 р.)

від відповідача 2ОСОБА_2 пред.(дов. № 16-08/5269 від 21.11.2005 р.)

від відповідача 3ОСОБА_3 предст. (дов. б/н від 01.03.11 р. ) СУТЬ СПОРУ:

Компанія Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя звернулась до господарського суду м. Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Лексус Центр" в якому просить суд: 1) визнати свідоцтво України № 130178 на знак для товарів і послуг "LEXUS" недійсним повністю; 2) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 130178 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстрував комбіновану торговельну марку "LEXUS" і видав свідоцтво України № 130178 на ім'я ТОВ "Лексус Центр" для послуг 37 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Компанія Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн) вважає, що вказана торговельна марка не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки торговельна марка за свідоцтвом України № 130178 схожа настільки, що її можна сплутати з знаком позивача "LEXUS", який визнаний добре відомим в Україні до дати подання заявки за якою було видано оспорюване свідоцтво. Ще однією прідставою на яку посилався позивач є те, що на його думку використання знаку ТОВ "Лексус Центр" призведе до введення споживачів в оману щодо особи, яка пропонує послугу, оскільки споживачі будуть асоціювати комбінований знак "LEXUS" з позивачем.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 09.06.2011 р. порушено провадження у справі №59/62 та призначено до розгляду на 22.06.2011 р.

Представники відповідачів в судове засідання 22.06.2011 р. не з'явилися, вимоги ухвали суду не виконали.

Натомість, 21.06.2011 р. відділом діловодства суду отримано від ТОВ "Лексус Центр" заяву про відкладення слухання справи на іншу дату, з причин знаходження представника ТОВ "Лексус Центр" у відрядженні у м. Вінниця з 20.06.2011 р. по 25.06.2011 р., що підтверджується наказом від 16.06.2011 р.

В судовому засіданні 22.06.2011 р. представник позивача надав суду клопотання про залучення до участі у справі в якості співвідповідача Державний департамент інтелектуальної власності України та заяву про уточнення позовних вимог.

Представник позивача дані клопотання обґрунтував тим, що саме Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстрував комбіновану торговельну марку "і видав свідоцтво України № 130178 на ім'я ТОВ "Лексус Центр"для послуг 37 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Визнання недійсним саме вищезазначеного свідоцтва України є однією з позовних вимог у даній справі.

Оскільки на сьогоднішній день не зрозуміло, хто саме - Департамент чи відповідач-1 - має право вносити відомості до державних реєстрів інтелектуальної власності та відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій від 21.06.2011 року, станом на цю дату, Департамент знаходиться "в стані припинення підприємницької діяльності"та ніякої інформації щодо ліквідації Департаменту немає, то фактично Департамент ще працює і буде працювати, поки його не буде ліквідовано повністю.

Враховуючи вищевикладене, позивач змінює позовні вимоги та просить:

1)визнати свідоцтво України № 130178 на знак для товарів і послуг " недійсним повністю;

2)зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 130178 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

3)зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 130178 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Представник від Державного департаменту інтелектуальної власності України не заперечив проти залучення до участі у справі Державного департаменту інтелектуальної власності України в якості іншого відповідача та заявив відповідне клопотання.

Відповідно до статті 24 ГПК України, господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

Позивачем заявлено вимогу про зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 130178 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", однак в позовній заяві не зазначено Державний департамент інтелектуальної власності України відповідачем.

Відповідно до абз. 8 п. 4 Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року за № 977, Департамент відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності.

Враховуючи вищевикладене, суд задовольнив клопотання та залучив до участі у справі іншого відповідача Державний департамент інтелектуальної власності України.

В судовому засіданні 22.06.2011р. представник Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України надав відзив на позовну заяву, відповідно до якого просить відмовити в задоволенні позову, оскільки на момент проведення кваліфікаційної експертизи ще не було прийняте рішення про добре відомість знаку позивача.

Представник позивача в судовому засіданні надав клопотання про призначення по справі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

Розгляд справи відкладено на 13.07.2011 р. у зв'язку з неявкою в судове засідання представників відповідача 1 та ТОВ "Лексус Центр", невиконанням вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, у звязку із залученням до участі у справі іншого відповідача - Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, з метою надання сторонам можливості скористатись своїм правом подання суду переліку питань, які мають бути розяснені судовим експертом при призначенні судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, про що 22.06.2011 р. винесено відповідну ухвалу, а отже клопотання ТОВ "Лексус Центр" задоволено.

У судовому засіданні 13.07.2011 р. представник відповідача 3 - ТОВ "Лексус Центр" надав відзив на позовну заяву, в якому, посилаючись на необґрунтованість заявлених позовних вимог, просить у задоволенні позову відмовити.

Відповідач-1 у судове засіданні не зявився повторно.

Крім того, у судовому засіданні 13.07.2011 р. представник позивача підтримав раніше заявлене ним клопотання про призначення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

Клопотання мотивоване тим, що питання, які виникли у ході розгляду справи, а саме щодо схожості спірної торговельної марки відповідача-2 за свідоцтвом України № 130178 з визнаним добре відомим в Україні з 23.05.04 р. знаком ", права на який належать позивачу, а також щодо оманливості торговельної марки за свідоцтвом України № 130178, потребують спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

Представник відповідача-3 проти заявленого клопотання про призначення експертизи заперечив з підстав його необґрунтованості, пославшись на те, що належний відповідачу-3 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 130178 та добре відома торговельна марка позивача зареєстровані для різних товарів і послуг.

Представник відповідача-2 проти заявленого клопотання не заперечував, проте просив суд поставити на вирішення експерта інші питання, аніж ті, які запропоновані позивачем, вказуючи на необхідність окремо ставити питання щодо схожості спірної торговельної марки відповідача-3 за свідоцтвом України № 130178 з визнаним добре відомим в Україні з 23.05.04 р. знаком позивача "у фонетичному, графічному та семантичному аспектах.

Розглянувши заявлене клопотання, ґрунтовно вивчивши обставини справи і доводи сторін щодо дійсної необхідності призначення судової експертизи, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання про призначення судової експертизи у даній справі.

Ухвалою суду від 13.07.2011 р. призначено по справі судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності Жилі Богдану Володимировичу, провадження у справі № 59/62 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

19.10.2011 р. відділом діловодства суду отримано від атестованого судового експерта Жили Богдана Володимировича Висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №30 від 19.10.2011р.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою суду від 21.10.2011 р. поновлено провадження у справі № 59/62, призначено розгляд справи на 14.11.2011 р., зобов'язано учасників судового процесу надати суду письмові пояснення по справі з урахуванням Висновку судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №30 від 19.10.2011р. у справі № 59/62.

В судовому засіданні, призначеному на 14.11.2011 р., представник позивача подав на виконання вимог ухвали суду від 21.10.2011 р., пояснення щодо висновку судової експертизи, та зазначив, що вона проведена з дотриманням всіх норм чинного законодавства України та є обґрунтованою, а також надав звіт про соціологічне дослідження на тему: "Вивчення рівня інформованості про знаки "LEXUS" серед жителів України з населенням понад 500000 осіб" в обґрунтування своїх позовних вимог. Позовні вимоги позивач підтримав та просив суд їх задовольнити.

Також, в судовому засіданні, призначеному на 14.11.2011 р., на виконання вимог ухвали суду від 21.10.2011 р., представником відповідача-3 було подано пояснення, в якому він зазначає, що висновок судової експертизи має бути судом відхилений, в звязку з його необґрунтованістю. Пояснення щодо того, в чому саме полягає необґрунтованість висновку експерта відповідач-3 не надав. У засіданні представник відповідача-3 проти задоволення позовних вимог заперечив та просив суд відмовити в їх задоволенні.

Представник відповідачів 1, 2 проти задоволення позовних вимог заперечив та просив суд відмовити в їх задоволенні.

В судовому засіданні 14.11.2011 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно зясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд,

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником торговельної марки "LEXUS", що у встановленому законом порядку визнана добре відомою в Україні з 24 травня 2004 року, що підтверджується рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України від 23 липня 2010 року, затвердженого наказом Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України від 26 жовтня 2010 року № 119.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем-2 за результатами кваліфікаційної експертизи на ім'я відповідача-3 було зареєстровано знак для товарів і послуг "LEXUS" (комбінований) для послуг 37 класу МКТП, а саме: будування (крім транспортних засобів); лагодження (крім транспортних засобів); встановлювання устаткування (крім до транспортних засобів); асфальтування; брукування доріг; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; очищання будівель (зовні); встановлювання і лагодження вантажних підіймачів (ліфтів); фарбування і лагодження вивісок; відновлювання машин, устаткування (крім до транспортних засобів), верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; встановлювання дверей і вікон (крім до транспортних засобів); встановлювання і лагодження електроприладів (крім до транспортних засобів); лагодження секретних замків (крім до транспортних засобів); інформування щодо лагодження (крім щодо транспортних засобів); інформування щодо споруджування; технічне доглядання і лагодження кімнат-сейфів; клепання (крім транспортних засобів); встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів (крім до транспортних засобів); чищення і лагодження котлів парових; лакування (крім транспортних засобів); лудіння (поновлювання) (крім транспортних засобів); встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів (крім до транспортних засобів); мулярство; мурування; лагодження насосів (помп) (крім до транспортних засобів); встановлювання і лагодження опалювального устаткування (крім до транспортних засобів); встановлювання, технічне доглядання і лагодження офісної техніки і обладнання; технічне доглядання і лагодження пальників (крім до транспортних засобів); встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря (крім до транспортних засобів); встановлювання і лагодження пожежної сигналізації (крім до транспортних засобів); протикорозійне обробляння (крім транспортних засобів); встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації (крім до транспортних засобів); усування радіозавад в електричному устаткованні (крім до транспортних засобів); технічне доглядання і лагодження сейфів; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки (крім транспортних засобів); встановлювання і лагодження телефонів; чищення пемзою (крім транспортних засобів); чищення піском (крім транспортних засобів); чищення сухе (крім транспортних засобів).

Заявка № m200818967 на реєстрацію комбінованої торговельної марки "LEXUS" за свідоцтвом України № 130178, була подана на реєстрацію 20 жовтня 2008 року, тобто правова охорона вищезазначеного свідоцтва діє з дати подання заявки.

Таким чином, судом встановлено, що торговельна марка позивача стала добре відомою в Україні з 14.05.2004 р., тобто значно раніше, ніж була подана на реєстрацію (20.10.2008р.) оспорювана торговельна марка відповідача-3 "LEXUS" (комбінована).

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі - Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 3 ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

Згідно ч. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що неспоріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добревідомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

За приписами ст. 6bis [Знаки: загальновідомі товарні знаки] Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка є чинною на території України та є частиною національного законодавства України (1) країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. (2) Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п'яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака. (3) Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Відповідно до ч. 2 ст. 495 Цивільного кодексу України, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу (надалі - ГПК України) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземці), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів.

Суд вважає, що позивач належним чином довів факт порушення його виключних майнових прав інтелектуальної власності, що надає йому право звертатися до суду за їх захистом.

Проаналізувавши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими але підлягають задоволенню частково з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом .

Згідно п. а) ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на момент прийняття рішення), свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абзацу 5 п . 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 130178, датою подання відповідачем-3 заявки на реєстрацію комбінованої торговельної марки "LEXUS" є 20 жовтня 2008 року, отже відповідність заявленого на реєстрацію знаку умовам його реєстрації повинна була визначатися відповідачем-l згідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. з останніми змінами від 22.05.2003 р.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції від 22.05.2003 р.).

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Так, відповідно до положень ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції від 16.06.1999 р.), не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (ч. 2 ст. 6) та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (ч. 3 ст. 6).

Згідно п. 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р. (надалі - Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг), до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, повязані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції.

Пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити чи є комбінована торговельна марка відповідача-3 "LEXUS" такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу та чи є комбінована торговельна марка "LEXUS" схожою настільки, що її можна сплутати з добревідомим знаком позивача.

Пунктом 45 Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 встановлено, що відповідно до статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 59/62, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (адреса: АДРЕСА_1).

На вирішення судового експерта були поставлені наступні питання:

1)Чи є комбінована торговельна марка ТОВ "Лексус Центр" за Свідоцтвом України № 130178 схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою "LEXUS";

2)Чи є комбінована торговельна марка ТОВ "Лексус Центр" за Свідоцтвом України № 130178 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу?

Як вбачається із Висновку судової експертизи № 30 від 19 жовтня 2011 року, судовий експерт прийшов до висновків, що:

1)Комбінова торговельна марка ТОВ "Лексус Центр" за Свідоцтвом України № 130178 є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою "LEXUS";

2)Комбінова торговельна марка ТОВ "Лексус Центр" за Свідоцтвом України № 130178 є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Виходячи з наведеного, оспорюваний знак "LEXUS" за свідоцтвом України № 130178 не відповідає умовам надання правової охорони, що підтверджується висновком експертизи № 30 від 19.10.2011 р., а отже у відповідача-2 були підстави для відмови у наданні правової охорони відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідач-3 у судовому засіданні подав відзив на позовну заяву, в якому вказує на те, що знак за оспорюваним свідоцтвом зареєстрований для послуг, які не є спорідненими з товарами, для яких знак позивача визнаний добре відомим. У звязку з цим, відповідач-3 вважає, що існування його торговельної марки не може ніяким чином вводити в оману споживачів.

Вказані твердження відповідача-3 спростовуються положеннями до ч.4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно якої з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

До відзиву на позовну заяву відповідач-3 також надав висновок експертного дослідження правомірності позовних вимог Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя до ТОВ "Лексус Центр" і Держдепартаменту інтелектуальної власності Міністерств освіти і науки України щодо визнання свідоцтва України № 130178 недійсним повністю за № 163/т від 10 липня 2011 року, складеного громадянином ОСОБА_4.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України "Про судову експертизу", до проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Як вбачається з висновку експертного дослідження, складеного на замовлення відповідача-3, вказаний документ складений особою, яка не є судовим експертом у розумінні ГПК України та Закону України "Про судову експертизу". Відтак вказаний висновок не можна вважати висновком судової експертизи, який міг би бути належним доказом по справі.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

До того ж, суд вважає, що вирішення питання щодо правомірності позовних вимог покладається саме на суд, а не на експертів та будь-яких інших фахівців.

Також, в обґрунтування своїх позовних вимог, позивачем було надано звіт про соціологічне дослідження на тему: "вивчення рівня інформованості про знаки "LEXUS" серед жителів України з населенням понад 500000 осіб".

Під час проведення зазначеного опитування, громадянам було надано ряд питань та зображення трьох торговельних марок, серед яких також є визнана добре відомою торговельна марка позивача, та оспорювана торговельна марка відповідача-3.

З висновків соціологічного дослідження, вбачається, що результати проведеного дослідження дають усі підстави для висновку, що переважна більшість мешканців найбільших міст України сприймає всі три знаки "LEXUS", стосовно яких проводилося опитування, як такі що стосуються одного й того ж товару ("автомобілі та деталі до них") і мають одного й того ж власника ("Тойота Мотор Корпорейшн"). Результати дослідження також дають підстави для висновку, що переважна більшість мешканців найбільших міст України не сприймають три знаки "LEXUS", стосовно яких проводилось опитування, як такі, що позначають різні товари і послуги та як такі, що позначають товари і послуги різних осіб.

Відповідно до ст. 34 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Суд вважає соціологічне дослідження належним доказом в даній справі, та вважає обґрунтованим той факт, що у разі використання відповідачем-3 оспорюваної торговельної марки, споживачі можуть бути введені в оману щодо особи, яка надає послуги.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи викладене, суд вважає вимоги позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 130178 на знак для товарів і послуг "LEXUS" для послуг 37 класу МКТП є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Стосовно позовної вимоги про зобов'язання відповідача-1 та відповідача-2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність", судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції від 10.04.2008 р. , що діє на момент прийняття рішення), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до п. 1 Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 997, Державний департамент інтелектуальної власності є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства освіти і науки і йому підпорядковується.

Згідно з пунктом 4 Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, Державний департамент інтелектуальної власності відповідно до покладених на нього завдань, зокрема: видає в установленому порядку охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.03 №780, Державному департаменту інтелектуальної власності делеговані повноваження, згідно з якими Держдепартамент має право, зокрема видавати охороні документи на об'єкти інтелектуальної власності за підписом голови Держдепартаменту.

Відповідно до п. 1 Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 09.12.2010 № 1085/2010 із змінами і доповненнями, станом на 06.04.2011 утворено Державну службу інтелектуальної власності України. Згідно з цим указом та Законом України "Про центральні органи виконавчої влади", Держслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

Відповідно до п. 4 Положення про Держслужбу, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011 Державна служба відповідно до покладених на неї завдань видає свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності.

Пунктом 1 Наказу Міністерства освіти і науки України "Про ліквідацію урядових органів, що належать до сфери управління Міністерства" від 20.04.2011 № 357 визначено: ліквідувати урядові органи Міністерства, зокрема Державний департамент інтелектуальної власності .

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про ліквідацію урядових органів" від 28.03.2011 N 346 (надалі також - Постанова), Державний департамент Інтелектуальної власності визначено як орган, що ліквідується.

Пунктом 2 зазначеної Постанови визначено, урядові органи, які ліквідуються згідно з пунктом 1 цієї Постанови, продовжують виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади. Зазначена норма відповідає нормі, яка міститься у п. 5 Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 09.12.2010 № 1085/2010: міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються. Центральні органи виконавчої влади, на які цим Указом покладені функції з реалізації державної політики у відповідній сфері, виконують повноваження у визначених сферах компетенції відповідних органів, що ліквідуються згідно з цим Указом.

Відповідно до наказу МОН України № 357 від 20.04.2011, на виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про ліквідацію урядових органів" від 28.03.2011 № 346 ліквідацію урядових органів провести у строк визначений законодавством, але не пізніше 15 серпня 2011 року.

Відповідно до підпункту 3 п. 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Наказом Президента України за № 436/2011 від 08 квітня 2011 року, Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів.

Таким чином, суд дійшов висновку, що на дату подання заявки відповідачем-3 на реєстрацію оспорюваного свідоцтва, дану реєстрацію проводив відповідач-2. Але в звязку із змінами в законодавстві, всі повноваження щодо реєстрації та внесення змін до Державного реєстру зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг перейшли до відповідача-1. А отже, у відповідача-2 на сьогоднішній день немає жодних повноважень, щодо внесення змін в вищезазначений реєстр.

У звязку з наведеним позовні вимоги, заявлені до відповідача-2 щодо зобовязання внести відповідні зміни до реєстру, не підлягають задоволенню.

Натомість суд визнає обґрунтованими позовні вимоги щодо зобовязання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 130178 та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до п. 49 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107, за змістом ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 33, 49, 82-85 ГПК України суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позовні вимоги задовольнити частково.

2.Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 130178 на знак для товарів і послуг "LEXUS" (комбінований) для послуг 37 класу МКТП, а саме: "будування (крім транспортних засобів); лагодження (крім транспортних засобів); встановлювання устаткування (крім до транспортних засобів); асфальтування; брукування доріг; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; очищання будівель (зовні); встановлювання і лагодження вантажних підіймачів (ліфтів); фарбування і лагодження вивісок; відновлювання машин, устаткування (крім до транспортних засобів), верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; встановлювання дверей і вікон (крім до транспортних засобів); встановлювання і лагодження електроприладів (крім до транспортних засобів); лагодження секретних замків (крім до транспортних засобів); інформування щодо лагодження (крім щодо транспортних засобів); інформування щодо споруджування; технічне доглядання і лагодження кімнат-сейфів; клепання (крім транспортних засобів); встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів (крім до транспортних засобів); чищення і лагодження котлів парових; лакування (крім транспортних засобів); лудіння (поновлювання) (крім транспортних засобів); встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів (крім до транспортних засобів); мулярство; мурування; лагодження насосів (помп) (крім до транспортних засобів); встановлювання і лагодження опалювального устаткування (крім до транспортних засобів); встановлювання, технічне доглядання і лагодження офісної техніки і обладнання; технічне доглядання і лагодження пальників (крім до транспортних засобів); встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря (крім до транспортних засобів); встановлювання і лагодження пожежної сигналізації (крім до транспортних засобів); протикорозійне обробляння (крім транспортних засобів); встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації (крім до транспортних засобів); усування радіозавад в електричному устаткованні (крім до транспортних засобів); технічне доглядання і лагодження сейфів; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки (крім транспортних засобів); встановлювання і лагодження телефонів; чищення пемзою (крім транспортних засобів); чищення піском (крім транспортних засобів); чищення сухе (крім транспортних засобів)".

3.Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680 МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 130178 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Лексус Центр" (Запорізьке шосе, 28 А, м. Дніпропетровськ, 49017, код ЄДРПОУ 35933371) на користь компанії Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшен) (Тойота чо 1, Тойота-чі, м. Аіші-кен, Японія) 85,00 (вісімдесят п'ять гривень 00 коп.) державного мита, 236,00 грн. (двісті тридцять шість гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5.У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

6.Накази видати після набрання рішенням законної сили.

7.Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

СуддяЮ.В. Картавцева

Дата складання

повного рішення: 21.11.11 р.