Рішення № 18853790, 14.10.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 12/41514.10.11

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма "Фармаком"

До1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт-фарм"

Провизнання частково недійсним Свідоцтва України № 57155

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивачаОСОБА_1 предст. (дов. б/н від 20.08.2009 р.)

Від відповідачів 1) не з'явився

2) ОСОБА_2 предст. (дов. № 27/10 від 21.09.2010 р.),

Експертне з'явився

Суть спору:

Позивач звернувся до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт-фарм" в якому просить суд: 1) визнати частково недійсним Свідоцтво України № 57155 від 15.12.2005 р. на знак для товарів і послуг КАПІЛЯР (комбінований) відносно наступних товарів 5 класу МКТП: дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, вітамінні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарські потреби, мінеральні харчові домішки, харчові продукти дієтичні лікарські (медичні); 2) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою суду від 25.11.2009 р. за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 12/415 та призначено розгляд справи на 11.12.2009 р.

Відповідачем 1 відзив на позов не подано.

В судовому засіданні 11.12.2009 р. представником відповідача 2 подано відзив на позов (вих. № 78/09 від 09.12.2009 р.), відповідно до якого відповідач 2 проти позову заперечує та просить суд відмовити у задоволенні позову з підстав, викладених у відзиві.

Також представником відповідача 2 подано Клопотання (вих. № 79/09 від 09.12.2009 р.), в якому відповідач 2 просить суд провадження по справі № 12/415 за позовною заявою ТОВ Виробничо-торгівельна фірма «Фармаком»до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України та ТОВ «Еліт-фарм»про визнання частково недійсним Свідоцтва України № 57155 від 15.12.2005 р. на знак для товарів і послуг «КАПІЛЯР», в зв'язку зі спливом позовної давності припинити та відмовити у позові з підстав, викладених у клопотанні.

Ухвалою суду від 11.12.2009 р. відкладено розгляд справи на 27.01.2010 р. в звязку з неподанням витребуваних доказів, зобовязано відповідача 1 виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 25.11.2009 р. про порушення провадження у справі № 12/415, зокрема, надати відзив (письмові пояснення) по суті позовної заяви з наданням доказів, що стверджують викладені в ньому обставини, а позивачу його копію у порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України, матеріали заявок, на підставі яких видані Свідоцтва України: № 94703 на знак для товарів і послуг "КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ", № 57155 на знак для товарів і послуг "КАПІЛЯР (комбінований)" та Свідоцтва України № 94703 та № 57155 (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи).

Ухвалою суду від 02.02.2010 р. призначено розгляд справи на 02.03.2010 р., зобовязано відповідача 1 виконати вимоги Ухвали Господарського суду міста Києва від 25.11.2009 р. про порушення провадження у справі № 12/415, зокрема, надати відзив (письмові пояснення) по суті позовної заяви з наданням доказів, що стверджують викладені в ньому обставини, а позивачу його копію у порядку, передбаченому ст. 59 ГПК України, матеріали заявок, на підставі яких видані Свідоцтва України: № 94703 на знак для товарів і послуг "КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ", № 57155 на знак для товарів і послуг "КАПІЛЯР (комбінований)" та Свідоцтва України № 94703 та № 57155 (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи).

В судовому засіданні 02.03.2010 р. представником відповідача 1 подано відзив на позов відповідно до якого відповідач 1 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог повністю з підстав, викладених у відзиві.

Ухвалою суду від 02.03.2010 р. відкладено розгляд справи на 09.04.2010 р., зобовязано відповідача 1 виконати вимоги Ухвали Господарського суду міста Києва від 25.11.2009 р. про порушення провадження у справі № 12/415, зокрема, надати відзив (письмові пояснення) по суті позовної заяви з наданням доказів, що стверджують викладені в ньому обставини, а позивачу його копію у порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України, матеріали заявок, на підставі яких видані Свідоцтва України: № 94703 на знак для товарів і послуг "КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ", № 57155 на знак для товарів і послуг "КАПІЛЯР (комбінований)" та Свідоцтва України № 94703 та № 57155 (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи).

В судове засідання 09.04.2010 р. представник відповідача 2 не з'явився, про причини неявки в судове засідання суд не повідомив.

09.04.2010 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача клопотання про призначення по справі судової експертизи.

Ухвалою суду від 09.04.2010 р. відкладено розгляд справи на 26.05.2010 р. в зв'язку з незявленням в судове засідання представника відповідача 2, зобовязано відповідача 1 виконати вимоги Ухвали Господарського суду міста Києва від 25.11.2009 р. про порушення провадження у справі № 12/415, зокрема, надати відзив (письмові пояснення) по суті позовної заяви з наданням доказів, що стверджують викладені в ньому обставини, а позивачу його копію у порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України, матеріали заявок, на підставі яких видані Свідоцтва України № 94703 на знак для товарів і послуг "КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ", № 57155 на знак для товарів і послуг "КАПІЛЯР (комбінований)" та Свідоцтва України № 94703 та № 57155 (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи).

В судовому засіданні 26.05.2010 р. представник позивача підтримав подане раніше клопотання про призначення судової експертизи.

Представник відповідача 1 проти задоволення клопотання позивача про призначення судової експертизи не заперечив, заперечив проти запропонованих позивачем на розсуд експерта питань.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав заявлене позивачем клопотання про призначення судової експертизи обґрунтованими та задовольнив його, оскільки суд дійшов висновку, що для вирішення поставлених в клопотанні питань необхідні спеціальні знання.

Ухвалою суду від 26.05.2010 р. призначено у справі № 12/415 судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, на час проведення судової експертизи провадження у справі № 12/415 зупинено.

27.09.2010 р. відділом діловодства суду отримано від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Висновок № 4939/10-12 від 17.09.2010 р. судової експертизи обєктів інтелектуальної власності по господарській справі № 12/415.

Ухвалою суд від 01.10.2010 р. поновлено провадження у справі № 12/415, призначено розгляд справи на 10.11.2010 р.

09.11.2010 р. відділом діловодства суду отримано клопотання від представника відповідача 2 про участь в судовому процесі судового експерта.

В судовому засіданні 10.11.2010 р. представник відповідача 2 підтримав заявлене клопотання про участь в судовому процесі судового експерта.

В судовому засіданні 10.11.2010 р. представник відповідача 1 надав клопотання про виклик в судове засідання судового експерта, який проводив судову експертизу обєктів права інтелектуальної власності та готував Висновок № 4939/10-12.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 10.01.2011 р. викликано в судове засідання для дачі пояснень стосовно Висновку №4939/10-12 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності по господарській справі № 12/415 від 17.09.2010 р. експерта, завідувача лабораторії судових експертиз обєктів інтелектуальної власності КНДІСЕ, кандидата юридичних наук Прохорова-Лукіна Г. В.

02.02.2011 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 2 клопотання про припинення провадження по справі з посиланням на те, що 25.11.2010 р. Державним департаментом інтелектуальної власності було здійснено державну реєстрацію договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг "КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ", що саме підтверджується рішенням від 09 листопада 2010 р. про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, відповідно до яких право власності на знак "КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ", зареєстрований для товарів 03, 05 класів МКТП за Свідоцтвом України № 94703 передано Калініченку Віталію Валентиновичу та Випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг за № 1469 від 15.12.2010 р.

В судове засідання 02.02.2011 р. представник відповідача-2 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою суду від 02.02.2011 р. відкладено розгляд справи на 04.03.2011 р., повторно викликано в судове засідання для дачі пояснень стосовно Висновку № 4939/10-12 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності по господарській справі № 12/415 від 17.09.2010 р. експерта, завідувача лабораторії судових експертиз обєктів інтелектуальної власності КНДІСЕ кандидата юридичних наук Прохорова-Лукіна Г. В. Експерту п. Прохорову-Лукіну Г. В. запропонувано надати у письмовому вигляді відповіді на поставлені йому представниками сторін запитання.

Ухвалою суду від 04.03.2011 р. розгляд справи відкладено на 24.05.2011 р. та викликано в судове засідання для дачі пояснень стосовно Висновку № 4939/10-12 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності по господарській справі № 12/415 від 17.09.2010 р. експерта, завідувача лабораторії судових експертиз обєктів інтелектуальної власності КНДІСЕ, кандидата юридичних наук Прохорова-Лукіна Г. В.

24.05.2011 р. відділом діловодства суду від відповідача 2 отримано додаткові пояснення.

В судове засідання 24.05.2011 р. судовий експерт не з'явився.

Ухвалою суду від 24.05.2011 р. відкладено розгляд справи на 24.06.2011 р., втретє викликано в судове засідання для дачі пояснень стосовно Висновку № 4939/10-12 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності по господарській справі № 12/415 від 17.09.2010 р. експерта, завідувача лабораторії судових експертиз обєктів інтелектуальної власності КНДІСЕ кандидата юридичних наук Прохорова-Лукіна Г. В., зобовязано експерту п. Прохорову-Лукіну Г. В. надати у письмовому вигляді відповіді на поставлені йому представниками сторін запитання.

22.06.2011 р. відділом діловодства суду отримано від Науково-дослідного інституту судових експертиз розяснення щодо Висновку № 4939/10-12 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності по господарській справі № 12/415.

24.06.2011 р. відділом діловодства суду від представника відповідача 1 отримано клопотання про розгляд справи без участі представника відповідача 1.

Клопотання задоволено.

В судовому засіданні 24.06.2011 р. оголошено перерву.

В судовому засіданні 14.10.2011 р. оголошено повний текст рішення.

Проаналізувавши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд,

ВСТАНОВИВ:

15.12.2005 р. відповідач 1 здійснив державну реєстрацію знака для товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)” та видав Свідоцтво України № 57155 на імя відповідача 2.

Позивач вважає, що знак для товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)” за зазначеним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони, відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” № 3689-ХІІ від 15.09.1993 з подальшими змінами та доповненнями.

Позовні вимоги полягають у визнанні частково недійсним Свідоцтва України №57155 на знак для товарів і послуг КАПІЛЯР (комбінований), а саме стосовно наступних товарів 5 класу МКТП: дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, вітамінні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарські потреби, мінеральні харчові домішки, харчові продукти дієтичні лікарські (медичні).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем 1 зареєстровано знак для товарів і послуг КАПІЛЯР (комбінований) для зазначеної частини товарів 05 класу МКТП і видане відповідне Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 57155 від 15.12.2005 на імя відповідача 2 та 15.12.2005 здійснена публікація відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 12 від 15.12.2005 р. Разом з цим, домінуюче положення в заявленому позначенні займає елемент КАПІЛЯР, який є описовим та відтворює загальновживаний термін. Вищенаведене є підставою для відмови в наданні правової охорони відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Описовість елемента КАПІЛЯР позивач обгрунтовує посиланнями на спеціалізовані медичні видання (словники та енциклопедії), де наявне визначення терміну "капіляр", а саме найважливіший елемент системи кровообігу, найтонша кровоносна судина, що є кінцевою частиною розгалуженої артеріальної системи; через стінку кровоносного капіляра відбувається обмін речовин між кровю та тканинами.

В обґрунтування своїх тверджень щодо наявності порушених прав позивач посилається на те, що реєстрація знаку для товарів і послуг порушує його права як виробника препарату, основним призначенням якого є покращення роботи капілярів, він повинен використати при оформленні упакування до препарату термін «капіляр»для інформування споживачів про його призначення, а також з метою сприяння задоволенню попиту споживачів на препарат. Необхідність використання позначення «капіляр»пояснює тим, що це випливає з характеристики складових препарату кверцетину та рутину, кожний з яких відомий своєю лікувальною дією, спрямованою насамперед на капіляри.

Представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представники відповідачів проти задоволення позову заперечували, посилаючись на недоведеність, необгрунтованість та незаконність позовних вимог та сплив строку позовної давності.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України(далі ГПК України) підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання частково недійсним Свідоцтва України №57155 на знак для товарів і послуг, а саме щодо наступних товарів 5 класу МКТП: дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, вітамінні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарські потреби, мінеральні харчові домішки, харчові продукти дієтичні лікарські (медичні).

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (далі ГК України), відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються ГК України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»також визначено, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Згідно ч. 1 ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в ч. 3 ст. 5 також визначає, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 ЦК України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 10.04.2008р., чинній на момент прийняття рішення, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково; зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абз. 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно Свідоцтва України № 57155 від 15.12.2005 р. та копій матеріалів заявки № 2004033079 за цим свідоцтвом, датою подання заявки на реєстрацію знаку є 25.03.2004 р., отже відповідність заявленого на реєстрацію знаку умовам його реєстрації повинна була визначатися відповідачем 1 згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003 р.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Так, відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003 р. згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності. Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Відповідно до п. 4.3.1.8. Правил складання і подання заявки на видачу Свідоцтва України на знак для товарів і послуг, позначення, що зазначені у пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються. При цьому приймається до уваги смислове та/або просторове значення такого елемента.

Для вирішення справи по суті необхідно визначити, чи є знак для товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)” за Свідоцтвом України № 57155 таким, що є елемент знака для товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)” описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у звязку з ними, зокрема таким, що вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, а також чи є такий елемент є загальновживаним символом чи терміном.

Відповідно до ч.1 ст. 41 ГПК України для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Оскільки вказані питання належать до предмета доказування по даній справі, а для встановлення цих фактів необхідні спеціальні знання, судом було призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставлені наступні питання:

Питання позивача:

1) Чи є словесне позначення КАПІЛЯР домінуючим елементом знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 57155 від 15.12.2005 р.?

2) Чи є позначення КАПІЛЯР описовим щодо наступних товарів 5 класу: дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, вітамінні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарські потреби, мінеральні харчові домішки, харчові продукти дієтичні лікарські (медичні) у разі, коли ці товари призначені для покращення роботи капілярів?

3) Чи є позначення КАПІЛЯР загальновживаним терміном, характерним для конкретних (медицини та фармацевтики) галузей науки і техніки?

Питання відповідача 1:

1) Чи складається знак "КАПІЛЯР" за Свідоцтвом України № 57155 лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами?

2) Чи складається знак "КАПІЛЯР" за Свідоцтвом України № 57155 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними?

3) Чи має знак "КАПІЛЯР" за Свідоцтвом України № 57155 розрізняльну здатність?

Питання відповідача 2:

1) Чи має знак «Капіляр»за Свідоцтвом України № 57155 від 15.12.2005 року розрізняльну здатність?

2) Чи складається знак «Капіляр»за Свідоцтвом України № 57155 від 15.12.2005 року лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами?

3) Чи складається знак "Капіляр" за Свідоцтвом України № 57155 від 15.12.2005 року лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними?

Згідно з Висновком судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №4939/10-12 від 17.09.2010, експертом були надані наступні відповіді:

1. Словесний елемент (позначення) «КАПІЛЯР»є домінуючим елементом знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 57155.

2. Стосовно таких товарів 5 класу МКТП, як дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, вітанні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарські потреби, мінеральні харчові домішки, харчові продукти дієтичні лікарські (медичні), призначені дляпокращення роботи капілярів (найдрібніших кровоносних судин), позначення “КАПІЛЯР” є описовим.

3. Знак за Свідоцтвом України № 57155 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у звязку з ними, а саме: описовими є домінуючий елемент знаку “КАПІЛЯР” та позначення “ВИРОБНИК ТОВ “ЕЛІТ-ФАРМ” ДНІПРОПЕТРОВСЬК”; стилізоване зображення корони та абревіатура EF з асоціативними (сугестивними) елементами знаку, які не займають у ньому домінуючого положення.

4. Словесне позначення “КАПІЛЯР” відтворює загальновживаний термін, характерний для медицини і фармацевтики.

5. Знак за Свідоцтвом України № 57155 не складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

Суд оцінює зазначений висновок експертизи як належний доказ у справі.

Суд вважає необгрунтованими посилання відповідача 1 на те, що експертом було невірно визначено об'єкт експертного дослідження та те, що висновки стосовно домінуючого положення елемента КАПІЛЯР, його описовості, а також того, що зазначений елемент відтворює загальновживаний термін, характерний для медицини і фармацевтики, не мають значення для суті спору, з огляду на наступне.

В обгрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що знак не відповідає вимогам надання правової охорони, визначеним ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Зокрема, з аналізу частини 2 зазначеної статті вбачається, що позначення, які є описовими, можуть бути включені до складу позначення як елементи, що не охороняються за умови, що вони не займають у позначенні домінуючого положення. Отже, у протилежному випадку, знак, домінуючий елемент якого є описовим, не відповідає умовам надання правової охорони.

Отже, доводи відповідача 1 стосовно того, що Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не передбачена вищезазначена підстава для відмови в наданні правової охорони, є такими, що суперечать законодавству.

Таким чином, визначення того, який елемент позначення є домінуючим та те, чи є такий елемент описовим та чи відтворює він загальновживаний термін, характерний для медицини і фармацевтики, є важливим для правильного вирішення спору по суті.

При цьому висновки судової експертизи стосовно визначення елемента КАПІЛЯР як домінуючого елемента знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 57155, а також описовості зазначеного елемента та того, що вказане позначення відтворює загальновживаний термін, характерний для медицини і фармацевтики, сторонами по суті не оспорюється, про хибність зазначених висновків не зазначалось.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Таким чином, в матеріалах справи містяться належні і допустимі докази того, що знак для товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)” за Свідоцтвом України № 57155, не відповідає умовам надання правової охорони, передбачених законодавством що діяло на дату подання заявки на нього.

В обгрунтування позовних вимог позивачем було зазначено, що він є виробником препарату, основним призначенням якого є покращення роботи капілярів. Зазначена обставина відповідачами не оспорюється.

В додаткових поясненнях, поданих через відділ діловодства суду 24.05.2011, відповідач 2 просить в позові відмовити, оскільки рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 20/184 від 19.10.2010 Свідоцтво України № 94703 від 25.07.2008р. на знак для товарів і послуг “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” визнано недійсним повністю, зобовязано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 94703 від 25.07.2008 р. на знак для товарів і послуг “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма “ФАРМАКОМ” використовувати позначення “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, шляхом нанесення його на товар та упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, зобовязано Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма “ФАРМАКОМ” вилучити із торгової мережі товар в упакуванні “добавка дієтична вітамінка”, маркований позначенням “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, виробник ТОВ ВТФ “ФАРМАКОМ”. Таким чином, оспорюване свідоцтво на знак для товарів і послуг „КАПІЛЯР” комбінований не може обмежувати можливостей позивача використовувати знак для товарів і послуг “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”. В ході судового засідання 24.05.2011, відповідач 2 уточнив надані пояснення, зазначивши, що з огляду на вищезазначене, предмет спору у справі відсутній, відповідно, провадження у справі підлягає припиненню, проте заявлене клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

В додаткових поясненнях, поданих через відділ діловодства суду 24.06.2011, позивач зазначив про те, що після набрання законної сили рішенням Господарського суду міста Києва від 19.10.2010 року, яким було визнано недійсним свідоцтво Украни № 94703 на знак „КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” та заборонено позивачеві маркувати даним позначенням свою продукцію, позивачем було виконано всі приписи даного судового рішення, та, відповідно припинено нанесення позначення „ КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” на упакувння продукції власного виробництва.

Разом з тим, з наданих відповідачем 2 доказів вбачається, що позивачу не було заборонено здійснювати виробництво біологічних та дієтичних добавок, зокрема, капіляропротекторів. Позивач, в свою чергу, посилається на те, що продовжує здійснювати виробництво капіляропротекторів дієтичних добавок, дія яких спрямована на профілактику хвороб і зміцнення капілярів, як первинних елементів кровоносної системи людини, а відповідно, зацікавлений у використанні для своєї продукції терміну „капіляр”, проте обмежений в цьому праві, через належність виключних прав на дане описове та загальновживане позначення відповідачу 2.

Таким чином, позивач не обґрунтовувє позовні вимоги в даній справі існуванням власного свідоцтва № 94703 на знак для товарів і послуг «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ». Отже, наявність або відсутність у позивача права власності на вказаний знак не впливає на охороноспроможність опорюваного позначення, оскільки позовні вимоги не ґрунтувались на наявності у нього виключних майнових прав на знак для товарів і послуг «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»за свідоцтвом України № 94703, предмету рогляду у цій справі не стосуються.

Суд погоджується з наведеними доводами щодо того, що підставою позову в даній справі є не визнане недійсним Свідоцтво позивача на знак для товарів і послуг „КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, а невідповідність позначення КАПІЛЯР (комбінований) за свідоцтвом України № 57155 умовам надання правової охорони, з огляду на те, що домінуючий елемент зазначеного позначення є загальновживаним та описовим, а також обмеження права позивача, як виробника препаратів капіляропротектрів використовувати для маркувння своєї продукції термін „капіляр” через належність виключних прав на позначення КАПІЛЯР (комбінований) за свідоцтвом України № 57155 відповідачу 2.

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Щодо клопотання відповідача 2 про застосування наслідків спливу строку позовної давності та відмову в задоволенні позовних вимог з огляду на їх необґрунтованість, суд зазначає, що такі вимоги є взаємовиключними з огляду на те, що строк позовної давності може бути застосовано лише у випадку обґрунтованості позовних вимог. Крім того, суд зазначає, що клопотання відповідача 2 в частині застосування наслідків спливу строку позовної давності не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 261 ЦК України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалась або могла довідатись про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Після реєстрації торговельної марки виникають лише права у власника торговельної марки. Право ж вимагати визнання такої реєстрації недійсною виникає у третіх осіб після того, коли вони дізналися як про факт реєстрації, так і про те, що така реєстрація порушує їх права і охоронювані законом інтереси.

Водночас, при подачі заяви про застосування строку позовної давності, відповідач 2 не надав відповідних доказів, які б підтверджували, що перебіг строку позовної давності розпочався 15.12.2005, тобто з дати публікації відомостей про реєстрацію спірного свідоцтва.

Позивач, в наданих суду поясненнях, зазначає про те, що йому стало відомо про існування зареєстрованого знака “КАПІЛЯР (комбінований)” та про те, що даний знак може бути перешкодою для реєстрації власного знака для товарів і послуг “ КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ” лише 28.03.2008 - після отримання повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака на підставі наявності зареєстрованого на імя Відповідача 2 знака для товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)” під час процедури його реєстрації, а саме, - під час кваліфікаційної експертизи цього позначення.

Отже, клопотання відповідача 2 про застосування строків позовної давності не підлягає задоволенню з вищезазначених підстав.

Таким чином, приймаючи до уваги вищенаведене, суд вважає, що знак для товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)” за свідоцтвом України № 57155 не відповідає умовам надання правової охорони, що також підтверджується Висновком судової експертизи обєктів інтелектуальної влсності за № 4939/10-12 від 17.09.2010.

Відповідно до положень п.1 ст.19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З урахуванням наведеного суд приходить до висновку про обгрунтованість позовних вимог позивача.

Згідно ст. 44 ГПК України, судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, повязаних з оглядом та дослідженням доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, повязаних з розглядом справи.

Ухвалою суду від 26.05.2010 р. на позивача було покладено обовязок провести оплату витрат за проведення експертизи обєктів інтелектуальної власності. Позивачем було надано належні докази оплати за проведення судових експертиз у розмірі 9069,84 грн. За таких обставин витрати за проведення судової експертизи в розмірі 9069,84 покладаються на відповідача 2. Відповідно до ст.ст. 44, 49 ГПК України, сплачені позивачем державне мито та витрати на ІТЗ також підлягають відшкодуванню позивачу за рахунок відповідача 2.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 32, 33, 44, 47, 49, 82-89, 93 ГПК України, ст. 19 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позовну заяву задовольнити.

2.Визнати частково недійсним Свідоцтво України № 57155 від 15.12.2005 р. на знак для товарів і послуг КАПІЛЯР (комбінований) відносно наступних товарів 5 класу: дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, вітамінні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарські потреби, мінеральні харчові домішки, харчові продукти дієтичні лікарські (медичні).

3.Зобов`язати Державний департамент інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

4.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Еліт-фарм” (Юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4 кв. 94. Фактична адреса: 49032, м. Дніпропетровськ, вул. Аеродром, 250 Код ЄДРПОУ 32547646) на користь товариства з обмеженою відповідальністю „ВТФ „Фармаком” (61050, м. Харків, вул. Юрєвська, 17, Код ЄДРПОУ 30590731) 85 (вісімдесят пять) грн державного мита, 236 (двісті тридцять шість) грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 9069,84 (девять тисяч шістдесят девять грн. 84 коп) витрат на проведення судової експертизи.

5.Накази видати після набрання рішенням законної сили.

6.Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Л.В. Прокопенко