Рішення № 18766561, 05.10.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 21/80-59/2005.10.11 За позовомВідкритого акціонерного товариства “Нижфарм” До1) Відкритого акціонерного товариства “Фармак”

2) Державної служби інтелектуальної власності України

Проприпинення дій, що порушують право користування обєктом права

інтелектуальної власності, визнання недійсним свідоцтва України від

10.02.10р. № 118352 та зобовязання вчинити дії щодо усунення порушення

такого права

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники:

Від позивачаОСОБА_1 представник (дов. № 00263-НФ-НН від 12.09.11 р.),

ОСОБА_2 представник (дов. № 00263-НФ-НН від 12.09.11 р.)

Від відповідачів1) ОСОБА_3 представник (дов. № 17/62 від 24.03.11 р.)

2) ОСОБА_4 представник (дов. №16-8/6278-с від 01.08.11 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Відкрите акціонерне товариство "Нижфарм" звернулось до суду з позовом до Відкритого акціонерного товариства "Фармак" в якому просить суд: 1) заборонити ВАТ "Фармак" використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення "Хондрасил" схоже настільки, що їх можна-сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; 2) зобов'язати ВАТ "Фармак" вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням "Хондрасил" та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначенням "Хондрасил", схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.09.2009 р. (суддя Шевченко Е.О.) за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі №21/80, залучено за ініціативою суду до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Державний департамент інтелектуальної власності МОН України.

У судовому засіданні 15.04.2010 р. представником позивача подано заяву про уточнення та доповнення позовних вимог, які він сформулював таким чином: 1) заборонити ВАТ "Фармак" використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення "ХОНДРАСИЛ", схоже настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; 2) зобов'язати ВАТ "Фармак" вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням “Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ” (латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначеннями "Chondrasil" та "ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею), схожими настільки, що їх ножна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897; 3) визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак "Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ" (латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.2010 р. № 118352; 4) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.02.2010 р. № 118352 на знак "Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею, комбінований) та опублікувати своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг “Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.2010 р. № 118352, яка прийнята до розгляду господарським судом міста Києва.

Ухвалою суду від 15.04.2010 р., в звязку з доповненням позивачем позовних вимог, на підставі статті 24 ГПК України судом було залучено до участі у справі іншого відповідача Державний департамент інтелектуальної власності МОН України.

Рішенням господарського суду м. Києва у справі № 21/80 від 01.06.2010 р. позовні вимоги задоволено повністю: 1) заборонено ВАТ "Фармак" використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення "ХОНДРАСИЛ", схоже настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; 2) зобовязано ВАТ "Фармак2 вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням hondrasil; ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначеннями ”та "ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею), схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897; 3) визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак drasil; ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.2010 р. № 118352; 4) зобовязано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.02.2010 р. № 118352 на знак ; ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею, комбінований) та опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг ndrasil; ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.2010 р. № 118352; 5) стягнуто з відповідача 1 (Відкритого акціонерного товариства "Фармак" 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, Код в ЄДРПОУ 00481198) на користь позивача (ВАТ "Нижфарм", м. Нижній Новгород, Російська Федерація, представництво в Україні: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2 офіс 52) 85,00 грн. - державного мита, 236,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 5529,6 грн. - витрати на проведення судової експертизи у справі № 21/80.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2010 р. у справі № 21/80 у задоволенні апеляційної скарги ВАТ "Фармак" на рішення господарського суду м. Києва від 01.06.2010 р. у справі №21/80 відмовлено, рішення господарського суду м. Києва від 01.06.2010 р. у справі №21/80 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.12.2010 р. у справі №21/80 задоволено касаційну скаргу ВАТ "Фармак", постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2010 р. та рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2010 р. скасовано, справу передано до господарського суду міста Києва на новий розгляд.

В постанові Вищий господарський суд України не погоджуючись висновками господарського суду міста Києва та Київського апеляційного господарського суду зазначив наступне.

В матеріалах справи містяться висновок № 54/10-ОД від 22.02.2010 р., висновки спеціалістів: Жили Б.В. від 21.04.2010 р. та П "Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України" від 21.04.2010 р. та висновок ДНДІ СЕ № 4341/30 від 02.09.2010 р., які містять у собі протилежні відповіді на питання схожості відповідних знаків для товарів та послуг, що обумовлює відсутність однозначної відповіді на дане питання та, авжеж, не дозволяє суду у відповідності до статті 43 ГПК України, згідно якої господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, здійснити оцінку доказів якими позивач та відповідач 1 обґрунтовують власні правові позиції.

Однак, як свідчать матеріали справи, судом першої інстанції, при наявності відповідного обґрунтованого клопотання та законодавчо обґрунтованих підстав для призначення повторної судової експертизи, всупереч приписам статті 42 ГПК України відповідні дії щодо призначення повторної експертизи не були здійснені, судом були неповно зясовані обставини, що мають значення для справи.

Судом апеляційної інстанції, всупереч приписам статті 104 ГПК України, рішення першої інстанції, прийняте з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи з порушенням норм процесуального права, залишено без змін.

При новому розгляді господарському суду необхідно врахувати наведене, більш ретельно перевірити доводи сторін, встановити дійсні обставини справи і прийняти рішення відповідно до вимог закону.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.01.2011 р. справу № 21/80 прийнято до провадження з присвоєнням номеру 21/80-59/20, призначено розгляд справи на 09.02.2011 р.

09.02.2011 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 1 клопотання про призначення судової експертизи (вих. №17/16 від 09.02.2011 р.) у якому відповідач 1 просить суд призначити повторну судову експертизу та пропонує перелік питань для дослідження, а саме як питання які вже були дослідженні у попередніх експертних висновках, так і нові питання які, на думку відповідача 1, потребують дослідження судовим експертом. Необхідність проведення повторної судової експертизи відповідач 1 обґрунтовує наявністю суттєвих розходжень у попередніх висновках експертів, які можна усунути лише шляхом проведення повторної експертизи.

Також, 09.02.2011 р. через відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання про виклик в судове засідання судових експертів ДНДІ СЕ Лушнікову Т.В. для надання пояснень стосовно Висновку СЕОШ № 4341/30 від 02.09.2010 р., та експерта Бюро судових експертиз Дорошенка О.Ф. для надання додаткових роз'яснень стосовно Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 54/10-ОД від 22.02.2010 р. В обґрунтування даного клопотання позивач посилається на припис постанови ВГС України від 23.12.2010 р., а саме для вирішення питання суперечності висновків судових експертиз необхідні додаткові розяснення судових експертів щодо того, яким чином вони дійшли своїх висновків. Отже, оскільки відсутність додаткових розяснень експертів (зокрема, експерта ДНДІ СЕ Т.Лушніковой) стало єдиною підставою для скасування законних рішень господарських судів п справі № 21/80, то позивач просить суд викликати в судове засідання експертів Лушнікову Т.В. та Дорошенка О.Ф.

У судовому засіданні 09.02.2011 р. представник відповідача 1 підтримав подане ним клопотання про призначення повторної судової експертизи, та заперечив проти клопотання позивача, оскільки виклик експертів для дачі додаткових пояснень не усуне протиріч, які наявні у висновках експертів.

Представник позивача в судовому засіданні 09.02.2011 р. підтримав подане клопотання про виклик експертів, та заперечив проти клопотання відповідача 1 про призначення повторної судової експертизи. Зазначив про можливість призначення у справі додаткової судової експертизи.

Ознайомившись з клопотанням відповідача 1 та клопотанням позивача, дослідивши матеріали справи № 21/80-59/20, суд задовольнив клопотання відповідача 1 частково, призначив по справі експертизу обєктів інтелектуальної власності, відмовив в задоволенні клопотання позивача.

З метою надання сторонам можливості для пропонування запитань, які можуть бути поставлені перед судовим експертом у судовому засіданні 09.02.2011 р. оголошено перерву до 16.02.2011 р.

Ухвалою суду від 16.02.2011 р. призначено по справі судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз (ХНДІСЕ), провадження по справі зупинено до надання висновків судової експертизи.

18.05.2011 р. відділом діловодства суду отримано від ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності № 2790/3710 від 10.05.2010 р. у справі №21/80-59/20.

Суд ухвалою від 23.05.2011 р. поновив провадження у справі № 21/80-59/20 та призначив розгляд справи на 01.06.2011 р.

Представник позивача в судове засідання 01.06.2011 р. не з'явився, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Натомість, 01.06.2011 р. до відділу діловодства суду надійшла заява від юриста юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", патентного повіреного Кириченко І.А., згідно якої вбачається, що наказом № 145-О від 10.05.2011 р. була скасована довіреність № НФ-НН від 30.06.2010 р., яка видана юристам даної юридичної фірми на представництво інтересів ВАТ "Нижфарм" в Україні.

Оскільки невідомо, чи має зараз позивач в Україні уповноваженого представника, Кириченко І.А. повертає ухвалу господарського суду м. Києва від 23.05.2011 р. про поновлення провадження у справі № 21/80-59/20 та просить направити позивачу усі документи по справі, що надійшли в суд після 10.05.2011 р. з перекладом російською мовою для вручення ВАТ "Нижфарм" через Арбітражний суд м. Москви (Российская Федерация, 107802, г. Москва, ул. Н. Басманная, 10), відповідно до порядку передбаченого Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 р. в редакції Протоколу 1997 року.

Також 01.06.2011 р. відділом діловодства суду отримано заяву від позивача про направлення всіх документів, що надійшли в суд після 10.05.2011 р., відповідно до порядку передбаченого Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 р. в редакції Протоколу 1997 року..

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивач по справі є нерезидентом та відповідно до наказу № 145-о від 10.05.2011 р. про скасування довіреності, з 10.05.2011 р. не має свого представника на території України. Інформація про наявність представництва позивача на території України також відсутня. З матеріалів справи вбачається, що адреса реєстрації позивача наступна:603950, Россия, Нижний Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7.

За таких обставин, вирішення спору в даному судовому засіданні неможливе у звязку із необхідністю належного повідомлення позивача у порядку виконання судового доручення у відповідності до Угоди про порядок вирішення спорів, повязаних із здійсненням господарської діяльності 1992 р. через Арбитражный суд Нижегородской области (603082, Россия, г. Нижний Новгород, Кремль корпус 9), а отже розгляд справи підлягає відкладенню. Таким чином клопотання позивача про направлення йому судових документів у встановленому порядку задоволено.

Ухвалою суду від 01.06.2011 р. відкладено розгляд справи на 28.09.2011 р., направлено копію ухвали господарського суду міста Києва від 23.05.2011 р. та від 01.06.2011 р. російською мовою для вручення позивачу в порядку, передбаченому Угодою про порядок вирішення спорів, повязаних із здійсненням господарської діяльності, через Арбитражный суд Нижегородской области (603082, Россия, г. Нижний Новгород, Кремль корпус 9).

В судовому засіданні 28.09.2011 р. повноважним представником позивача заявлено клопотання про відкладення розгляду справи з метою ознайомлення з матеріалами справи.

Представники відповідачів не заперечили проти задоволення даного клопотання. Клопотання задоволено.

В судовому засіданні 28.09.11 р. оголошено перерву до 05.10.2011 р.

В судовому засіданні 05.10.2011 р. представник від Державної служби інтелектуальної власності України надав суду пояснення, з якого вбачається, що Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки МОН України не виконує свої повноваження, оскільки його визнано як орган який ліквідовується. Тому державна служба просить суд вирішити питання щодо заміни первісного відповідача на належного відповідача Державну службу інтелектуальної власності України.

Представник позивача не заперечив проти залучення належного відповідача та надав відповідне клопотання.

Представник відповідача 1 не заперечив проти залучення належного відповідача.

Відповідно до ч. 1 статті 24 ГПК України, господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача. Згідно ч. 3 ст. 24 ГПК України суд, встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем.

Враховуючи вищевикладене, суд задовольнив клопотання представника позивача та ухвалив замінити неналежного відповідача Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на належного - Державну службу інтелектуальної власності України, про що 05.10.2011 р. винесено відповідну ухвалу.

В судовому засіданні 05.10.2011 р. представник позивача надав клопотання про зупинення провадження у справі, відповідно до якого просив суд зупинити провадження у справі № 21/80-59/20 до вирішення Окружним адміністративним судом міста Києва справи №2а-8759/11/2670.

Заява обґрунтована тим, що ВАТ "Нижфарм" подано до Окружного адміністративного суду міста Києва адміністративний позов про визнання протиправним та скасування рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 48589/з від 16.12.2009 р. про реєстрацію знака "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ" (латиною й кирилицею, комбінований) для товарів 5 класу МКТП. Також, заявлено вимоги про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ" від 10.02.2010 № 118352, зобовязання відповідача внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг та опублікування відповідних змін в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою від 20.09.2011 р. Окружного адміністративного суду міста Києва за позовними вимогами ВАТ "Нижфарм" закінчено підготовче провадження та призначено справу №2а-8759/11/2670 до судового розгляду.

Підставами позовних вимог є те, що рішення Держдепартаменту № 48589/з від 16.12.2009 р про реєстрацію знака "Chondrasi"/ "ХОНДРАСИЛ" є необґрунтованим, незаконним, прийнятим без врахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення(вчинення дії), як того вимагає ч 3 ст.2 КАСУ, отже зазначене рішення має бути скасовано.

Представники відповідачів заперечили проти задоволення даного клопотання.

Суд відмовляє в задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі з наступних підстав.

Згідно наданих суду доказів предметом розгляду по обох справах, що розглядаються господарським судом м. Києва та Окружним адміністративним судом м. Києва, є одні й ті самі правовідносини щодо відповідності законодавству свідоцтва України на знак "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ" від 10.02.2010 № 118352, зобовязання відповідача внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг та опублікування відповідних змін в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Проте, в господарській справі позивачем оскаржуються як дії ВАТ «Фармак»щодо використання позначення, так і свідоцтво на знак для товарів і послуг, видане Державним департаментом інтелектуальної власності, тоді як в адміністративній справі предметом оскарження є лише рішення субєкта владних повноважень щодо видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг та визнання недійсним вказаного свідоцтва.

При цьому, справа №21/80-59/20 порушена провадженням згідно ухвали від 03.09.09 р., тоді як Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження у справі №2а-8759/11/2670 20.09.11 р., тобто, пізніше.

Відповідно до частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

При цьому пов'язаність справи полягає в тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема, факти, що мають преюдиціальне значення. Ці обставини мають бути такими, що мають значення для даної справи.

Неможливість розгляду даної справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі внаслідок непідвідомчості, обмеженості предметом позову, неможливості розгляду тотожної справи, певної черговості розгляду вимог.

Враховуючи, що під час розгляду справи №2а-8759/11/2670 адміністративним судом досліджуються ті самі обставини, що є предметом дослідження під час розгляду господарської справи, у суду відсутні підстави для висновку про те, що розгляд господарської справи неможливо завершити до вирішення адміністративної справи.

Також, в судовому засіданні 05.10.11 р. представником позивача усно заявлено клопотання про виклик експерта в судове засідання.

Представники відповідачів заперечили проти задоволення даного клопотання посилаючись на те, що позивачем необґрунтовано заявлене клопотання.

В задоволенні клопотання відмовлено.

В судовому засіданні 05.10.11 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно зясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд,

ВСТАНОВИВ:

Позивач ВАТ «Нижфарм»є виробником лікарських засобів хондропротекторів на основі хондроїтину сульфату під загальною торговою назвою «Хондроксид», зокрема, лікарського засобу «Хондроксид», мазь 5%, зареєстрованого в Україні наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.07.2002 №259 та перереєстрованого наказом Міністерства охорони здоровя України від 19 квітня 2007 р. № 195, Реєстраційне посвідчення № UA/6334/01/01.

На території України назва лікарського засобу «Хондроксид»має правову охорону відповідно до Свідоцтва України № 22897 від 15.01.2002 з пріоритетом від 22.05.2000р., яке видано на імя позивача.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897 «ХОНДРОКСИД»зареєстрований для товарів 5 класу МКТП, зокрема, «Фармацевтичні, ветеринарні і гігієнічні препарати».

Наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 5 березня 2007 р. №103 був зареєстрований Лікарський засіб ХОНДРАСИЛ 5 % (порядковий № 179), мазь по 30 г у тубах, виробник та власник реєстраційного посвідчення № UA/6033/01/01 ВАТ «Фармак», який використовує позначення hondrasil; ХОНДРАСИЛ» (латиною та кирилицею).

Згідно інструкцій для медичного застосування лікарського засобу «Хондроксид»та лікарського засобу «Хондрасил», препарат ХОНДРАСИЛ 5 %, мазь по 30 г у тубах, реєстраційне посвідчення № UA/6033/01/01 зареєстрований ВАТ «Фармак»для фармакотерапевтичної групи «Засоби, що застосовують при патології опорно-рухового апарату», а саме, є хондропротекторним, хондростимулюючим, регенеруючим, репаративним, протизапальним, знеболювальним засобом, що й лікарський засіб «Хондроксид».

Обидва препарати мають однаковий склад діючої речовини: 1 г мазі містить хондроїтину натрію сульфату0,05г; диметилсульфоксиду 0,1 г, а також аналогічний склад допоміжних речовин: ланолін безводний, вазелін білий, вода очищена. Форма випуску препаратів теж однакова - Мазь.

10.02.10 р. ВАТ «Фармак»отримано свідоцтво України на знак для товарів і послуг ondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) № 118352, видане для товарів 5 класу МКТП «Лікарські засоби, що застосовуються при патології опорно-рухомого апарату».

Позивач Відкрите акціонерне товариство «Нижфарм»- вважає, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) № 118352 видане ВАТ «Фармак»на порушення чинного законодавства, тому має бути визнане недійсним з таких підстав.

На думку позивача, позначення ; ХОНДРАСИЛ»є схожим до ступеню змішування з позначенням «Хондроксид», виданий для тих самих товарів 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг ХОНДРОКСИД, внаслідок чого позивач вважає свої права як власника знаку для товарів і послуг ХОНДРОКСИД порушеними, оскільки така співзвучність може ввести в оману споживача.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на ч. 1 ст. 494, 495 ЦК України, ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»згідно яких власник свідоцтва на знак для товарів і послуг має виключне право забороняти використання позначення, схожого з зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати.

Позивач має пріоритет на використання позначення ХОНДРОКСИД в Україні й активно його використовує.

Позивач також надав документи, які, на його думку, підтверджують активне використання позивачем знаку на території України з липня 2002р. лікарського засобу «Хондроксид», завдяки чому він набув відомості як серед фахівців (лікарів та фармацевтів), так і пацієнтів.

Використання відповідачем позначення ХОНДРАКСИЛ позивач вважає недобросовісною конкуренцією згідно ст. 1, 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Державний департамент інтелектуальної власності, під час проведення експертизи заявки ВАТ «Фармак»на знак для товарів і послуг ; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею), мав підстави для відмови у реєстрації позначення, оскільки були наявні всі підстави для висновку про схожість позначень позивача та ВАТ «Фармак»до ступеня змішування згідно Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту від 28.07.95 р. №116.

Відповідач - Відкрите акціонерне товариство «Фармак» - проти задоволення позовних вимог заперечив з таких підстав.

На думку відповідача, назва лікарського засобу ХОНДРАСИЛ не є схожою до ступеню змішування із знаком Хондроксид, а тому він правомірно використовує позначення il; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею). Обидва позначення значною мірою відрізняються за колористикою, розташуванням назв препаратів та інших відмінностей, які повинні бути розміщені на зовнішньому пакуванні лікарських засобів.

Крім того, відповідач отримав свідоцтво на знак для товарів і послуг ; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею) від 10.02.10 р., що свідчить про використання відповідачем власного знаку для товарів і послуг для реалізації власної продукції.

Відповідач - Державна служба інтелектуальної власності України - надав відзив на позов, в якому пояснив, що експертиза заявки № m200822149 на знак Chondrasil ХОНДРАСИЛ» проводилась відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 №72), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.09.1997 за №416/2220.

По справі проведено три судових експертизи обєктів інтелектуальної власності, висновки з яких залучено до матеріалів справи.

Згідно висновку судової експертизи ТОВ «Експертне бюро з питань інтелектуальної власності»№54/10-ОД від 22 лютого 2010 р. словесне позначення «ХОНДРАСИЛ», що застосовується на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ виробництва Відкритого акціонерного товариства «Фармак», є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897; словесне позначення asil», що застосовується на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ виробництва Відкритого акціонерного товариства «Фармак», є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897.

Згідно висновку повторної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз №4341/30 від 02.09.10 р. словесне позначення, нанесене на упаковку препарату Хондрасил виробництва Відкритого акціонерного товариства «Фармак», не є схожим до словесного позначення «Хондраксид», що охороняється за свідоцтвом №22897, ймовірність сплутування позначення «Хондраксил»на упаковці препарату Хондрасил зі знаком для товарів і послуг «Хондроксид», що охороняється за свідоцтвом №22897 у разі їх використання для товарів 5 класу МКТП чи однорідних з ними товарів відсутня; словесне позначення «Chondrasil»не є схожим до ступеня змішування зі знаком «Хондроксил», що охороняється за свідоцтвом №22897.

Згідно висновку судової експертизи обєктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз №2790/3710 від 10.05.11 р., торгова назва лікарського засобу «ХОНДРАСИЛ», зареєстрованого наказом МОЗ України від 05.03.07 р. №103 (реєстраційне посвідчення № UA/6033/01/01) не є схожою настільки, що її можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897.; позначення »/«ХОНДРАСИЛ», що застосовується на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ виробництва Відкритого акціонерного товариства «Фармак», зареєстроване як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №118352, не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897; знак »/«ХОНДРАСИЛ»за свідоцтвом України №118352 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «ХОНДРОКСИД»за свідоцтвом України №22897; словесне позначення, нанесене на упаковку препарату Хондрасил, виробництва ВАТ «Фармак», не є тотожнім до словесного позначення Хондроксид товарного знаку за свідоцтвом України №22897; елемент «ХОНДР», що входить до складу слів «хондроксид»та «хондрасил», зображених на знаках для товарів і послуг за свідоцтвами України №22897 та №118352 відповідно, є загальновживаним терміном відносно товарів 5 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знаки; знак для товарів і послуг Chondrasil»/«ХОНДРАСИЛ» за свідоцтвом України №118352 є таким, що має розрізняльну здатність; зображення, нанесене на упаковку препарату «Хондрасил»виробництва ВАТ «Фармак»відповідно до свідоцтва України №118352, не є ідентичним до зображення, що розміщене на упаковці препарату «Хондроксид»виробництва ВАТ «Нижфарм»; позначення, нанесені на упаковку препарату «Хондрасил»виробництва ВАТ «Фармак», не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, маркований товарним знаком за свідоцтвом України №22897.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають до задоволення з таких підстав.

Принциповим питанням при вирішенні цієї справи є встановлення, чи порушено правила чинного законодавства при видачі ВАТ «Фармак»10.02.10 р. свідоцтва України на знак для товарів і послуг ndrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) № 118352, для товарів 5 класу МКТП «Лікарські засоби, що застосовуються при патології опорно-рухомого апарату», оскільки за наявності свідоцтва ВАТ «Фармак»вважається законним користувачем позначення у будь-яких формах, і його дії з використання позначення не можуть бути визнані незаконними.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»не можуть бути зареєстровані як позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на імя іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

В даному випадку, на думку суду, підстави для висновку про недотримання Державним департаментом інтелектуальної власності п. 3 ст. 6 Закону під час видачі ВАТ «Фармак»свідоцтва України на знак для товарів і послуг drasil; ХОНДРАСИЛ», відсутні, а саме.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Згідно п. 4.3.2.6. словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Позначення, що охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг №22897 від 15.01.02 р., є словесним та складається з напису «ХОНДРОКСИД», виконаного крупними кирилічними буквами простого академічного шрифту газетного типу прямого симетричного виконання; позначення, що охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг №118352 від 10.02.10 р., є комбінованим та складається з прямокутного горизонтально орієнтованого поля, в центральній частині якого знаходиться напис asil; ХОНДРАСИЛ».

Відповідно до п. 4.3.2.8. Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При визначенні схожості обох позначень до ступеня змішування суд приймає до уваги в якості належного доказу по справі висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз №2790/3710 від 10.05.11 р., згідно якого позначення не є схожими до ступеня змішування за результатами порівняння всіх трьох складових - звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При цьому, суд звертає увагу на наступне.

Частина «хондро», що є складовою частиною обох позначень, походить від греко-латинського терміну chondros хрящ, зерно і має змістовне навантаження, повязане з призначенням лікарських засобів Хондраксил та Хондроксид - засоби, що застосовують при патології опорно-рухового апарату, а саме, є хондропротекторним, хондростимулюючим, регенеруючим, репаративним, протизапальним, знеболювальним засобом.

Оскільки частина «хондр»є лексичною одиницею, що притаманна медичній термінології, а не фантазійним елементом, що був вигаданий позивачем в якості назви медичного препарату, то використання цієї частини у назві медичного препарату іншими виробниками ліків не може вважатися запозиченням.

Згідно висновку експерта елемент «хондр»є загальновживаним терміном відносно товарів 5 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знаки.

При цьому, в обох позначеннях елемент «хондр»є домінуючою складовою назви лікарського засобу.

Також суд не має підстав не погоджуватися з висновком судової експертизи щодо наявності в обох позначень розрізняльної здатності.

Згідно ст. 42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.

Висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу. Відхилення господарським судом висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні.

Відповідно до пунктів 2, 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»власнику товарного знака належить виключне право використовувати знак, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Статтею 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Оскільки ВАТ «Фармак» є власником комбінованого позначення ; ХОНДРАСИЛ», що охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 10.02.10 р. № 118352, видане для товарів 5 класу МКТП «Лікарські засоби, що застосовуються при патології опорно-рухомого апарату», використання позначення в будь-якій формі є правомірним.

Згідно ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

В даному випадку суду не надано доказів на обґрунтування позовних вимог, що могли би бути підставою для задоволення позову.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 33, 49, 82-85 ГПК України суд, -

ВИРІШИВ:

1.В задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

2.Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

СуддяЮ.В. Картавцева

Дата складання

повного рішення: 12.10.11 р.