Рішення № 18761075, 12.10.2011, Господарський суд Харківської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2011 р. Справа № 5023/6265/11

вх. № 6265/11

Суддя господарського суду Ольшанченко В.І.

при секретарі судовогозасідання Ніколаєнко Д.Г.

за участю представників сторін:

позивача - не зявився,

3-ї особи (ОСОБА_1) - не зявився,

відповідача - ОСОБА_2 (довіреність № 11 від 30.08.11 р.),

3-ї особи (ТОВ "ТД Дніпро Пласт") ОСОБА_3 (довіреність від 10.02.11 р.),

3-ої особи - (ТОВ "Ретал Дніпро") ОСОБА_4 (довіреність від 11.10.11 р.),

розглянувши справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Терравіта" (АР Крим, м. Сімферополь),

3-я особа , яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_1 (АДРЕСА_1)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕМ - центр Україна" (м. Харків),

3-я особа , які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД Дніпро Пласт" (м. Дніпропетровськ)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ретал Дніпро" (м. Дніпропетровськ)

про заборону вчиняти певні дії та стягнення 220000,00 грн.,

ВСТАНОВИВ:

За зменшеною позовною заявою позивач просить заборонити відповідачу використання у господарській діяльності промислового зразка "Ємність" за патентом України №19454; вилучити з цивільного обороту товари, які виготовлені або введені у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, а також стягнути з відповідача на користь позивача матеріальні збитки у розмірі 200000,00 грн. та заподіяну моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн. Свої позовні вимоги обґрунтовує використанням відповідачем у своїй господарській діяльності ємності, яка повністю ідентична промисловому зразку "Ємність" за патентом України №19454, без дозволу на це позивача, який є ліцензіатом відповідно до ліцензійного договору про надання дозволу на використання промислового зразка "Ємність" за патентом України №19454 від 20.01.10 р., чим порушує права власника патенту України на промисловий зразок №19454.

Позивач надав клопотання, в якому просить долучити до справи копії документів, що підтверджують поштове відправлення копій матеріалів позовної заяви до третіх осіб, що залучені до справи.

Розглянувши надане клопотання, суд вважає за можливе задовольнити його.

Представник позивача в судове засідання не зявився, про причини неявки суду не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи під розпис.

ОСОБА_1 (третя особа), в письмовому поясненні вказав, що він, як власник патенту України на промисловий зразок №19454, уклав з позивачем - ТОВ "Терравіта" ліцензійний договір на використання промислового зразка за зазначеним патентом, згідно п. 5.2 якого ліцензіат (позивач) у випадку, якщо треті особи порушують права, які надані договором ліцензіату, зобовязаний вчинити дії, спрямовані на припинення порушення, поновлення прав та відшкодування заподіяної шкоди, тому він надав згоду на подачу позову ТОВ "Терравіта" і повністю підтримує його позицію по даній справі. Також, ОСОБА_1 вказав, що іншим особам ліцензій не надавав.

18.08.11 р. третя особа (ОСОБА_1) надала клопотання від 11.08.11 р., в якому просила суд розглядати справу без її участі, так як її позиція повністю співпадає з позицією позивача, яке було задоволено ухвалою господарського суду Харківської області від 31.08.11 р.

Відповідач, в відзиві на позовну заяву, заперечує проти позовних вимог та просить відмовити позивачу у задоволенні позову повністю. В даному відзиві відповідач зазначив, що дійсно він є виробником "Добрива органічного, біостимулятор росту рослин. Препарат "Байкал ЕМ-1 У" згідно технічних умов ТУ У 24.1-22700554-001-2003 (надалі - добриво), яке пропонується для продажу у тарі обємом 33 мл., 500 мл. та 1 л., тари власного виробництва, необхідної для фасування добрива, у нього не має та протягом 2010-2011 р.р. він в процесі фасування добрива в якості тари обємом 33 мл. використовує преформу ПЕТФ, що поставлялась йому ТОВ "ТД Дніпро Пласт" на підставі договорів №11-20ПР/10 28.12.09 р. і №11-47ПР/10 від 01.11.10 р., укладених відповідачем з ТОВ "ТД Дніпро Пласт". Преформа ПЕТФ, що поставляється ТОВ "ТД Дніпро Пласт" відповідачу є продукцією, виробленою ТОВ "Ретал Дніпро", згідно технічних умов ТУ У 25.2-31158361-001-2002 "Преформи із полімера поліетилентерафталата", розроблених та зареєстрованих у встановленому порядку ТОВ "Ретал Дніпро". Отже, відповідач вважає, що його дії щодо використання тари обємом 33 мл. є правомірними, ці дії не є причиною заподіяння збитків позивачу, а збитки не є наслідком цих дій, тобто відсутній причинний звязок між діями відповідача та збитками, завданими позивачу, а також відсутня вина відповідача у заподіянні збитків та враховуючи те, що відповідач правомірно використовує тару обємом 33 мл. - відсутні і самі збитки у вигляді упущеної вигоди на заподіяння яких посилається позивач. Що стосується вимоги позивача про відшкодування йому моральної (немайнової) шкоди в сумі 20000,00 грн., відповідач вказує, що у відповідності до ч. 1 ст. 23, п. 4 ч. 2 ст. 23 ЦК України та розяснень Вищого господарського суду України, наведених в п. 6 інформаційного листа ВГСУ №01-8/184 від 28.03.07 р. "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію", само по собі використання упаковки, схожої на упаковку іншого субєкта господарювання, без зазначення на ній будь-якої інформації, яка стосується цього субєкта, взагалі не може розглядатись як приниження його ділової репутації.

Відповідач надав клопотання, в якому просить прийняти його відмову від заявленого раніше клопотання вих. №20 від 26.09.11 р. в частині долучення до матеріалів справи накладної №2668ХФ від 20.12.05 р. та долучити до матеріалів справи, в якості письмового доказу належним чином засвідчену копію накладної №2768ХФ від 20.12.05 р., подану до господарського суду разом з клопотанням вих. №20 від 26.09.11 р.

Розглянувши це клопотання, суд вважає за можливе задовольнити його.

Третя особа (ТОВ "ТД Дніпро Пласт") надала письмові пояснення щодо порівняння геометричних даних і пропорцій промислового зразка з малюнку 1.1 до патенту №19454 з геометричними даними преформи 33 г. РСО виробництва ТОВ „Ретал Дніпро”. Також в цих поясненнях просить долучити їх до матеріалів справи та врахувати при прийнятті рішення по справі.

Розглянувши клопотання третьої особи (ТОВ "ТД Дніпро Пласт") про долучення до матерів справи письмових пояснень, суд вважає за можливе задовольнити його.

Також третя особа (ТОВ "ТД Дніпро Пласт") надала письмові пояснення щодо придбаних зразків продукції ТОВ „Терравіта” „Эмбионик”. Також в цих поясненнях вона просить долучити їх до матеріалів справи та врахувати при прийнятті рішення по справі.

Розглянувши клопотання третьої особи (ТОВ "ТД Дніпро Пласт") про долучення до матерів справи цих письмових пояснень, суд вважає за можливе задовольнити його.

Третя особа (ТОВ "Ретал Дніпро") надала відзив на позов, в якому проти позову заперечує і просить відмовити повністю у задоволенні позову, а також долучити його та додані до нього документи до матеріалів справи, та врахувати при прийнятті рішення.

Розглянувши клопотання третьої особи (ТОВ "Ретал Дніпро") про долучення відзиву на позов до матеріалів справи, суд вважає за можливе задовольнити його.

Дослідивши матеріали справи та вислухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

ОСОБА_1 є автором та власником патенту на промисловий зразок №19454 „Ємність” від 10.09.09 р. (дата подання заявки 23.06.09 р.).

Згідно виписки з Державного реєстру патентів України на промислові зразки станом на 17.08.11 р. №4/763/2 від 19.08.11 р. чинність патенту №19454 „Ємність”, яка заявлена у пяти варіантах, підтримана до 23.06.12 р.

20.01.10 р. між Кочкою Кирилом Олексійовичем (ліцензіар) та позивачем (ліцензіат), в особі заступника директора за комерційними питаннями Шалагіної Н.Г., що діє на підставі наказу директора підприємства №4 від 23.12.09 р., був укладений ліцензійний договір про надання дозволу на використання промислового зразку „Ємність” за патентом України №19454 (надалі ліцензійний договір), за яким ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цього договору та за винагороду, яка виплачується ліцензіатом, невиключну ліцензію на використання промислового зразку. Чинність ліцензії розповсюджується на територію (адміністративно-політична територія України) на строк дії (чинності) патенту. За цим договором ліцензіату надається право на виготовлення, пакування своєї продукції, пропонування для продажу, продаж, запровадження у господарський (комерційний) обіг, ввезення (імпорт), вивезення за кордон (експорт) та зберігання у зазначених цілях продукції за ліцензією.

Згідно п. 5.2 ліцензійного договору, якщо треті особи порушують права, що надані за цим договором ліцензіату, то ліцензіат зобовязаний вчинити дії, спрямовані на припинення порушення, поновлення прав та відшкодування заподіяної шкоди.

Третя особа в своїх поясненнях підтверджує, що іншим особам ліцензій не надавала.

18.11.10 р. позивач через Комову Катерину Василівну придбав у відповідача добриво органічне, біостимулятор росту рослин препарат „Байкал ЕМ-1У” кімнатні рослини в ємності 0,033 л. в кількості 50 шт. на загальну суму 175,00 грн., що підтверджується копією рахунку-фактури відповідача №СФ-0000142 від 18.11.10 р. та копією платіжної квитанції.

Як вказує в позові позивач, відповідач незаконно використовує для фасування та продажу продукції власного виробництва ємність, яка повністю ідентична промисловому зразку „Ємність” за патентом України №19454. На підтвердження викладеного позивач надав висновок фахівця патентного повіреного ОСОБА_5 (реєстр. №265), в якому зазначається, що: 1) в промисловому виробі „Ємність”, який належить ТОВ „ЕМ-центр Україна”, використані всі суттєві ознаки промислового зразку за патентом України №19454 від 23.06.09 р., власником якого є ОСОБА_1; 2) ТОВ „ЕМ-центр Україна” використовує промисловий виріб „Ємність” із застосуванням запатентованого промислового зразку за патентом України №19454 від 23.06.09 р., власником якого є ОСОБА_1.

Відповідач є виробником «добрива органічного, біостимулятор росту рослин. Препарат «Байкал ЕМ-1 У» згідно технічних умов ТУ У 24.1-22700554-001-2003 (надалі добриво).

Тари власного виробництва, необхідної для фасування добрива, відповідач не має.

Добриво пропонується відповідачем для продажу у тарі обємом 33 мл., 500 мл., та 1 л. з 2004 року, що підтверджується доданими до матеріалів справи копіями договорів, видаткових накладних та рекламою з обкладинки науково-популярного журналу «Надія планети» №4 за 2004 рік. Відповідач в процесі фасування добрива в якості тари обємом 33 мл. використовує преформу, яку постачав йому ТОВ «ТД Дніпро Пласт», який в свою чергу отримував її у виробника ТОВ «Ретал Дніпро».

ТОВ «Ретал Дніпро» виготовляє преформу згідно технічних умов ТУ У 25.2-31158361-001-2002 "Преформи із полімера поліетилентерафталата", розроблених та зареєстрованих у встановленому порядку, про що свідчить виписка з ТУ, сертифікати якості та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03-02-04/60649 від 19.09.08 р.

Промисловий зразок за патентом № 19454 від 10.09.2009 р. зареєстрований згідно з міжнародною класифікацією за класом МКПЗ - 09-01. Відповідно до Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків (до якої Україна приєдналася відповідно до Закону №684-VІ від 17.12.2008 р.) клас 09-01 включає в себе пляшки, банки, фляги, горщики, обплетені бутлі та вмістини з розподільчими засобами.

У той же час ТОВ «Ретал Дніпро» не здійснює виробництво виробу безпосередньо призначеного для упаковки продукції, а саме не здійснює виробництво пляшок, банок, фляг, горщиків чи вмістин з розподільчими засобами. Натомість ТОВ «Ретал Дніпро» виробляє відповідно до Технічних умов «Преформи із полімера поліетилентерефталата (ПЕГФ) ТУУ 25.2-31158361-001-2002» преформи, тобто заготовки з поліетілентерефталату, що призначені для подальшого виготовлення упаковки для продукції - ПЕТФ пляшок та банок з полімеру, шляхом видувного формування.

Преформа ПЕТФ уявляє собою заготовку з поліетилентерефталату (ПЕТФ) - компактну колбу різної маси та розміру, що призначена для виготовлення ПЕТФ пляшок та банок з полімеру шляхом видувного формування. Від параметрів преформи залежить яка саме тара (пляшка) може бути отримана в результаті видуву. В залежності від сфери споживання преформи мають різні параметри та можуть бути призначені для видуття пляшок для безалкогольних газованих напоїв та мінеральної води, питних негазованих вод, соків та соковмісних напоїв, молока та кисломолочних виробів, пива та слабоалкогольних напоїв, алкогольних напоїв, холодного чаю та кофе, рослинної олії, кетчупу і т.п. Преформа ПЕТФ може бути 20,5 гр., 22,0 гр., 26,0 гр., 28,0 гр., ЗЗ гр., 37,0 гр., 39,0 гр. тощо та з різними стандартами горловини.

Таким чином, продукція, що виробляється ТОВ «Ретал Дніпро» не входить до кола продукції за класом 09-01, за яким виданий патент, а також до «продукції, виготовленої для упаковки продукції» у розумінні п.1 ліцензійного договору.

ТОВ «Ретал Дніпро» зареєстрований Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 16 жовтня 2006 року, як ТОВ «Алакорд» (в подальшому перейменований у ТОВ «Ретал Дніпро»), що підтверджується витягом зі Статуту ТОВ «Ретал Дніпро» та протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Алакорд» №18/08-1 від 18.08.08 р.

Відповідно до договору №1948 від 18.08.08 р. товариство придбало у ЗАТ «Юніпласт» (відомого виробника преформ ПЕТФ, кришок для закупорювання пляшок ПЕТФ, ручок для перенесення ПЕТФ пляшок, який здійснює їх виробництво з 2002 року) комплекс інжекційних машин та іншого обладнання для виготовлення преформ та кришок, а також відповідно до договору №1957 технічні умови: «Преформи із полімера поліетилентерефталата (ПЕТФ). ТУУ 25.2-31158361-001-2002», введені в дію 05.03.03 р., та приступило до виробництва преформ ПЕТФ.

Таким чином, ТОВ «Ретал Дніпро» з вересня 2008 р. виготовляє та постачає вказану продукцію на користь своїх контрагентів, у тому числі, ТОВ «ТД Дніпро Пласт» що підтверджується договором поставки № 01-09 від 08.09.08 р., укладеного з ТОВ «ТД Ретал Дніпро» (який був перереєстрований у ТОВ «ТД Дніпро Пласт» 14.12.09 р. виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради) та товарними накладними, зокрема товарною накладною № РД-0000-377 від 30.09.08 р, заявкою на поставку товару від 30.09.08 р., довіреністю № 00000029 від 28.09.08 р.

Отже, преформи ПЕТФ почали виготовлятися в Україні та безпосередньо ТОВ «Ретал Дніпро» задовго до набуття чинності патентом на промисловий зразок №19454 від 10.09.09 р. та до дати подання ОСОБА_1 заявки на зазначений патент (тобто до 23.06.09 р.)

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Згідно з пунктами 2, 6 статті 5 цього Закону об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб; обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Пунктом 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачено, що патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Відповідно до ч. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

В словесному описі суттєвих ознак ОСОБА_1 в заяві про реєстрацію промислового зразка «Ємність» були описані наступні суттєві ознаки:

«Посудина, яка заявляється, має такі загальні ознаки, що її зовнішній вигляд являє собою ємність, яка має горло з гвинтовою нарізкою для закупорки гвинтовою пробкою, під нарізкою розташовано кільцевий буртик для фіксування пробки, а під ним на певному відстані виконано поясок у вигляді декоративної стрічки.»

До заявки було подано загальний вигляд зображення промислового зразку в ракурсі 3/4. Тобто заявлений на реєстрацію промисловий зразок мав конкретні геометричні характеристики, які були зображені в ракурсі 3/4 від виготовленого ТОВ «Терравіта», як було констатовано, промислового зразка в натурі.

Отже, згідно словесного та у вигляду зображення 1.1. опису до заяви про реєстрацію промислового зразка суттєвими ознаками промислового зразка «Ємність» є композиційна побудова у вигляді об'ємно-просторової фігури порожнистої ємності циліндричної форми, яка складається з композиційних елементів:

циліндрична форма з рівним діаметром на початку та наприкінці такого циліндру, кулеподібне дно з одного кінця циліндру, що у сукупності являє медичну пробірку,

горло, на якому розташовані на певній відстані та у певному співвідношенні: гвинтова нарізка, кільцевий буртик, поясок;

гвинтова нарізка, яка переривається, складається із трьох кругів, середній із яких повний, а крайні неповні та закінчуються врівень одного переривання.

чіткі геометричні характеристики всіх елементів, які розраховуються на підставі викладеного ракурсу зображення.

Кожен з композиційних елементів розташований у відповідному співвідношенні один до одного.

Враховуючи, що об'єктом реєстрації права інтелектуальної власності за Патентом №19454 не є корисна модель, для якої могло бути використано різні компонування набору конструктивних елементів за різними естетичними та/або споживчими властивостями, а саме промисловий зразок, то геометричні дані, співвідношення, форма і пропорції різних композиційних елементів формують об'ємно-просторову фігуру промислового зразка і є необхідною передумовою можливості промислового виготовлення продукції відповідно до таких зразків.

Проте в порушення вимог статей 33, 37 ГПК України позивачем не було подано ані самого промислового зразка, ані технічної документації, відповідно до якої стає можливим промислове, як необґрунтовано стверджує позивач, виробництво продукції згідно такого промислового зразка, адже відповідно до вимог Законів України "Про стандартизацію", «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», "Про загальну безпечність нехарчової продукції" виготовлена на підставі промислового зразка продукція є об'єктом стандартизації та/або технічного регулювання і для її виготовлення у ТОВ «Терравіта» має існувати стандарт чи технічний регламент, в якому зокрема мають бути описані не тільки промисловий зразок з конкретними геометричними характеристиками, а також вимоги до позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування такої продукції.

Наданий позивачем в якості доказів ліцензійний договір і зображення зразків виготовленої ТОВ «Терравіта» продукції не може вважатися належними доказами того, що такі зразки продукції виготовлені саме на підставі ліцензійного договору і відповідають промисловому зразку «Ємність» за Патентом №19454 за відсутності креслення(нь), з чіткими геометричними характеристиками промислового зразку, оскільки промислове виробництво будь-якої об'ємно-просторової фігури неможливо тільки на підставі малюнка.

Умовами п. 4.7, п. 6.1 ліцензійного договору передбачено виготовлення промислового зразка «Ємність» у відповідності з узгодженими сторонами договору техніко-економічними характеристиками, проте позивачем не було надано доказу існування або узгодження таких умов.

Крім того, позивачем не було надано жодного первинного документу (актів приймання-передачі технічної документації, звітів про обсяг реалізації продукції, яка була виготовлена з використанням промислового зразка «Ємність», актів приймання-передачі наданих послуг щодо визначення розмірів роялті за звітний період, платіжних доручень про сплату роялті, тощо) на підтвердження факту виконання ліцензійного договору, що дає підстави вважати, що цей ліцензійний договір взагалі не виконувався.

Таким чином, позивачем не доведено, що ним здійснюється виготовлення продукції за промисловим зразком «Ємність», права інтелектуальної власності на який належать фізичній особі ОСОБА_1 згідно Патенту №19454.

Наданий позивачем в якості доказу ідентичності продукції, яка виготовляється відповідачем, з продукцією ТОВ «Терравіта», що нібито виготовляється за ліцензійним договором згідно промислового зразку «Ємність», висновок фахівця, патентного повіреного, ОСОБА_5, не може бути прийнятий судом до уваги, виходячи з наступних підстав.

Об'єктами дослідження зазначено «зразок виробу, що належить ТОВ «ЕМ-центр Україна, зразок виробу, що виготовляється ТОВ «Терравіта» по ліцензії ...», проте в переліках джерел інформації, використаних при дослідженні, не зазначено жодного технічного документу ТОВ «Терравіта», жодного технічного регламенту, свідоцтва про відповідність, які б доводили, що наданий ТОВ «Терравіта» зразок продукції виготовлений саме по ліцензії і не є виробом (ємність) будь-якого іншого виробника аналогічної преформи.

Отже, фахівцем ОСОБА_5 безпідставно було встановлено, що зразки продукції ТОВ «Терравіта» виготовлені із використанням промислового зразка «Ємність».

Об'єктом промислового зразка «Ємність» згідно Патенту №19454 є об'ємно-просторова ємність у формі пробірки, а фахівець ОСОБА_5, безпідставно здійснювала порівняння готової продукції, що підтверджується фото №№1, 2, яка містить елементи кришки та унеможливлює здійснити достовірне порівняння горловин.

Всупереч вимогам ч. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» фахівець ОСОБА_5 при тлумаченні ознак промислового зразка «Ємність» за Патентом №19454 упустила той факт, що запатентований промисловий зразок «Ємність» мав чіткі геометричні параметри і що конструктивні елементи об'ємно-просторової фігури розміщені на певній відстані між собою.

За відсутності цих істотних умов дослідження фахівця ОСОБА_5 замість опису промислового зразка фактично являє собою опис корисної моделі, де конструктивні елементи, їх розміри, форма виконання, співвідношення та розміщення один до одного не мають жодного значення.

Висновок фахівця ОСОБА_5 не є висновком експерта, а є втіленням особистої думки людини, яка проводить професійну діяльність в певній галузі, та не має обов'язкової сили для суду.

Враховуючи вищезазначене, суд вважає, що позивачем не доведено та не обґрунтовано належними та допустимими засобами доказування того, що саме на підставі Ліцензійного договору ним випускається продукція згідно промислового зразка «Ємність», що промисловий зразок «Ємність» є ідентичним преформі 33 гр. РСО виробництва ТОВ «Ретал Дніпро» і що має місце порушення прав інтелектуальної власності власника Патенту №19454, а відповідно відсутні будь-які підстави для задоволення вимог позивача про заборону використання ТОВ «ЕМ-центр Україна» преформ 33 гр. виробництва ТОВ «Ретал Дніпро» та вилучення з цивільного обороту товарів, що виготовлені з використанням такої преформи.

Частиною 1 ст. 22 ЦК України встановлено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Згідно ч. 2 ст. 22 ЦК України збитками є, зокрема, доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Частиною 2 ст. 224 ГК України встановлено, що під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Відповідно до ст. 225 ГК України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються, зокрема, неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Отже, для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення: 1) протиправної поведінки; 2) збитків; 3) причинного зв'язку між протиправною поведінкою боржника та збитками; 4) вини та встановлення заходів, вжитих стороною для одержання такої вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 26 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки" на вимогу власника патенту порушення його прав повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності, для покладення на особу обов'язку по відшкодуванню збитків необхідна наявність самих збитків, протиправність діяння цієї особи, наявність причинного зв'язку між збитками і протиправним діянням особи та наявність вини останньої в їх заподіянні.

Як зазначалось вище, ТОВ „ЕМ-центр Україна" в процесі фасування добрива власного виробництва використовувало тару об'ємом 33 мл., виготовлену згідно узгоджених та зареєстрованих у встановленому порядку технічних умов, право власності на яку було набуто господарським товариством на підставах, передбачених чинним законодавством.

Відтак, дії ТОВ „ЕМ-центр Україна" по використанню тари об'ємом 33 мл. є правомірними, і не є причиною заподіяння збитків позивачу, а збитки не є наслідком цих дій, тобто відсутній причинний зв'язок між діями ТОВ „ЕМ-центр Україна" та збитками, начебто завданими позивачу, а також відсутня вина ТОВ „ЕМ-центр Україна" у заподіянні збитків.

Неодержаний прибуток - це розрахункова величина втрати очікуваного приросту в господарській діяльності, яка повинна базуватися на даних бухгалтерського та податкового обліку. Позивачем же не надано жодного документа, який би дійсно підтвердив реальну наявність збитків, які виникли саме з вини відповідача або третіх осіб. Розмір збитків, зазначений в розрахунку («довідка про передбачувані збитки»), які міститься в матеріалах справи, носить характер припущення і не підтверджується документально.

Крім того, враховуючи те, що ТОВ „ЕМ-центр України" правомірно використовує тару об'ємом 33 мл. є очевидним й те, що відсутні і самі збитки у вигляді упущеної вигоди, на заподіяння яких посилається позивач.

Зважаючи на наведені вище обставини, в даному випадку відсутня передбачена чинним законодавством сукупність підстав, яка необхідна для покладення на ТОВ „ЕМ-центр Україна" обов'язку по відшкодуванню збитків позивачу, а отже позовні вимоги ТОВ „Терравіта" в цій частині є безпідставними і такими, що не ґрунтуються на законі.

Що стосується вимоги позивача про відшкодування йому моральної (немайнової) шкоди в сумі 20000,00 грн., начебто завданої йому ТОВ „ЕМ-центр Україна", необхідно зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

ТОВ „Терравіта", як господарське товариство, є юридичною особою.

Відповідно до приписів п. 4 ч. 2 ст. 23 ЦК України моральна шкода юридичній особі може бути завдана лише в результаті приниження її ділової репутації.

Згідно роз'яснень Вищого господарського суду України, наведених в п.6 Інформаційного листа №01-8/184 від 28.03.07 р. „Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію", приниженням ділової репутації суб'єкта господарювання (підприємця) є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, що дискредитують спосіб ведення чи результати його господарської (підприємницької) діяльності у зв'язку з чим знижується вартість його нематеріальних активів.

В обґрунтування своєї вимоги щодо відшкодування моральної шкоди позивач посилається на неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання, що начебто мало місце з боку ТОВ „ЕМ-центр Україна" і яке, у відповідності до ч. 1 ст. 33 Господарського Кодексу України, може полягати у тому числі у неправомірному використанні чужої упаковки.

Однак, зважаючи на наведені вище роз'яснення Вищого господарського суду України, є очевидним, що само по собі використання упаковки, схожої на упаковку іншого суб'єкта господарювання, без зазначення на ній будь-якої інформації, що стосується цього суб'єкта, взагалі не може розглядатись як приниження його ділової репутації.

Таким чином, позивачем не надано жодних доказів, які б підтверджували факт приниження відповідачем ділової репутації позивача, тобто підтверджували наявність моральної шкоди завданої позивачу, підтверджували б неправомірність діянь відповідача, наявність причинного зв'язку між моральною шкодою і протиправним діянням відповідача та наявність вини відповідача в її заподіянні.

ТОВ «Терравіта» жодним чином не обґрунтувало ані факту правопорушення, ані яке саме її цивільне право порушено відповідачем шляхом протиправної поведінки, не довело належними засобами доказування наявності жодної із умов, необхідних для застосування цивільно-правової (господарсько-правової) відповідальності.

В ч. 3 пояснень від 11.08.11 р. ТОВ «Терравіта» в обґрунтування порушення його прав на використання промислового зразку «Ємність» безпідставно посилається на п. 3 ст. 426 ЦК України, оскільки п. 3 ст. 426 ЦК України захищає права власників виключної ліцензії, а згідно умов п. 3.1 ліцензійного договору ТОВ «Терравіта» отримало невиключну ліцензію, в силу чого останнє не має право на правовий захист з підстав п. 3 ст. 426 ЦК України.

Довідка ТОВ «Терравіта» о передбачуваних збитках взагалі не заслуговує на будь-яку увагу, оскільки ґрунтується виключно на припущеннях, а розрахунок, з огляду на вимоги позивача за наслідками проведення такого розрахунку, позбавлений будь-якого економічного глузду - виручка від реалізації продукції не може дорівнювати втраченій вигоді, так як втрачена вигода становить різницю між виручкою та витратами на виробництво та реалізацію такої продукції.

В поясненнях від 11.08.11 р. ТОВ «Терравіта» також безпідставно стверджує, що нібито відповідач неправомірно використовує ділову репутацію (упаковку) позивача, оскільки ТОВ «Терравіта» не є власником об'єкту інтелектуальної власності на промисловий зразок «Ємність», факт використання ТОВ «Терравіта» саме промислового зразку «Ємність» не доведений, тотожність преформи 33 г РСО виробництва ТОВ «Ретал Дніпро» з промисловим зразком «Ємність» належними та допустимими засобами доказування позивачем не доведена, ТОВ «Терравіта» не є власником виключної ліцензії і, відповідно, чинне законодавство України не надає ТОВ «Терравіта» жодних підстав для задоволення заявлених вимог.

Згідно ч. 1 ст. 470 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Аналогічні положення містить і ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

За вказаним патентом заявка була подана до Укрпатенту 23.06.09 р., а отже всі особи, які добросовісно використовували промисловий зразок до вказаної дати мають право попереднього користування, а отже їх дії не порушують ні прав власника патенту, ні прав інших ліцензіатів за вказаним патентом.

Згідно матеріалів справи (документи додані до клопотання №20 від 26.09.11 р.), ТОВ «ЕМ-центр України» почало використовувати преформу ПЕТФ (33 гр. та 36 гр.) в якості тари ще у 2004 році, тобто задовго до подання заявки за патентом на промисловий зразок №19454 від 10.09.09 р. та з огляду на припис пункту 1 статті 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", ст. 470 ЦК України, має право на безоплатне продовження цього використання в попередньому обсязі після набуття чинності патентом №19454 від 10.09.09 р.

За таких обставин суд вважає позовні вимоги необґрунтованими, недоведеними та не підлягаючими задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК України державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу належить покласти на позивача.

Керуючись ст.ст. 22, 23, 426, 470 ЦК України, ст.ст. 224, 225 ГК України, ст.ст. 1, 5, 20, 22, 26 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст.ст. 33-35, 43, 46, 49, 82-85 ГПК України, <Текст >

ВИРІШИВ:

В позові відмовити повністю.

Суддя (підпис< Текст >Ольшанченко В.І.

Повний текст рішення підписаний 17.10.11 р.