Рішення № 18464927, 26.09.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/44926.09.11 За позовом Торгівельно-виробничої корпорації «Ольвія» ДоВідкритого акціонерного товариства Концерн «Калина»

Про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку

«32 норма»за свідоцтвом України №37412

Суддя Палій В.В.

Представники:

Від позивача не зявився

Від відповідача не зявився

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом до Відкритого акціонерного товариства Концерн «Калина»про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку «32 норма»за свідоцтвом №37412.

У судовому засіданні 25.12.2007р. представник відповідача надав суду відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти заявлених позовних вимог, посилаючись на існування у відповідача права попереднього користувача на торговельні марки «32 норма»та «32», починаючи з 2000р. Крім того, відповідач зазначає, що при використанні ним позначення «32» для товарів 03 класу МКТП не порушуються права власника свідоцтва №37412, оскільки відповідач є власником свідоцтва України №82863 на комбіновану торгівельну марку «32», що зареєстрована для товарів 03 класу МКТП.

З метою витребування додаткових документів по справі, розгляд справи 25.12.2007р. відкладено.

У судовому засіданні 30.01.2008р. представник відповідача надав суду доповнення до відзиву на позов, до якого додано докази на підтвердження наявності у відповідача права попереднього користувача.

Представник позивача заявив усне клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні, з метою підготовки письмових заперечень на відзив на позов та доповнення до нього.

Клопотання судом задоволено.

У судовому засіданні 30.01.2008р. судом оголошено перерву до 12.02.2008р.

У судовому засіданні 12.02.2008р. представник позивача подав клопотання про зупинення провадження у справі №20/449 до вирішення повязаної з нею справи №20/68 за позовом Торгівельно-виробничої корпорації "Ольвія" до Відкритого акціонерного товариства Концерн "Калина", Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки про визнання недійсним повністю свідоцтва України №82863 на знак для товарів і послуг "32".

Представник позивача подав суду клопотання, у якому просить суд призначити у справі судову експертизу для вирішення питання схожості позначень, що використовуються відповідачем із знаком для товарів і послуг, виключні права на який належать позивачу.

Представник відповідача заявив клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні, з метою підготовки заперечень на клопотання, подані позивачем.

Клопотання відповідача судом задоволено.

У судовому засіданні 12.02.2008р. судом оголошено перерву до 26.02.2008р.

У судовому засіданні 26.02.2008р. представник відповідача подав клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових доказів, а саме, упаковки зубної пасти «32», виробництва відповідача.

Клопотання судом задоволено.

Представник відповідача надав суду заяву, у якій визначено перелік питань, які відповідач вважає за доцільне поставити на вирішення експертизи, у випадку її призначення судом.

Представник відповідача надав суду письмові заперечення проти зупинення розгляду справи №20/449, посилаючись на те, що навіть у випадку задоволення судом позовних вимог, позивач не буде позбавлений права на звернення до господарського суду із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

У судовому засіданні 26.02.2008р. суд прийшов до висновку про необхідність зупинити провадження у справі №20/449 до вирішення повязаної з нею справи №20/68 про визнання недійсним повністю свідоцтва України №82863 на знак для товарів і послуг "32", яка розглядається Господарським судом міста Києва. Зазначене повязано з тим, що відповідач у відзиві посилається, зокрема, на те, що при використанні ним позначення «32» для товарів 03 класу МКТП не порушуються права власника свідоцтва №37412, оскільки відповідач є власником свідоцтва України №82863 на комбіновану торгівельну марку «32», що зареєстрована для товарів 03 класу МКТП. Відповідно, розгляд справи №20/449 неможливий до розгляду повязаної з нею справи про визнання недійсним свідоцтва України №82863 на знак для товарів і послуг "32".

У звязку з наведеним, ухвалою від 26.02.2008р. провадження у справі №20/449 зупинено.

Згідно інформації, яка одержана судом із Програми «Документообіг господарських судів», рішенням Господарського суду міста Києва від 25.05.2010р. по справі №20/68 у задоволенні позовних вимог Торгівельно-виробничої корпорації «Ольвія»відмовлено повністю. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2010р. по справі №20/68 рішення Господарського суду міста Києва від 25.05.2010р. скасовано та прийнято нове рішення, яким позовні вимоги Торгівельно-виробничої корпорації «Ольвія»задоволено повністю.

За наведених обставин, ухвалою від 16.05.2011р. провадження у справі №20/449 поновлено, а справа призначена до судового розгляду на 24.05.2011р.

Представник позивача у судове засідання 24.05.2011р. не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

У звязку з неявкою у судове засідання представника позивача, розгляд справи 24.05.2011р. відкладено.

У судовому засіданні 07.06.2011р. представник позивача надав суду письмові пояснення на твердження відповідача про наявність у відповідача права попереднього користувача. Так, позивач зазначає, що для доведення права попереднього користувача відповідач повинен був надати докази того, що і до дати подання позивачем заявки на реєстрацію торговельної марки «32 норма»він використовував позначення «32»та «32 норма»в такому самому вигляді. Проте, надані відповідачем матеріали таких доказів не містять, а отже, право попереднього користувача у відповідача відсутнє.

Також, представником позивача надано суду письмове клопотання про залучення до участі у справі іншого відповідача ТОВ «КВІЗА Трейд»(у якого було придбано зубну пасту, марковану позначенням «32»виробництва ВАТ Концерн «Калина») та уточнення позовних вимог, а саме, позивач просить суд:

-зобовязати ВАТ Концерн «Калина»припинити використання позначень «32»та «32 норма», як таке, що порушує виключні майнові права позивача на торговельну марку «32 норма», зареєстровану в Україні за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №37412;

-зобовязати ВАТ Концерн «Калина»вилучити з цивільного обороту товари, введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «32 норма», зареєстровану в Україні за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №37412;

-стягнути з ВАТ Концерн «Калина»суми судових витрат, понесених позивачем на сплату державного мита у розмірі 85,00грн., на сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118,00грн.

-заборонити ТОВ «КВІЗА Трейд»використовувати на території України позначення, схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №37412, шляхом зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, товарів класу 3 для яких зареєстровано торговельну марку «32 норма», в тому числі: зубні пасти, препарати для полоскання рота, аерозолі для освіження подиху, тощо.

Викладені у клопотанні позивача уточнені позовні вимоги, які предявлені позивачем до ВАТ Концерн «Калина», прийняті судом до розгляду. При цьому, суд відхиляє клопотання в частині, яке стосується залучення до участі у справі іншого відповідача - ТОВ «КВІЗА Трейд»із предявленою до нього самостійною позовною вимогою, з огляду на наступне.

Стаття 22 ГПК України визначає процесуальні права та обовязки сторін, якими вони наділяються з метою їх використання щодо всебічного, повного то обєктивного дослідження всіх обставин справи.

Позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Предмет позову це певна матеріально правова вимога позивача до відповідача, а підстава позову це фактичні обставини, якими позивач обґрунтовує свою вимогу до відповідача. Зміна предмету позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача. Зміна підстав позову це зміна обставин, на яких ґрунтується вимога позивача. Зміна позивачем підстав і предмету позову може мати місце лише альтернативно, тому одночасно їх зміна не допускається. Вказане вище, зокрема, підтверджується п. 3.7. Розяснень президії Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997 року № 02-5/1289 з послідуючими змінами та доповненнями та п. 2 Інформаційного листа Вищого Господарського суду України від 02.06.2006 року № 01-8/1228.

Відповідно до ст. 24 ГПК України господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

По своїй суті подане клопотання, в частині, яке стосується ТОВ «КВІЗА-Трейд»та предявленої до нього самостійної позовної вимоги, є не уточненням позовних вимог, а зміною предмету позову. Позивач фактично предявляє нову вимогу до іншого відповідача, про яку не йшлося у предявленому позові та наводить інші обґрунтування предявленої вимоги до ТОВ «КВІЗА-Трейд», що є зміною фактичних обставин. При цьому, таке клопотання подано позивачем після початку розгляду господарським судом справи по суті (суд перейшов до розгляду справи по суті у судовому засіданні 25.12.2007р.), що суперечить ст. 22 ГПК України. Що ж стосується визначених у позові позовних вимог, які предявлені до ВАТ Концерн «Калина»та уточнені у поданому клопотанні, то, як вбачається із пояснень позивача, такі позовні вимоги не стосуються безпосередньо ТОВ «КВІЗА-Трейд».

За наведених обставин, суд відхилив подане клопотання позивача в частині, яке стосується залучення до участі у справі іншого відповідача - ТОВ «КВІЗА- Трейд» із предявленою до нього самостійною позовною вимогою.

Представник відповідача у судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

У звязку з неявкою у судове засідання представника відповідача, розгляд справи 07.06.2011р. відкладено.

У судове засідання 21.06.2011р. представник позивача не зявився.

У звязку з наведеним та з метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 21.06.2011р. відкладено.

30.06.2011р. судом одержано від позивача витребувані ухвалою суду документи.

30.06.2011р. судом одержано клопотання від позивача про здійснення технічної фіксації судового процесу.

У судовому засіданні 05.07.2011р клопотання судом задоволено.

30.06.2011р. судом одержано письмові пояснення від позивача, у яких позивач посилається на відсутність підстав для призначення у справі №20/449 судової експертизи, оскільки рішенням у справі №20/68 від 04.10.2010р. уже було встановлено факт схожості знаків для товарів і послуг «32 норма»за свідоцтвом України №37412 та «32»за свідоцтвом України №82863 настільки, що їх можна сплутати.

У судовому засіданні 05.07.2011р. суд прийшов до висновку про наявність підстав для призначення у справі №20/449 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Встановлений судовим рішенням у справі №20/68 факт схожості знаків для товарів і послуг «32 норма»за свідоцтвом України №37412 та «32»за свідоцтвом України №82863 настільки, що їх можна сплутати не виключає необхідності призначення експертизи по справі №20/449, оскільки предметом спору у справі №20/449 є не знак для товарів і послуг «32»за свідоцтвом України №82863, а позначення «32», «32 норма», якими здійснюється маркування зубних паст, ополіскувачів для рота та освіжувачів для ротової порожнини виробництва Відкритого акціонерного товариства «Концерн «Калина».

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути розяснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі. При цьому, судом ставляться перед експертом питання, які кореспондуються із положенням Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Так як для розяснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд, за власною ініціативою, призначив у справі №20/449 судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському НДІ судових експертиз.

Ухвалою від 05.07.2011р. провадження у справі №20/449 зупинено.

06.09.2011р. судом одержано матеріали справи №20/449 з експертної установи без виконання, оскільки оплата вартості призначеної судом експертизи не надійшла.

У звязку з наведеним, ухвалою від 07.09.2011р. суд поновив провадження у справі та призначив справу до судового розгляду на 26.09.2011р.

Представники сторін у судове засідання не зявились, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши оригінали документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником свідоцтва України №37412 від 16.02.2004р. на словесний знак для товарів і послуг «32 норма». Заявка на зазначений знак подана 16.10.2001р. Правова охорона свідоцтва України №37412 розповсюджується на товари та послуги 03, 05, 42 класів МКТП, зокрема,

03 клас МКТП вибілювальні препарати та інші речовини для прання, чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати, мила, парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся, зубні порошки і пасти, всі товари, що включені до 3 класу.

05 клас МКТП фармацевтичні, ветеринарні і гігієнічні препарати, дієтичні речовини на лікарські потреби, дитяче харчування, пластирі, перевязувальні матеріали, матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків, дезінфікувальні засоби, препарати для нищення паразитів і шкідників, фунгіциди, гербіциди, всі товари, що включені до 5 класу;

42 класу МКТП забезпечування харчами і напоями, забезпечування тимчасовим житловим, лікарське, гігієнічне та косметичне доглядання, ветеринарні та сільськогосподарські послуги, правничі послуги, наукове та промислове дослідження, програмування, всі послуги, що включені до 42 класу.

Як зазначає позивач у позовній заяві, на території України розповсюджуються товари виробництва відповідача, а саме, зубні пасти, ополіскувачі та освіжувачі для ротової порожнини, які маркуються позначеннями «32 норма»та «32». Зазначені обставини підтверджуються фіскальними чеками придбаної продукції, рекламою-вкладишем та не заперечуються відповідачем у відзиві.

Позивач вважає використання відповідачем позначень «32 норма»та «32»на вказаній продукції порушенням виключних прав власника свідоцтва України №37412 на торговельну марку «32 норма», оскільки відповідач використовує як безпосередньо торговельну марку «32 норма», яка зареєстрована як знак для товарів і послуг за позивачем, а також позначення «32», яке є схожим із знаком для товарів і послуг «32 норма»за свідоцтвом України №37412 настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи наведене, позивач просить суд:

- зобовязати відповідача припинити використання позначень «32» та «32 норма», як таке, що порушує виключні майнові права позивача на торговельну марку «32 норма», зареєстровану в Україні за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №37412;

- зобовязати відповідача вилучити із цивільного обороту товари, введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку 32 норма», за свідоцтвом України №37412 на знак для товарів і послуг;

- стягнути з відповідача суми судових витрат, понесених позивачем на сплату державного мита у розмірі 85,00грн., на сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118,00грн.

Відповідач у відзиві заперечив проти позовних вимог, зазначаючи, що відповідач має право попереднього користувача на торговельні марки «32 норма»та «32», оскільки відповідач здійснює виробництво зубних паст, які маркуються позначеннями «32 норма», «32»та використовує зазначені торговельні марки, починаючи із 2000року. Таким чином, відповідач, який використовував позначення «32 норма»та «32»в України до 16.10.2001р. (дата подання заявки позивачем на реєстрацію знака), має право на безоплатне продовження такого використання (право попереднього користувача), що не є порушенням виключних майнових прав позивача на торговельну марку «32 норма»за свідоцтвом України №37412. Відповідач здійснює використання власної торговельної марки «32»(комб.) за свідоцтвом України №82863 від 25.09.2007р. для маркування товарів 03 класу МКТП (зубні пасти, порошки, аерозолі для освіження подиху, препарати для полоскання рота), відповідно не здійснює порушення прав позивача, як власника свідоцтва України №37412.

Згідно постанови Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2010р. у справі №20/68, яка набрала законної сили, свідоцтво України №82863 від 25.09.2007р. на знак для товарів і послуг «32» (власник якого - відповідач у справі) визнано недійсним та зобовязано Державний департамент інтелектуальної власності МОН України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг із здійсненням публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Постанова Київського апеляційного господарського суду у справі №20/68 мотивована тим, що знак для товарів і послуг «32 норма»за свідоцтвом України №37412 та знак для товарів і послуг «32»за свідоцтвом України №82863 є схожими настільки, що їх можна сплутати, а тому знак №82863 не відповідає умовам надання правової охорони.

Оскільки для розяснення питань, що виникли при вирішенні спору у справі №20/449 необхідні спеціальні знання, суд прийшов до висновку, що для правильного вирішення спору у даній справі є підстави для призначення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

На вирішення експерта судом було поставлено наступне питання:

Чи є позначення «32», «32 норма», якими здійснюється маркування зубних паст, ополіскувачів для рота та освіжувачів для ротової порожнини виробництва Відкритого акціонерного товариства Концерн «Калина»схожими із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «32 норма»за свідоцтвом України №37412 від 16.02.2004р. щодо товарів і послуг, наведених у свідоцтві або споріднених з ними, настільки, що їх можна сплутати?

Проте, матеріали справи №20/449 повернуто з експертної установи (Київського науково-дослідного інституту судових експертиз) без виконання, у звязку з тим, що оплата вартості експертного дослідження від позивача до Інституту не надійшла.

Таким чином, висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у матеріалах справи відсутній, у звязку з чим, суд вирішує спір у даній справі за наявними у матеріалах справи доказами.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими у частині, відповідно, підлягають задоволенню частково, з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, відтак позивачу належать права інтелектуальної власності на торговельну марку «32 норма»за свідоцтвом України №37412.

Згідно ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, в тому числі, виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Таким чином, позивач як власник свідоцтва України №37412 має право забороняти використання позначень, що є схожими, настільки, що їх можна сплутати, з позначенням, зареєстрованим в якості торговельної марки за свідоцтвом України № 37412.

Відповідач у відзиві не заперечує проти того, що зубні пасти, ополіскувачі для рота та освіжувачі для ротової порожнини виробництва Відкритого акціонерного товариства Концерн «Калина»маркуються позначеннями «32», «32 норма». При цьому, відповідач вказує на те, що ним здійснюється використання власної торговельної марки «32»(комб.) за свідоцтвом України №82863 від 25.09.2007р. для маркування товарів 03 класу МКТП (зубні пасти, порошки, аерозолі для освіження подиху, препарати для полоскання рота), відповідно відповідач не здійснює порушення прав позивача, як власника свідоцтва України №37412.

Проте, судом встановлено, що згідно постанови Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2010р. у справі №20/68, яка набрала законної сили, свідоцтво України №82863 від 25.09.2007р. на знак для товарів і послуг «32»(власник якого - відповідач у справі) визнано недійсним, у звязку з тим, що знак для товарів і послуг «32 норма»за свідоцтвом України №37412 та знак для товарів і послуг «32»за свідоцтвом України №82863 є схожими настільки, що їх можна сплутати, а тому знак №82863 не відповідає умовам надання правової охорони.

Враховуючи факти, які встановлені у постанові Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2010р. у справі №20/68, які мають преюдиційне значення для даної справи та не потребують повторного доказування, знак для товарів і послуг «32 норма»за свідоцтвом України №37412 та знак для товарів і послуг «32»за свідоцтвом України №82863 є схожими настільки, що їх можна сплутати, а тому знак №82863 не відповідає умовам надання правової охорони.

Згідно ч. 3 ст. 19 Закону свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.Таким чином, свідоцтво України №82863 є таким, що не набрало чинності від дати подання заявки на нього 01.08.2006р.

Відповідно до ст. 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

За наведених обставин, позивач, як власник знаку для товарів і послуг «32 норма»за свідоцтвом України №37412, має право забороняти відповідачу використовувати без згоди позивача позначення «32», яке є схожим із знаком для товарів і послуг «32 норма»за свідоцтвом України №37412 настільки, що їх можна сплутати, стосовно наведених у свідоцтві товарів 03 класу.

При цьому, суд враховує, що позивачем надано суду фіскальний чек на підтвердження придбання товару зубної пасти виробництва відповідача, а також докази рекламування товару, виробництва відповідача, які марковані позначенням «32». Таким чином, позивачем доведено належними засобами доказування маркування відповідачем позначенням «32»таких товарів, як зубної пасти, ополіскувачів для рота, освіжувачів для ротової порожнини та доведено використання відповідачем позначення «32», шляхом нанесення його на зазначений вище товар, упаковку, в якій міститься такий товар, а також, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення «32», з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення), застосування його в рекламі. Доказів на підтвердження здійснення іншого використання відповідачем позначення «32», способи якого передбачені у ст. 16 Закону, матеріали справи не містять.

Відповідач посилається на те, що останній має право попереднього користувача на торговельні марки «32 норма»та «32», оскільки відповідач здійснює виробництво зубних паст, які маркуються позначеннями «32 норма», «32»та використовує зазначені торговельні марки, починаючи із 2000року. Таким чином, відповідач, який використовував позначення «32 норма»та «32»в України до 16.10.2001р. (дата подання заявки позивачем на реєстрацію знака), має право на безоплатне продовження такого використання (право попереднього користувача), що не є порушенням виключних майнових прав позивача на торговельну марку «32 норма»за свідоцтвом України №37412. В підтвердження викладеного, відповідачем надано суду копії Контрактів, товарно-транспортні накладні, специфікації, рахунки-фактури.

Проте, суд відхиляє твердження відповідача щодо наявності права попереднього користувача, з огляду на наступне.

Так, відповідно до п. 6 ст. 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Надані відповідачем документи не підтверджують того, чи використовувалось позначення «32»саме в тому вигляді, в якому воно застосовувалось станом на дату предявлення позивачем позову до суду. На підтвердження права попереднього користувача відповідачем не надано безпосередньо товару, який був би маркований позначенням «32»та виготовлений до 16.10.2001р. (дата подання заявки позивачем на реєстрацію знака) або рекламування саме такого товару до дати подання заявки позивачем на реєстрацію знака.

Що ж стосується використання відповідачем позначення «32 норма», шляхом маркування товару, пропонування його до продажу, рекламування, тощо, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 16 Закону знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З позиції споживача суд зазначає, що позначення, яке використовується відповідачем не відтворює форму зареєстрованого за позивачем знака «32 норма», тобто, не є тотожним йому.

Для правильного вирішення спору у зазначеній частині необхідно встановити чи є позначення «32 норма», яким здійснюється маркування зубних паст, ополіскувачів для рота та освіжувачів для ротової порожнини виробництва Відкритого акціонерного товариства Концерн «Калина»схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «32 норма»за свідоцтвом України №37412 від 16.02.2004р. щодо товарів і послуг, наведених у свідоцтві або споріднених з ними, настільки, що їх можна сплутати.

Відповідь на зазначене питання потребує спеціальних знань, якими суд не володіє.

Ст. 32 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги чи заперечення сторін. Ці дані встановлюються, зокрема, висновками судових експертів.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. З урахуванням того, що вищевказане питання потребувало спеціальних знань, судом було призначено у справі №20/449 судову експертизу обєктів інтелектуальної власності.

Проте, позивач оплату призначеної судом експертизи не здійснив, письмових пояснень щодо підстав нездійснення оплати експертного дослідження не надав. У звязку з наведеним ухвала суду, якою було призначено судову експертизу, повернута до суду без виконання.

Оскільки вартість призначеної судом експертизи не оплачена, справа розглядається судом за наявними доказами.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Таким чином, позивачем не надано суду належних та допустимих доказів на підтвердження того, що використання відповідачем позначення «32 норма»на продукції, яка відноситься до товарів 03 класу МКТП, порушує виключні права власника свідоцтва України №37412 на торговельну марку «32 норма».

Враховуючи вищевикладене, суд визнає позовні вимоги обґрунтованими у частині та задовольняє позовні вимоги частково.

Судові витрати, понесені позивачем, у відповідності до ст. 49 ГПК України, покладаються на відповідача, пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1.Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Зобовязати Відкрите акціонерне товариство Концерн «Калина» (Російська Федерація, м. Єкатеринбург, вул. Комсомольська, 80) припинити використання позначення «32», шляхом нанесення його на товар: зубні пасти, ополіскувачі для рота та освіжувачі для ротової порожнини, упаковку, в якій міститься такий товар, а також, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення «32», з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення), застосування його в рекламі, як таке, що порушує виключні майнові права Торгівельно-виробничої корпорації «Ольвія»(м. Дніпропетровськ, вул. Лабораторна, 45, код ЄДРПОУ 24611731) на торговельну марку «32 норма», зареєстровану в Україні за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №37412;

3. Зобовязати Відкрите акціонерне товариство Концерн «Калина» (Російська Федерація, м. Єкатеринбург, вул. Комсомольська, 80) вилучити із цивільного обороту товари: зубні пасти, ополіскувачі для рота та освіжувачі для ротової порожнини, марковані позначенням «32», які введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Торгівельно-виробничої корпорації «Ольвія»(м. Дніпропетровськ, вул. Лабораторна, 45, код ЄДРПОУ 24611731) на торговельну марку «32 норма», за свідоцтвом України №37412 на знак для товарів і послуг.

4. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства Концерн «Калина»(Російська Федерація, м. Єкатеринбург, вул. Комсомольська, 80) на користь Торгівельно-виробничої корпорації «Ольвія»(м. Дніпропетровськ, вул. Лабораторна, 45, код ЄДРПОУ 24611731) 42,50грн. державного мита, 59,00- витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

6. В іншій частині позовних вимог відмовити.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня оголошення.

СуддяВ.В. Палій