Рішення № 17852388, 11.07.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/341

11.07.11

За позовом 1) Осі Фармасьютікалз,Інк.

2) Ф.Хофман-Ля Рош Лтд

до 1) Міністерства охорони здоров`я України

2) Компанії "ОллМед Інтернешнл Інк."

третя особа 1, яка не заявляє

самостійних вимог на предмет спору

на стороні відповідачів Державна митна служба України

третя особа 2, яка не заявляє

самостійних вимог на предмет

спору на стороні відповідачів Державне підприємство "Державний експертний центр"

Міністерства охорони здоров"я України

про припинення порушення прав власника патенту на винахід

Суддя Гумега О.В.

Представники :

Від позивача 1: Сиклітенко В.В.

Від позивача 2: Сиклітенко В.В.

Від відповідача 1: не з’явилися

Від відповідача 2: Скороход В.С.

Від третьої особи 1: Москаленко С. О.

Від третьої особи 2: Шкурай Д.Б.

СУТЬ СПОРУ:

Осі Фармасьютікалз, Інк. (позивач 1), Ф. Хоффманн-Ля Рош АГ (позивач 2) звернулися до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства охорони здоров'я України" (відповідач 1); AllMed International Inc (ОллМед Інтернешнл Інк.) (відповідач 2); третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Державна митна служба України про припинення порушення прав власника патенту на винахід.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що Осі Фармасьютікалз, Інк. (позивач 1) є власником спільно з компанією “Пфайзер Продактс Інк.” патенту України № 44254 на винахід: “Похідні 4-(заміщеного феніламіно) хіназоліну, спосіб їх одержання, спосіб лікування і фармацевтична композиція”. Патент виданий 15.02.2002 року за заявкою 96031214, поданою 28.03.1996 року. Патент чинний і діє до 28.03.2016 року.

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (позивач 2) на підставі ліцензійної угоди від 8 січня 2001 року має виключне право на використання, продаж, пропонування для продажу та імпорт фармацевтичних композицій, що містять ерлотиніб, включаючи без обмежень, відповідні проліки, солі, сольвати та їх поліморфи, для лікування або профілактики будь-якого захворювання або стану людини, що входять до об’єму правової охорони винаходу, який охороняється патентом України №44254. Позивач 2 також є власником державних реєстрацій №№ UA/5372/01/01, UA/5372/01/02 and UA/5372/01/03 лікарського засобу "ТАРЦЕВА" (таблетки, вкриті оболонкою, по 25 мг, 100 мг та 150 мг, що містять 25 мг, 100 мг та 150 мг ерлотинібу у формі гідрохлориду ерлотинібу 27,32 мг, 109,29 мг та 163,93 мг), що підтверджується наказами МОЗ України № 743 від 10.11.2006, № 208 від 17 квітня 2008.

Позивачі зазначають, що згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 239 від 09 квітня 2009 року на ім’я відповідача 2 зареєстровано лікарський засіб “ЕРЛОНАТ-ЗДОРОВ’Я”(таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг. № 30, розфасовані з продукції іn bulk виробництва “Натко Фарма Лімітед”, Індія), в якому також використовується активна речовина “ерлотиніб” (кожна таблетка містять 150 мг ерлотинібу у формі гідрохлориду ерлотинібу). Отже, відповідач 2 в своїх лікарських засобах використовує ту ж саму активну речовину, яка використовується і позивачем 2 на підставі ліцензії від 8 січня 2001 року та охороняється належним позивачу 1 патентом України № 44254.

Позивачі вказують, що після державної реєстрації відповідачем 1 лікарських засобів відповідача 2, в яких використовується належний позивачу винахід, відповідач 2 отримав право ввозити та реалізовувати на території України такі ліки, тобто здійснювати порушення виключних прав позивачів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.10.2009 р., порушено провадження у справі № 39/341 та призначено справу до розгляду на 09.11.20009 р. о 10:20 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2009 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 30.11.2009 р. о 11:50 год.

В судовому засіданні, призначеному на 30.11.2009 року, третя особва 1 надала письмові пояснення по справі, в яких зазначили що до компетенції Держмитслужби не належить сприяння захисту прав позивачів на винахід.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2009 р., на підставі ст. ст. 27, 38, 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 21.12.2009 р. о 10:20 год. та залучено до участі у справі в якості третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Державне підприємство "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров"я України (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40), витребувано у останнього документи відповідно до ухвали суду.

15.12.2009 року позивачі звернулися до суду із заявою про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом заборони Державній митній службі України (04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г, ЄДРПОУ 00033005) здійснювати митне оформлення лікарських засобів “ЕРЛОНАТ-ЗДОРОВ’Я” (таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг. іn bulk) та зобов’язання Державної митної служби України (04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г, ЄДРПОУ 00033005) повідомити усі підпорядковані регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації про заборону здійснення митного оформлення лікарських засобів “ЕРЛОНАТ-ЗДОРОВ’Я”(таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг. іn bulk).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2009 р., заяву позивачів про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково.

Представник третьої особи 2 в судовому засіданні 21.12.2009 р. надав документи, витребувані ухвалою суду від 30.11.2009 р.

Представник відповідача 1 в судовому засіданні 21.12.2009 р. подав відзив на позовну заяву, відповідно до якого проти позову заперечував та зазначив, що процедура реєстрації лікарського засобу “ЕРЛОНАТ-ЗДОРОВ’Я” Міністерством охорони здоров’я була проведена відповідно до норм чинного законодавства.

Представники позивача 1, позивача 2, відповідача 1, третьої особи 1 та третьої особи 2 в судовому засіданні 21.12.2009 р. надали спільне клопотання про продовження строків вирішення спору. Судом клопотання задоволено.

Представник позивачів в судовому засіданні подав Клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості ознайомитись з матеріалами справи.

Представник відповідача 2 в судове засідання 21.12.2009 р. не з’явився, вимоги ухвал суду від 23.10.2009 р., від 09.11.2009 р. та від 30.11.2009 р. не виконав.

Ухвалою суду від 21.12.2009 р., на підставі ст. ст. 69, 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 01.02.2010 р. о 10:10 год. та продовжено строк вирішення спору.

Розгляд справи, призначений на 01.02.2010 р., не відбувся у зв‘язку із оскарженням відповідачем-2 в апеляційному порядку ухвали суду від 17.12.2009 р. та направленням справи № 39/341 до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.03.2010 р. апеляційну скаргу відповідача-2 задоволено, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 17.12.2009 р. скасовано.

Постановою Вищого господарського суду України від 06.07.2010 р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.03.2010 р. скасовано, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 17.12.2009 р залишено в силі. Матеріали справи № 39/341 скеровано до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою суду від 20.07.2010 р., на підставі ст. 86 ГПК України, розгляд справи призначено на 06.09.2010 р. о 11:40 год.

18.08.2010 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Судом клопотання задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 06.09.2010 року, здійснювався розгляд справи по суті.

Представник позивачів в судовому засіданні, призначеному 06.09.2010 року, подав усне клопотання про залучення доказів до матеріалів справи. Судом клопотання задоволено.

Представник позивачів позовні вимоги підтримав повністю.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні подав відзив на позов в якому, зокрема, зазначив, що позивачі у справі є неналежними, оскільки їм не належить патент України на винахід № 44254 та просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні подав клопотання про витребування доказів. Клопотання відповідача-2 про витребування доказів судом задоволено.

Представник третьої особи-2 в судовому засіданні подав пояснення, в яких зазначив що Державний фармакологічний центр не вчинив жодних дій, які б порушували чинне законодавство України.

Ухвалою суду від 06.09.2010 року розгляд справи відкладено на 20.09.2010 року.

В судовому засіданні, призначеному на 20.09.2010 року, позивачі позовні вимоги підтримали повністю. Представник позивачів подав письмові пояснення на відзив відповідача 2.

Відповідач 1 проти задоволення позовних вимог заперечував.

Відповідач 2 проти задоволення позовних вимог заперечував та просив в задоволенні позову відмовити повністю.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз‘яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз‘яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд вважає за необхідне призначити експертизу об‘єкта інтелектуальної власності та забезпечити сторонам та третім особам можливість надати суду питання, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні, призначеному на 20.09.2010 року, позивачі звернулися з клопотанням про призначення у справі судової експертизи. Клопотання позивачів судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 20.09.2010 року, сторони та треті особи звернулися з спільним клопотанням про продовження строків розгляду справи. Клопотання судом задоволено.

Ухвалою суду від 20.09.2010 року продовжено строк вирішення спору, відкладено розгляд справи на 25.10.2010 о 10:10 та надано можливість відповідачам та третім особам надати суду перелік питань, які на їх думку необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні, призначеному на 25.10.2010 року, представник позивачів надав письмові пояснення.

В судовому засіданні, призначеному на 25.10.2010 року, представник позивачів підтримав подане ним в судовому засіданні, призначеному на 20.09.10 року, клопотання про призначення судової експертизи, в якому запропоновано суду перелік питань, які на думку представника позивачів, необхідно поставити на вирішення експертів та перелік судових експертів, яким, на думку представника позивачів, необхідно доручити проведення судової експертизи.

В судовому засіданні, призначеному на 25.10.2010 року, відповідач 2 надав суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта та перелік експертних установ, яким, на його думку, необхідно доручити проведення судової експертизи.

Відповідач 1 та треті особи наданим їм правом не скористалися та перелік питань, які необхідно поставити на вирішення експерта, суду не надали.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз‘яснені судовим експертом, визначаються судом відповідно до ст. 41 ГПК України.

Ухвалою суду від 25.10.2010 року призначено судову експертизу об‘єктів інтелектуальної власності, з урахуванням положень ч. 3 ст. 41 ГПК України, та зупинено провадження у справі № 39/341 до закінчення проведення судової експертизи.

06.06.2011 року до Господарського суду міста Києва надійшов висновок судової експертизи у справі № 39/341 разом з матеріалами справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.06.11 року, поновлено провадження у справі № 39/341 та призначено розгляд справи на 11.07.2011 об 11:10.

08.07.2011 року відповідач 2 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи до 15.09.2011 року у зв’язку з необхідністю виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 14.06.2011 року.

В судовому засіданні, призначеному на 11.07.11 року відповідач 2 підтримав подане ним клопотання про відкладення розгляду справи. Клопотання відповідача 2 судом відхилено як необґрунтоване.

11.07.2011 року відповідач 1 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва звернувся з клопотанням про відкладення розгляду справи у зв’язку з неможливістю направлення представника відповідача 1 в судове засідання. Клопотанння відповідача 1 судом відхилено як необґрунтоване з огляду на те що з урахуванням приписів ст. 28 ГПК України Фечишак В. А. та Волік Я. В. не є єдиними представниками відповідача 1 в суді.

В судовому засіданні, призначеному на 11.07.11 року, представники позивачів звернувся з усним клопотанням про долучення додаткових доказів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволено.

Третя особа 2 звернулася до суду з клопотанням про заміну третьої особи 2 її правонаступником. Клопотання третьої особи 2 судом задоволено. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2011 року замінено Державне підприємство "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров"я України його правонаступником - Державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров"я України».

В судовому засіданні, призначеному на 11.07.2011 року, відповідач 2 звернувся до суду з клопотанням про призначення повторної судової експертизи. Клопотання відповідача 2 судом відхилено як необґрунтоване, оскільки висновок судового експерта містить докладний опис проведених досліджень і містить обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.

Третя особа 2 надала усні пояснення по справі та просила не розглядати висновок № 689 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.06.2011 року у господарській справі № 39/341 в якості належного доказу у справі з огляду на те, що експертне дослідження проведено судовими експертами, які не мають спеціальних знань.

Позивачі надали додаткові письмові пояснення по справі, в яких підтримали позовні вимоги.

Відповідач 2 надав суду усні пояснення по справі та заперечував проти задоволення позовних вимог з огляду на те що позивачами належними засобами доказування не доведено порушення їх прав на винахід.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 11.07.2011 р. у відповідності до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін та третіх осіб, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Осі Фармасьютікалз, Інк. (позивач 1) спільно з компанією “Пфайзер Продактс Інк.” є власником патенту України № 44254 на винахід: “Похідні 4-(заміщеного феніламіно) хіназоліну, спосіб їх одержання, спосіб лікування і фармацевтична композиція”. Патент виданий 15.02.2002 року за заявкою 96031214, поданою 28.03.1996 року, чинність патенту підтримано до 28.03.2010 року, очікувана дата закінчення терміну дії патенту 28.03.2021 року. Наведене підтверджується наявною в матеріалах випискою з Державного реєстру патентів України на винаходи від 08.07.2011 року.

Зібрані у справі докази свідчать, що 08.01.2001 року між Осі Фармасьютікалз,Інк. (позивач 1) та та Ф.Хофман-Ля Рош Лтд (позивач 2) укладено договір розробки, співпраці та ліцензування, відповідно до ст. 8 якого позивач 1 передає позивачу 2 виключну ліцензію на патенти та ноу-хау позивача 1, що передбачає виплату роялті, без права передачі, без права видачі субліцензій, та надає право на використання, продаж, пропонування для продажу та імпорт ліцензійної продукції в межах встановленої сфери використання.

В ст. 11 (п. іі) цієї угоди, сторони встановили, що позивач 1 має право, але не зобов’язаний, ініціювати будь-які судові процеси стосовно порушення будь-яких прав позивача 1 на патенти та винаходи і позивач 2 має право направляти свого юридичного представника для участі у процесі.

В додатку А до цього договору зазначені патенти, та заявки на видачу патента, які перебувають на розгляді, права на які передаються позивачу 2, зокрема права на заявку № 96031214 від 28.03.1996 року, яка на момент укладення договору перебувала на розгляді.

В матеріалах справи наявна згода компанії «Пфайзер Продактс Інк.»на видачу виключної ліцензії на патент України № 44254 від імені позивача 1 позивачу 2.

Отже, зібрані у справі докази свідчать, що власником винаходу за патентом України № 44254 є позивач 1 та “Пфайзер Продактс Інк.”, а виключним ліцензіатом на вказаний винахід є позивач 2.

Позивач 2 є власником державних реєстрацій №№ UA/5372/01/01, UA/5372/01/02 and UA/5372/01/03 лікарського засобу "ТАРЦЕВА" (таблетки, вкриті оболонкою, по 25 мг, 100 мг та 150 мг, що містять 25 мг, 100 мг та 150 мг ерлотинібу у формі гідрохлориду ерлотинібу 27,32 мг, 109,29 мг та 163,93 мг), що підтверджується наказами МОЗ України № 743 від 10.11.2006, № 208 від 17 квітня 2008.

Згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов’язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності –це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об’єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать винаходи.

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (ч. 2 ст. 459 ЦК України).

Відповідно до ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є: винахідник, автор промислового зразка; інші особи, які набули прав на винахід, за договором чи законом (ст. 463 ЦК України), тобто позивач 1 та позивач 2 є суб’єктами права інтелектуальної власності.

Стаття 464 ЦК України встановлює, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід є: 1) право на використання винаходу; 2) виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Встановлені способи захисту цивільних прав та інтересів, зокрема, ними можуть бути:

- визнання прав;

- визнання правочину недійсним;

- припинення дії, яка порушує право;

- відновлення становища, яке існувало до порушення;

- примусове виконання обов’язку в натурі;

- зміна правовідношення;

- припинення правовідношення;

- відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

- відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

- визнання незаконним рішення.

Ст. 20 ГК України встановлює, що кожний суб’єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси захищаються шляхом визнання наявності або відсутності прав, визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб’єкта господарювання.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Стаття 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлює способи захисту прав, зокрема, визначає, що захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. При цьому юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивачі мають право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивачі звернулися до суду з позовними вимогами про зобов’язання компанії «ОллМед Інтернешнл Інк» припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який належить Компанії «Осі Фармасьютікалз, Інкю»(а також Компанії «Ф. Хоффман –Ля Рош АГ», як виключному ліцензіату згідно з ліцензійною угодою від 8 січня 2001 року) і охороняється патентом України № 44254 та визнати недійсним наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.04.2009 року року № 239 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» в частині державної реєстрації лікарського засобу «Ерлонат-здоров’я»(виробник: ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна) на ім’я компанії «ОллМед Інтернешнл Інк.»США

Зібрані у справі докази свідчать, що в лютому 2009 року компанія «ОллМед Інтернешнл Інк»звернулася до Державного фармакологічного центру МОЗ України (третя особа 2) щодо реєстрації препарату «Ерлонат-здоров’я» та в подальшому здійснювала дії, направлені на забезпечення реєстрації цього лікарського засобу.

09.04.2009 року Міністерство охорони здоров’я України видало наказ № 239 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали», в додатку до якого наведено перелік зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України, зокрема, лікарський засіб «Ерлонат-здоров’я»(виробник: ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна). Заявник - Компанії «ОллМед Інтернешнл Інк.»США.

В преамбулі цього наказу вказано що він прийнятий відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", пункту 5 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 N 376, на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів лікарських засобів та контролю якості тих, що подані на державну реєстрацію, проведеної Державним фармакологічним центром МОЗ України.

Як зазначалося, власниками патенту на винахід № 44254 є позивач 1 та “Пфайзер Продактс Інк.”, а виключним ліцензіатом на вказаний винахід є позивач 2.

Позивач 2 також є власником державних реєстрацій №№ UA/5372/01/01, UA/5372/01/02 and UA/5372/01/03 лікарського засобу "ТАРЦЕВА" (таблетки, вкриті оболонкою, по 25 мг, 100 мг та 150 мг, що містять 25 мг, 100 мг та 150 мг ерлотинібу у формі гідрохлориду ерлотинібу 27,32 мг, 109,29 мг та 163,93 мг), що підтверджується наказами МОЗ України № 743 від 10.11.2006, № 208 від 17 квітня 2008.

З метою об’єктивного вирішення спору у справі № 39/341, оскільки вказані питання, щодо порушення відповідачем 2 прав позивачів на винахід, належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, господарським судом, відповідно до ст. 41 ГПК України, призначено судову експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Дорошенку Олександру Федоровичу та Петренку Сергію Анатолійовичу.

На вирішення експертів поставлено питання:

- чи використовуються у лікарському засобі “Ерлонат-здоров’я” (реєстраційне посвідчення № UA/9569/01/01, видане Міністерством охорони здоров’я України) всі ознаки незалежних пунктів формули винаходу за патентом України на винахід № 44254 або ознаки, еквівалентні їм?

06.06.2011 р. судом одержано висновок № 689 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.06.2011 р. у господарській справі № 39/341 разом з матеріалами справи.

При наданні відповіді на поставлені питання експерти дійшли висновку що у лікарському засобі “Ерлонат-здоров’я” (реєстраційне посвідчення № UA/9569/01/01, видане Міністерством охорони здоров’я України) використані всі ознаки незалежних пунктів 1, 24 формули винаходу за патентом України на винахід № 44254.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Згідно з інформаційним листом ВГСУ від 21.08.2008 р. № 01-8/498 “Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України” додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Суд прийшов до висновку, що для проведення судової експертизи у даній справі експерти мають бути атестовані за спеціальністю 13.3. “Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями”.

Як зазначено у висновку № 689 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.06.2011, судові експерти Дорошенко Олександр Федорович та Петренко Сергій Анатолійович мають вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, наукові ступені кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 “Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями”.

Про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України судових експертів було попереджено.

Відповідно до ч. 5 ст. 31 ГПК України судовий експерт має право відмовитися від дачі висновку якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов’язку.

З огляду на наведене суд вважає, що висновок № 689 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.06.2011 р. складений кваліфікованими судовими експертами, відповідно до вимог Закону України “Про судову експертизу”, а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Заперечення відповідача 2 та третьої особи 2 з приводу того, що експертне дослідження проведено судовими експертами, які не мають спеціальних знань, судом відхилено, оскільки воно не підтверджується жодними доказами.

Судом враховано, що відповідно до ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Виходячи з вищевикладеного, висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 689 обґрунтовано підтвердив факт порушення відповідачем 2 прав позивачів на винахід, що охороняється патентом України № 44254, а саме використання відповідачем 2 в лікарському засобі “Ерлонат-здоров’я” всіх ознак незалежних пунктів 1, 24 формули винаходу за патентом України на винахід № 44254.

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (ст. 28) встановлює, що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

Оцінивши зібрані докази в їх сукупності, суд прийшов до висновку про відсутність у відповідача 2 правових підстав для використання винаходу за патентом України № 44254.

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Відповідно до п. 56 Рекомендацій Вищого господарського суду України від 10.06.2004, № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", судам необхідно враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав. За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

Виходячи з наведеного суд прийшов до висновку, що вчинення відповідачем 2 дій направлених на реєстрацію лікарськогои засобу «Ерлонат-здоров’я»свідчить саме про несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності, належних позивачам. За таких обставин, у позивачів наявні всі підстави для захисту належних їм прав інтелектуальної власності.

Оцінивши зібрані докази в сукупності, суд прийшов до висновку, що позивачі належними засобами доказування довели, що відповідач 2 здійснював використання винаходу, що належить позивачам та охороняється патентом України № 44254 без відповідного дозволу, способами, встановленими ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

За таких обставин, позовні вимоги про зобов’язання Компанії «ОллМед Інтернешнл Інк»припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який належить Компанії «Осі Фармасьютікалз, Інк.»(а також Компанії «Ф. Хоффман –Ля Рош АГ», як виключному ліцензіату згідно з ліцензійною угодою від 8 січня 2001 року) і охороняється патентом України № 44254 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Судом встановлено, що відповідач 1 здійснив реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу «Ерлонат-здоров’я» (наказ Міністерства охорони здоров’я України № 239 від 09.04.2009 року) на ім’я відповідача 2, що призводить до порушень прав позивачів, як суб’єктів права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом. При цьому законом встановлено, що в державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів.

Як було встановлено в ході розгляду справи по суті, відповідачем 2 здійснюється порушення прав інтелектуальної власності позивачів, що пов’язані з реалізацією їх прав на винахід за патентом України № 44254.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Відповідно до ст. 16 ЦК України одним із способів захисту прав є саме визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади.

В силу ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Ст. 20 ГК України встановлює, що кожний суб’єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси захищаються шляхом визнання наявності або відсутності прав, визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб’єкта господарювання.

Суд прийшов до висновку що у спірних правовідносинах з використання об’єктів інтелектуальної власності відповідач 1 не здійснював владних управлінських функцій щодо позивачів, тому не має ознак суб’єкта владних повноважень, що виключає можливість розгляду зазначеного спору в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

В рішенні Конституційного Суду, від 02.11.2004, № 15-рп/2004 зазначено, що відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об'єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.

Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи. Справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права.

За таких обставин, позовні вимоги про визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.04.2009 року року № 239 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» в частині державної реєстрації лікарського засобу «Ерлонат-здоров’я»(виробник: ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна) на ім’я компанії «ОллМед Інтернешнл Інк.»США є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що підставою для задоволення позовних вимог в цій частині є саме порушення прав інтелектуальної власності позивачів, що охороняються патентом України на винахід № 44254. Судом враховано, що оскільки відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності є непорушним, ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 33 ГПК України, передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтується вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ст. 32 Господарського процесуального кодексу України).

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до ст.44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2010 року у справі № 39/341 було зобов'язано позивача провести попередню оплату витрат по проведенню експертизи, відповідно до виставленого рахунку, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

Наявні у матеріалах справи докази свідчать, про здійснення оплати за проведення судової експертизи в розмірі 10134,00 грн., що підтверджується копією платіжного доручення № 5475 від 23.11.2010 р.

Судом було встановлено, що при звернення до суду з позовоми, позивачами було зайво сплачено 236 грн. за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Відповідно до положення пункту 13 «Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ», повернення коштів, внесених для оплати витрат, здійснюється у випадках та у розмірі, передбачених процесуальним законодавством, шляхом їх перерахування на рахунок платника, відкритий в установі банку, грошового переказу через іншу фінансову установу або відділення поштового зв'язку після звернення особи.

Повернення зазначених коштів здійснюється у порядку, передбаченому для повернення державного мита (судового збору).

Відповідно до п. 6 ст. 8 Декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито»повернення державного мита провадиться за умови, якщо заяву подано до відповідної установи , що справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету. З відповідними заявами про повернення зайво сплачених сум позивачі до суду не зверталися. Суми, які були сплачені позивачами за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу були зараховані до бюджету в серпні 2009 року, а тому не можуть бути повернуті позивачам.

За таких обставин, на відповідача 2, як на особу з вини якої виник спір у справі № 39/341, покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 170,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн., витрати на проведення судової експертизи в розмірі 10134,00 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Зобов’язати Компанію «ОллМед Інтернешнл Інк.»(AllMed international Inc.) (PO Box 10356. San Jos 95157. USA) припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який охороняється патентом України № 44254.

3. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров’я України (01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7; ідентифікаційний код 00012925) від 09.04.2009 року року № 239 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» в частині державної реєстрації лікарського засобу «Ерлонат-здоров’я»(виробник: ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна) на ім’я компанії «ОллМед Інтернешнл Інк.».

4. Стягнути з Компанії «ОллМед Інтернешнл Інк.»(AllMed international Inc.) (PO Box 10356. San Jos 95157. USA) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Компанії «Осі Фармасьютікалз, Інк.»(41 Пайнлоун Роад, Мелвін, НЙ 11747, США; рахунок № 323098614 у банку «ДжПМорган Чейз Банк, Н. А.») 85,00 грн. (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. державного мита, 118,00 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 5067,00 грн. (п’ять тисяч шістдесят сім грн.) 00 коп.витрат на проведення судової експертизи.

5. Стягнути з Компанії «ОллМед Інтернешнл Інк.»(AllMed international Inc.) (PO Box 10356. San Jos 95157. USA) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Компанії «Ф. Хоффман –Ля Рош АГ»(Базель, Швейцарія, Гренцахерштрассе, 124, 4058 Базель, зареєстрована у Торговому реєстрі Кантону Базель 01.06.1989; рахунок № 2500155 00 у «Дойче Банк АГ», міжнародний номер банківського рахунку DE10 6807 0030 0250 0155 00 СВІФТ DEUTDE6FXXX, БІК DEUTDE6FXXX) 85,00 грн. (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. державного мита, 118,00 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 5067,00 грн. (п’ять тисяч шістдесят сім грн.) 00 коп.витрат на проведення судової експертизи.

6. Видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Гумега О.В.

Дата підписання повного рішення: 14.07.2011 р.