Рішення № 17321549, 05.07.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/10405.07.11 За позовом Відкритого акціонерного товариства «Хіміко-фармацевтичний комбінат «АКРІХІН»(Открытое акционерное общество «Химико-фармацевтический

комбинат «АКРИХИН»)

До1. Закритого акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «ДАРНИЦЯ»

2.Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України

Про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №53092 на знак для

товарів і послуг «КЛІНДАЦИН»

Суддя Палій В.В.

Представники сторін:

від позивача ОСОБА_1- предст. (дов.від 07.04.2011р.)

ОСОБА_2- предст. (дов.від 27.04.2011р.)

від відповідача 1 не зявився

від відповідача 2 ОСОБА_3- предст. (дов.від 11.01.2010р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позовні вимоги заявлені про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №53092 від 15.08.2005р. на знак для товарів і послуг «КЛІНДАЦИН»для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, препарати для лікування і профілактики різних захворювань, пігулки (пілюлі), капсули, мазі, таблетки на фармацевтичні потреби». Позов обґрунтовано тим, що відповідачем-1 не здійснюється використання знаку для товарів і послуг «КЛІНДАЦИН»за свідоцтвом України №53092 від 15.08.2005р., протягом останніх трьох років відносно товарів 05 класу МКТП. Також позивач просить суд зобовязати відповідача-2 внести відомості про дострокове припинення свідоцтва України №53092 на знак для товарів і послуг «КЛІНДАЦИН»для визначених товарів 05 класу МКТП до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою Господарського суду України від 06.06.2011р. судом порушено провадження у справі №20/104, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 21.06.2011р.

Представник позивача у судовому засіданні надав суду витребуваний ухвалою суду переклад первісного рішення про повну відмову у реєстрації від 06.10.2010р., що складено французькою мовою.

Представник відповідача-2 у відзиві заперечив проти позовних вимог, зазначаючи, що власник свідоцтва України №53092 на знак повинен довести факт використання зазначеного знаку, а у разі відсутності такого використання, вказати поважні причини, з яких знак не використовувався. У разі припинення дії свідоцтва на знак «КЛІНДАЦИН»рішення суду може вплинути на обовязок відповідача-2 щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відповідних відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Представник відповідача-1 у судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

У звязку з неявкою у судове засідання представника відповідача-1 та з метою повторного витребування неподаних суду документів, розгляд справи 21.06.2011р. відкладено.

У судовому засіданні 05.07.2011р. представник позивача в усних поясненнях підтримав заявлені позовні вимоги у повному обсязі. Представник відповідача-2 проти позовних вимог заперечив.

Представник відповідача-1 у судове засідання 05.07.2011р. не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Про розгляд справи відповідач-1 повідомлений належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення із підписом уповноваженої особи відповідача-1.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, відповідача-2, оглянувши оригінали документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідач-1 є власником свідоцтва України №53092 на знак для товарів і послуг «КЛІНДАЦИН»для товарів і послуг 05, 16, 35 класів МКТП. Дата подання заявки 19.12.2003р., дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 15.08.2005р.

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями відповідачу-1 належить право на використання торговельної марки «КЛІНДАЦИН»та інші права, надані законом.

Позивач зазначає про те, що відповідачем-1 не здійснюється використання знаку для товарів і послуг «КЛІНДАЦИН»за свідоцтвом України №53092 від 15.08.2005р., протягом останніх трьох років відносно товарів 05 класу МКТП, у звязку з чим, позивач просить суд достроково частково припинити дію свідоцтва України №53092 від 15.08.2005р. на знак для товарів і послуг «КЛІНДАЦИН»відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, препарати для лікування і профілактики різних захворювань, пігулки (пілюлі), капсули, мазі, таблетки на фармацевтичні потреби».

Згідно пункту 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням торговельної марки визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

П. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що важливим для правильного вирішення спору по суті є зясування того, чи мав місце факт невикористання в Україні торговельної марки «КЛІНДАЦИН», яка охороняється свідоцтвом України №53092 від 15.08.2005р. протягом останніх трьох років відносно товарів 05 класу МКТП (як зазначено у позові) та чи відсутні поважні причини такого невикористання.

На дату подання позовної заяви, як і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 10.04.2008 р. №254-VI, згідно ст. 16 якого використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Суд приходить до висновку, що належними у справі доказами доводиться, що торговельна марка «КЛІНДАЦИН», за свідоцтвом України №53092 від 15.08.2005р. не використовувалася в Україні протягом останніх трьох років відносно товарів 05 класу МКТП, з огляду на наступне.

Товари, які включені до 05 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку «КЛІНДАЦИН»за свідоцтвом України №53092, відносяться до лікарських засобів, оскільки, відповідно до ст. 1 Закону України «Про лікарські засоби»лікарськими засобами визнаються речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань у людей або зміни стану і функцій організму.

Згідно ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби»лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених законом.

Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до Міністерства охорони здоров'я України або уповноваженого ним органу.

У заяві про державну реєстрацію лікарського засобу зазначаються: назва та адреса виробника; назва лікарського засобу і його торговельна назва; назва діючої речовини (латинською мовою); синоніми; форма випуску; повний склад лікарського засобу; показання та протипоказання; дозування; умови відпуску; способи застосування; термін та умови зберігання; інформація про упаковку; дані щодо реєстрації лікарського засобу в інших країнах.

До заяви додаються: матеріали доклінічного вивчення, клінічного випробування та їх експертиз; фармакопейна стаття або матеріали щодо методів контролю якості лікарського засобу, проект технологічного регламенту або відомості про технологію виробництва; зразки лікарського засобу; його упаковка; документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

За результатами розгляду зазначених матеріалів Міністерство охорони здоров'я України або уповноважений ним орган у місячний термін приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації лікарського засобу.

Рішенням про державну реєстрацію затверджуються фармакопейна стаття або методи контролю якості лікарського засобу, здійснюється погодження технологічного регламенту або технології виробництва, а також лікарському засобу присвоюється реєстраційний номер, який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів України.

Листом від 12.04.2011р. №1.8/17/331/АК Міністерством охорони здоровя України повідомлено, що станом на 08.04.2011р. засіб з торговою назвою «КЛІНДАЦИН»в Україні як лікарський засіб не зареєстрований, не внесений до Державного реєстру лікарських засобів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження штрихового кодування товарів»від 29.05.1996р., з метою створення умов для впровадження в Україні інформаційних технологій автоматизованої ідентифікації та електронного обміну даними і створення інформаційної бази для контролю та управління товарно-грошовим обігом Кабінет Міністрів України постановив запровадити з 1 січня 1997 р. маркування суб'єктами підприємницької діяльності товарів, які виробляються або реалізуються в Україні, штриховими кодами GS1 відповідно до Положення про штрихове кодування товарів.

Згідно із ст. 1 вказаного Положення про штрихове кодування товарів, маркування товарів штриховими кодами EAN здійснюється відповідно до чинних державних стандартів та інших нормативних документів України, Міжнародної Асоціації Товарної Нумерації - EAN International та національної нумерувальної організації Асоціації Товарної Нумерації України "ЄАН-УКРАЇНА".

Присвоєння товарам штрихових кодів EAN та реєстрація кодів здійснюються в Україні асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА". Для одержання на товар штрихового коду EAN суб'єкт підприємницької діяльності подає в асоціацію "ЄАН-УКРАЇНА" заяву, заповнює реєстраційну картку та заявку на присвоєння товару ідентифікаційного номера в системі EAN. Після отримання всіх документів асоціація "ЄАН-УКРАЇНА" в тижневий термін видає суб'єкту підприємницької діяльності свідоцтво про присвоєння товару штрихового коду EAN.

Відповідно до ст. 2 Положення про штрихове кодування товарів, маркування товарів штриховими кодами EAN, що виробляються або реалізуються в Україні, здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності.

Імпортні товари, що не мають штрихових кодів EAN/UPC, підлягають обов'язковому маркуванню штриховими кодами EAN суб'єктами підприємницької діяльності, які ввозять в Україну для реалізації ці товари.

Обов'язковому маркуванню підлягають усі товари, крім визначених в п. 2.4цього Положення.

Обов'язковому маркуванню штриховими кодами EAN не підлягають:

дослідні зразки товарів;

товари народних промислів та авторські роботи;

товари, виготовлені за індивідуальними замовленнями;

товари, для яких за нормативними документами не передбачено пакування або прикріплення етикетки, та на які нанесення штрихових кодів EAN неможливе з технічних причин, в тому числі в мішкотарі;

товари в роздрібній торгівлі, які реалізуються безпосередньо покупцеві шляхом розважування або іншого вимірювання;

одиничні зразки товарів;

вироби, які не реалізуються через роздрібну, або через оптову торгівлю, а постачаються підприємствам та організаціям по прямих договорах для задоволення виробничих потреб;

товари, які виготовлені за замовленням інофірм із давальницької сировини і реалізуються за межами України.

Товари, які піддаються на підприємствах торгівлі додатковій обробці (фасуванню, зважуванню, переупаковці і т. п.) підлягають кодуванню внутрішніми штриховими кодами EAN.

Таким чином, лікарські засоби підлягають обовязковому маркуванню штриховими кодами GS1 відповідно до Положення про штрихове кодування товарів.

Відповідно до листа Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» від 24.05.2011р. повідомляється, що у реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про товарні позиції субєктів господарювання асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна»із позначенням «КЛІНДАЦИН»у назві чи описі товарної позиції. Це означає, що Асоціація «ДжіЕс1 Україна»не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 ніяким товарним позиціям, в тому числі, продукції медичного призначення у назві чи описі яких заявлені позначення «КЛІНДАЦИН».

Листом від 18.02.2011р. Відділенням забезпечення державної реєстрації Українського інституту промислової власності ДДІВ МОН України повідомлено, що станом на 17.02.2011р. до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг по свідоцтву України №53092.

Згідно наданих позивачем роздруківок з мережі Інтернет підтверджується, що на сайті відповідача-1, на якому наведена інформація про весь асортимент продукції, яка випускається відповідачем-1, відсутня інформація про наявність лікарських засобів, які марковані торговельною маркою «КЛІНДАЦИН».

Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що в Україні торговельна марка «КЛІНДАЦИН»не наносилась на товар, для якого її зареєстровано, упаковку такого товару, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку тощо; лікарські засоби із нанесенням торговельної марки «КЛІНДАЦИН»не зберігалися з метою пропонування для продажу, не пропонувалися для продажу, не продавалися, не імпортувалися (ввозилися) та не експортувалися (вивозилися).

Викладене дає підстави суду вважати, що відповідач-1протягом останніх трьох років не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака.

Наступним питанням, яке підлягає зясуванню судом для правильного вирішення спору по суті, є питання про те, чи наявні у відповідача-1 поважні причини невикористання в Україні торговельної марки «КЛІНДАЦИН»за свідоцтвом України №53092 для товарів 05 класу МКТП. За змістом п. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено невичерпний перелік обставин, які можуть вважатися поважними причинами невикористання торговельної марки. Ними є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідачем-1 не надано будь-яких доказів використання та/або наявності поважних причин невикористання торговельної марки «КЛІНДАЦИН»за свідоцтвом України №53092 для товарів 05 класу МКТП, протягом останніх трьох років до дати звернення позивача з позовом до суду.

Належними у справі доказами доведено факт невикористання в України торговельної марки «КЛІНДАЦИН»за свідоцтвом України №53092 для товарів 05 класу МКТП протягом останніх трьох років до дати звернення позивача з позовом до суду.

З огляду на залучені до матеріалів справи докази, факт невикористання відповідачем-1 вказаної торговельної марки протягом останніх трьох років для товарів 05 класу МКТП не заперечується і відповідачем-2.

В обґрунтування порушеного права та охоронюваного законом інтересу, що, у свою чергу, стало підставою для звернення з даним позовом до суду, позивач посилається на те, в Україні позивач заявив на реєстрацію торговельну марку «КЛИНДАЦИН»за міжнародною реєстрацією №1023347 від 06.11.2009р., правова охорона якій витребовувалась для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», проте, закладом експертизи, уповноваженим відповідачем-2 для розгляду та експертизи заявок було винесено первісне рішення повна відмова у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «КЛИНДАЦИН»та протиставлено пріоритетний знак для товарів і послуг «КЛІНДАЦИН»за свідоцтвом України №53092, власником якого є відповідач-1. Невикористання відповідачем -1 належного йому знака для товарів і послуг «КЛІНДАЦИН»за свідоцтвом України №53092 для товарів 05 класу МКТП створює штучну перешкоду для реєстрації торговельної марки позивачем. Судом встановлено, що остаточне рішення закладом експертизи не виносилось, у звязку із надходженням клопотання від заявника (позивача у даній справі) про відкладення винесення остаточного рішення, у звязку із зверненням з позовом до суду про анулювання протиставленого товарного знаку №53092 за невикористанням (спір, який вирішується у межах даної справи).

З урахування наведеного, позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати покладаються на відповідача-1, оскільки Держдепартамент інтелектуальної власності МОН України не уповноважений на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками.

На підставі викладеного, ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Достроково частково припинити дію свідоцтва України №53092 від 15.08.2005р. на знак для товарів і послуг «КЛІНДАЦИН» для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: «фармацевтичні препарати, препарати для лікування і профілактики різних захворювань, пігулки (пілюлі), капсули, мазі, таблетки на фармацевтичні потреби».

3. Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680 МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45) внести відомості про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №53092 від 15.08.2005р. на знак для товарів і послуг «КЛІНДАЦИН» для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: «фармацевтичні препарати, препарати для лікування і профілактики різних захворювань, пігулки (пілюлі), капсули, мазі, таблетки на фармацевтичні потреби»до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Закритого акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «ДАРНИЦЯ»(м. Київ, вул. Бориспільська, 13, код ЄДРПОУ 00481212) на користь Відкритого акціонерного товариства «Хіміко-фармацевтичний комбінат «АКРІХІН»(Открытое акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН») (Росія, Московська область, Ногінський район, м. Стара Купавна, вул. Кірова, 29) 170,00грн. державного мита, 236,00грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його оголошення.

Суддя В. В. Палій