Ухвала суду № 14411707, 16.02.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 УХВАЛА Справа № 21/80-59/2016.02.11 За позовомВідкритого акціонерного товариства “Нижфарм” До1) Відкритого акціонерного товариства “Фармак” 2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства

освіти і науки України

Проприпинення дій, що порушують право користування обєктом права

інтелектуальної власності, визнання недійсним свідоцтва України від

10.02.10р. № 118352 та зобовязання вчинити дії щодо усунення

порушення такого права

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники:

від позивачаКириченко І.А. - представник (дов. 370-НФ-НН від 30.06.2010 р.)

від відповідача 1Таранчук Д.В. - представник (дов. №17/170 від 01.10.2009 р.)

Самілів Б.М. - представник (дов. №17/48 від 24.03.2010 р.)

від відповідача 2Постоялкіна О.В. - представник (дов. 16-08/14 від 11.01.2010 р.) СУТЬ СПОРУ:

Відкрите акціонерне товариство «Нижфарм»звернулось до суду з позовом до Відкритого акціонерного товариства “Фармак” в якому просить суд: 1) заборонити ВАТ «Фармак»використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення "Хондрасил" схоже настільки, що їх можна-сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; 2) зобов'язати ВАТ «Фармак»вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням «Хондрасил»та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначенням "Хондрасил", схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2009р. (суддя Шевченко Е.О.) за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі №21/80, залучено за ініціативою суду до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Державний департамент інтелектуальної власності МОН України.

У судовому засіданні 15.04.10р. представником позивача подано заяву про уточнення та доповнення позовних вимог, які він сформулював таким чином: 1) заборонити ВАТ «Фармак»використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення »/ «ХОНДРАСИЛ», схоже настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; 2) зобов'язати ВАТ «Фармак»вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням «Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначеннями "Chondrasil»та «ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею), схожими настільки, що їх ножна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897; 3) визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак "Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.10р. № 118352; 4) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.02.10р. № 118352 на знак "Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) та опублікувати своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на к для товарів і послуг «Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352, яка прийнята до розгляду Господарським судом міста Києва.

Ухвалою суду від 15.04.10р., в звязку з доповненням позивачем позовних вимог, на підставі статті 24 ГПК України судом було залучено до участі у справі іншого відповідача Державний департамент інтелектуальної власності МОН України.

Рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 21/80 від 01.06.2010 р. позовні вимоги задоволено повністю: 1) заборонено ВАТ «Фармак»використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення »/ «ХОНДРАСИЛ», схоже настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; 2) зобовязано ВАТ «Фармак»вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням hondrasil; ХОНДРАСИЛ» (латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначеннями »та «ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею), схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897; 3) визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак drasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.10р. № 118352; 4) зобовязано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.02.10р. № 118352 на знак «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) та опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг ndrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352; 5) стягнуто з відповідача 1 (Відкритого акціонерного товариства «Фармак»04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, Код в ЄДРПОУ 00481198) на користь позивача (ВАТ "Нижфарм", м.Нижній Новгород, Російська Федерація, представництво в Україні: Україна, 01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2 офіс 52) 85,00грн. - державного мита, 236,00грн.- витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 5529,6 грн. - витрати на проведення судової експертизи у справі № 21/80.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2010 р. у справі № 21/80 у задоволенні апеляційної скарги ВАТ „Фармак" на рішення Господарського суду м. Києва від 01.06.2010 р. у справі №21/80 відмовлено, рішення Господарського суду м. Києва від 01.06.10 р. у справі №21/80 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.12.2010р. у справі №21/80 задоволено касаційну скаргу ВАТ „Фармак", постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2010р. та рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2010р. скасовано, справу передано до Господарського суду міста Києва на новий розгляд.

В постанові Вищий господарський суд України не погоджуючись висновками Господарського суду міста Києва та Київського апеляційного господарського суду зазначив наступне.

В матеріалах справи містяться висновок № 54/10-ОД від 22.02.10р., висновки спеціалістів: Жили Б.В. від 21.04.10 р. та П "Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України" від 21.04.10 р. та висновок ДНДІ СЕ № 4341/30 від 02.09.10 р., які містять у собі протилежні відповіді на питання схожості відповідних знаків для товарів та послуг, що обумовлює відсутність однозначної відповіді на дане питання та, авжеж, не дозволяє суду у відповідності до ст. 43 ГПК України, згідно якої господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, здійснити оцінку доказів якими позивач та відповідач 1 обґрунтовують власні правові позиції.

Однак, як свідчать матеріали справи, судом першої інстанції, при наявності відповідного обґрунтованого клопотання та законодавчо обґрунтованих підстав для призначення повторної судової експертизи, всупереч приписам ст. 42 ГПК України відповідні дії щодо призначення повторної експертизи не були здійснені, судом були неповно зясовані обставини, що мають значення для справи.

Судом апеляційної інстанції, всупереч приписам ст. 104 ГПК України, рішення першої інстанції, прийняте з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи з порушенням норм процесуального права, залишено без змін.

При новому розгляді господарському суду необхідно врахувати наведене, більш ретельно перевірити доводи сторін, встановити дійсні обставини справи і прийняти рішення відповідно до вимог закону.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.11 р. справу № 21/80 прийнято до провадження з присвоєнням номеру 21/80-59/20, призначено розгляд справи на 09.02.11р.

09.02.11р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 1 клопотання про призначення судової експертизи (вих. №17/16 від 09.02.11 р.) у якому відповідача 1 просить суд призначити повторну судову експертизу та пропонує перелік питань для дослідження, а саме як питання які вже були дослідженні у попередніх експертних висновках, так і нові питання які, на думку відповідача 1, потребують дослідження судовим експертом. Необхідність проведення повторної судової експертизи відповідач 1 обґрунтовує наявністю суттєвих розходжень у попередніх висновках експертів, які можна усунути лише шляхом проведення повторної експертизи.

Також, 09.02.11р. через відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання про виклик в судове засідання судових експертів ДНДІ СЕ Лушнікову Т.В. для надання пояснень стосовно Висновку СЕОШ № 4341/30 від 02.09.2010р., та експерта Бюро судових експертиз Дорошенка О.Ф. для надання додаткових роз'яснень стосовно Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 54/10-ОД від 22.02.10 р. В обґрунтування даного клопотання позивач посилається на припис постанови ВГС України від 23.12.10 р., а саме для вирішення питання суперечності висновків судових експертиз необхідні додаткові розяснення судових експертів щодо того, яким чином вони дійшли своїх висновків. Отже, оскільки відсутність додаткових розяснень експертів (зокрема, експерта ДНДІ СЕ Т.Лушніковой) стало єдиною підставою для скасування законних рішень господарських судів п справі № 21/80, то позивач просить суд викликати в судове засідання експертів Лушнікову Т.В. та Дорошенка О.Ф.

У судовому засіданні 09.02.11 р. представник відповідача 1 підтримав подане ним клопотання про призначення повторної судової експертизи, та заперечив проти клопотання позивача, оскільки виклик експертів для дачі додаткових пояснень не усуне протиріч, які наявні у висновках експертів.

Представник позивача в судовому засіданні 09.02.11 р. підтримав подане клопотання про виклик експертів, та заперечив проти клопотання відповідача 1 про призначення повторної судової експертизи. Зазначив про можливість призначення у справі додаткової судової експертизи.

Ознайомившись з клопотанням відповідача 1 та клопотанням позивача, дослідивши матеріали справи № 21/80-59/20, суд задовольняє клопотання відповідача 1 частково, призначає по справі експертизу обєктів інтелектуальної власності та відмовляє в задоволенні клопотання позивача з наступних підстав.

Згідно з частинами 3 та 4 статті 42 ГПК України у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу, при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

В п. 9 розяснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” зазначено, що частинами третьою і четвертою статті 42 ГПК передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу. У цих випадках господарський суд має виходити з такого.

Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер.

В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту.

Якщо необхідно здійснити дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необгрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Предметом розгляду даної справи є припинення відповідачем 1 дій, а саме дій, що за твердженням позивача, порушують право користування товарним знаком, який належить позивачеві на підставі свідоцтва № 22897, шляхом нанесення відповідачем вказаного знаку на упаковку.

До предмету спору відноситься також ще питання визнання недійсним свідоцтва України №118352 на знак для товарів та послуг «ХОНДРАСИЛ Chondrasil».

Зазначене питання не досліджувалося у ході первісної та повторної судових експертиз і його неможливо зясувати шляхом одержання пояснень експертів у судовому засіданні.

Також у справі відсутні обставини, що свідчать про неповноту або неясність висновків експертів у справі, що було б підставою для призначення додаткової експертизи.

Але наявні суттєві розходження у первинній та повторній судових експертизах, які неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні, оскільки експертні висновки містять у собі протилежні відповіді на однакові питання.

З огляду на зазначене, вбачається за неможливе призначення повторної або додаткової експертизи, а виклик у судове засідання експертів для дачі пояснень є передчасним.

За таких обставин, враховуючи вказівки, які містяться у постанові Вищого господарського суду України від 23.12.2010р. у справі №21/80, які є обовязковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи відповідно до ст. 111-12 ГПК України, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі нової судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

Таким чином, суд відмовляє позивачу у задоволенні клопотанні про виклик судових експертів та частково задовольняє клопотання відповідача 1 про призначення повторної експертизи.

З метою надання сторонам можливості для пропонування запитань, які можуть бути поставлені перед судовим експертом у судовому засіданні 09.02.11 р. оголошено перерву до 16.02.11 р.

За приписами ст. 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом. Відповідні питання були запропоновані сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі до отримання висновків експертизи по поставленим питанням.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 41, 79, 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

1. Призначити по справі судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз (ХНДІСЕ)(61077, м. Харків, вул. Золочевська, 8-а).

2. На вирішення експертів поставити наступні питання:

Питання позивача:

1) Чи є торгова назва лікарського засобу Хондрасил, зареєстрованого наказом МОЗ України від 05 березня 2007 р. № 103 (реєстраційне посвідчення № UA/6033/01/01) схожою настільки, що її можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 22897?

2) Чи є позначення «ХОНДРACИJI»/l», що застосовується на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ виробництва Відкритого акціонерного товариства «Фармак», зареєстроване як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 118352, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 22897?

Питання відповідача 2:

1)Чи є позначення «ХОНДРACИJI",„Chondrasil»на упаковках препарату та рекламних матеріалах Відкритого акціонерного товариства «Фармак», схожим із знаком "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897?

2)Чи є знак „Chondrasil ХОНДРАСИЛ" за свідоцтвом України №118352 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897?

Питання відповідача 1:

1) Чи є елемент «ХОНДР», що входить до складу слів «хондроксид» та хондрасил», зображених на знаках для товарів і послуг за свідоцтвами України № 22897 та № 118352 відповідно, загальновживаним терміном відносно товарів 5 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знаки;

2) Чи є знак для товарів і послуг «Хондрасил Chondrasil»за Свідоцтвом України № 118352 таким, що має розрізняльну здатність;

3) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 118352 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 22897;

4) Чи є зображення, нанесене на упаковку препарату «Хондрасил»виробництва ВАТ «Фармак»відповідно до Свідоцтва України № 118352 ідентичним до зображення, що розміщене на упаковці препарату «Хондроксид»виробництва ВАТ «Нижфарм»;

5) Чи є позначення, нанесені на упаковку препарату Ходрасил, виробництва ВАТ «Фармак», оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар маркований товарним знаком за свідоцтвом України № 22897;

6) Чи словесне позначення, нанесене на упаковку препарату Ходрасил, виробництва ВАТ «Фармак», тотожним до словесного позначення Хондроксид товарному знаку за свідоцтвом України № 22897.

3. Витрати по проведенню експертизи покласти на відповідача 1- Відкрите акціонерне товариство "Факмак" та позивача - Відкрите акціонерне товариство “Нижфарм” порівну.

4. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

5. Зобовязати сторони надавати матеріали, необхідні для проведення експертизи.

6. Провадження по справі № 21/80-59/20 зупинити до надання висновків судової експертизи.

7. Зобов'язати експерта згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України направити сторонам у справі копію висновку судової експертизи, призначеної даною ухвалою, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволяю проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.

8. Дану ухвалу може бути оскаржено в порядку, передбаченому, чинним законодавством України, в частині зупинення провадження по справі.

9. Ухвалу направити сторонам, експерту.

Суддя Ю.В. Картавцева