Ухвала суду № 14411458, 24.02.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 УХВАЛА Справа № 9/49624.02.11

За позовом                                        Глаксо Груп Лімітед

До                                                            1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Нортон –

                                                            Україна»;

                                                            2) Товариства з обмеженою відповідальністю

                                                            «СТАРВАЙС ФАРМ»

Треті особи які не заявляють          1) Товариство з обмеженою відповідальністю

самостійних вимог                              «Глаксосміткляйн Фармасьютікалс Україна»

на предмет спору                               2) Міністерство охорони здоров’я України

3) Державне підприємство «Державний експортний центр

МОЗ України»;

4) Компанія Ципла ЛТД, Індія

Про                               припинення порушення прав на патент України на

                                                  винахід № 56231

Суддя Бондаренко Г.П.

Представники сторін:

Від позивача                                        - Кольченко Ю.М. (дов. б/н від 01.09.2010 р.)

Від відповідача 1                              - Коваль В.Б. (дов. вих. № 01/018 від 12.01.2011 р.)

Від відповідача 2                              - не з’явився

Від третьої особи 1                              - Кольченко Ю.М. (дов. б/н від 20.12.2010 р.)

Від третьої особи 2                              - Фечишак В.А. (дов. № 1402/05 від 04.01.2011 р.)

Від третьої особи 3                              - Шкурай Д.Б. (дов. б/н від 17.01.2011 р.)

Від третьої особи 4                              - не з’явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Глаксо Груп Лімітед звернулось в Господарський суд міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нортон-Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРВАЙС ФАРМ»про припинення порушення прав на патент України на винахід № 56231.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2010 р. порушено провадження у справі № 9/496, залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю «Глаксосміткляйн Фармасьютікалс Україна»в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, залучено до участі у справі Міністерство охорони здоров’я України в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, призначено розгляд справи на 13.01.2011 р. з викликом представників сторін, яких зобов’язано виконати певні дії.

В судове засідання 13.01.2011 р. з’явились представники позивача, відповідача 1 та третьої особи 1.

Представник відповідача 2 в судове засідання не з’явився, проте через канцелярію Господарського суду міста Києва 13.01.2011 р. подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з неможливістю представника прийняти участь у судовому засіданні 13.01.2011 р.

Представник третьої особи 2 в судове засідання також не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи був повідомлений судом належним чином.

На вимогу ухвали Господарського суду міста Києва від 13.12.2010 р. представник позивача надав суду витребувані документи.

Разом з тим, позивач подав суду заяву про зміну предмету позову, відповідно до якої просить суд:

1.          Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «НОРТОН-УКРАЇНА»припинити порушення прав власника патенту України № 56231 на винахід «Гемісульфат (1S, 4R)-цис-4-[2-аміно-6-(циклопропіламіно)-9Н-пурин-9-іл]-2-циклопентен-1-метанолу або його сольват та фармацевтична композиція».

2.          Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «НОРТОН-УКРАЇНА»виготовлення, застосування, пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення), зберігання в зазначених цілях та інше введення в цивільний оборот лікарського засобу АБАМУН, що містить речовину абакавіру сульфат, на території України.

3.          Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «НОРТОН-УКРАЇНА»здійснювати продаж лікарського засобу АБАМУН до Міністерства охорони здоров'я України по результатам закупівлі товарів за державні кошти лікарських засобів Абакавір, що проводилися Міністерством охорони здоров'я України згідно з оголошенням № 40337 у Віснику державних закупівель 43 (431) від 25.10.2010.

4.          Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРВАЙС ФАРМ»припинити порушення прав власника патенту України № 56231 на винахід «Гемісульфат (1S, 4R)-цис-4-[2-аміно-6-(циклопропіламіно)-9Н-пурин-9-іл]-2-циклопентен-1-метанолу або його сольват та фармацевтична композиція».

Заява про зміну предмету позову прийнята судом до розгляду.

Разом з тим, в судовому засіданні 13.01.2011 р. судом задоволено клопотання позивача про витребування доказів у Міністерства охорони здоров'я України (поштова адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського 7), а саме зобов'язано надати документацію конкурсних торгів щодо лікарських засобів Абакавір, проведених у відповідності до оголошення № 40337 у Віснику державних закупівель 43 (431) від 25.10.2010 р., включаючи всі додатки та доповнення до неї; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів щодо лікарських засобів Абакавір, проведених у відповідності до оголошення № 40337 у Віснику державних закупівель 43 (431) від 25.10.2010, включаючи всі додатки до нього та протоколи до нього; пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРТОН-УКРАЇНА»та Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРВАЙС ФАРМ»для участі у конкурсних торгах, щодо лікарських засобів Абакавір, у відповідності до оголошення № 40337 у Віснику державних закупівель 43 (431) від 25.10.2010 р., включаючи всі додатки та доповнення до них.

Враховуючи викладені обставини, суд відклав розгляд справи відповідно до ст. 77 ГПК України на 26.01.2011 р., витребував у Міністерства охорони здоров'я України докази в порядку ст. 38 ГПК України.

В судове засідання 26.01.2011 р. представники сторін з’явились.

Представником позивача подано до суду клопотання в порядку ст. ст. 66, 67 ГПК України про забезпечення позову, відповідно до якого позивач просив суд заборонити ТОВ «Нортон-Україна»здійснювати поставку лікарського засобу АБАМУН, що містить речовину абака віру сульфат, Міністерству охорони здоров’я України згідно договору від 03.12.2010 р. за результатами проведення закупівлі товарів за державні кошти лікарських засобів Абакавір, що проводились Міністерством охорони здоров’я України згідно з оголошенням № 40337 у Віснику державних закупівель 43 (431) від 25.10.2010 р. до прийняття рішення у господарській справі № 9/496.

Господарський суд міста Києва дослідивши подані позивачем матеріали вирішив, що подане позивачем клопотання про забезпечення позову є необґрунтованим і задоволенню не підлягає, виходячи з того, що ці заходи не здатні забезпечити виконання рішення суду, оскільки виконання рішення суду в рамках заявлених позовних вимог не потребує вчинення виконавчих дій, а крім того, заходи до забезпечення позову стосуються правовідносин сторін по договору купівлі-продажу, якпий укладений в рамках тендерної процедури на закупівлю лікарських засобів, а отже заходи до забезпечення позову можуть вплинути на права та обов'язки третіх осіб, а отже їх вжиття порушить принцип збалансованості інтересів мторін та третіх осіб у справі.

Крім того, позивачем подано клопотання про витребування доказів в порядку ст. 38 ГПК України, відповідно до якої позивач просить суд витребувати у Державної митної служби України (адреса: 04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г) документи, у тому числі вантажно-митні декларації, що підтверджують митне оформлення Товариством з обмеженою відповідальністю «НОРТОН-УКРАЇНА»(код ЄДРПОУ 34242136, адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9-В) лікарського засобу АБАМУН, активною речовиною якого є сульфат абакавіру, за період, починаючи з 03 грудня 2010 року по теперішній час, витребувати у Міністерства охорони здоров'я України (адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського 7) документи, що підтверджують поставку Товариством з обмеженою відповідальністю «НОРТОН-УКРАЇНА»лікарського засобу абакавір, торгова назва АБАМУН, за договором про поставку лікарського засобу абакавір від 3 грудня 2010 року за результатами проведення закупівлі товарів за державні кошти лікарських засобів Абакавір, що проводилась Міністерством охорони здоров'я України у відповідності до оголошення № 40337 у Віснику державних закупівель 43 (431) від 25.10.2010 р.; витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРТОН-УКРАЇНА»(адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9-В) документи, що підтверджують поставку Товариством з обмеженою відповідальністю «НОРТОН-УКРАЇНА»лікарського засобу абакавір, торгова назва АБАМУН, за договором про поставку лікарського засобу абакавір від 3 грудня 2010 року за результатами проведення закупівлі товарів за державні кошти лікарських засобів Абакавір, що проводилась Міністерством охорони здоров'я України у відповідності до оголошення № 40337 у Віснику державних закупівель 43 (431) від 25.10.2010 р.

Суд встановив, що подана заява відповідає вимогам, встановленим статтею 38 ГПК України, а тому підлягає задоволенню.

Крім того, в судовому засіданні 26.01.2011 р. представником відповідача 1 подано суду відзив на позовну заяву відповідно до ст. 59 ГПК України, а також клопотання в порядку ст. ст. 22, 27, 38 ГПК України про залучення до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача 1, 2 –Державне підприємство «Державний експортний центр МОЗ України»; Компанію Ципла ЛТД, Індія, витребувати у Державного підприємства «Державний експортний центр МОЗ України»копії реєстраційних матеріалів препарату АБАМУН (таблетки вкриті оболонкою по 300 мг. № 30), реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01, зокрема, копію реєстраційного досьє вказаного препарату.

Розглянувши вказане клопотання, заслухавши думку представників сторін, зважаючи на те, що вирішення спору у даній справі може вплинути на права або обов’язки Державного підприємства «Державний експортний центр МОЗ України»; Компанії Ципла ЛТД, Індія, суд задовольнив клопотання про залучення третіх осіб.

За вказаних обставин суд, ухвалою від 26.01.2010 р. відклав розгляд справи на 24.02.2011 р., витребував докази в порядку ст. 38 ГПК України, залучив до участі у справі Державне підприємство «Державний експортний центр МОЗ України»(03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40); Компанію Ципла ЛТД, Індія (Мумбаі Централ, Мумбаі-400008, Індія), третіми особами які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача 1, 2.

В судове засідання 24.02.2011 р. представники позивача, відповідача 1, та третіх осіб 1, 2, 3 з’явились та надали суду пояснення у справі.

Разом з тим, представником позивача подано суду клопотання про витребування доказів в порядку ст. 38 ГПК України, а саме витребувати офіційну інформацію щодо лікарського засобу «АБАМУН»(реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01) включаючи його торгівельне найменування, виробника, заявника, міжнародне непатентоване найменування, діючу речовину, склад діючих речовин, форма випуску, інформацію з Державного реєстру лікарських засобів України, включаючи всі додатки та доповнення до неї –від Міністерства охорони здоров’я; витребувати зразок лікарського засобу Абакавір табл., капс., драже 300 мг у кількості двох упаковок (торговельна назва «АБАМУН»), що поставляється згідно Договору про закупівлю товарів за державні кошти № 488/21-24-407/12.01-22 від 03 грудня 2010 року між Міністерством охорони здоров’я України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Нортон-Україна»- від Міністерства охорони здоров’я України.

Відповідно до ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку представників сторін, приймаючи до уваги, що подане клопотання відповідає вимогам встановленим ст. 38 ГПК України, суд вважає доцільним його задовольнити.

Поряд з цим, представники позивача та відповідача 1 у судовому засіданні надали пропозиції по призначенню експертизи та щодо питань, поставлених перед експертизою.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд –

ВСТАНОВИВ:

Предметом розгляду даної справи є припинення порушення відповідачами виключних прав позивача, як власника патенту України № 56233, яке на думку позивача, полягає у таких діях відповідачів як пропонування для продажу відповідачем 1 та відповідачем 2 у конкурсних торгах щодо лікарського засобу абакавір та продажу відповідачем 1 за результатами цих торгів лікарського засобу під торговою назвою «АБАМУН».

Відповідно до пунктів 6.1, 6.2, 6.3 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 р. N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй, наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним). Якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності щодо процесу (способу) виготовлення продукту, господарський суд залежно від обставин справи може запропонувати судовому експерту роз'яснити питання про таке: чи використано у процесі виготовлення продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй; чи є новим продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого процесу (способу).

За приписами статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського суду і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Вимоги щодо належності та допустимості доказів встановлює стаття 34 ГПК України, згідно з частиною другою якої обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Для вирішення справи по суті суду необхідно встановити чи використано відповідачами при виготовленні зазначеного лікарського засобу кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй, для чого необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому без висновків судової експертизи, які є належними засобами доказування, справа не може бути вирішена по суті.

За таких обставин, суд за власною ініціативою, відповідно до ст. 41 ГПК України, керуючись Законом України «Про судову експертизу», призначає проведення експертизи по справі.

Остаточний перелік питань визначається судом відповідно до керівних Роз‘яснень Вищого господарського суду від 11.11.1998р. за № 02-5/424 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи».

З урахуванням вимог частини третьої статті 41 Господарського процесуального кодексу України господарський суд доручає проведення судових експертиз установам та особам, зазначеним у статтях 7, 9 і 10 Закону України «Про судову експертизу» (конкретним експертам).

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі до отримання висновків експертизи по поставленим питанням.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 38, 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1.          Призначити по справі судову експертизу об‘єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Петренко Сергію Анатолійовичу та Дорошенко Олександру Федоровичу (м. Київ, вул. Боженка, 11, корпус 4).

2.          Провадження по справі зупинити до надання висновків судової експертизи.

3.          На вирішення експертів поставити наступні запитання:

- Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 56231, або ознака, еквівалентна їй, у лікарському препараті «АБАМУН»(реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01)?

- Чи охороняється патентом України про винахід № 56231 активна діюча речовина сульфат абака віру лікарського препарату «АБАМУН»(реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01)?

4. Суд попереджає експертів про необхідність проведення експертизи у відповідності до Закону України "Про судову експертизу" та про кримінальну відповідальність у разі дачі неправдивих висновків.

5. Зобов’язати Міністерство охорони здоров’я України надати офіційну інформацію щодо лікарського засобу «АБАМУН»(реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01) включаючи його торгівельне найменування, виробника, заявника, міжнародне непатентоване найменування, діючу речовину, склад діючих речовин, форма випуску, інформацію з Державного реєстру лікарських засобів України, включаючи всі додатки та доповнення до неї –від;

6. Витребувати від Міністерства охорони здоров’я України зразок лікарського засобу Абакавір табл., капс., драже 300 мг у кількості двох упаковок (торговельна назва «АБАМУН»), що поставляється згідно Договору про закупівлю товарів за державні кошти № 488/21-24-407/12.01-22 від 03 грудня 2010 року між Міністерством охорони здоров’я України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Нортон-Україна».

7. Зобов‘язати сторони на вимогу експерта надавати додаткові документи, необхідні для проведення експертизи.

8. Витрати по проведенню експертизи покласти на сторін порівно - Товариство з обмеженою відповідальністю «Нортон –          Україна»; Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРВАЙС ФАРМ» з наступним віднесенням на винну сторону.

9. Дану ухвалу може бути оскаржено в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в частині зупинення провадження по справі.

10. Ухвалу направити сторонам, а експерту направити ухвали разом з матеріалами справи.

СуддяГ.П. Бондаренко