Постанова № 14399165, 16.03.2011, Дніпропетровський апеляційний господарський суд

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2011 року Справа № 9/304-10

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Голяшкін О.В. (доповідач),

судді Мороз В.Ф., Науменко І.М.,

секретар судового засідання Колесник Д.А.,

за участю представників сторін:

від позивача Гладченко В.О. довіреність від 21 жовтня 2010 року б/н; Соколенко Є.В. директор;

від відповідача Авраменко В.В., довіреність від 15 листопада 2010 року б/н; Шестіріков В.В, довіреність від 15 листопада 2010 року б/н;

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного виробничо-комерційного підприємства “Базис”, м.Дніпропетровськ

на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 28 грудня 2010 року у справі №9/304-10

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Покрівля та фасад”, м.Дніпропетровськ

до Приватного виробничо-комерційного підприємства “Базис”, м.Дніпропетровськ

про захист прав інтелектуальної власності, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 28 грудня 2010 року у справі № 9/304-10 (суддя Подобєд І.М.) задоволено позов ТОВ “Покрівля та фасад”; зобовязано відповідача ПВКП “Базис” припинити використання словесного позначення “Кровля & Фасад” для діяльності, повязаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких правова охорона надана позначенню, із тотожною за смисловим змістом, словесною частиною, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №119869; стягнуто з відповідача на користь позивача 85 грн. витрат на державне мито та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

При винесенні рішення господарський суд виходив із неправомірного використання відповідачем словесного позначення “Кровля & Фасад” для діяльності, повязаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, чим порушені права позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №119869.

Не погодившись із вказаним рішенням, відповідач ПВКП “Базис”, звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, невідповідність викладених в рішенні висновків обставинам справи, просить рішення скасувати та прийняти нове, яким у позові відмовити.

В апеляційній скарзі відповідач зазначає, що використовуване ним позначення “Кровля & Фасад” не є знаком позивача, а тільки схоже на елемент його торгової марки, який не володіє розрізняльною здатністю та не є охороноздатним. Також відповідач вказує, що він не веде діяльності, повязаної з товарами 06 та 19 класів МКТП, а його діяльність охоплюється послугами 35 класу МКТП. Зазначає про використання ним словесного позначення “Кровля & Фасад” як складової частини знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №87569, що не є використанням знаку, права на який належать позивачу; зображення знаків, права на використання яких належить позивачу та відповідачу, принципово відрізняються. З посиланням на лист ДП “Український інститут промислової власності” вказує, що словесні позначення “кровля” та “фасад” не є оригінальними, а є загальновживаними термінами у будівництві. Крім того, зазначає, що судом не було надано оцінки доводам відповідача щодо відмінності комерційних найменувань сторін, що вказує на відсутність порушення прав позивача на комерційне найменування.

Позивач ТОВ “Покрівля та фасад”, у поданому відзиві проти апеляційної скарги заперечує, просить залишити її без задоволення, а рішення господарського суду без змін.

В порядку ст.77 ГПК України, у звязку з неявкою в судове засідання відповідача, розгляд справи відкладався з 16 лютого 2011 року до 02 березня 2011 року, у судовому засіданні оголошувалась перерва з 02 березня 2011 року до 16 березня 2011 року.

Вислухавши пояснення представників сторін, вивчивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Як вбачається із матеріалів справи, позивач ТОВ “Покрівля та фасад” є юридичною особою, зареєстровано виконкомом Дніпропетровської міської ради 18 лютого 2008 року та включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 12241020000041476, ідентифікаційний код 35739720.

Позивач є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг № 119869 (дата подання заявки 29 грудня 2008 року, дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 10 березня 2010 року) для товарів і послуг 06 та 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Обєктом вказаного знаку є комбіноване позначення, яке містить у своєму складі стилізоване зображення різнорівневих дахів та словосполучення “Кровля и Фасад”, виконане оригінальним шрифтом та розміщене між двома хвилястими лініями.

Як зазначає позивач, зображувальна частина знаку ілюструє смисловий зміст його словесної частини, в основу знака покладене словесне позначення “Кровля и Фасад”, яке і визначає його смисловий зміст.

Згідно ч.3 ст.5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

У відповідності з ч.ч.1 3 ст.159 ГК України субєкт господарювання юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Відомості про комерційне найменування субєкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Субєкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим субєктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше. Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування субєкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Як стверджує позивач, словосполучення “Покрівля та Фасад” є не тільки елементом (словесною частиною) знаку для товарів і послуг, правова охорона якого підтверджена Свідоцтвом України №119869, а і його фірмовим найменуванням. У своїй господарській діяльності позивач використовує як україномовне написання свого найменування “Покрівля та Фасад”, так і його російськомовне написання “Кровля и Фасад”, а також англомовне написання “Roof & Faсade”.

Як встановлено ч.4 ст.159 ГК України, у разі якщо комерційне найменування субєкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування і торговельної марки.

Отже, позивач використовує своє найменування “Кровля та Фасад” як комерційне (фірмове) найменування та використовує належний йому знак для товарів і послуг згідно Свідоцтва України № 119869, до складу якого включено словосполучення “Кровля та Фасад”, у цивільному обігу та своїй господарській діяльності, повязаній із виробництвом, постачанням та продажем товарів 06 та 19 класів відповідно до індексів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг.

При цьому, до 06 класу МКТП віднесені: звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; арматура будівельна металева; армувальні матеріали металеві будівельні; армувальні матеріали металеві для бетону; балки металеві; будівельні каркаси металеві; будівельні панелі (плити) металеві; зупинники (стопори) для воріт металеві; кільця до держаків металеві; дефлектори димарів металеві;ковпаки металеві на димарі; димарі металеві; димові труби металеві; дорожні покриття металеві; драбини металеві; драбини самостійні металеві; залізо, необроблене або частково оброблене; прутки металеві для зварювання;звичайні метали, необроблені або частково оброблені; зєднини металеві для труб; зєднувачі ланцюгові металеві; зливки звичайних металів; зовнішні заслони (жалюзі)) металеві; карнизи металеві; колони (стояки, стовпи) металеві до споруд і конструкцій; трубопроводи металеві до вентиляційного і кондицію вального устаткування; консолі металеві будівельні; конструкції металеві; контр рейки металеві;настили металеві; обшивка металева для конструкцій і споруд; огорожі металеві; опалубки металеві на бетон; опори (стовпи) металеві до електропередавальних ліній; каркаси металеві на оранжереї (теплиці); оранжереї (теплиці) перемісні металеві; панельні стінні обшиви металеві; поздовжні балки (частини сходів) металеві; покрівельні кутники защільнювальні металеві; покрівлі металеві; поперечки металеві; рами металеві будівельні; решітки металеві; ринви (водостічні труби) металеві; риштаки (водостічні жолоби) металеві; риштовання металеве; сталеві смуги; сталевий дріт; сталеві конструкції; сталеві опори (стовпи, стояки, щогли); сталеві пластини; сталеві плити; натягачі до сталевих стрічок (натягальні зєднувачі); сталеві труби; сталь злегована; сталь листова; сталь листова луджена; сталь, необроблена або частково оброблена;стелини металеві; стінне личкування металеве (будівельне); стінні покриви металеві (будівельні); сходи металеві; трубопроводи металеві; частоколи металеві; черепиця металева.

До 19 класу МКТП віднесені: будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; смола; бітум; неметалеві перемісні споруди; азбестові будівельні розчини; армувальні матеріали неметалеві будівельні; бітумні покриви для покрівель; будівельний камінь; вязівні домішки для виготовляння будівельного каменю (цегли); будівельний картон (збітумуваний будівельний папір); будівельні (конструкційні) матеріали неметалеві; будівельні каркаси неметалеві; будівельні лісоматеріали; будівельні панелі неметалеві; віконниці неметалеві; віконні коробки (рами) неметалеві; вінілове личкування; вогнетривкі неметалеві будівельні матеріали; водогінні труби неметалеві; геотекстиль; гонт (дранка покрівельна); гратчасті конструкції неметалеві; дахові крокви; дахові покриви неметалеві; дефлектори димарів неметалеві; ковпаки неметалеві на димарі; димарі неметалеві; димові труби неметалеві; вязівні матеріали для лагодження доріг; доточки димарів неметалеві;; дренажні труби неметалеві; жалюзі неметалеві; карнизи неметалеві; картон будівельний; керамічні конструкції (споруди) неметалеві перемісні; личковання неметалеве будівельне (покриви); личкувальні будівельні матеріали; личкувальні панелі неметалеві; настили неметалеві; паркани (тини, частоколи) неметалеві; піддашки неметалеві будівельні;підлоги неметалеві; покрівельний шифер;покрівельні кутники защільнювальні неметалеві; покрівлі неметалеві; покрівлі неметалеві з вмонтованими сонячними батареями; поперечини двірні або віконні неметалеві; поперечки неметалеві;розчини будівельні; споруди (конструкції) неметалеві; стінне лічковання неметалеве будівельне; стулкові вікна неметалеві; східці (щаблі) неметалеві; сходи неметалеві; труби (канали) неметалеві до вентиляційного або повітрокондиціювального устаткування; черепиця неметалева; шалівки (планки) (деревяні будівельні); шифер.

Матеріалами справи підтверджується факт неодноразового використання відповідачем ПВКП “Базис” у своїй діяльності словесного позначення “Кровля & Фасад”.

Відповідач при цьому зазначає про наявність у нього прав на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом № 87569 (зареєстроване 11 лютого 2008 року), переданих йому засновником підприємства ОСОБА_1 за договором про передачу прав на використання торговельної марки від 12 лютого 2008 року. Вказаний знак складається з графічної частини у вигляді усміхненого обличчя прямокутної форми з руками і ногами (стилізований лист покрівлі профнастилу) та словесного позначення “Кровля & Фасад”.

Відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 87569 правова охорона для використання цього знаку для товарів і послуг поширюється на 35 клас МКТП, а саме: вивчення ринку; демонстрування товарів; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; досліджування ринкове; економічне прогнозування; оновлювання; коригування та упорядкування інформації компютерних баз даних; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); рекламування; рекламування через компютерну мережу; розповсюдження зразків; сприяння продажеві (посередництво).

Проте, рекламні матеріали відповідача містять, зокрема, такі тексти як: профнастил стіновий, кровельний та для парканів оцинкований та пофарбований, паркани, огорожі, сітка, металочерепиця, сендвич-панелі, все для кровлі, ангари, битовки БМЗ, металоконструкції, а також прокатне та згинальне обладнання, що сприймається як пропозиція до продажу певних будівельних матеріалів, серед яких, зокрема, вказані вироби для покрівлі та для лицювання стін і фасадів із металовиробів та неметалеві, які віднесені до 06 та 19 класів МКТП.

При цьому порівняння словосполучення “Кровля та Фасад”, яке використовує позивач, та словосполучення “Кровля & Фасад”, яке використовує відповідач, свідчить про те, що вони за графічним зображенням, фонетичним звучанням і семантичними (смисловими) ознаками є такими, що їх можна сплутати.

Таким чином, словесні частини обох зазначених знаків асоціюються в цілому між собою, незважаючи на окрему різницю елементів, тобто є схожими, а відповідач словесне позначення “Кровля & Фасад” дуже часто використовує окремо від його зображувальної частини або в інших варіантах, які не відповідають зовнішньому вигляду знаку за свідоцтвом України № 87569, а тому знаки позивача та відповідача є такими, що можуть бути сплутані між собою споживачами на одному і тому ж ринку товарів та послуг, зокрема у 06 та 19 класах МКТП.

Використання відповідачем словесного позначення “Кровля & Фасад” є тотожнім за смисловим змістом та схожим до ступеню змішування за написанням із російськомовним словосполученням “Кровля и Фасад” та українськомовним словосполученням “Покрівля та Фасад”, які використовуються позивачем як його комерційне (фірмове) найменування та є складовою частиною знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 119869.

Відповідно до ч.4 ст.5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Отже, обсяги правової охорони за свідоцтвами №87569 та №119869 є різними, оскільки відрізняються за формами зображення знаків та індексами МКТП (35 клас МКТП за свідоцтвом №87569 та 06 і 19 класи за свідоцтвом №119869).

Згідно ч.4 ст.16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Використання відповідачем словесного позначення “Кровля & Фасад” для діяльності, повязаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, може ввести споживачів в оману щодо дійсного виробника і постачальника споріднених товарів, що відносяться до цих класів, зокрема, позивача, фірмовим (комерційним) найменуванням якого є “Покрівля та Фасад”, та який використовує у своїй діяльності торговельну марку, складовою частиною комбінованого позначення якої є російськомовне словосполучення “Кровля и Фасад”.

За вказаними обставинами судова колегія вважає вірним висновок господарського суду про те, що використання відповідачем ПВКП “Базис” словесного позначення “Кровля & Фасад” для діяльності, повязаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, є неправомірним використанням, оскільки порушує права позивача, який також здійснює діяльність, повязану з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів МКТП із використанням знаку для товарів і послуг, який охороняється свідоцтвом України №119869, складовою частиною якого є словосполучення “Кровля и Фасад”.

Як встановлено ч.2 ст.16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, свідоцтво надає його власнику виключне право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до ч.1 ст.424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання обєкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання обєкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню обєкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно ч.3 ст.426 ЦК України використання обєкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання обєкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншими законом.

Як встановлено ч.5 ст.16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, свідоцтво на знак надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак або позначення, схоже із зареєстрованим знаком настільки, що його можна сплутати, стосовно наведених у свідоцтві товарів та послуг.

Згідно ст.20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

З урахуванням вищевказаних обставин справи та положень закону господарським судом обґрунтовано задоволено позовні вимоги ТОВ “Покрівля та фасад” щодо спонукання відповідача ПВКП “Базис” припинити неправомірне використання словесного позначення “Кровля & Фасад” для діяльності, повязаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких правова охорона надана позначенню із тотожною за смисловим змістом словесною частиною за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №119869.

Доводи, викладені відповідачем в апеляційній скарзі, збігаються з доводами, наведеними ним у відзиві на позовну заяву, та не спростовують висновків господарського суду, покладених в обґрунтування рішення, і судовою колегією відхиляються як безпідставні.

Що стосується поданого відповідачем при перегляді справи в апеляційному порядку клопотання про приєднання до справи додаткових документів та твердження відповідача про наявність у нього права попереднього користування позначенням “Кровля & Фасад”, судова колегія вважає за необхідне зазначити наступне.

Надані відповідачем додаткові докази не є належними та допустимими щодо підтвердження факту попереднього використання знаку.

Крім цього, як встановлено ч.1 ст.101 ГПК України, у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Статтею 33 ГПК України визначено правила розподілу тягаря доказування, згідно з якими кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Отже, кожна сторона повинна самостійно визначати предмет доказування, тобто коло фактів матеріально-правового значення, необхідних для вирішення справи по суті. На склад цих фактів вказує норма матеріального права, яка визначає права і обовязки сторін у конкретній справі. Відповідач має добросовісно відповідно до вимог ст.22 ГПК України користуватися належними йому процесуальними правами у процесі доказування, а отже самостійно визначати та подавати необхідні докази для обґрунтування своїх заперечень. Відповідно до вимог ст.4-3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності; сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Обґрунтовуючи клопотання про залучення до матеріалів справи нових доказів відповідач зазначає, що вони були отримані ним після винесення рішення судом першої інстанції та після попереднього засідання суду апеляційної інстанції.

Проте, достатньо переконливих доводів про неможливість витребування та подання таких документів до суду першої інстанції відповідачем не наведено. Більш того, при розгляді справи судом першої інстанції відповідач свої заперечення проти позовних вимог положеннями ст.500 ЦК України щодо наявності у нього права попереднього користування на знак для товарів і послуг не обґрунтовував і до предмету доказування у даній справі вказані обставини не входили.

На підставі зазначеного надані відповідачем додаткові документи, з урахуванням положень ч.1 ст.101 ГПК України, не можуть бути прийняті як докази у справі, а додаткові доводи та заперечення проти позовних вимог підлягають відхиленню.

З урахуванням вищевикладеного судова колегія вважає, що господарським судом повно, всебічно і обєктивно розглянуті всі обставини справи в їх сукупності та їм надана належна правова оцінка, рішення господарського суду повністю відповідає вимогам законодавства і підлягає залишенню без змін.

Керуючись ст.ст.103,105 ГПК України, апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 28 грудня 2010 року у справі № 9/304-10 залишити без змін, а апеляційну скаргу Приватного виробничо-комерційного підприємства “Базис” без задоволення.

Головуючий О.В.Голяшкін

Судді В.Ф.Мороз

І.М.Науменко