Постанова № 13511615, 13.01.2011, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2011                                                                                           № 20/275

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Моторного О.А.

суддів:           

при секретарі:           

За участю представників:

позивача: Жухевич О.В., Понедільченко О.О.,

відповідача1: Лучка І.Ю.,

відповідача2: Пилипенко О.В., Вишневський А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Компанії „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі” та Товариства з обмеженою відповідальністю „Телекомпанія „ЕРА”

на рішення Господарського суду м.Києва від 03.11.2010

у справі № 20/275 ( .....)

за позовом                               Компанії „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі”

до                                                   1. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерство освіти і науки України,

                                                  2. Товариства з обмеженою відповідальністю „Телекомпанія „ЕРА”

про                                                   дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №45321 від 15.12.2004 р. на знак товарів і послуг "ера"

ВСТАНОВИВ:

Компанія „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі” (позивач) звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач 1), Товариства з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „ЕРА” (відповідач 2) про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №45321 від 15.12.2004 на знак для товарів і послуг „ера”, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „ЕРА”.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.11.2010 позовні вимоги задоволено частково. Достроково частково припинити дію свідоцтва України №45321 від 15.12.2004 на торговельну марку „ера” в частині наступних товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: „фотографії; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належить до інших класів); друкарські шрифти”, зареєстроване на ім'я ТОВ „Телекомпанія „ЕРА”. Зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікації в офіційному бюлетені „Промислова власність” про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №45321 від 15.12.2004 на торговельну марку „ера” в частині наступних товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: “фотографії; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належить до інших класів); друкарські шрифти” зареєстроване на ім'я ТОВ „Телерадіокомпанія „ЕРА”. Стягнуто з ТОВ „Телерадіокомпанія „ЕРА” на користь Компанії „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі” (1 Кампус Драйв, Парсіппані, Нью-Джерсі 07054, Сполучені Штати Америки) 85,00 грн. – державного мита та 236,00 грн. – витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погодившись з прийнятим рішенням, Компанія „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі” звернулася з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить рішення суду від 03.11.2010 скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити повністю. Позивач вважає, що рішення винесене з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права.

Також, до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулося ТОВ „Телекомпанія „ЕРА”, яке просить рішення суду від 03.11.2010 скасувати та прийняти нове рішення, яким повністю відмовити в задоволенні позову. Підставою для скасування рішення відповідач 2 вважає порушенням судом норм матеріального та процесуального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.11.2010 прийнято до провадження апеляційні скарги та призначено їх розгляд на 16.12.2010.

У зв’язку з заявленим представником відповідача 1 клопотанням про відкладення розгляду справи, ухвалою суду від 16.12.2010 розгляд справи було відкладено на 13.01.2010.

В судовому засіданні та у відзиві представник позивача проти доводів апеляційної скарги ТОВ „Телекомпанія „ЕРА” заперечував, просив задовольнити апеляційну скаргу Компанії „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі”, позов задовольнити в повному обсязі.

У письмових поясненнях та у виступі представник відповідача 2 просив задовольнити апеляційну скаргу ТОВ „Телекомпанія „ЕРА”, скасувати рішення Господарського суду м. Києва від 03.11.2010 повністю і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Представник відповідача 1 в судовому засіданні підтримав апеляційну скаргу ТОВ „Телекомпанія „ЕРА”, проти доводів апеляційної скарги Компанії „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі” заперечував.

Відповідно до ч. 2 ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв’язаний доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Дослідивши доводи апеляційних скарг, відзиву, письмових пояснень, заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, апеляційний господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невикористання відповідачем-2 торговельної марки „ера” протягом останніх трьох років щодо товарів 16 класу МКТП, у зв’язку з чим позивач просить суд достроково частково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 45321 щодо усіх товарів 16 класу МКТП.

Позивач зазначив, що відповідачем-1 12.01.2009 було зареєстровано заявку позивача №m200900156 на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг „ERA” для товарів 16 класу МКТП. Позивачем отримано повідомлення відповідача-1, в якому зазначено про можливу відмову у реєстрації знаку для всіх товарів 16 класу, оскільки заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком „ера” раніше зареєстрованим в Україні на ім’я ТОВ „Телерадіокомпанія „ЕРА”, м. Київ, свідоцтво №45321 від 15.12.2004, яке, відповідно, належить відповідачу-2.

За наведених обставин, позивач вважає порушеними свої права та охоронювані законом інтереси, оскільки через реєстрацію відповідачем-2 свідоцтва України № 45321 на знак для товарів і послуг „ера” для товарів 16 класу МКТП та не використання відповідачем-2 зазначеної торговельної марки, позивач не має можливості зареєструвати торговельну марку „ERA” для товарів 16 класу МКТП.

Однак, колегія суддів, переглядаючи оскаржуване рішення в апеляційному порядку, не може погодитися із вищенаведеними доводами позивача, беручи до уваги наступне.

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, Товариство з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „ЕРА” є власником свідоцтва України №45321 на знак для товарів і послуг „ера”, зокрема, щодо товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), а саме: “папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належить до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу”. Дата реєстрації – 15.12.2004 (дата подання заявки – 26.03.2002). Дата закінчення строку дії свідоцтва – 26.03.2012.

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються положеннями Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” знак –це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно зі ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Відповідно ч. 2 ст. 497 Цивільного кодексу України чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Станом на дату подання позову згідно зі ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням знака вважається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Виходячи з правової природи знаку для товарів і послуг, обов’язковою умовою для встановлення факту використання знака є його використання стосовно саме тих товарів і послуг, для яких його зареєстровано. Таким чином, до предмету доказування входять обставини, пов’язані із наданням відповідачем-2 або іншими особами відповідних послуг, для яких зареєстровано оспорюваний знак.

Заперечуючи позовні вимоги, відповідач-2 зазначив, що на підставі свідоцтва про державну реєстрацію торгового знаку „ера” та у відповідності до ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, він застосовує торговий знак „ера” під час мовлення та створення власних авторських програм під торговою маркою „ера”, а також з метою поширення у невизначеного кола осіб впізнання марки „ера”.

Відповідачем-2 виготовлялись та виготовляються по теперішній час друковані матеріали на різних типах носіїв, як то папір, картон, пластмасові вироби, канцелярські товари (візитівки, футляри для візитівок, флеш у подарункових упаковках, пакетах, календарях), побутові товари (чашки, парасольки) тощо.

Крім цього, відповідач-2 має діючу ліцензію на мовлення (серія НР № 1102-м), яка видана Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, де зазначено також логотип „ера”, що вказує на вихідні дані по яким упізнається саме відповідач-2 для масової аудиторії.

Слід зазначити, що у відповідності до ст. 24 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” зазначення логотипу є обов'язковим при отриманні ліцензії на мовлення для аудіовізуальної ідентифікації засобу масової інформації, що повністю відповідає визначенню терміну „логотип”, відповідно до ст. 1 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, а саме – „логотип (фірмовий, торговий знак) – будь-яка комбінація позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення програм чи передач однієї телерадіоорганізації від іншої”.

Позивач вважає, що торгівельна марка не використовується відповідачем-2 в розумінні статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Однак, це спростовується тим, що торговий знак „ера” застосовується для надання послуг відповідачем-2 для створення та розповсюдження (поширення) інформаційних, публіцистичних, соціально-економічних, спортивних, дитячих, музично-розважальних програм, чим має велику аудиторію.

Також, слід зазначити, що торговий знак „ера” безпосередньо застосовується у діловій документації відповідача-2 (бланки, поштові конверти, візитівки, буклети тощо), що підтверджується матеріалами справи.

Відповідачем-2 були надані суду докази використання торгового знаку „ера” в друкованій продукції в рекламних цілях, що підтверджує доказ застосування цього знаку у відповідності до п.4 ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Також, суд враховує, що згідно до п. 4 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” відповідач-2 використовує зареєстрований торговий знак „ера” в мережі Інтернет, а саме, ТОВ „Телерадіокомпанія „ЕРА” має власний сайт, який знаходиться за адресою в мережі Інтернет: www.eratv.com.ua, де відображено логотип торгового знаку „ера”.

За наведених обставин, колегія суддів вважає, що відповідач-2 використовує торговий знак „ера” у відповідності до ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, що підтверджується наданими суду доказами використання торгового знаку в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет, а також, вказана стаття Закону встановлює, що знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака.

Колегія суддів не приймає до уваги посилання позивача на довідку, яка видана компанією „Моніторинг ЗМІ України” від 10.06.2010 № 19 з тих підстав, що ТОВ „Телерадіокомпанія „ЕРА” не займається реалізацією товарів, а є засобом масової інформації, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи та ліцензією на мовлення.

Крім того, відповідачем-2 в судовому засіданні було надано рішення колегії Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 30.12.2010 року за заявою ТОВ „Телерадіокомпанія „ЕРА” про визнання знаку „ера”, згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 45321, добре відомим в Україні.

На підставі наведених у заяві доказів щодо здійснених реєстрацій знаків зі словесним елементом „ера”, включаючи його різні комбінації з іншими словесними і зображувальними елементами, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака в Україні.

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що матеріали, надані заявником (відповідач-2), свідчать про те, що знак „ера” відомий широкому колу споживачів в Україні, має високу розрізняльну здатність відносно послуг 35 класу МКТП „телевізійне рекламування" та послуг 38 класу МКТП „телевізійне мовлення", а добра репутація знака постійно підтримується його власником.

Колегія Апеляційної палати зазначила, що документи та інші матеріали, надані заявником, повністю доводять наявність факторів, що можуть впливати на визнання знака добре відомим. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і достатні для визнання того, що знак „ера” став добре відомим в Україні відносно послуг 35 класу МКТП „телевізійне рекламування” та послуг 38 класу МКТП „телевізійне мовлення” станом на 1 вересня 2005 року:

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, колегією Апеляційної палати визнано, що знак „ера” став добре відомим в Україні відносно Товариства з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „ЕРА” для послуг 35 класу МКТП „телевізійне рекламування” та послуг 38 класу МКТП „телевізійне мовлення” станом на 1 вересня 2005 року.

Так, відповідно до пункту 4 статті 25 Закону „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При ньому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між: ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Таким чином, на добре відомий знак „ера” поширюється правова охорона, яка виходить за межі переліку послуг, для яких цей знак визнано добре відомим.

Враховуючи викладене вище, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку, що відповідачем-2 доведено належними та допустимими доказами використання ним торговельної марки „ера” за свідоцтвом України №45321 протягом останніх трьох років для товарів і послуг 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП)

Доводи, наведені Компанією „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі” в апеляційній скарзі, колегією суддів до уваги не приймаються з огляду на те, що вони є необґрунтованими та такими, що спростовуються матеріалами справи.

На підставі викладеного, апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю „Телекомпанія „ЕРА” підлягає задоволенню, а рішення Господарського суду м. Києва від 03.11.2010 – частковому скасуванню.

Відповідно до статті 49 ГПК України та, беручи до уваги фактичні обставини виникнення судового спору, судові витрати, пов’язані зі сплатою ТОВ „Телекомпанія „ЕРА” державного мита за подання апеляційної скарги в сумі 42, 50 грн. відшкодовуються за рахунок позивача.

Керуючись ст.101, п. 2 ст.103, п. 1 ч.1 ст.104, ст.105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні апеляційної скарги Компанії „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі” відмовити. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Телекомпанія „ЕРА” задовольнити.

Рішення Господарського суду міста Києва від 03.11.2010 скасувати частково. В позові відмовити повністю.

Стягнути з Компанії „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі” (1 Кампус Драйв, Парсіппані, Нью-Джерсі 07054, Сполучені Штати Америки) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Телекомпанія „ЕРА” (м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 54, код ЄДРПОУ 30019052) 42, 50 грн. (сорок дві) гривні 50 копійок витрат по сплаті державного мита.

Доручити Господарському суду міста Києва видати наказ.

Матеріали справи №20/275 повернути до Господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя                                                                      

Судді