Ухвала суду № 12633735, 01.12.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 УХВАЛА Справа № 54/4301.12.10 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські промислові ресурси" До           1) Компанії "Сано-Брунос Ентерпрайзис Лтд.";

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

Про           визнання недійсним свідоцтва України № 118400 на знак "SANO MAXIMA"

Суддя Бондаренко Г.П.

Представники сторін:

Від позивачаЧулакова А.О. (дов. б/н від 15.03.2010р.)

Від відповідача 1)не з’явився

2) Лучка І.Ю. (дов. №16-12/3574 від 23.06.2010р.)

Картушин Д.М. (дов. № 16-08/11 від 11.01.10р.)           ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю “Українські промислові ресурси”(далі по тексту позивач) звернулося до суду з позовною заявою до Компанії “Сано-Брунос Ентерпрайзес ЛТД”(далі по тексту відповідач-1) про визнання недійсним свідоцтва України № 118400 на знак для товарів та послуг MAXIMA”, зобов’язання Державний департамент інтелектуальної власності МОН України (далі по тексту відповідач-2) внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Позовні вимоги обґрунтовані невідповідністю позначення за свідоцтвом № 118400 умовам надання правової охорони, передбаченим ст.cт. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме ч. 1 ст. 5, п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 ч. 3 ст. 6 цього Закону, а саме оскаржуване позначення є схожим до ступеня сплутування з позначенням, що належить позивачеві, щодо однорідних товарів та послуг.

Ухвалою суду від 12.04.2010 р. порушено провадження у справі № 54/43, розгляд справи призначено на 17.11.2010 р. Ухвалою суду від 12.04.10р. заяву про забезпечення позову задоволено частково.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 11.10.10р. справу передано для подальшого розгляду судді Бондаренко Г.П., в зв’язку з перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2010 року справу №54/43 прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 17.11.2010 року.

Представник позивача у судовому засіданні 17.11.2010 року підтримав позовні вимоги в повному обсязі, надав письмові пояснення по справі. Також представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи по справі та надав перелік питань для її проведення.

Представник відповідача-1 у судове засідання не з’явився, вимоги ухвали Господарського суду м. Києва у справі № 54/43 від 19.10.2010 року не виконав, про поважні причини неявки суд не повідомив.

Представник відповідача-2 у судовому засіданні заперечив проти задоволення позовних вимог, надав письмовий відзив на позовну заяву та додаткові матеріали по справі, а також заявив про бажання скористатися процесуальним правом на надання переліку питань, які можуть бути запропоновані на вирішення експертизи та переліку експертних установ (експертів), яким може бути доручено проведення експертизи.

Ухвалою суду від 17.11.10р. розгляд справи було відкладено на 01.12.10р. для надання представникові відповідача процесуальної можливості подати перелік питань та перелік експертних установ, яким може бути запропоновано проведення експертизи.

Розглянувши подане клопотання про проведення експертизи та розглянувши запропоновані позивачем та відповідачем-2 перелік питань, які пропонуються на розгляд експерту та перелік експертних установ (експертів), яким пропонується доручити проведення експертизи, суд –

ВСТАНОВИВ:

Предметом розгляду даної справи є визнання повністю недійсним свідоцтва України № 118400 на знак для товарів і послуг «SANO MAXIMA», яке належить відповідачеві-1 з підстав невідповідності оскаржуваного позначення умовам надання правової охорони, а саме за твердженням позивача оскаржуване позначення на день подання заявки було схоже до ступеня сплутування з знаком для товарів та послуг «МАКСИМА», що належить позивачеві, а отже така схожість знаку може ввести в оману споживача щодо однорідних товарів та послуг, відносно яких зареєстровано конкуруючі позначення.

За таких обставин, для вирішення справи по суті суду необхідно схожість до ступеня сплутування конкуруючих позначень на дату подання заявки щодо реєстрації оскаржуваного знаку, встановити однорідність товарів та послуг щодо яких зареєстровані конкуруючі позначення тощо та чи відповідають вказані позначення іншим умовам надання правової охорони.

Для вирішення даного питання необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому без висновків судової експертизи, які є належними засобами доказування, справа не може бути вирішена по суті.

Згідно п. 45 Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.04р. за № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов‘язаних із захистом прав інтелектуальної власності», у вирішенні спорів, пов‘язаних із визнанням недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з‘ясування питань, що потребують спеціальних знань господарському суду необхідно призначити судове експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

За таких обставин, суд за клопотанням позивача, відповідно до ст. 41 ГПК України, керуючись Законом України “Про судову експертизу”, призначає проведення експертизи по справі.

Суд доручає проведення експертизи Київському НДІ судових експертиз, який є державною спеціалізованою установою Міністерства юстиції України та включений до переліку експертних установ відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу».

Остаточний перелік питань визначається судом відповідно до керівних Роз‘яснень Вищого господарського суду від 11.11.1998р. за № 02-5/424 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи».

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі до отримання висновків експертизи по поставленим питанням.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 41, 79, 86 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

1.          Призначити по справі судову експертизу об‘єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2.          Провадження по справі зупинити до надання висновків судової експертизи.

3.          На вирішення експертів поставити наступні запитання:

1) Чи є позначення, що охороняється за свідоцтвом України № 118400 на знак для товарів та послуг "SANO MAXIMA" та позначення, що охороняється свідоцтвом України № 27501 на знак для товарів та послуг "МАКСИМА" схожими настільки, що їх можна сплутати?

2)          Чи буде використано знак для товарів і послуг "МАКСИМА" за свідоцтвом України № 27501 при використанні знаку для товарів і послуг "SANO MAXIMA" за свідоцтвом України № 118400 шляхом нанесення на товари "Мийні препарати у вигляді порошку; тканинні м'якшівники для прання; чистильні речовини; вибілювальні речовини для прання", упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет?

3)          Чи існує можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, в результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаком для товарів та послуг "SANO MAXIMA" за свідоцтвом України № 118400, та товарів, маркованих знаком для товарів та "МАКСИМА" за свідоцтвом України № 27501?

4)          Чи є використання позначення "SANO MAXIMA" у формі, у якій воно використовується для маркування продукції Відповідача-1, таким, що не змінює в цілому відмітності знаку за свідоцтвом України № 118400?

5)          Чи є елемент "MAXIMA" домінуючим на пакуванні товарів виробництва Відповідача- 1 відповідно до зображень пакувань, наявних в матеріалах справи № 54/43?

6)          Чи є схожими настільки, що їх можна сплутати, позначення "МАКСИМА" за свідоцтвом України № 27501 та позначення "SANO MAXIMA", у формі, у якій воно використовується для маркування продукції Відповідача- 1, ?

7) Чи є позначення «SANO МАХІМЛ»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 118400 схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «МАКСИМА»за свідоцтвом України №27501 у разі їх використання для зареєстрованих товарів 3 класу МКТП? ,

          8)           Чи є знак «SANO МАХІМА»за свідоцтвом України № 118400 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи у них асоціації, пов'язані з певним виробником товарів 3 класу МКТП, маркованих знаком «МАКСИМА»за свідоцтвом України № 27501, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські промислові ресурси»?

4.          Суд попереджає експертів про необхідність проведення експертизи у відповідності до Закону України "Про судову експертизу" та про кримінальну відповідальність у разі дачі неправдивих висновків.

5.          Зобов‘язати сторони надавати додаткові матеріали справи, необхідні для проведення експертизи, на вимогу експерта

6.          Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача —Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські промислові ресурси»(код ЄДРПОУ 30415558) з наступним віднесенням на винну сторону при вирішенні справи по суті.

7.          Дану ухвалу може бути оскаржено в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в частині зупинення провадження по справі.

8.          У разі необхідності та у зв'язку з великим експертним навантаженням інституту суд надає свою згоду на проведення експертизи у термін понад 3 місяці.

9.          Ухвалу направити сторонам, експерту.

Суддя                     Г.П. Бондаренко