Рішення № 11049271, 12.08.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 21/9612.08.10 За позовом

До

Про Суб’єкта підприємницької діяльності –фізичної особи Герасимчук Оксани Володимирівни

1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

2) Казеного підприємства «Центральне конструкторське бюро «Арсенал»

визнання недійсним свідоцтва України № 109022

Суддя Шевченко Е. О. Представники: Від позивача: Від відповідача-1:

Від відповідача-2: Поляк О.В. - предст. (дов. від 22.04.2009 р.)

Потоцький - предст. (дов. № 16-08/16 від 11.01.10 р.)

не з’явився Обставини справи:

Суб’єкт підприємницької діяльності –фізична особа Герасимчук Оксана Володимирівна (далі по тексту позивач) звернулась до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності міністерства освіти і науки України (далі по тексту Відповідач-1) та до Казеного підприємства «Центральне конструкторське бюро «Арсенал»(далі по тексту Відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 109022 на знак для товарів і послуг «Арсенал»частково, а також про стягнення з відповідача - 2 судових витрат.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.10.2009 року порушено провадження по справі № 21/96 та призначено її до розгляду на 29.10.09р.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 29.10.2009 р. та від 12.11.2009 р., та від 26.11.2009 р. розгляд справи відкладався, в зв‘язку з неявкою в судове засідання представника відповідача-2.

Представник позивача підтримав в судовому засіданні від 17.12.2009 р. заявлені позовні вимоги, а також заявив клопотання про призначення по справі судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності України та запропоновано питання, які пропонуються на розгляд судовому експерту.

Представник відповідача-1 проти призначення експертизи по справі не заперечував.

Представників відповідача-2 проти призначення експертизи по справі заперечував.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав заявлені позовні вимоги, в обґрунтування яких позивач посилається на те, що позначення, яке зареєстроване за оскаржуваним свідоцтвом № 1090221 на знак «АРСЕНАЛ»в частині реєстрації для товарів 9 класу МКТП не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки оскаржуване позначення є схожим до ступеня сплутування з позначенням, яке належить позивачеві на підставі свідоцтва № 60263 «ARSENAL».

Представник відповідача-2 проти заявлених позовних вимог заперечував, посилаючись на причини, викладені у відзиві на позовну заяву (в матеріалах справи), зокрема на те, що позивачем не доведено, що конкуруючі позначення є схожими до ступеня сплутування, а також не доведено, що позивач та відповідач –2 використовують конкуруючі позначення для однорідних товарів та послуг, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка їх надає (виробляє).

Дане клопотання про призначення судової експертизи було підтримано представником відповідача-2, який також запропонував перелік питань, що мають бути поставлені перед експертом.

Предметом розгляду даної справи є визнання недійсним свідоцтва № 109022 на знак для товарів та послуг «АРСЕНАЛ», яке належить відповідачеві-2 з підстав невідповідності оскаржуваного позначення умовам надання правової охорони, а саме : оскаржуване позначення є схожим до ступеня сплутування з позначенням, що належить позивачеві, щодо однорідних товарів та послуг 9 класу МКТП.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що на день подання заявки відповідачем –2 (13.05.2009 р.) на реєстрацію знака «АРСЕНАЛ», виключні права позивача вже діяли, а отже вже з самого початку відповідач –2 взагалі не мав права здійснювати використання позначення «АРСЕНАЛ».

За таких обставин, для вирішення справи по суті суду необхідно встановити чи мало оскаржуване позначення «АРСЕНАЛ»умовам надання правової охорони на день подачі заявки відповідачем –2.

Для вирішення даного питання необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому без висновків судової експертизи, які є належними засобами доказування, справа не може бути вирішена по суті.

Ухвалою суду від 17.12.2009 р. у справі було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Петренку Сергію Анатолійовичу –керівнику Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності АПН України, а провадження у справі зупинено до надання висновків судової експертизи.

17.05.2010 р. до Господарського суду міста Києва надійшли висновки судової експертизи № 599 та матеріали господарської справи № 21/96.

Ухвалою суду від 17.05.2010 р. провадження у справі було поновлено оскільки обставини, що зумовили зупинення провадження у справі відпали, та призначено судове засідання на 03.06.2010 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.06.2010 р. розгляд справи було відкладено на 24.06.2010 р., у зв‘язку з неявкою в судове засідання представника відповідача - 2.

Представником позивача подано письмові пояснення з урахуванням висновку експертизи у даній справі. Представник відповідача-2 у судове засідання 24.06.2010 р. повторно не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, з висновком судової експертизи у даній справі не ознайомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду від відповідача-2 не надходило. Представник відповідача-1 надав пояснення у справі з урахуванням висновку судової експертизи. Відповідач-1 посилається на те, що Висновок № 599 судової експертизи не має відповіді на питання щодо того, чи є знак для товарів та послуг «АРСЕНАЛ»за свідоцтвом України № 109022 оманливим або таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги.

Вислухавши пояснення представників сторін, суд вирішив відкласти розгляд справи на 12.08.2010 р. для виклику в судове засідання експертів.

12.08.2010 р. в судове засідання судовий експерт не з’явився.

Через канцелярію Господарського суду міста Києва представник відповідача-1 надав пояснення у справі з урахуванням висновку судової експертизи. Відповідач-1 посилається на те, що Висновок № 599 судової експертизи не має відповіді на питання щодо того, чи є знак для товарів та послуг «АРСЕНАЛ»за свідоцтвом України № 109022 оманливим або таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги.

Розглянувши подані учасниками процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги та подані заперечення, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано торговельну марку “АРСЕНАЛ” для товарів і послуг 9 класу та послуг 42 класу МКТП та видано на ім’я відповідача-2 Свідоцтво України № 109022.

          Позивач –Суб’єкт підприємницької діяльності –фізична особа Герасимчук Оксана Володимирівна - вважає, що Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 109022 видане з порушенням законодавства і має бути визнане недійсним з наступних підстав.

Свідоцтво зареєстроване на порушення п. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, оскільки згідно цієї норми не можуть бути зареєстровані як позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

          Позивач є власником серії знака для товарів і послуг для товарів 9 класу МКТП в Україні, що відтворюють позначення «ARSENAL», який був заявлений чи зареєстрований до дати подання заявки на знак для товарів і послуг «АРСЕНАЛ»(Свідоцтво № 109022, дата подання заявки –13.05.2009 р.)

Позначення позивача за вказаним свідоцтвом та позначення відповідача за Свідоцтвом № 109022 містять словесний елемент «АРСЕНАЛ», що свідчить про їх схожість до ступеня змішування за звуковою, смисловою та графічною ознаками.

Відповідач-2 надав відзив на позов, в якому проти позову заперечив з підстав його необґрунтованості. Відповідач-2 зазначив, що подання ним заявки на реєстрацію торговельної марки «АРСЕНАЛ»було здійснене з дотриманням приписів законодавства України, а твердження позивача в позові про порушення з боку відповідача – 2 чинного законодавства не є доведеним. Заперечуючи проти позову, відповідач-2 зазначив, що подаючи заявку на спірне позначення, не порушував права позивача.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні всі обставини, що мають значення для справи, заслухавши пояснення представника позивача, відповідача-1, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та про задоволення позову повністю з таких підстав.

Відповідач-2 є власником Свідоцтва України № 109022 на знак для товарів і послуг «АРСЕНАЛ»для товарів 9 класу та послуг 42 класу МКТП. Датою реєстрації вказаної торговельної марки є 25.06.2009 р.

Як вбачається з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 109022, відповідач-2 подав заявку № m 2009 05364 на реєстрацію позначення «АРСЕНАЛ»в якості торговельної марки до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»зі змінами, чинними на дату подання заявки, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно абз. 2 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»зі змінами, чинними на дату подання заявки, не можуть одержати правову охорону позначення, які не мають розрізняльної здатності.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. З урахуванням того, що питання щодо того, чи має торговельна марка «АРСЕНАЛ»за Свідоцтвом України № 109022 розрізняльну здатність, судом призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності.

Експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом С. А. Петренком, який має відповідну кваліфікацію та внесений до реєстру атестованих судових експертів.

За результатами проведення судової експертизи експертом складено Висновок № 599 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 14.05.2010 р. (далі - Висновок).

Ст. 32 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги чи заперечення сторін. Ці дані встановлюються, зокрема, висновками судових експертів. Однак висновок судового експерта не є для суду обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленому ст. 43 ГПК України.

Судом встановлено, що Висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, Висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Висновком судової експертизи встановлено, що:

1)          Товари 9 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки «АРСЕНАЛ»за свідоцтвом України № 109022 та «ARSENAL»за свідоцтвом України № 602663, і які використовуються, відповідно, відповідачем – 2 та позивачем, є однорідними.

2)          Торговельні марки «АРСЕНАЛ»за свідоцтвом України № 109022 та «ARSENAL»за свідоцтвом України № 602663 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

3)          Виходячи з наданих на дослідження матеріалів справи № 21/96 та обсягу інформації, що міститься в них, позначення «АРСЕНАЛ»за свідоцтвом України № 109022 не набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Корпорацією «Науково –виробниче об’єднання «Арсенал»для позначення товарів 9 класу МКТП.

09.08.2010р. до Господарського суду надійшли додаткові відповіді судової експертизи на питання суду, стосовно Висновку № 599 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 14.05.2010 р.

Відповідно до проведеного дослідження за питаннями Висновку № 599 товари 9 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки «АРСЕНАЛ»за Свідцтвом України № 109022 та «ARSENAL»за Свідцтвом України № 60263, і які використовуються, відповідно, відповідачем-2 та позивачем є однорідними та схожими настільки, що їх можна сплутати. Тобто знак для товарів та послуг «АРСЕНАЛ»за свідоцтвом України № 109022 не є оманливим, але є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар 9 класу МКТП.

Суд приймає висновок судової експертизи від 17.05.2010 р. та відповіді судової експертизи від 09.08.2010 р. в якості належного доказу по справі в порядку ст. ст. 42, 43 ГПК України.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з наступних підстав.

Наявність у позивача виключних прав власника Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 60263 на позначення «ARSENAL»надає йому право захищати своє виключне право будь-яким способом, передбаченим законодавством, в тому числі, шляхом визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг інших осіб, що, на думку позивача, порушують його виключне право.

Тим самим суд визнає обґрунтованим посилання позивача на те, що словесне позначення «АРСЕНАЛ», зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом України № 109022, не має розрізняльної здатності, а заперечення відповідача-2 з цього приводу такими, що спростовуються наявними у матеріалах справи доказами.

Суд з урахуванням вищевикладеного та положень абз. 2 п. 2 та п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, приходить до висновку, що торговельна марка «АРСЕНАЛ»за свідоцтвом України № 109022 не відповідає умовам надання правової охорони. При цьому наявності хоча б однієї з вказаних підстав (відсутність у позначення «АРСЕНАЛ»розрізняльної здатності) достатньо для висновку про невідповідність торговельної марки «Арсенал»за свідоцтвом України № 109022 умовам надання правової охорони.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрована торговельна марка «АРСЕНАЛ»за Свідоцтвом України № 109022 не відповідає умовам надання правової охорони (згідно ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»однієї цієї підстави достатньо для визнання оспорюваного свідоцтва недійсним), Свідоцтво України № 109022 підлягає визнанню недійсним.

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов’язання Держдепартаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним Свідоцтва України № 109022 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст. 49 ГПК України стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує державне мито за рахунок другої сторони, а також витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення спору.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 43, 49, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов Суб’єкта підприємницької діяльності –фізичної особи Герасимчук Оксани Володимирівни задовольнити повністю.

2. Визнати Свідоцтво України № 109022 на знак для товарів і послуг «АРСЕНАЛ»недійсним повністю.

3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 109022 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Казеного підприємства «Центральне конструкторське бюро «Арсенал»(01010, м. Київ, вул. Московська, 8, Р/р 26001005000282 у ВАТ «РОДОВІД БАНК» м. Києва, МФО 321712, ідентифікаційний код 34690805) на користь Суб’єкта підприємницької діяльності –фізичної особи Герасимчук Оксани Володимирівни (03115, м. Київ, б-р Акад. Вернадського, 67, кв. 98, Р/р 260065012041 у ВАТ «БГ БАНК»м. Києва, МФО 320995, ідентифікаційний код 2358506188) 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп. витрат по сплаті державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10-ти днів з дня його прийняття.

6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Суддя:                                                                                          Е. О. Шевченко