Рішення № 10777541, 18.06.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б тел. 284-18-98 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

Справа № 54/17718.06.10 За позовом           Компанії "Ролекс СА"

до           1) Компанії "Пі.Ті. ПЕРМОНА"

                              2) Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України

про           визнання недійсним свідоцтва № 63354 на знак для товарів і послуг

Суддя Демченко Т.С.

Представники:

від позивача          Коваль М.С., за дов. від 23.09.2008 р.

від відповідача-1           не з’явився

від відповідача-2           Запорожець Л.Г., довіреність № 16-08/12 від 11.01.2010 р.

У судовому засіданні 18.06.2010 р. за згодою представників сторін відповідно до ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія "Ролекс СА" звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом до Компанії "Пі.Ті. Пермона" та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним повністю свідоцтва № 63354 на товарний знак "Rolex" в Україні.

Позовні вимоги обґрунтовані наступними обставинами. Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим Наказом Держдепартаменту від 05.06.2008 р., знак "Rolex" визнано добре відомим в Україні відносно компанії "Ролекс СА" щодо товарів 14 класу МКТП станом на 01.01.2004 р. Державним департаментом інтелектуальної власності 15.06.2006 р. за відповідачем-1 зареєстровано знак для товарів і послуг "Rolex" для 34, 35 класів МКТП та видано свідоцтво України № 63354. На думку позивача, факт реєстрації добре відомого в Україні знака "Rolex" на ім.’я відповідача та використання ним знаку стосовно неспоріднених товарів призведе до розмивання добре відомого знаку та позбавлення його розрізняльної здатності.

Ухвалою суду від 29.12.2008 р. порушено провадження у справі № 54/177, розгляд справи призначено на 22.07.2009 р., зобов’язано позивача надати суду нотаріально засвідчений переклад англійською мовою позовної заяви з доданими до неї документами та ухвали № 54/177 від 29.12.2008 р.

Зазначені вимоги позивач не виконав та не надав засвідчені переклади позовної заяви і ухвали № 54/177 від 29.12.2008 р., повідомивши клопотанням від 27.03.2009 р. суд про те, що Індонезія не є учасницею Конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 р.

Враховуючи, що відповідач-1 не був повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи, ухвалою суду від 22.07.2009 р. розгляд справи відкладено на 06.02.2010 р.

Ухвалою суду від 22.12.2009 р. виправлено описку в зазначенні дати та часу розгляду справи в засіданні господарського суду, допущену в ухвалі Господарського суду міста Києва від 22.07.2009 р.

У судове засідання 05.02.2010 р. представник відповідача-2 не з’явився, про причини неявки не повідомив, відзиву на позов та витребуваних судом документів не надав.

Представником відповідача-1 у судовому засіданні подано клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості ознайомитися з матеріалами справи. Клопотання судом задоволено, розгляд справи відкладено на 05.03.2010 р.

У зв’язку із перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному, судове засідання, призначене на 05.03.2010 р., не відбулось. Ухвалою суду від 06.04.2010 р. розгляд справи призначено на 21.04.2010 р.

У поданому відзиві відповідач-1 просить відмовити у задоволенні позову та зазначає про те, що міжнародна реєстрація IR-252976 на ім’я позивача стосується тільки товарів 9, 14 класів МКТП; спортивні змагання та заходи у сфері підприємництва, мистецтва, організатором і учасником яких є позивач, проходять за межами України і не є поширеними в Україні; соціологічні дослідження, проведені позивачем, стосуються комбінованого позначення "Rolex".

Відповідач-2 у поданому відзиві на позов просить відмовити у його задоволенні, мотивуючи свої заперечення тим, що на момент проведення експертизи заявки відповідача-1 знак для товарів і послуг "Rolex" ще не був визнаний добре відомим в Україні відносно позивача, а також тим, що позивачем не доведено обставин, передбачених ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", які є підставою для надання правової охорони добре відомому знаку для неспоріднених товарів.

У судових засіданнях 21.04.2010 р. та 19.05.2010 р. відповідно до ст. 77 ГПК України оголошувались перерви.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши у судовому засіданні оригінали документів, копії яких знаходяться у матеріалах справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 22.11.2007 р. визнано, що знак "ROLEX" став добре відомим в Україні відносно компанії "Ролекс СА" (Швейцарія) щодо товарів 14 класу МКТП: "годинники та їх частини" станом на 01 січня 2004 р.

Вказане рішення затверджено Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності № 95 від 05.06.2008 р.

15.06.2006 р. Державним департаментом інтелектуальної власності Компанії "Пі.Ті. Пермона" було видано свідоцтво України № 63354 на знак для товарів і послуг "ROLEX", зареєстрований для товарів і послуг 34, 35 класів МКТП (заявка № 20041010597, дата подання 04.10.2004 р., дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.06.2006 р.)

Позивач, посилаючись на ст.ст. 19, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", просить визнати недійсним свідоцтво України № 63354 на знак для товарів і послуг "ROLEX" з підстав невідповідності зареєстрованого позначення умовам надання правової охорони.

В силу п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3771-ХІІ від 23.12.1993 р. свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Таким чином, при вирішенні зазначеного спору слід керуватися нормами законодавства, що діяли станом на 04.10.2004 р.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі –в редакції станом на дату подання заявки на реєстрацію товарного знаку відповідача-1) право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Статтею 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб..

Умови надання правової охорони визначені ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якої правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Частиною 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки, зокрема позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачено, що Країни Союзу зобов’язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно зі ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв’язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Таким чином, правова охорона знаку для товарів і послуг , визнаного добре відомим на території України, надається з 01.01.2004 р.

Для вирішення спору по суті необхідно встановити

1)          чи є позначення "ROLEX", що охороняється свідоцтвом України № 63354, тотожними або схожими настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг , визнаного добре відомим на території України;

2)          чи є товари і послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ROLEX" за свідоцтвом України № 63354, однорідними чи спорідненими з тими, для яких визнано добре відомим в Україні для товарів і послуг ;

3)          у випадку, якщо товари і послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ROLEX" за свідоцтвом України № 63354, не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, чи вказуватиме використання відповідачем-1 знака "ROLEX" стосовно таких товарів і послуг на зв’язок між ним та позивачем і чи існує ймовірність завдання шкоди інтересам позивача таким використанням.

Як передбачено п.п. 4.3.2.4., 4.3.2.6., 4.3.2.7. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України№ 116 від 28.07.1995 р., в редакції наказу Державного патентного відомства України № 72 від 20.08.1997 р., позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівнявши знак для товарів і послуг "ROLEX", що охороняється свідоцтвом України № 63354 зі знаком для товарів і послуг , визнаним добре відомим на території України, з урахуванням вищезазначених критеріїв, суд вважає, що вказані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Як свідчать матеріали справи, знак для товарів і послуг "ROLEX", що охороняється свідоцтвом України № 63354, зареєстрований для:

товарів 34 класу МКТП: цигарки, кретекові цигарки, тютюн, товари, що належать до 34 класу, для курців, сигари, фільтри для цигарок, папір для цигарок, запальнички, сірники;

послуг 35 класу МКТП: сприяння продажеві товарів 34 класу, рекламування товарів 34 класу, послуги з просування на ринок товарів 34 класу.

Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 22.11.2007 р. знак визнаний добре відомим в Україні щодо товарів 14 класу МКТП: "годинники та їх частини".

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів (п. 4.3.2.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг).

З наведеного вбачається, що товари і послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ROLEX" за свідоцтвом України № 63354, не є однорідними чи спорідненими з тими товарами, для яких визнано добре відомим в Україні знак для товарів і послуг .

Як свідчать матеріали справи, однією з обставин, взятих до уваги Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності при винесенні рішення про визнання добре відомим знаку для товарів і послуг , є проведене Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка опитування щодо відомості вказаного знаку. Результати проведеного опитування свідчать про те, що 98,8% дорослого населення України віком від 18 до 60 років з доходом середній і вище середнього знають знак "ROLEX" стосовно годинників, а 69,9% асоціюють знак "ROLEX" із Швейцарією. Серед експертів ці результати становлять 99,8% та 68,8 % відповідно.

За таких обставин, на думку суду, використання знаку для товарів і послуг "ROLEX" для товарів, які не споріднені із товарами 14 класу МКТП, однозначно вказуватиме на зв’язок із швейцарським виробником годинників, яким є позивач.

Матеріали справи також свідчать, що позивачем протягом тривалого часу рекламуються товари під знаком "ROLEX", вказаним товарам присвячена низка статей у періодичних виданнях та мережі Інтернет, позивач є організатором та постійним учасником всесвітньовідомих заходів в сфері підприємництва, мистецтва та спорту, позивачем вживаються заходи щодо припинення порушення прав на знак для товарів послуг, і при цьому знак для товарів і послуг "ROLEX" входить до переліку 100 найдорожчих у світі знаків.

На думку суду, реєстрація відповідачем знаку для товарів і послуг "ROLEX", який є схожим із знаком позивача , мала на меті насамперед використання переваг, що надає відомість цього знака та асоціації якості, надійності, престижу тощо, що виникають у споживачів у зв’язку із таким знаком, а отже, така реєстрація є недобросовісною. Використання зареєстрованого відповідачем-1 знаку для товарів і послуг "ROLEX", з огляду на вживані позивачем заходи щодо просування власного знака, може призвести до послаблення розрізняльної здатності знака відносно товарів 14 класу МКТП і, таким чином, завдати шкоди інтересам позивача. Крім цього, враховуючи заходи, що вживаються у сфері боротьби із тютюнопалінням, у тому числі в Україні (заборона паління у громадських місцях, заборона реклами тютюну та тютюнових виробів тощо), на думку суду, не виключена можливість негативного впливу на репутацію позивача при використанні відповідачем-1 позначення "ROLEX" для тютюнових виробів.

Суд зауважує, що за змістом ч. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не вимагається доведення позивачем факту заподіяння шкоди його інтересам, натомість, достатньою підставою для охорони прав власника добре відомого знаку є лише принципова ймовірність завдання шкоди використанням цього знака іншою особою стосовно неспоріднених товарів.

З урахуванням зазначених вище обставин та пояснень сторін, суд дійшов висновку, що знак для товарів і послуг "ROLEX", що охороняється свідоцтвом України № 63354 не відповідав на дату реєстрації умовам надання правової охорони, визначеним ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг , який є добре відомим та охороняється в Україні без реєстрації відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 10 від 10.01.2002 р., у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, і такі відомості згідно з п. 1.3. Положення публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що вимоги позивача є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

З огляду на задоволення позову витрати по оплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу відповідно до ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача-1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Визнати недійним свідоцтво України № 63354 на знак для товарів і послуг "ROLEX".

3.          Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, МСП, ідентифікаційний код 31032378) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни щодо визнання недійсним свідоцтва України № 63354 на знак для товарів і послуг і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4.          Стягнути з Компанії "Пі.Ті. ПЕРМОНА" (Джалан Паттімура Но. 5, Пематанг Шіантар, Суматера Утара, Індонесія) на користь Компанії "Ролекс С.А." (Рю Франсуа-Дюссо 3-5-7, Женева 24, СН -1211, Швейцарія) 85 (вісімдесят п’ять) гривень 00 коп. державного мита та 118 (сто вісімнадцять) гривень 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5.          Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання повного тексту рішення, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.

Суддя Т.С. Демченко

Датою підписання повного тексту рішення є 06.08.2010 р.