Рішення № 10633698, 30.07.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б тел. 284-18-98 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

Справа № 54/45230.07.10 За позовом Компанії "Алді Айнкауф Гмбх енд ко. оХГ"

до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України;

2) Закритого акціонерного товариства "Фоззі"

треті особи 1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

                    2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова Експедиція"

про дострокове припинення дії свідоцтва № 39921 на знак для товарів і

послуг "Aldi"

Суддя Демченко Т.С.

Представники:

від позивача           Самусь К.О., довіреність б/н від 03.06.2010 р.

від відповідача-1           Потоцький М.Ю., довіреність № 16-08/16 від 11.01.2010 р.

від відповідача-2           Мельничук А.В., довіреність № 7 від 09.06.2010 р.

від третьої особи-1 не з’явився

від третьої особи-2 не з’явився

У судовому засіданні 30.07.2010 р. за згодою представників сторін відповідно до ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія "АЛДІ Айнкауф Гмбх енд Ко. оХГ" звернулась до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-1) та Закритого акціонерного товариства "Фоззі" (відповідач-2) про дострокове припинення дії свідоцтва України № 39921 на торговельну марку "Aldi" та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торгівельна марка "Aldi" за свідоцтвом України № 39921 не використовується в Україні щодо послуг 35, 39, 43 класів МКТП власником свідоцтва чи іншими особами під його контролем протягом останніх трьох років, що є підставою для дострокового припинення дії зазначеного свідоцтва.

Ухвалою суду від 30.10.2009 р. порушено провадження у справі № 54/452, розгляд справи призначено на 16.12.2009 р.

15.12.2009 р. через відділ діловодства суду відповідачем-1 подано пояснення на позовну заяву, в яких відповідач-1 просить відмовити у позові, мотивуючи це тим, що відповідач-1 не зобов’язаний проводити контроль за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, факт використання знаку товарів і послуг має доводити відповідач-2.

У судовому засіданні 16.12.2009 р. представниками сторін подано спільне клопотання про вирішення спору у більш тривалий строк, ніж передбачено ч. 1 ст. 69 ГПК України. Клопотання судом задоволено, строк вирішення спору продовжено.

У судовому засіданні 16.12.2009 р. відповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалась перерва до 27.01.2010 р.

У зв’язку із перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному, судове засідання, призначене на 27.01.2010 р., не відбулося. Ухвалою суду від 08.02.2010 р. розгляд справи призначено на 17.02.2010 р.

У судовому засіданні 17.02.2010 р. представником відповідача-2 подано відзив на позовну заяву, у якому відповідач-2 просить відмовити позивачу у задоволенні його вимог у повному обсязі, мотивуючи це тим, що власник свідоцтва на знак для товарів і послуг має право на підставі ліцензійного договору передати право на використання знаку для товарів і послуг третім особам та, відповідно, здійснювати контроль за використанням знаку, що і було зроблено відповідачем-2 на підставі ліцензійного договору № 4/03-6 від 21.03.2006 р. з ТОВ "Фора" та ліцензійного договору № 3/01-8 від 23.01.2008 р. з ТОВ "Нова Експедиція". Також відповідач-2 зазначає, що він користувався знаком для товарів і послуг "Aldi", що підтверджується договором тестування найменування № CL 14/10-05 від 19.10.2005 р., укладеним між ЗАТ "Фоззі" та ТОВ "Платформа".

Представником відповідача-2 заявлено клопотання про залучення до участі у справі як третіх осіб без самостійних вимог на стороні відповідача-2 ТОВ "Фора" та ТОВ "Нова Експедиція", оскільки рішення у справі № 54/452 може вплинути на їх права і обов’язки стосовно відповідача-2. Клопотання судом задоволено.

Ухвалою суду від 17.02.2010 р. розгляд справи відкладено на 07.04.2010 р., вжито заходів забезпечення позову у вигляді заборони відповідачу-2 передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг "Aldi" за свідоцтвом України № 39921 та відмовлятися від вказаного свідоцтва повністю або частково; заборони відповідачу-1 вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про зміни, пов’язані зі зміною особи власника свідоцтва України № 39921 на знак для товарів і послуг "Aldi", а також відомості про припинення дії зазначеного свідоцтва повністю або частково на підставі заяви власника.

У судовому засіданні 07.04.2010 р. третьою особою-2 подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Представник третьої особи-1 в судове засідання 07.04.2010 р. не з’явився, витребуваних документів не надав, через відділ діловодства суду подав клопотання про відкладення розгляду справи. З огляду на неявку третьої особи-1 розгляд справи відкладено на 12.05.2010 р.

У судовому засіданні 12.05.2010 р. відповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалася перерва до 09.06.2010 р.

У судове засідання 09.06.2010 р. представники відповідача-2 та третіх осіб не з’явились, про причини неявки не повідомили, у зв’язку з чим розгляд справи відкладено на 02.07.2010 р.

У судовому засіданні 02.07.2010 р. оголошувалася перерва до 30.07.2010 р.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши у судовому засіданні оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Як свідчать матеріали справи, відповідач-2 є власником свідоцтва України № 39921 на знак для товарів і послуг "Aldi", зареєстрований для послуг 35, 39 та 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (заявка № 2002042669, дата подання –02.04.2002 p., дата публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" –17.05.2004 р.).

30.05.2008 р. позивач подав до Державного департаменту інтелектуальної власності заявку № m 2008 11382 на реєстрацію знаку для товарів і послуг "ALDI" для послуг 35, 39,43 класів МКТП. За результатами розгляду вказаної заявки 04.08.2009 р. Державний департамент інтелектуальної власності повідомив позивача про можливу відмову у реєстрації знаку з тих підстав, що для всіх послуг 35, 39, 43 класів МКТП заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "Aldi", раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Закритого акціонерного товариства "Фоззі" (заявка № 2002042669 від 02.04.2002 p., свідоцтво № 39921 від 17.05.2004 р.).

Позивач вважає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 39921 без поважних причин не використовується в Україні ані відповідачем-2, ані іншими особами під його контролем протягом останніх трьох років щодо послуг 35, 39, 43 класів МКТП, і внаслідок такого невикористання відповідач-2 створює перешкоди позивачеві в отриманні в Україні правової охорони для торгівельної марки "Aldi" та здійсненню господарської діяльності під його комерційним найменуванням з використанням зазначеної торгівельної марки. Виходячи із зазначеного, позивач вважає, що дія зазначеного свідоцтва має бути достроково припинена судом щодо послуг, для яких зареєстровано знак.

Відповідно до ч. 1 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Статтею 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на власника свідоцтва покладений обов’язок добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Як передбачено ч. 2 ст. 497 ЦК України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Згідно з абз. 1 ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

При цьому згідно з абз. 5 ч. 4 ст. 18 Закону використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Таким чином, для правильного вирішення спору необхідно з’ясувати, чи мав місце факт невикористання в Україні торгівельної марки "Aldi" за свідоцтвом України № 39921 щодо послуг 35, 39, 43 класів протягом більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (з 17.05.2004 р.) або від іншої дати після публікації та чи відсутні поважні причини такого невикористання.

При цьому обов’язок доказування факту використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 39921 при наданні послуг, передбачених 35, 39, 43 класами МКТП самим відповідачем-2 або іншими особами за дозволом відповідача-2, а також доведення поважних причин невикористання знаку покладається на відповідача-2.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами (ч. 1 ст. 492 ЦК України).

На дату публікації відомостей про видачу свідоцтва України № 39921 використанням знаку визнавалось:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

На дату подання позову згідно зі ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака вважається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

При цьому згідно з абз. 5 ч. 4 ст. 18 Закону використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Виходячи з правової природи знаку для товарів і послуг, обов’язковою умовою для встановлення факту використання знака є його використання стосовно саме тих товарів і послуг, для яких його зареєстровано. Таким чином, до предмету доказування входять обставини, пов’язані із наданням відповідачем-2 або іншими особами відповідних послуг, для яких зареєстровано оспорюваний знак.

На підтвердження факту використання знаку для товарів і послуг "Aldi" за свідоцтвом України № 39921 відповідачем-2 та третіми особами надано:

- ліцензійний договір № 4/03-6 від 21.03.2006 р. на право використання знаку для товарів і послуг, укладений відповідачем-2 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фора";

- ліцензійний договір № 3/01-8 від 23.01.2008 р. на право використання знаку для товарів і послуг, укладений відповідачем-2 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Нова експедиція";

- договір СL 14/10-05 від 19.10.2005 р. про надання маркетингових послуг з розробки імені та тестування імен, укладений відповідачем-2 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Платформа";

- роздруківки з інтернет-сайту http://www.aldi.net.ua;

- договір № Р-13/06-06-07 про надання послуг по реєстрації доменних імен від 01.06.2007 р., укладений відповідачем-2 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест";

- Сертифікат про реєстрацію доменного імені aldi.ua;

- роздруківки з інтернет-сайту http://www.aldi.ua;

- Звіт по тестуванню назв для мережі магазинів (листопад 2005) та звіт щодо розробки корпоративного стилю Aldi;

- договір № 44/1 від 01.10.2007 р. на виготовлення рекламної, сувенірної та поліграфічної продукції з логотипом "Aldi", укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фора" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія Євробізнес";

- договір № 3/02 від 03.02.2006 р. на поставку товару (брелки, ручки кулькові) з гравіруванням "Aldi", укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фора" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Бізнес сувеніри";

- рахунки-фактури, видаткові накладні та банківські виписки;

- постер, візитівка;

- копії претензій ТОВ "Фора";

- роздруківки з інтернет-сайту http://newex.com.ua.

Розглянувши надані відповідачем-2 та третіми особами докази, суд вважає, що вони у встановленому порядку не доводять факт використання відповідачем-2 чи третіми особами під його контролем знаку для товарів і послуг "Aldi", що охороняється свідоцтвом України № 39921, для послуг 35, 39, 43 класів МКТП.

Так, за змістом ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передача прав на використання знаку для товарів і послуг за ліцензійним договором не є використанням власником такої торговельної марки, за умови, що інші особи, яким передані права, не використовують таку торговельну марку. За таких обставин, сам факт укладання відповідачем-2 із третіми особами ТОВ "Фора" та ТОВ "Нова експедиція" ліцензійних договорів не може підтверджувати використання відповідачем-2 знаку для товарів і послуг "Aldi".

Надані відповідачем-2 договір СL 14/10-05 від 19.10.2005 р. про надання маркетингових послуг з розробки імені та тестування імен, укладений ним з Товариством з обмеженою відповідальністю "Платформа", додаток № 1 до нього, акт № РН-0020-22 прийому-передачі послуг від 04.11.2005 р., платіжні доручення, звіт по тестуванню назв для мережі магазинів (за листопад 2005) та звіт щодо розробки корпоративного стилю Aldi не свідчать про фактичне надання відповідачем-2 послуг, що входять до переліку 35, 39, 43 класів МКТП.

Докази розміщення торговельної марки "Aldi" у мережі інтернет, зокрема, на інтернет-сайтах http://www.aldi.net.ua, http://www.aldi.ua, http://newex.com.ua також не приймаються судом як належні докази на підтвердження використання знаку при наданні послуг, передбачених 35, 39, 43 класами МКТП.

Так, згідно із наявним у матеріалах справи сертифікатом про реєстрацію доменного імені, домен aldi.ua, за яким розміщено веб-сайт http://www.aldi.ua, делеговано на відповідача-2 лише з 08.04.2010 р., тобто після порушення судом провадження у справі. Договір № Р-13/06-06-07 про надання послуг по реєстрації доменних імен від 01.06.2007 р., укладений відповідачем-2 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест", не містить жодних вказівок на те, що відповідач-2 замовляв реєстрацію доменного імені aldi.ua до 08.04.2010 р. чи замовляв і оплачував послуги з продовження строків реєстрації.

Як вбачається з інформації, що міститься на наданих відповідачем-2 та третіми сторонами роздруківках з інтернет-сайтів http://www.aldi.net.ua, http://newex.com.ua, посилання на торговельну марку "Aldi" міститься у розділі сайтів "Список форумів" і відповідні записи (теми) "Грузоперевозки с ALDI" були створені адміністраторами сайтів тільки 06.04.2010 р., що не може свідчити про використання знаку для товарів і послуг "Aldi" до дати подання позову.

Надані ТОВ "Фора" договір № 44/1 від 01.10.2007 р. на виготовлення рекламної, сувенірної та поліграфічної продукції з логотипом "Aldi", укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія Євробізнес" та договір № 3/02 від 03.02.2006 р. на поставку товару (брелки, ручки кулькові) з гравіруванням "Aldi", укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю "Бізнес сувеніри", також не свідчать про фактичне використання ТОВ "Фора" знаку для товарів і послуг "Aldi" при наданні послуг, передбачених 35, 39, 43 класами МКТП.

Крім того, рахунки-фактури, видаткові накладні та банківські виписки, що надані третьою особою-1, не приймаються судом як докази виконання сторонами саме вищезазначених договорів, оскільки вказані документи не містять жодного посилання на договори. Самі по собі рахунки-фактури, видаткові накладні та банківські виписки також не вказують, що за цими документами виготовлялась, передавалась та оплачувалась продукція із нанесеним позначенням "Aldi".

Претензії ТОВ "Фора", адресовані ТОВ "Сальса" та ВАТ "Птахофабрика "Ужгородська" та виконані на бланках з позначенням "Aldi", стосуються перерахування заборгованості за поставлений товар та не стосуються надання послуг під торговельною маркою "Aldi". При цьому сам факт нанесення позначення "Aldi" на бланку не свідчить про надання послуг, для яких зареєстроване вказане позначення.

Суд відмічає, що до послуг 35, 39, 43 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Aldi", відносяться наступні послуги: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; в тому числі: аукціонний продаж, демонстрування товарів, ділове інформування, ділові довідки, імпортно-експортні агентства, надавання консультаційних та маркетингових послуг, розповсюджування зразків, сприяння продажеві (посередництво), розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих і непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям оглядати та купувати ці товари, допомога покупцям у виборі та придбанні продуктів харчування і непродовольчих товарів у підприємствах роздрібної торгівлі, оформляння вітрин, послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам). Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей, в тому числі: доставляння товарів, кур’єрські послуги, експедування вантажів, зберігання (товарів) на складах, інформування щодо зберігання (товарів) на складах, обгортання товарів, розвантажування вантажів, наймання складів (орендування), наймання холодильників (прокат). Послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло,в тому числі: послуги барів, кав’ярень, кафе, кафетеріїв, буфетів, їдалень, ресторанів, ресторанів самообслуговування, постачання харчів та напоїв, шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування).

Відповідачем-2 та третіми особами не надано жодного належного та допустимого доказу, які б підтверджували фактичне надання ними вищезазначених послуг із використанням знаку для товарів і послуг "Aldi".

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що відповідач-2 протягом більш ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням торговельної марки "Aldi" для надання послуг 35, 39, 43 класів МКТП.

Для правильного вирішення спору по суті також необхідно встановити наявність чи відсутність у відповідача-2 поважних причин невикористання в Україні торгівельної марки "Aldi", яка охороняється свідоцтвом України № 39921.

За змістом ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Зважаючи на те, що у наданих суду письмових поясненнях відповідачем-2 не надано будь-яких доказів, які б підтверджували поважність причин невикористання торговельної марки "Aldi", та виходячи з того, що належними у справі доказами доведено факт невикористання вказаної торговельної марки на території України понад трьох років, суд приходить до висновку про відсутність у відповідача-2 поважних причин невикористання вказаної торговельної марки на території України.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 10 від 10.01.2002 р., у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, і такі відомості згідно з п. 1.3. Положення публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність".

За таких обставин, позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати покладаються на відповідача-2, оскільки Державний департамент інтелектуальної власності МОН України не уповноважений на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками.

Керуючись ст.ст. 33, 44, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України № 39921 на знак для товарів і послуг "Aldi" щодо послуг 35, 39, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, МСП, ідентифікаційний код 31032378) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності "Промислова власність" про дострокове припинення дії свідоцтва України № 39921 на торговельну марку "Aldi" щодо послуг 35, 39, 43 класів МКТП.

4. Стягнути з Закритого акціонерного товариства "Фоззі" (08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5, ідентифікаційний код 25294089) на користь Компанії "Алді Айнкауф Гмбх енд ко. оХГ" (Еккенбергштр. 16 А, D-45307 Ессен, Німеччина, ідентифікаційний код –відсутній) 85 (вісімдесят п’ять) гривень 00 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) гривень 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання повного тексту рішення, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.

Суддя                                                             Т.С. Демченко

Датою підписання повного тексту рішення є 02.08.2010 р.