Рішення № 101590826, 17.11.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2021м. ДніпроСправа № 904/6015/21

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Загинайко Т.В. за участю секретаря судового засідання Євтушенка Д.Є. розглянув за правилами загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГО-Р" (33001, м. Рівне Рівненської області, вул. Дворецька, буд. 93; ідентифікаційний код 31299420)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "НТПК" (49033, м. Дніпро Дніпропетровської області, вул. Гладкова. 27, кв.8; ідентифікаційний код 42347078)

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, - Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Карпати-Інвест" (79018, м. Львів Львівської області, вул. Головацького, б. 23-А; ідентифікаційний код 22334753).

про зобов`язання припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Наш край" та стягнення 517 112 грн. 54 коп.

Представники:

від позивача: представник не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином;

від відповідача: Соколенко Т.О. - адвокат;

від третьої особи: представник не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином.

ПРОЦЕДУРА:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "АРГО-Р" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№5700/21 від 23.06.2021) до Товариства з обмеженою відповідальністю "НТПК", в якій просить в порядку статті 90 Господарського процесуального кодексу України, поставити наступні запитання відповідачу:

1) З якої дати відповідач здійснює діяльність у магазині під вивіскою "Наш край" за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 14-А?

2) З якої дати відповідач використовує РРО у магазині під вивіскою "Наш край" за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 14-А?

3) На якій підставі відповідач використовує позначення "Наш край" на вивісці магазину у куточку споживача? У разі обґрунтування правомірності використання позначення "Наш край" надати документи на підтвердження правомірності використання позначення "Наш край", за наявності?

4) Чому відповідач не змінив вивіску, назву магазину, куточок споживача та інші рекламні матеріали, які містять торговельну марку "Наш край" та використовується офіційними користувачами мережі магазинів "Наш край"?

Відповіді на запитання просить надати оформлені у відповідності до вимог статті 90 Господарського процесуального кодексу України.

Також просить зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "НТПК" (ідентифікаційний код 42347078) припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Наш край" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №195855 від 26.01.2015 року шляхом вилучення з цивільного обігу та подальшого знищення вивіски магазину, куточка споживача, рекламних та інших матеріалів, які використовуються відповідачем для надання однорідних або споріднених послуг 35 класу МКТП, на які розповсюджується правова охорона знаку для товарів і послуг "Наш край" відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг №195855 від 26.01.2015 року; стягнути з відповідача на користь позивача 517 112 грн. 54 коп. - завданих збитків (упущеної вигоди) та понесені судові витрати у повному обсязі, незалежно від результатів розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.06.2021 про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, - Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Карпати-Інвест", справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 28.07.2021 о 12:30 год.

Позивач у заяві (вх№35165/21 від 16.07.2021) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції просить надати можливість участі у судовому засіданні по справі №904/6015/21, призначеному на 28.07.2021 на 12:30 год., а також у інших судових засіданнях по справі №904/6015/21 в режимі відеоконференції поза межами суду з використанням власних технічних засобів.

Відповідач у заяві (вх№35309/21 від 19.07.2021) про ознайомлення з матеріалами справи просить надати можливість ознайомитись з матеріалами справи №904/6015/21.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2021 було відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГО-Р" про участь у судовому засіданні, призначеному на 28.07.2021 о 12:30 год., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням з власних технічних засобів за допомогою системи відеоконференцзв`язку EASYCON.

Відповідач у відзиві на позовну заяву (вх. №36613/21 від 26.07.2021) просить відмовити у задоволенні позовних вимог позивачу, зазначивши, що відповідач у своїй господарський діяльності не використовує торгову марку "Наш край", жодний доказ не доводить те, що відповідач використовує торгову марку.

Третя особа у клопотанні (вх. №36946/21 від 27.07.2021) просить здійснювати розгляд справи за відсутності представника у зв`язку із встановленням карантину на всій території України.

Відповідач у клопотанні (вх. №37142/21 від 28.07.2021) просить долучити докази та врахувати при розгляді справи по суті, оскільки із доказу вбачається, що зображення знака "НАШ КРАЙ" не є тотожним вивісці на приміщенні.

У судове засідання 28.07.2021 з`явились представники позивача та відповідача, представник третьої особи у судове засідання не з`явився.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.07.2021 було продовжено підготовче провадження до 27.09.2021; відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 16.09.2021 о 12:00 год.

Позивач у заяві (вх№38316/21 від 04.08.2021) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції просить надати можливість участі у судовому засіданні по справі №904/6015/21, призначеному на 14.09.2021 на 12:00 год., а також у інших судових засіданнях по справі №904/6015/21 в режимі відеоконференції поза межами суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2021 було відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГО-Р" (вх№38316/21 від 04.08.2021) про участь у судовому засіданні, призначеному на 16.09.2021 о 12:00 год. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням з власних технічних засобів.

У судове засідання 16.09.2021 з`явилися представники позивача та відповідача, представник третьої особи у судове засідання не з`явився.

У судовому засіданні 16.09.2021 представником відповідача заявлено усне клопотання про надання можливості з`ясувати питання щодо доцільності призначення у справі судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2021 було відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 23.09.2021 о 15:00 год.

У судове засідання 23.09.2021 з`явився представник відповідача, представник позивача у судове засідання не з`явився.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.09.2021 було закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті (загальне позовне провадження) на 30.09.2021 о 15:00 год.

Позивач у заяві (вх№46372/21 від 24.09.2021) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції просить надати можливість участі у судовому засіданні по справі №904/6015/21, призначеному на 30.09.2021 на 12:00 год., а також у інших судових засіданнях по справі №904/6015/21 в режимі відеоконференції поза межами суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.09.2021 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГО-Р" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, судове засідання призначено на 30.09.2021 о 15:00 год.

Відповідач у письмових поясненнях (вх. №47344/21 від 30.09.2021) просить прийняти вказані письмові пояснення до матеріалів справи та врахувати при розгляді справи по суті, посилаючись на те, що відповідач за зобов`язаннями ані ТОВ "Алюр", ані ОСОБА_1 не відповідає, оскільки ТОВ "Алюр" було попереднім користувачем приміщення, а тому відповідач фактично не міг здійснювати свою господарську діяльність в приміщенні, де її здійснювала інша юридична особа та виконувала свої зобов`язання за договором комерційної концесії.

У судове засідання 30.09.2021 з`явилися представники позивача (в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EasyCon") та відповідача, представник третьої особи у судове засідання не з`явився.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.09.2021 оголошено перерву у судовому засіданні (загальне позовне провадження) на 28.10.2021 о 15:00 год.

Позивач у заяві (вх№48168/21 від 05.10.2021) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції просить надати можливість участі у судовому засіданні по справі №904/6015/21, призначеному на 28.10.2021 на 15:00 год., а також у інших судових засіданнях по справі №904/6015/21 в режимі відеоконференції поза межами суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.10.2021 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГО-Р" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, судове засідання, призначене на 28.10.2021 о 15:00 год., відбудеться поза межами приміщення суду в режимі відеоконференції з Товариством з обмеженою відповідальністю "АРГО-Р" за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EasyCon".

Судове засідання 28.10.2021 в режимі відеоконференції не відбулось, оскільки представник позивача Гончарук В.В. на момент засідання для підключення до відеоконферензв`язку був відключений.

Судове засідання 28.10.2021 відбулось в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, з`явився представник від відповідача, представники від позивача та третьої особи не з`явились.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2021 (з урахуванням ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2021) було оголошено перерву у судовому засіданні (загальне позовне провадження) на 11.11.2021 о 15:00 год.

У судове засідання 11.11.2021 з`явився представник від відповідача, представники від позивача та третьої особи у судове засідання не з`явились.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2021 оголошено перерву у судовому засіданні (загальне позовне провадження) на 17.11.2021 о 15:30 год.

Позивач у заяві (вх№54744/21 від 16.11.2021) про розгляд справи без участі просить розглянути справу призначену на 17.11.2021 на 15:30 без його участі.

У судове засідання 17.11.2021 з`явився представник відповідача, представники позивача та третьої особи у судове засідання не з`явилися.

Під час розгляду справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Судовий процес, на виконання статті 222 Господарського процесуального кодексу України, фіксувався за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

У судовому засіданні 17.11.2021 було проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Справу розглянуто відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ТА ДОКАЗИ, ЩО ЇХ ПІДТВЕРДЖУТЬ

З матеріалів справи вбачається, що третя особа - Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Карпати-Інвест" є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг - торговельної марки «Наш край» №195855, виданого 26.01.2015 (дата подачі заявки 01.07.2014, 26.01.2015- дата публікації відомостей в офіційному бюлетені №2).

01.11.2021 між позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "АРГО-Р", як ліцензіатом та третьою собою - Приватним акціонерним товариством "Компанія з управління активами "Карпати-Інвест", як ліцензіаром укладено ліцензійний договір №1/17 (далі- договір).

В подальшому між сторонами було укладено додаткову угоду до ліцензійного договору №1/17 від 01.11.2017 про внесення змін до нього шляхом викладання у новій редакції м. Луцьк від 02.06.2018 (далі- додаткова угода).

Загальні положення договору в редакції додаткової угоди:

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини у сфері інтелектуальної власності, що виникають з приводу надання Ліцензіаром дозволу Ліцензіатові на використання торговельної марки (знаку для товарів і послуг) в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі.

Ліцензіар володіє всіма майновими правами інтелектуальної власності на зареєстровану Торговельну марку (знак для товарів і послуг) «НАШ КРАЙ» (надалі іменується "Знак"), що засвідчується Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 1195855 (дата реєстрації 26.01.2015р.) (надалі іменується "Свідоцтво"). Ліцензіар за плату надає Ліцензіату, а Ліцензіат приймає виключну ліцензію (дозвіл) на використання Знака відносно всіх послуг для яких зареєстровано Знак.

1.2. Вид ліцензії на використання Знака за цим Договором - виключна. Територія дії ліцензії - на всій території дії Свідоцтва на Знак.

1.3. Під використанням Ліцензіатом Знака у цьому Договорі розуміється нанесення його на будь-який товар, інструмент, вивіску, предмет або одяг, прапор, нашивку, бирку, засіб (в тому числі транспортний) при пропонуванні чи здійсненні послуг Ліцензіатом, а також застосування його в діловій документації та/або в рекламі, в тому числі і через мережу Інтернет. Під використанням Ліцензіатом Знака у цьому Договорі розуміється також право на підписання від свого імені субліцензійних договорів з користувачами Знака (третіми особами), включаючи, але не обмежуючись, договорів комерційної концесії, договорів про надання послуг (маркетингових, мерчендайзингових) тощо. При цьому використання торговельної марки можливе лише з сферах діяльності, які вказані в Свідоцтві згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП), щодо всього переліку послуг 35 класу МКТП, для яких Знак зареєстровано.

1.4. У зв`язку з укладенням даного Договору, Ліцензіат має право на використання Знака будь-якими способами не забороненими чинним законодавством, право надавати дозвіл використовувати Знак третім особам та право перешкоджати неправомірному використанню Знака, в тому числі забороняти таке використання збороняти використання знака третіми особами без його згоди. У разі порушення прав а Знак, Ліцензіат має право вчиняти будь-які дії необхідні для захисту порушених прав а Знак, звертатися до суду від власного імені з вимогами про припинення порушених прав на Знак та відновлення порушених прав, в тому числі шляхом стягнення збитків даних внаслідок порушення прав на Знак третіми особами.

1.5. Протягом дії даного Договору, Ліцензіар не має права використовувати Знак самостійно, в тому числі не має права надавати ліцензії третім особам використання Знака.

Ліцензіат має право:

3.4.1. Ліцензіат має право забороняти іншим особам використовувати Знак без його згоди щодо всього переліку однорідних та споріднених послуг 35 класу МКТП, для зареєстровано Знак, якщо в результаті такого використання можливо, або введення в оману споживача щодо особи, що надає послуги, або ж ці позначення можна сплутати зі Знаком.

3.4.2. Підписувати від свого імені субліцензійні договори з користувачами Торгової марки «Наш Край» (третіми особами), включаючи, але не обмежуючись, договорів комерційної концесії, договорів про надання послуг тощо.

3.4.3. Здійснювати будь-які дії, необхідні для захисту та відновлення порушених майнових прав на Знак, в тому числі звертатися до будь-яких державних органів та органів місцевого самоврядування, організацій, підприємств та установ усіх форм власності, в тому числі до судів України усіх юрисдикцій та інстанцій, прокуратури, правоохоронних, податкових та інших органів, а також користуватися будь-якими іншими правами, передбаченими чинним законодавством України, з метою використання та/або захисту прав на Знак, та/або припинення порушення прав на Знак, та/або відновлення порушених прав на Знак.

3.4.7.На стягнення з осіб, які незаконно використовують Знак, сум завданих Ліцензіару збитків, штрафів, сум недоотриманого та / або упущення доходу, моральної шкоди і шкоди діловій репутації, сум компенсації, сум повернення судового збору, сум втрачених Ліцензіаром і Ліцензіатом на юридичні, адвокатські та інші послуги, які були отримані в ході реалізації прав за цим Договором.

3.4.9. У разі припинення незаконного використання Знака, укладати, з правом підпису, договори про врегулювання матеріально-правових претензій; здійснювати захист виключних прав на Знак будь-якими законними способами.

3.4.10. Висувати вимоги в господарських судах, судах загальної юрисдикції України від імені та/або в інтересах Ліцензіара, а також здійснювати інші юридичні дії, необхідні для захисту прав на Знак, що належить Ліцензіару.

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту припинення дії Свідоцтва.

Позивач обґрунтовує позовні вимоги тим, що: - у лютому 2019 року йому стало відомо про те, що відповідач використовує торговельну марку «Наш край» у власній господарській діяльності, зокрема у вивісці магазину «Наш край» та куточку споживача за адресою: м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Академіка Янгеля, буд. 14-А; - вказана інформація стала відомою позивачу в результаті випуску телевізійної програми «Ревізор», запис якої під назвою «Ревизор: Магазины. 3сезон. Днепр - 18.02.2019» розміщено в мережі Інтернет за адресою -https://www.youtube.com/watch?v=AUOfGntySoY; - у вказаному магазині «Наш край» відповідач здійснює демонстрацію товарів з метою їх продажу та безпосередньо продаж товарів, що підтверджується фіскальним чеком та фото з магазину; - дозволу на використання торговельної марки від позивача, як ліцензіата, з 02.07.2018, який діє на правах виключної ліцензії на всій території України, відповідач не отримував; - дії відповідача щодо використання торговельної марки без дозволу позивача є порушенням виключних прав на використання торговельної марки; -у лютому та квітні 2021 року свідком, (а.с.45) було придбано товари та зафіксовано порушення прав на торговельну марку в продуктовому магазині «Нашкрай», за адресою: м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Академіка Янгеля, буд. 14-А, де здійснює свою діяльність відповідач; -зокрема було зроблено фото вивіски магазину внутрішнього оформлення торгового залу магазину, куточка споживача та придбано товар; - зазначене підтверджується фото та чеками виданими в магазині, заявою свідка (а.с.45); - в куточку споживача вказаного магазину, як і на фіскальному чеку міститься інформація провідповідача, як особи, яка здійснює свою діяльність у вказаному магазині; - встановлено, що фіскальний номер РРО 3000455654), установлений за адресою: м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Академіка Янгеля, буд. 14-А. РРО зареєстровано на ім`я відповідача 08.08.2018 року. У зв`язку з чим позивач вважає, що відповідач незаконно використовує торговельну марку «Наш край» щонайменше з 08.08.2018 по травень 2021 (період здійснення діяльності відповідачем у магазині «Наш край» за адресою: Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 14-А).

Як вбачається засновником підприємства відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "НТПК" є ОСОБА_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.34).

10.03.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АРГО-Р", як правоволодільцем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія» Алюр» в особі генерального директора ОСОБА_1, як користувачем, було укладено договір комерційної концесії (далі - договір концесії), відповідно до пункту 2.1 правоволоділець зобов`язується надати користувачу за плату (роялті) право на користування відповідно до встановлених договором вимог комплекс належних правоподільцю прав інтелектуальної власності з метою виготовлення, використання, ввезення, пропозиції до продажу і іншого введення в господарський обсяг товарів, надання послуг і виконання робіт з використанням торгівельної марки «Наш Край».

Відповідно до пункту 3.1 договору концесії починаючи з дати відкриття один раз на місяць впродовж 5 (п`яти) календарних днів, наступних за звітним періодом, користувач сплачує правоволодільцеві роялті у розмірі 511 євро по курсу Національного банку України на день виникнення зобов`язання по сплаті роялті; розмір роялті визначається в залежності від розміру торгівельної площі на якій користувач використовує торгівельну марку за наступною формулою: розмір роялті за місяці = торгівельна площа користувача * розмір роялті за 1м.кв; сторони погодились для визначення розміру роялті за місяць застосовувати наступний розмір роялті - 3,5 євро за 1 м.кв; роялті сплачується повному обсязі та у національній валюті - гривні.

Позивач зазначає, що: - у публікації від 16.05.2016 в мережі Інтернет «Наш Край открыл 6 новых магазинов» (а.с.39-40) містяться фотографії відкритого на той час, за вказаним вище договором концесії, магазину мережі "Наш край" в м. Дніпро по вул. Академіка Янгеля, 14-А; - у статті зазначається: "Также 29 апреля открылся новий магазин в формате «у дома» в городе Днепропетровске на улице Академика Янгеля, 14-А. Его торговая площадь составила 146 кв.м, для покупателей работает две кассы (Джерело:https//rau.ua/ru/news/set-set-supermarketov-nash-kraj-otkryla-6-magazinov/»); - ОСОБА_1 , як засновнику відповідача та колишньому керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова Компанія «Алюр» (користувача ТМ «Наш край»), було достеменно відомо про необхідність укладення з позивачем договору концесії та виплату позивачу коштів за використання ТМ «Наш край» відомої в Україні мережі магазинів; - використання торговельної марки «Наш Край» здійснено відповідачем з прямим умислом, з метою уникнення фінансових зобов`язань та ухилення від сплати роялті за використання торговельної марки «Наш край».

За використання торгівельної марки «Наш Край» без правових підстав, позивач нарахував відповідачу збитки (упущену вигоду) за період з 08.09.2018 по 08.05.2021 в розмірі 517112 грн. 54 коп. (511 євро х 33місяця) = 16 863 євро з урахуванням курсу НБУ на 08 число кожного місяця.

Відповідач проти позову заперечує, зазначає, що він є орендарем нежитлового приміщення загальною площею 224,7кв.м, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля,б.14-А згідно договору оренди №01/08-18 від 01.08.2018 (далі - договір оренди).

Відповідно до пункту 4.14 договору оренди, орендар не має права здійснювати перепланування приміщення, пошкоджувати фасад та інтер`єр приміщення. Крім того, відповідно до пункту 4.8 договору оренди, орендар має повернути об`єкт оренди в такому стані, в якому його було отримано. Тобто він не має права здійснювати втручання в об`єкт оренди.

Вказане і стало причиною звернення до суду з позовом.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ СТОРІН, ВИСНОВКИ СУДУ

Щодо правовідносин сторін

Частиною 1 статті 432 Цивільного кодексу України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Способи захисту права інтелектуальної власності визначені у другій частині статті 432 Цивільного кодексу України.

Відповідно до статті 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до пунктів 3, 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Відповідно до частин 1, 2 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Згідно із частиною 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Згідно із частиною 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Частинами 8, 9 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Відповідно до частин 1, 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати.

Другою частиною статті 20 Господарського кодексу України визначено, що кожний суб`єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб`єктів захищаються, зокрема шляхом: припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; відшкодування збитків; іншими способами, передбаченими законом.

Згідно з частинами 1, 2, 3 статті 22 Цивільного кодексу України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв`язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

У пункті 50 постанови пленуму Вищого Господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності від 17.10.2012 №12" роз`яснено, що відповідно до статей 16, 432 Цивільного кодексу України одним із способів захисту прав є стягнення збитків (матеріальної шкоди) за порушення прав на об`єкти права інтелектуальної власності, а також компенсації за порушення авторського права і суміжних прав.

Згідно з пунктом "г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" суб`єкт авторського права і (або) суміжних прав вправі подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.

Частиною другою статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також передбачено, що порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Цивільного кодексу України упущеною вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. Таким чином, у визначенні розміру збитків в частині упущеної вигоди господарським судам слід виходити з показників, які звичайно характеризують доходи суб`єкта авторського права та/або суміжних прав.

Такими показниками можуть бути: роздрібна ринкова ціна оригінального товару/ліцензійного примірника твору та об`єктів суміжних прав; плата за відповідні види використання творів та об`єктів суміжних прав, яка звичайно застосовується; інші подібні показники. При цьому, як правило, не слід зважати на систему знижок чи пільг, яка застосовується суб`єктом авторського права та/або суміжних прав у залежності від кількості придбаних примірників творів і об`єктів суміжних прав, ціни договору про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір та/або об`єкт суміжних прав, інших критеріїв.

Отже, дії відповідача позбавили позивача, як власника виключної ліцензії на використання торговельної марки "Наш край" в Україні можливості отримати роялті за договором комерційної концесії, оскільки використання торговельної марки "Наш край " можливе лише за договором комерційної концесії для відкриття продуктового магазину франчайзингової мережі магазинів "Наш край".

За розрахунком позивача, він недоотримав (упущену вигоду) у сумі 517 112 грн. 54 коп. з розрахунку: (511 євро х 33місяця) = 16 863 євро з урахуванням курсу НБУ на 08 число кожного місяця за період з 08.09.2018 по 08.05.2021.

Однак, перевіривши розрахунок позивача, суд вбачає підстави для його часткового задоволення, оскільки з матеріалів справи вбачається (фіскальний чек від 28.04.2021 (а.с.30)), що у квітні відповідач вже не використовував торговельну марку "Наш край".

Після перерахунку (упущена вигода) позивача склала: 483 104 грн. 67 коп. (511 євро х 31місяця) = 15 841 євро з урахуванням курсу НБУ на 08 число кожного місяця за період з 08.09.2018 по 08.03.2021.

Щодо вимоги про зобов`язати відповідача припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Наш край" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №195855 від 26.01.2015 року шляхом вилучення з цивільного обігу та подальшого знищення вивіски магазину, куточка споживача, рекламних та інших матеріалів, які використовуються відповідачем для надання однорідних або споріднених послуг 35 класу МКТП, на які розповсюджується правова охорона знаку для товарів і послуг "Наш край" відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг №195855 від 26.01.2015 року суд вважає за необхідне зазначити таке.

Із внесенням 17.10.2019 змін до Господарського процесуального кодексу України його статтю 79 викладено у новій редакції, чим фактично впроваджено у господарський процес стандарт доказування "вірогідності доказів".

Зазначений стандарт підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надають позивач та відповідач. Тобто з введенням в дію вказаного стандарту доказування необхідним є не надання достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання саме тієї їх кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Іншими словами, тлумачення змісту статті 79 Господарського процесуального кодексу України свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.

Одночасно статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам у цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, з`ясування фактичних обставин справи має здійснюватися судом із застосуванням критеріїв оцінки доказів, передбачених статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, щодо відсутності у доказів заздалегідь встановленої сили та оцінки кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємозв`язок доказів у їх сукупності в цілому.

У частині третьої статті 2 Господарського процесуального кодексу України однією з основних засад (принципів) господарського судочинства визначено принцип змагальності сторін, сутність якого розкрита у статті 13 цього Кодексу.

Відповідно до частин третьої-четвертої статті 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Верховний Суд неодноразово наголошував щодо необхідності застосування категорій стандартів доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Зокрема, це й принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони.

Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02.10.2018 у справі № 910/18036/17, від 23.10.2019 у справі № 917/1307/18, від 18.11.2019 у справі № 902/761/18, від 04.12.2019 у справі № 917/2101/17). Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18.03.2020 у справі № 129/1033/13-ц (провадження № 14-400цс19).

Позивачем не надано доказів в підтвердження на момент звернення до суду порушення відповідачем майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Наш край" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №195855 від 26.01.2015 року та використання відповідачем вивіски магазину, куточка споживача, рекламних та інших матеріалів, для надання однорідних або споріднених послуг 35 класу МКТП, на які розповсюджується правова охорона знаку для товарів і послуг "Наш край" відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг №195855 від 26.01.2015 року.

Тому у цій частині позовних вимог слід відмовити.

СУДОВІ ВИТРАТИ

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, стягненню з відповідача на користь позивача підлягає 7 246 грн. 57 коп. - витрат по сплаті судового збору.

Керуючись пунктом 19.1 Розділу ХІ Перехідних положень, статтями 123, 129, 232, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГО-Р" (33001, м. Рівне Рівненської області, вул. Дворецька, буд. 93; ідентифікаційний код 31299420) до Товариства з обмеженою відповідальністю "НТПК" (49033, м. Дніпро Дніпропетровської області, вул. Гладкова. 27, кв.8; ідентифікаційний код 42347078), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, - Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Карпати-Інвест" (79018, м. Львів Львівської області, вул. Головацького, б. 23-А; ідентифікаційний код 22334753) про зобов`язання припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Наш край" та стягнення 517 112 грн. 54 коп. - задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "НТПК"(49033, м. Дніпро Дніпропетровської області, вул. Гладкова. 27, кв.8; ідентифікаційний код 42347078) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГО-Р" (33001, м. Рівне Рівненської області, вул. Дворецька, буд. 93; ідентифікаційний код 31299420) 483 104 (чотириста вісімдесят три тисячі сто чотири) грн. 67 коп. - збитків (упущеної вигоди) та 7 246 (сім тисяч двісті сорок шість) грн. 57 коп. - витрат по сплаті судового збору.

В решті позову відмовити.

Видати наказ.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Т.В. Загинайко

Дата підписання рішення,

оформленого відповідно до статті 238 ГПК України,

29.11.2021.