Рішення № 10010045, 12.05.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 54/2312.05.10 За позовом Компанії "Бакарді енд Компані Лімітед"

до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України;

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Балта"

про визнання недійсним свідоцтва України № 63396 на торговельну марку

"МАРТІНІКА"

Суддя Демченко Т.С.

Представники:

від позивача Коваль А.М., довіреність б/н від 31.08.2007 р.

від відповідача-1 Запорожець Л.Г., довіреність б/н від 10.03.2009 р.

від відповідача-2 не зявився

У судовому засіданні 12.05.2010 р. відповідно до ст. 85 ГПК України за згодою представників позивача та відповідача-1 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Балта" (відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 63396 на торговельну марку "МАРТІНІКА" та зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 63396 і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані наступним. Позивач є власником свідоцтва України № 6293 на знак для товарів і послуг "MARTINI" для товарів 32 і 33 класів МКТП. Державним департаментом інтелектуальної власності на імя Товариства з обмеженою відповідальністю "Балта" було зареєстровано знак для товарів і послуг "МАРТІНІКА" та видано свідоцтво України № 63396. Позивач вважає, що свідоцтво України № 63396 має бути визнане недійсним з підстав невідповідності зареєстрованого позначення умовам надання правової охорони, передбаченим абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки позначення "МАРТІНІКА" за свідоцтвом № 63396 є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим на імя позивача позначенням "MARTINI" за свідоцтвом № 6293 для таких самих або споріднених з ними товарів.

Ухвалою суду від 06.02.2009 р. порушено провадження у справі № 54/23, розгляд справи призначено на 04.03.2009 р.

Відповідач-1 у поданому відзиві заперечив проти вимог позивача, пославшись на те, що відповідачем-1 під час проведення експертизи заявки та видачі оспорюваного свідоцтва не було порушено вимог законодавства, а позначення "МАРТІНІКА" за оспорюваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна спутати із позначенням "MARTINI" за свідоцтвом № 6293, хоча вони і мають деяку фонетичну схожість.

Представник відповідача-2 у судове засідання 04.03.2009 р. не зявився, відзиву та витребуваних документів суду не надав. Через відділ діловодства Господарського суду м. Києва відповідачем подано клопотання про відкладення розгляду справи у звязку з неможливістю явки представника відповідача, який знаходиться у відрядженні. Клопотання судом задоволено.

Представником позивача подано клопотання про призначення у справі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності. Оскільки відповідно до ч. 2 ст. 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом, розгляд справи відкладено на 25.03.2009 р. з метою надання відповідачам можливості запропонувати питання, які мають бути розяснені судовим експертом.

У судове засідання 25.03.2009 р. представник відповідача-2 не зявився, про причини неявки не повідомив, у звязку з чим розгляд справи відкладено на 24.04.2009 р.

У поданих запереченнях на позов відповідач-2 просить відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що торгівельна марка "МАРТІНІКА" не є схожою та тотожною із торгівельною маркою "MARTINI", а продукція під позначенням "МАРТІНІКА" відповідачем-2 більше не виробляється.

З метою надання сторонам можливості ознайомитися з поданими запереченнями та підготувати свої письмові пояснення, розгляд справи відкладено на 06.05.2009 р.

У судове засідання 06.05.2009 р. представники позивача та відповідача-2 не зявилися. Позивач подав клопотання про відкладення розгляду справи у звязку з неможливістю явки представників позивача. Клопотання судом задоволено, розгляд справи відкладено на 03.06.2009 р.

Ухвалою суду від 03.06.2009 р. у справі № 54/23 призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, провадження у справі зупинено відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України до отримання висновків експертизи.

20.11.2009 р. до суду надійшов висновок № 562 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 25.11.2009 р. провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 27.01.2010 р.

У звязку із перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному, судове засідання, призначене на 27.01.2010 р., не відбулося. Ухвалою суду від 05.02.2010 р. розгляд справи призначено на 17.02.2010 р.

У судове засідання 17.02.2010 р. представники відповідачів не зявились, про причини неявки не повідомили, у звязку з чим розгляд справи відкладено на 07.04.2010 р.

У судовому засіданні 07.04.2010 р. оголошувалася перерва до 12.05.2010 р.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши у судовому засіданні оригінали документів, копії яких знаходяться у матеріалах справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Компанія "Бакарді енд Компані Лімітед" є власником свідоцтва України № 6293 на знак для товарів і послуг "MARTINI", зареєстрованого 30.06.1994 р. (дата публікації 29.12.1994 р.) для товарів 32, 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

15.06.2006 р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було видано свідоцтво України № 63396, яким надана правова охорона позначенню "МАРТІНІКА" для товарів і послуг 32, 35, 39 класів МКТП. Власником вказаного свідоцтва є Товариство з обмеженою відповідальністю "Балта", датою подання заявки 11.10.2004 р.

Позивач, посилаючись на ст.ст. 6, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", просить визнати повністю недійсним свідоцтво України № 63396 на знак для товарів і послуг "МАРТІНІКА" з підстав невідповідності зареєстрованого позначення умовам надання правової охорони, а саме з огляду на його схожість до ступеня змішування із знаком для товарів і послуг "MARTINI" за свідоцтвом України № 6293, раніше зареєстрованим за позивачем.

В силу п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3771-ХІІ від 23.12.1993 р. свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Таким чином, при вирішенні зазначеного спору слід керуватися нормами законодавства, що діяли станом на 11.10.2004 р.

Як передбачено ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі в редакції станом на дату подання заявки на реєстрацію товарного знаку відповідачем-2) право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Статтею 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Умови надання правової охорони визначені ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якої правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Частиною 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на імя іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Таким чином, для правильного вирішення справи по суті необхідно встановити, чи є позначення "MARTINI", яке охороняється свідоцтвом України № 6293, та позначення "МАРТІНІКА", що охороняється свідоцтвом України № 63396, схожими настільки, що їх можна сплутати.

Згідно з ч. 1 ст. 41 ГПК України для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Як визначено у п. 3.3. Рекомендацій Президії Вищого Господарського Суду України № 04-5/76 від 29.03.2005 р. "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, повязаних із захистом права інтелектуальної власності", господарські суди за допомогою експертного дослідження мають зясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони, зокрема, вирішувати питання про те, чи торговельна марка оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи наведене, суд відповідно до ст. 41 ГПК України та на підставі Закону України "Про судову експертизу" 03.06.2009 р. призначив судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів за спеціальністю 13.6.: "Дослідження, повязані з охороною прав на знаки для товарів і послуг" ОСОБА_4.

Згідно з висновком № 562 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 16.11.2009 р.:

1. Знак для товарів і послуг "МАРТІНІКА" за свідоцтвом України № 63396 зареєстрований для товарів і послуг, які є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "MARTINI" за свідоцтвом України № 6293.

2. Знак для товарів і послуг "МАРТІНІКА" за свідоцтвом України № 63396 та знак для товарів і послуг "MARTINI" за свідоцтвом України № 6293 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Статтею 32 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги чи заперечення сторін. Ці дані встановлюються, зокрема, висновками судових експертів. При цьому висновок судового експерта не є для суду обовязковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими ст. 43 ГПК України.

Оцінивши експертний висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд відхиляє висновок судового експерта щодо спорідненості послуг 35 та 39 класів МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "МАРТІНІКА", із товарами 32, 33 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів "MARTINI", з огляду на нижчевикладене.

Як на критерій для визначення спорідненості послуг 35, 39 класів МКТП із товарами 32, 33 класів МКТП експерт посилається на принципову імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Разом з тим, висновок експерта не містить опису дослідження спорідненості послуг 35, 39 класів МКТП із товарами 32, 33 класів МКТП, а сам висновок експерта про їх спорідненість ґрунтується лише на принциповій можливості всіх послуг, що входять до 35-45 класів МКТП, бути спорідненими з різними товарами як супутні цим товарам.

При цьому, суд враховує, що послуги 35 і 39 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "МАРТІНІКА" за свідоцтвом України № 63396, можуть надаватися як безпосередньо, так і відносно різноманітних товарів, а не лише для товарів 32 класу МКТП.

Частиною 1 ст. 42 ГПК України передбачено, що висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.

Враховуючи, що висновок судового експерта в частині визначення спорідненості послуг 35 та 39 класів МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "МАРТІНІКА", із товарами 32, 33 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів "MARTINI", не відповідає зазначеним вимогам, суд відхиляє висновок в цій частині.

Таким чином, на підставі наявних у матеріалах справи доказів, результатів судової експертизи обєктів інтелектуальної власності (експертний висновок № 562) та пояснень сторін, суд дійшов висновку, що знак для товарів і послуг "МАРТІНІКА", що охороняється свідоцтвом України № 63396, не відповідав на дату реєстрації умовам надання правової охорони, визначеним ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг "MARTINI", який охороняється свідоцтвом України № 6293, для споріднених товарів 32, 33 класів МКТП.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що вимоги позивача є обґрунтованими та підлягають задоволенню в частині визнання недійсним свідоцтва України № 63396 на знак для товарів і послуг "МАРТІНІКА" щодо товарів 32 класу МКТП.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 10 від 10.01.2002 р., у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, і такі відомості згідно з п. 1.3. Положення публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність". У звязку з цим, вимоги позивача про зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 63396 і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" підлягають задоволенню в частині внесення змін до реєстру та здійснення публікації про визнання недійсним свідоцтва України № 63396 на знак для товарів і послуг "МАРТІНІКА" щодо товарів 32 класу МКТП.

З огляду на часткове задоволення позову витрати по оплаті державного мита, інформаційно-технічного забезпечення судового процесу та витрати на оплату проведення судової експертизи відповідно до ст. 49 ГПК України покладаються на позивача і відповідача-2 пропорційно задоволеним позовним вимогам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити частково.

2.Визнати свідоцтво України № 63396 на знак для товарів і послуг "МАРТІНІКА" недійсним в частині надання правової охорони для товарів 32 класу МКТП.

3.Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності (03680, МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код 31032378) внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 63396 на знак для товарів і послуг "МАРТІНІКА" в частині надання правової охорони для товарів 32 класу МКТП і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4.В іншій частині у позові відмовити.

5.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Балта" (69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 10, кв. 14, ідентифікаційний код 24511412) на користь Компанії "Бакарді енд Компані Лімітед" (1000 Бакарді Роуд, Нассау, Багамські острови; GB, ідентифікаційний код відсутній) 42 (сорок дві) гривні 50 коп. державного мита, 59 (пятдесят девять) гривень 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 5 067 (пять тисяч шістдесят сім) гривень 00 коп. витрат на оплату проведення судової експертизи.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання повного тексту рішення, оформленого відповідно до вимог ст. 84 ГПК України.

Суддя Т.С. Демченко

Датою підписання повного тексту рішення є 15.06.2010 р.