Рішення № 97923887, 16.06.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2021 Справа № 904/6840/14

Господарський суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Кеся Н.Б., судді Загинайко Т.В., судді Ліпинського О.В., за участю секретаря судового засідання Хавіної О.С.

за позовом Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН", м. Дніпро

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", смт. Ювілейне Дніпропетровська область

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", м.Бердянськ Запорізька область

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Представники:

Від Позивача: Цормутян Г.Х., договір № б/н від 22.04.2021, адвокат

Від Позивача: Петриков В.А., посвідчення № 2073 від 07.11.2011, адвокат

Від Відповідача-1: представник не з`явився

Від Відповідача-2: Котелевський К.В., ордер №1033210 від 08.02.2021, адвокат

СУД ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог

Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" (далі-Позивач) 08.09.2014 звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", в якому просить суд:

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України НОМЕР_3 та НОМЕР_5;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України НОМЕР_3 та НОМЕР_5;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" (код ЄДРПОУ 37692590) використовувати винаходи за патентами України № НОМЕР_3 та НОМЕР_5, шляхом заборони виготовлення, пропонування до продажу та продажу чавунного посуду з використанням винаходів за патентами України НОМЕР_3 та НОМЕР_5;

- вилучити з цивільного обороту продукцію, виготовлену з використанням винаходів за патентами України № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 Товариством з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" (код ЄДРПОУ 37692590) з порушенням прав інтелектуальної власності за місцем знаходження, а саме Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Чкалова, 45 Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" (код ЄДРПОУ 37692590) та знищити таку продукцію;

- вилучити з цивільного обороту та знищити матеріали і знаряддя, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю "Берліка" (код ЄДРПОУ 37692590) для виготовлення чавунного посуду з використанням винаходів за патентами України НОМЕР_3 та НОМЕР_5 за місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка", а саме Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Чкалова, 45;

- судові витрати покласти на Відповідачів.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що ТОВ "Торгівельно-будівельний дім "Олді" (Відповідач-1) здійснює на території Дніпропетровської області продаж виготовленого ТОВ "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" (Відповідач-2) чавунного посуду. Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" (Позивач) вважає, що дії Відповідачів порушують його права інтелектуальної власності, як власника патентів України НОМЕР_5 та НОМЕР_3 на винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1", оскільки проведеним дослідженням (висновок №454 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 22.05.2014 року, складеного експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Петренком С.А.) було встановлено, що у посуді, виробником якого є Відповідач-2, використані відповідні ознаки винаходу за патентами України НОМЕР_5 "ІНФОРМАЦІЯ_2" та НОМЕР_3 "ІНФОРМАЦІЯ_1", який виданий відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на винаходи 12.11.2007 року та 10.08.2007 року. Вказує, що ніколи не надавав Відповідачам дозволів на використання винаходу за патентами України НОМЕР_5 та НОМЕР_3, у тому числі, у вигляді ліцензій та ліцензійних договорів, а відтак останні використовують такий винахід Позивача без відповідного дозволу. Із посиланням на положення ст. ст. 28, 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" Позивач просить припинити використання у будь-який спосіб винаходу за патентами України НОМЕР_5 та НОМЕР_3 Відповідачами та заборонити Відповідачу-2 виготовляти та здійснювати продаж чавунного посуду з використанням винаходу за патентами України НОМЕР_5 та НОМЕР_3.

2. Процесуальні питання, вирішені судом

09.09.2014 року ухвалою суду порушено провадження у справі №904/6840/14 та призначено справу до розгляду у судовому засіданні на 22.09.2014 року суддею Первушиним Ю.Ю.

22.09.2014 представник Позивача подав клопотання про долучення речових доказів, а саме: сковорідка чавуна (гриль) 24 см, сковорідка для млинців чавуна 24 см, жаровня чавуна 24 см, опечатані клейкою стрічкою ПНВПФ "Сітон" та печаткою ПНВПФ "Сітон", які є необхідними для послідуючої судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, а також товарні чеки, що засвідчують їх придбання (арк.с. 54-55 Т.1).

22.09.2014 року ухвалою суду розгляд справи відкладено до 09.10.2014 року.

09.10.2014 представник Позивача надав доповнення до позову, а також клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності (арк.с. 75-76 Т.1).

09.10.2014 року представник Відповідача-2 у судовому засіданні надав відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі (арк. с. 118-120 Т.1).

09.10.2014 року ухвалою суду розгляд справи відкладено на 03.11.2014 року.

03.11.2014 року від Відповідача-2 надійшли письмові заперечення на клопотання позивача про призначення судової експертизи та пропозиції щодо призначення судової експертизи (арк.с. 191-194 Т.1). Також представник відповідача-2 надав доповнення до відзиву на позовну заяву, в якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі (арк.с. 195 Т.1).

03.11.2014 року представник позивача надав клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

03.11.2014 року від Відповідача-2 надійшли письмові заперечення на клопотання позивача про призначення судової експертизи та пропозиції щодо призначення судової експертизи. Також представник відповідача-2 надав доповнення до відзиву на позовну заяву, в якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

03.11.2014 року від відповідача-2 надійшли письмові заперечення на клопотання позивача про призначення судової експертизи та пропозиції щодо призначення судової експертизи. Також представник відповідача-2 надав доповнення до відзиву на позовну заяву, в якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

03.11.2014 року ухвалою суду розгляд справи відкладено на 10.11.2014 року.

У зв`язку із хворобою судді Первушина Ю.Ю., відповідно до п. 3.1.13 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, розпорядженням господарського суду Дніпропетровської області щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ № 701 від 10.11.2014 справу № 904/6840/14 передано на розгляд судді Петровій В.І.

12.11.2014 року ухвалою суду справу №904/6840/14 прийнято до свого провадження суддею Петровою В.І.

У зв`язку з одужанням судді Первушина Ю.Ю., на підставі доповідної записки від 03.12.14 року, справу №904/6840/14 передано на розгляд судді Первушину Ю.Ю.

05.12.2014 року ухвалою суду прийнято справу №904/6840/14 до свого провадження та призначено до розгляду в засіданні на 08.12.2014 суддею Первушином Ю.Ю.

18.12.2014 року представник Позивача надав заяву про залучення до участі у справі третьої особи (арк.с. 84-85 Т.2) та витребування доказів (арк.с. 92-93 Т.2), в якій просить суд:

- залучити до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ТОВ "ТНП.КОМ" (49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1);

- витребувати у ТОВ "ТНП.КОМ" відомості з підтверджуючими документами (копії в матеріали справи, оригінали для огляду) про факти закупівлі чавунного посуду у відповідача-2 та його наступної реалізації відповідачу-1;

- витребувати у ТОВ "ТНП.КОМ" зразки чавунного посуду, який закуповується ним у відповідача-2 та реалізується відповідачу-1.

18.12.2014 представник Відповідача-2 надав заяву про зупинення провадження у справі №904/6840/14 до вирішення пов`язаної з нею справи №760/25332/14-у, яка розглядається в Солонянському районному суді м. Києва (арк.с. 103 Т.2).

18.12.2014 року ухвалою суду розгляд справи відкладено на 26.12.2014 року та відмовлено в задоволенні клопотання ТОВ "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" про зупинення провадження у справі №904/6840/14 від 18.12.2014 року.

18.12.2014 ухвалою суду відмовлено в задоволенні клопотання Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН" від 18.12.2014 про витребування доказів з матеріалів кримінальної справи.

26.12.2014 року представник Відповідача-2 надав письмові пояснення щодо клопотання позивача про витребування доказів, в якому звертає увагу, що вказане провадження перебуває вже на розгляді в Амур-Нижньодніпровському районному суді, що підтверджується ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду від 03.11.2014 року і, відповідно, цей посуд є речовим доказом в рамках справи, яку розглядає суд, а тому витребувати цей речовий доказ у райвідділу, який вже передав матеріали провадження до суду, є безпідставним (арк.с. 118-119 Т.2).

26.12.2014 року ухвалою суду відмовлено в клопотанні Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН" про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - ТОВ "ТНП.КОМ".

26.12.2014 року ухвалою суду відкладено розгляд справи, призначено судове засідання на 19.01.2015 року о 14:30 год.

17.01.2015 сторонами було надано свої детальні пояснення та заперечення з приводу необхідності проведення судової експертизи. З метою проведення експертних досліджень сторони надали зразки чавунного посуду, які було долучено до матеріалів справи у якості речових доказів ( арк.с. 150-154 Т.2).

19.01.2015 року ухвалою суду призначено у справі № 904/6840/14 комплексну судову експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а).

18.02.2015 системою автоматичного розподілу справ матеріали справи №904/6840/14 передано на розгляд судді Кеся Н.Б. у зв`язку з закінченням повноважень у судді Первушина Ю.Ю.

19.02.2015 року ухвалою суду суддя Кеся Н.Б. прийняла справу до свого провадження.

11.03.2015 року представник Позивача надав письмові пояснення щодо обрання експертної установи для проведення судової комплексної експертизи (арк.с. 203-204 Т.2).

31.03.2015 Позивач подав клопотання про залучення до матеріалів справи копії звіту "Дослідження структури зразків з чавунного посуду з покриттям після термооброботки" (арк.с. 212-245 Т.2).

31.03.2015 ухвалою суду призначено у справі судову експертизу із залученням до її проведення експертів на предмет досліджень, пов`язаних з охороною прав на винаходи, корисні моделі, а також на предмет досліджень металів і сплавів.

31.03.15 провадження у справі до завершення експертних досліджень зупинено та надіслано справу на адресу експертної установи.

27.04.2015 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6840/14 із супровідним листом про необхідність залучення до проведення експертизи фахівця у галузі дослідження виробів з чавуну в якості судового експерта.

05.05.2015 ухвалою суду поновлено провадження у справі №904/6840/15 для розгляду клопотання судового експерта про залучення фахівця у галузі дослідження виробів з чавуну в якості судового експерта. Справу призначено до розгляду в засіданні на 27.05.2015 о 11:10год.

На виконання вимог ухвали суду від 05.05.2015 Позивач подав пропозиції щодо залучення фахівця до проведення судової експертизи, зокрема, Позивач пропонує залучити до проведення судової експертизи Хричікова Валерія Євгеновича, завідувача кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії України, професора, доктора технічних наук, автора понад 250 наукових робіт та патентів (м.Дніпро, пр. Гагаріна, 4) (арк. с. 19-20 Т.3).

Відповідач-2 подав клопотання з пропозицією залучення в якості фахівця по даній експертизі Пономаренко Ольгу Іванівну, доктора технічних наук, професора, академіка АН ВШ України, професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту (вулиця Фрунзе, 21, Харків, Харківська область, 61000), автора понад 190 наукових праць (з них 5 методичних посібників з грифом Міносвіти України і монографія), член спеціалізованої вченої Ради Д8.084.02 Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ), член комісії з розробки ОКХ та ОПП для бакалаврів за спеціальністю "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів", член комісії по акредитації кафедр по ливарному виробництву та металургії в Україні, Віце-президент Асоціації ливарників України, нагороджена почесною грамотою МОН.

27.05.2015 ухвалою суду надано згоду на залучення до проведення судової експертизи фахівців Хричікова Валерія Євгеновича, завідувача кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії України та Пономаренко Ольгу Іванівну , професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту. Попереджено Пономаренко Ольгу Іванівну , професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України. Зупинено провадження у справі №904/6840/14 до завершення експертних досліджень.

08.07.2015 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист про те, що для відповіді на поставлені в ухвалі суду питання необхідне часткове знищення об`єктів дослідження, на що експертна установа просить надати на це письмову згоду.

10.08.2015 ухвалою суду зобов`язано Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" надати до суду у письмовому вигляді інформацію з питання, чи надає Позивач згоду на часткове знищення об`єктів дослідження за клопотанням експерта.

27.09.2016 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6840/14 із супровідним листом про необхідність вирішення питання щодо використання у виробах наданих на дослідження ознак винаходів за патентами України НОМЕР_5, №50885.

29.09.2016 ухвалою суду поновлено провадження у справі та призначено до розгляду в засіданні на 18.10.2016 о 11:45год.

18.10.2016 представник Позивача надав письмові пояснення, в яких просить суд:

- викликати, ознайомити з результатами дослідження професора Дейнеко Л.М. та допитати в судовому засіданні залучених до проведення експертизи спеціалістів Понамаренко К.О. та Хричікова В.Є. ;

- в разі прийняття рішення про призначення додаткових досліджень на виконання клопотання експертної установи просять призначити такі дослідження до ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" (м. Дніпро, вул. Яхненківська, 2) та до кафедри термічної обробки металів Національної металургійної академії України (м.Дніпро, проспект Гагаріна, 4) (арк.с. 72 Т.3).

20.10.2016 Позивачем подано заяву про вжиття заходів до забезпечення позову (арк.с. 88-90 Т.3)

18.10.2016 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 20.10.2016 о 15 год. 00 хв.

20.10.2016 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 08.11.2016 о 11 год. 30 хв. Викликано в судове засідання не менш двох компетентних спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу на інженерно фізичному факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (м. Київ, вул. Політехнічна, 35. Навчальний корпус №9 НТУУ "КПІ") та не менш двох компетентних спеціалістів від ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" (49000, м.Дніпро, вул.Яхненківська, 2) з питань способу виготовлення наданих на дослідження чавунних виробів та дослідження хімічного складу цих виробів.

20.10.2016 ухвалою суду відмовлено Приватному науково-виробничому підприємству "СІТОН" в задоволенні заяви про забезпечення позову (арк. с. 88-90 Т.3).

08.11.2016 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 22.11.2016 о 10 год. 15хв. Викликано в судове засідання не менш двох компетентних спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу на інженерно фізичному факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (м. Київ, вул. Політехнічна, 35. Навчальний корпус №9 НТУУ "КПІ") з питань способу виготовлення наданих на дослідження чавунних виробів та дослідження хімічного складу цих виробів;

витребувано від кафедри термічної обробки металів Національної металургійної академії України (49000, м.Дніпро, проспект Гагаріна, 4) інформацію щодо можливості проведення експертних досліджень на базі Національної металургійної академії України з питань способу виготовлення наданих на дослідження чавунних виробів та дослідження хімічного складу цих виробів.

22.11.2016 року клопотанням Відповідач-2 просить суд додатково долучити до участі в проведенні судової експертизи фахівців Хричікова Валерія Євгеновича, завідувача кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії України та Пономаренко Ольгу Іванівну , професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту.

Одночасно в даному клопотанні Відповідач-2 надає дозвіл на знищення посуду, наданого для експертних досліджень (арк.с.141 Т.3).

22.11.2016 в судовому засіданні спеціалісти від кафедри металознавства і термічної обробки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, професор кафедри металознавства та термічної обробки Карпець М.В. та від ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків", керівник хімічної групи ЦЗЛ Осадчук А.Б., відповіли на запитання суду щодо кваліфікації, надали підтверджуючі документи щодо їх компетентності та досвідченості, а саме освіти, наявності наукових робіт та стажу роботи (арк.с. 149-158 Т.3).

22.11.2016 ухвалою суду надано згоду на залучення до проведення судової експертизи спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу та інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, професора кафедри металознавства та термічної обробки Карпець Мирослава Васильовича та від Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод прокатних валків", керівника хімічної групи ЦЗЛ Осадчук Анжеліку Борисівну з проведенням необхідних досліджень за участю усіх залучених спеціалістів, у тому числі фахівців Хричікова Валерія Євгеновича, Пономаренко Ольги Іванівни та експерта по даній справі на базі зазначених лабораторії та кафедри. Керівництво та організацію проведення експертних досліджень покладено на експерта, призначеного по даній справі Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз. Витрати з проведення оплати усіх експертних досліджень покладено на Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" відповідно до ухвали суду по даній справі від 31.03.2015 року. Попереджено Осадчук А.Б. та Карпець М.В. про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України. Зупинено провадження у справі та справу надіслано 24.11.2016 на адресу експертної установи.

10.04.2017 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6840/14 із повідомленням про неможливість надання висновку №7241/15-53 від 31.03.2017.

10.04.2017 ухвалою суду поновлено провадження у справі №904/6840/14 та призначено на 25.04.2017 о 11:15 год.

25.04.2017 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 18.05.2017 о 11 год. 00 хв.

18.05.2017 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 01.06.2017 о 14 год. 30 хв.

31.05.2017 представник Позивача надав письмові пояснення щодо процедури проведення судової експертизи (арк.с. 219-220 Т.3).

31.05.2017 на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Господарський суд Дніпропетровської області надіслав запит щодо процедури проведення судової експертизи з метою отримання письмових пояснень від судового експерта.

31.05.2017 на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Господарський суд Дніпропетровської області надіслав запит щодо процедури проведення судової експертизи з метою отримання письмових пояснень від судового експерта.

01.06.2017 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 15.06.2017 о 11 год. 30 хв.

15.06.2017 на електронну адресу суду надійшов лист від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

27.06.2017 представник Позивача надав заяву про відвід експерта Карпець Мирослава Васильовича (арк.с. 51-52 Т.4).

У судовому засіданні оголошувалася перерва з 15.06.17 з 11:30 год. по 15.06.17 о 14:00 год., також 15.06.17 з 14:00 год. на 15.06.17 по 17:00 год. в порядку ст. 77 ГПК України, для отримання відповіді від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

15.06.2017 на електронну адресу суду надійшов лист від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

15.06.2017 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 27.06.2017 о 14 год. 00 хв.

27.06.2017 представник Відповідача-2 надав письмові пояснення, в якому просить суд відмовити Позивачу в повному обсязі (арк.с. 29-35 Т.4).

27.06.2017 ухвалою суду вирішено розглядати справу №904/6840/14 колегіально.

Згідно з розпорядженням керівника апарату від 29.06.2017 року №479 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу", відповідно до пункту 4 ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", призначено повторний автоматизований розподіл для визначення складу колегії суддів, по вх. № 4-6693/14 справи № 904/6840/14.

Протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 29.06.2017 року для розгляду даної справи у зв`язку зі складністю обставин спору призначено колегію у складі трьох суддів: головуючий суддя - Кеся Н.Б., судді - Новікова Р.Г. та Загинайко Т.В.

30.06.2017 ухвалою суду прийнято справу до розгляду колегією у складі трьох суддів: головуючий суддя - Кеся Н.Б., судді - Новікова Р.Г. та Загинайко Т.В. та справу призначено до розгляду на 02.08.2017.

У зв`язку з перебуванням судді Новікової Р.Г. у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Згідно з повторним розпорядженням керівника апарату від 02.08.2017 року №607 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу", відповідно до пункту 4 ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", призначено повторний автоматизований розподіл для визначення складу колегії суддів, по вх. №4-6693/14 справи № 904/6840/14.

Протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 02.08.2017 року для розгляду даної справи у зв`язку з неможливістю винесення рішення за наданими документами призначено колегію у складі трьох суддів: головуючий суддя - Кеся Н.Б., судді - Петрова В.І. та Загинайко Т.В.

07.08.2017 ухвалою суду справу призначено до розгляду в засіданні на 22.08.2017 о 14:30год.

У зв`язку з перебуванням судді Загинайко Т.В. у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Згідно з повторним розпорядженням керівника апарату від 22.08.2017 року №667 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу", відповідно до пункту 4 ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", призначено повторний автоматизований розподіл для визначення складу колегії суддів, по вх. № 4-6693/14 справи № 904/6840/14.

Протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 22.08.2017 року для розгляду даної справи у зв`язку з неможливістю винесення рішення за наданими документами призначено колегію у складі трьох суддів: головуючий суддя - Кеся Н.Б., судді - Петрова В.І. та Ліпинський О.В.

23.08.2017 ухвалою суду прийнято справу до розгляду колегією у складі трьох суддів: головуючий суддя - Кеся Н.Б., судді - Петрова В.І. та Ліпинський О.В. та справу призначено до розгляду на 07.09.2017.

07.09.2017 Відповідач-2 подав клопотання про долучення до матеріалів справи документів (арк.с. 106-109 Т.4).

07.09.2017 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 28.09.2017 о 14 год. 30 хв.

28.09.2017 ухвалою суду зупинено провадження у справі №904/6840/14 для продовження експертних досліджень, справу направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз відповідно до ухвали господарського суду від 31.03.2015.

11.10.2017 справа направлена на адресу експертної установи.

07.11.2017 до Господарського суду Дніпропетровської області повернулася справа від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з посиланням в супровідному листі на те, що у зв`язку зі звільненням з інституту ОСОБА_5 , яка має кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями", провести судову експертизу не виявляється за можливе. Інші фахівці за вказаною спеціальністю в інституті відсутні.

08.11.2017 ухвалою суду поновлено провадження у справі №904/6840/14 та призначено до розгляду в засіданні на 08.11.2017 о 15:00год.

08.11.2017 ухвалою суду зупинено провадження у справі та направлено справу №904/6840/14 до Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" (03045, м.Київ, вул.Плещеєва, 10) для проведення експертних досліджень відповідно до ухвали господарського суду від 31.03.2015 (арк.с. 248-252 Т.2).

18.01.2018 ухвалою суду судова колегія поновила провадження у справі для вирішення питання щодо визначення особи експерта Центру та залученого фахівця та розглядати справу в загальному позовному провадженні. Справу призначено до розгляду в підготовчому засіданні на 25.01.2018 о 15:00год.

25.01.2018 представник Позивача надав до справи письмові міркування (арк.с. 183 Т.4).

25.01.2018 представник Позивача заявив про часткову відмову від позову, в частині вимог, що стосуються патенту України на винахід НОМЕР_5 та просить суд: припинити провадження в цій частині та продовжити судовий розгляд справи в частині позовних вимог, що стосуються патенту України на винахід НОМЕР_3 (арк. с.196 Т.4).

25.01.2018 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 08.02.2018 об 16:00 год.

08.02.2018 ухвалою суду провадження у справі №904/6840/14 в частині позовних вимог, що стосуються патенту на винахід № 80051 - закрито.

08.02.2018 ухвалою суду зупинено провадження по справі №904/6840/14, матеріали справи №904/6840/14 направлено на адресу Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України для проведення судової експертизи.

05.03.2018 від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України на адресу суду надійшла справа з клопотанням, в якому експерт просить суд:

залучити до проведення експертизи спеціалістів у галузі термообробки металів і сплавів та провести у відповідній сертифікованій лабораторії дослідження об`єктів експертизи, для відповіді на питання:

1) Чи міститься на наданих чавунних виробах захисне покриття з оксиду заліза Ре3О4?

2) Чи можливе утворення такого покриття на наданих чавунних виробах, шляхом нагріву їх виливку до температури 680-800 °С і занурення в масло?

Надати спеціалістам чавунні вироби:

1) сковорідка чавунна гриль 24 см (вх. №904/6840/14/Р/80421/14);

2) жаровня чавунна 24 см (вх. №904/6840/14/р/80425/14);

3) сковорідка чавунна для млинців 24 см (вх. №904/6840/14/р/80424/14);

4) сковорідка з дерев`яною ручкою (вх. №904/6840/14/р/80458/14);

5) сковорідка з дерев`яною ручкою (вх. №904/6840/14/р/80460/14);

6) сковорідка з дерев`яною ручкою (вх. №904/6840/14/р/80457/14), щодо яких призначена ця експертизи.

20.03.2018 ухвалою суду надано згоду на залучення до проведення судової експертизи спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу та інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, професора кафедри металознавства та термічної обробки Карпець Мирослава Васильовича та від Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод прокатних валків", керівника хімічної групи ЦЗЛ Осадчук Анжеліку Борисівну з проведенням необхідних досліджень за участю усіх залучених спеціалістів, у тому числі фахівців Хричікова Валерія Євгеновича , Пономаренко Ольги Іванівни та експерта по даній справі на базі зазначених лабораторії та кафедри.

07.06.2018 від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України на адресу суду надійшла справа з клопотанням, в якому експерт просить суд: вирішити питання щодо самовідводу спеціаліста Осадчук А.Б. від проведення експертизи. Визначити, чи проводити дослідження залученими спеціалістами у залишковому складі, чи залучити на місце Осадчук А.Б. іншого спеціаліста.

14.06.2018 ухвалою суду поновлено провадження у справі №904/6840/14 та призначено до розгляду в засіданні на 25.06.2018.

25.06.2018 в судовому засіданні представник Позивача подав заяву про відвід Карпцю Мирославу Васильовича (арк.с. 75 Т.5).

25.06.2018 ухвалою суду судове засідання відкладено на 03.07.2018 на 15:30 год.

03.07.2018 ухвалою суду в задоволенні заяви Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН" про відвід спеціаліста Карпця М.В. відмовлено. Заяву спеціаліста Осадчук А.Б. про самовідвід задоволено. Питання експерта щодо доцільності відбору зразків серійної продукції на виробництвах підприємств сторін справи, забезпечення спеціалістам та експерту безперешкодного доступу на ці виробництва та проведення їх дослідження залишено без задоволення. Зупинено провадження у справі №904/6840/14 до завершення експертних досліджень та отримання судом експертного висновку від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України.

25.09.2018 від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України на адресу суду надійшла справа з клопотанням, в якому експерт просить суд: вирішити питання щодо самовідводу спеціаліста Хричікова В.Є. від проведення експертизи. Визначити, чи проводити дослідження залученими спеціалістами у залишковому складі, чи залучити на місце Хричікова В.Є. іншого спеціаліста.

24.10.2018 ухвалою суду заяву спеціаліста Хричикова В.Є. про самовідвід задоволено. Судове засідання відкладено на 29.10.2018 на 14:30 год. Зобов`язано Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" забезпечити явку спеціалістів Андреєва Анатолія Опанасовича та Дейнеко Леоніда Миколайовича в судове засідання для перевірки їхньої компетентності та надання згоди на участь в експертних дослідженнях або надання з їхньої сторони документів підтверджуючих компетентність та письмової згоди на участь в експертних дослідженнях.

29.10.2018 ухвалою суду залучено для проведення експертних досліджень фахівців від Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", доктора технічних наук за спеціальністю фізика твердого тіла Андреєва Анатолія Опанасовича та від Національної металургійної академії, зав. кафедри термічної обробки металів, доктора технічних наук, професора (спеціальність "Металознавство та термічна обробка металів") Дейнеко Леоніда Миколайовича . Зупинено провадження у справі №904/6840/14 до завершення експертних досліджень.

05.11.2018 справу надіслано на адресу експертної установи.

07.02.2019 господарським судом Дніпропетровської області отримано клопотання від Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України про оплату проведення експертизи за наданим рахунком.

07.02.2019 листом №904/6840/14/4986/19 суд нагадав про необхідність Приватному науково-виробничому підприємству "СІТОН" здійснити оплату вартості експертних досліджень відповідно до рахунку, який направлений на адресу платника (Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН").

18.03.2019 від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України на адресу суду надійшла справа з клопотанням, в якому експерт просить суд: розглянути питання щодо зміни наукової установи для проведення досліджень, необхідних для виконання судової експертизи.

21.03.2019 ухвалою суду поновлено провадження у справі №904/6840/14 та призначено до розгляду в засіданні на 18.04.2019 о 15:00год.

За повторним розпорядженням керівника апарату від 11.04.2019 року №454 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу", відповідно до частини 7 ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", у зв`язку із звільненням судді Петрової В.І. у відставку, згідно з протоколом про автоматичний розподіл справ між суддями (повторний розподіл) для розгляду даної справи призначено нову колегію у складі трьох суддів: головуючий суддя - Кеся Н.Б., судді - Загинайко Т.В. та Ліпинський О.В.

15.04.2019 року ухвалою суду прийнято справу №904/6840/14 до провадження зміненим складом судової колегії: головуючий суддя - Кеся Н.Б., судді - Загинайко Т.В. та Ліпинський О.В., у зв`язку із звільненням судді ОСОБА_8

17.04.2019 року Позивач подав пояснення щодо клопотання судового експерта Жирко В.В. (арк.с. 5-7 Т.6).

18.04.2019 Відповідач-2 заперечував проти задоволення клопотання експерта Жирко В.В., просить суд викликати в судове засідання, для надання пояснень, професора кафедри металознавства та термічної обробки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Карпця М.В. та судового експерта Жирко В.В. Клопотання експерта Жирко В.В. вважає необґрунтованим, зауважує, що за фактом відмови Позивача в оплаті експертних досліджень треба застосувати наслідки такої відмови.

18.04.2019 ухвалою суду клопотання судового експерта Жирко В.В. Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України задоволено. Змінено наукову установу для проведення експертних досліджень на Національну металургійну академію України Міністерства освіти України (496000, м.Дніпро, пр.Гагаріна, 4). Зупинено провадження у справі №904/6840/14 до завершення експертних досліджень та отримання судом експертного висновку від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України.

24.04.2019 справу надіслано на адресу експертної установи.

19.06.2019 від Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру надійшли листи щодо надання рахунку для сплати за проведення лабораторних досліджень; щодо проведення досліджень.

26.09.2019 від Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру надійшов лист щодо надання інформації.

05.11.2019 від Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру надійшла відповідь на лист від 29.03.2018 № 904/6840/14/10607/18.

04.12.2019 листом вих.№19/104-20799 експертна установа сповістила про обставини затримки експертних досліджень та сповіщено, що про нову дату проведення досліджень буде повідомлено додатково.

10.01.2020 Господарським судом Дніпропетровської області отримано лист вих.№19/104-22472 від 26.12.2019 від Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, з повідомлення про повернення матеріалів замовнику без виконання з посиланням на Інструкцію з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України. Так, останнім листом від 04.12.2019 вих.№19/104-20799 експертна установа сповістила про обставини затримки експертних досліджень та сповіщено, що про нову дату проведення досліджень буде повідомлено додатково.

11.01.2020 Господарський суд Дніпропетровської області направив на адресу експертної установи лист №904/6840/14/1345/20 щодо вжиття заходів виконання ухвали суду про призначення експертизи.

22.12.2020 Господарським судом Дніпропетровської області отримано справу від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України з висновком експерта №19/104-19/13 від 21.12.2020 року (арк.с. 97-108 Т.6).

23.12.2020 ухвалою суду поновлено провадження у справі №904/6840/14 та призначено підготовче засідання на 21.01.2021 о 16:00 год.

21.01.2021 в підготовчому засіданні оголошено перерву до 09.02.2021 о 15:30 год.

29.01.2021 представник Відповідача-2 надав заперечення на висновок експерта (арк.с. 1-6 Т.7).

08.02.2021 представник Відповідача-2 надав клопотання про витребування доказів (арк.с. 36-37 Т.7).

09.02.2021 Позивач подав заяву про забезпечення доказів, в якій просить суд зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" надати до суду в належним чином завірених копіях всю наявну документацію, пов`язану з поставкою для продажу продуктів чавунного посуду виробництва ТОВ "ПП "Берліка" за весь період такої поставки по теперішній час, заборонивши знищення всієї наявної документації щодо вказаних взаємовідносин;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" надати до суду в належним чином завірених копіях всю наявну документацію, пов`язану з виробництвом та поставкою для продажу, у тому числі до ТОВ "ТБД "Олді", продуктів чавунного посуду виробництва ТОВ "ПП "Берліка", заборонивши знищення всієї наявної документації щодо вказаних взаємовідносин.

09.02.2021 судове засідання не відбулося у зв`язку із хворобою головуючого судді Кесі Н.Б.

11.02.2021 Позивач подав заперечення щодо клопотання про витребування доказів (арк.с. 48-49 Т.7).

03.03.2021 ухвалою суду, у зв`язку із виходом головуючого судді Кесі Н.Б. на роботу, призначено підготовче засідання на 24.03.2021 об 15:00 год.

12.03.2021 представник Позивача надав уточнену редакцію позовної заяви (арк.с. 52-69 Т.7), в якій просить суд:

1. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" (код ЄДРПОУ: 37692590) припинити використання у будь-який спосіб винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 від 12 листопада 2007 року;

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" (код ЄДРПОУ: 24738845) припинити використання у будь-який спосіб винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 від 12.11.2007 року;

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" (код ЄДРПОУ: 37692590) використовувати винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 від 12 листопада 2007 року, заборонивши виготовлення, пропонування до продажу та продаж продуктів чавунного посуду з використанням винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 від 12.11.2007 року;

4. Вилучити з цивільного обороту та знищити товари: продукцію, виготовлену з порушенням права інтелектуальної власності, - з використанням винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 від 12.11.2007 року, а саме:

продукти чавунного посуду виробництва ТОВ "ПП "Берліка", які знаходяться в приміщенні Будівельного гіпермаркету "Олді", розташованому за адресою: м.Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17;

продукти чавунного посуду, які знаходяться в приміщенні ТОВ "ПП "Берліка", розташованому за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, проспект Праці, 16/61;

одну сковороду чавунну гриль 24 см., одну сковороду для млинців чавунну 24 см., одну жаровню чавунну 24 см., три сковороди чавунні з дерев`яною ручкою кожна (арк.с. 34 Т.1, арк.с. 56, 91 Т.2);

5. Вилучити й знищити матеріали та знаряддя, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" (код ЄДРПОУ: 37692590) переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, з використанням винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 від 12 листопада 2007 року:

- чавун (чушкові чавуни);

- феросплави (феросиліцій, феромарганець та інші);

- брухт та відходи чорних металів;

- шихту, до складу якої входять чавун, феросплави, брухт та відходи чорних металів, а також модифікатори, флюси тощо;

- плавильні печі;

- ливарні ковші та/або ливарні машини для заливання чавуну у ливарні форми;

- обладнання для механічної обробки виливків різанням, обдирки і шліфування поверхні;

- пристрої для нагрівання чавунного посуду (муфельна піч, термічна піч);

- масло для виконання термічної обробки чавунного посуду, - які перебувають за місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" (Код ЄДРПОУ: 37692590) за адресою: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, проспект Праці, 16/61;

6. Здійснити розподіл судових витрат, загальна сума яких, за попереднім розрахунком, становить 43305 (сорок три тисячі триста п`ять) гривень 20 коп.

24.03.2021 ухвалою суду відкладено підготовче засідання на 15.04.2021 о 14:30 год. та відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" про витребування доказів.

24.03.2021 ухвалою суду у задоволенні заяви Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН" про забезпечення доказів - відмовлено.

15.04.2021 ухвалою суду прийнято нову редакцію позовної заяви до розгляду в порядку статті 46 ГПК України, закрито підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті на 11.05.2021 о 15:30год.

В судовому засіданні 11.05.2021оголошено перерву до 24.05.2021 о 14:00 год.

24.05.2021 представник Відповідача-2 надіслав клопотання про відкладення розгляду справи та клопотання про виклик експерта, в якому просить суд: викликати в наступне судове засідання судового експерта Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України Жирка Владислава Васильовича для отримання пояснень щодо висновку експерта №19/104-19/13 від 21.12.2020 року, у випадку відмови судом у виклику експерта просить оголосити перерву через поважність причин відсутності представника Відповідача-2.

24.05.2021 ухвалою суду сповіщено Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" про те, що 16.06.2021 о 11 год.30 хв. в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. В.Винниченко, 1, в залі №1-107 (1 поверх) відбудеться судове засідання по справі №904/6840/14.

27.05.2021 ухвалою суду відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" в задоволенні клопотання про виклик експерта Жирко Владислава Васильовича.

31.05.2021 представник Відповідача-2 надіслав заяву в якій просить суд судове засідання провести у режимі відеоконференції поза приміщенням суду.

16.06.2021 ухвалою суду задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" про проведення судового засідання у режимі відеоконференції поза приміщенням суду.

Відповідач-1 в судові засідання призначені на 21.01.2021, 24.03.2021, 15.04.2021, 11.05.2021, 24.05.2021 та 16.06.2021 не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується поштовими повідомленнями (арк.с. 144, 167, 189, 222 Т.7).

Згідно з довідкою поштової установи поштове відправлення на адресу Відповідача-1 поштовою установою повернуто до суду з посиланням "організація не розшукана" (арк.с. 120-122 Т.7).

Про розгляд справи 24.03.2021 о 15:00 год., господарським судом розміщено оголошення про виклик особи зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якої невідоме на офіційному сайті Судової влади України (арк.с. 125 Т.7).

Сповіщення Відповідача-1 про слухання справи 16.06.2021 підтверджується реєстром згрупованих поштових відправлень рекомендованої пошти по Україні з повідомленням (арк.с. 223 Т.3).

Також ухвали суду були оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень, доступ до якого є вільним, цілодобовим і безкоштовним.

Відповідно до ч.1, п.3 ч.3 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі, зокрема, неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Враховуючи те, що Відповідача-1 належним чином сповіщено про судові засідання, який не повідомив про причини неявки, враховуючи відсутність у справі даних про мирне врегулювання між сторонами спору, а також те, що матеріали справи містять достатньо документів для його вирішення по суті, судова колегія вважає за можливе розглянути справу за відсутністю представника Відповідача-1.

Тривалий розгляд справи з 2014 року пов`язується із складнощами під час проведення судової експертизи, через неодноразову зміну експертних установ, пошук компетентних експертів і спеціалістів, заявлені відводи і самовідводи спеціалістів тощо.

В судовому засіданні 16.06.2021 проголошено вступну та резолютивну частини судового рішення в порядку ст. 240 ГПК України.

3. Позиції інших учасників справи

09.10.2014 Відповідач-2 подав відзив на позовну заяву (арк.с. 118-120 Т.1), в якому вказує на те, що виробництво чавунного посуду Відповідачем-2 здійснюється згідно з вимогами діючого санітарного законодавства України у відповідності до ТУ У 28.7-376992590-001:2011 "Посуд чавунний чорний. Технічні умови" від 17.01.2011р. затверджених Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02.-07/68087 від 04.06.2011 Також до вказаних ТУ 07.06.2012 внесена Зміна №1, що затверджено Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/69603 від 12.07.2012 (далі-ТУ). Той факт, що посуд з чавуну виробляється Відповідачем-2 згідно з ТУ підтверджується сертифікатами відповідності (арк.с. 172-174 Т.1). До того ж, у чавунному посуді виробництва Відповідача-2 згідно з до ТУ, відповідність яким підтверджена сертифікатами відповідності, вміст в сірому чавуні кремнію становить 2,5-4,0 %, а не понад 4,1 % як вказує Позивач, а при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4 його нагрів ведуть до температури плюс 500-670 С, а не 680-800С, як вказує Позивач. Також, Відповідач-2 вважає, що він не має жодного відношення до Відповідача-1. Це дві окремі юридичні особи, а виробництво чавунного посуду Відповідачем-2, і продаж його Відповідачем-1 абсолютно дві незалежні діяльності двох окремих осіб. Відповідач-2 не займається будь-якою діяльністю на території Дніпропетровської області, а тому апріорі не міг там порушити права інтелектуальної власності Позивача.

08.12.2014 представник Позивача надав заперечення на відзив відповідача-2, в якому просить суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі (арк.с. 53-55 Т.2).

08.12.2014 представник Відповідача-2 надав письмові пояснення по справі (арк.с. 36-37 Т.2).

11.03.2015 Відповідач-2 подав письмові пояснення (арк.с. 211 Т.2).

4. Обставини, встановлені судом під час розгляду справи по суті

Приватне науково-виробниче підприємство фірма "Сітон" (далі-ПНВПФ "Сітон") здійснює виробництво чавунного посуду.

Засновник та директор ПНВПФ "Сітон" ОСОБА_9 є володільцем патенту України на винахід НОМЕР_3 "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованого на його ім`я 12 листопада 2007 року (арк.с. 20 Т.1).

Формулою винаходу за цим патентом зазначено про спосіб виготовлення чавунного посуду, що включає лиття сірого чавуну в ливарну форму для отримання чашеподібного виливка, послідовне видалення ливників, задирок, обдиркання, шліфування, піскоструминну обробку виливка і формування на виливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4шляхом його нагріву і занурення в масло, який відрізняється тим, що при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду залізу Fe3О4його нагрів ведуть до температури 680-8000 С.

Володілець патенту України на винахід НОМЕР_3 "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованого 12 листопада 2007 року, ОСОБА_9 на підставі Ліцензійного договору № 2 від 01 березня 2011 року передав позивачеві ПНВПФ "Сітон" виключні права на використання винаходу за цим патентом (арк.с. 29-30 Т.1).

Так, за умовами п.2 "Предмет договору", ліцензіар ( ОСОБА_9 ) надав ліцензіату (ПНВПФ "Сітон") за винагороду на термін дії цього Договору виключну ліцензію на використання промислових зразків та винаходів, зокрема, за патентом України № НОМЕР_3 "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованим 12 листопада 2007 року, на Території (за п. 1.8 Ліцензійного договору, Територія - регіони, відповідно до політико-адміністративного ділення України).

За умовами п. 1.1 Ліцензійного договору, ліцензія - дозвіл власника патенту, який видається другій особі на використання винаходу, промислового зразка на певних умовах.

Як передбачено п. 1.10 Ліцензійного договору, виключна ліцензія - надання дозволу на використання об`єкта права інтелектуальної власності в обсягах і на території, визначеній Ліцензійним договором. При цьому виключається можливість використання ліцензіаром об`єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об`єкта у зазначеній сфері.

Згідно з положеннями п. 13.1 Ліцензійного договору, Договір був укладений терміном до 12 грудня 2015 року та набув чинності з дати його підписання.

На підставі п. 3 Додаткової угоди №9 від 12.12.2015 року до Ліцензійного договору №2 "Про передачу прав на використання промислових зразків і винаходів" від 01.03.2011 року строк дії Ліцензійного договору, відповідно до п. 13.1 Договору, було продовжено до 31.12.2017 року (арк.с. 78-79 Т.7).

Відповідно до п. 2 Ліцензійного договору №3 від 01 січня 2018 року, ліцензіар (ОСОБА_9) надав ліцензіату (ПНВПФ "Сітон") за винагороду на термін дії цього Договору виключну ліцензію на використання промислових зразків та винаходів, зазначених в Реєстрі (додаток №1 до договору), зокрема, за патентом України № НОМЕР_3 "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованим 12 листопада 2007 року, на Території (п. 2 абз. 2 Реєстру) (арк.с. 82-83 Т.7).

Ліцензійний договір №3 від 01 січня 2018 року, укладений, згідно з п. 13 договору, до 12 грудня 2020 року, розірвано на підставі Додаткової угоди від 30 червня 2018 року.

Відповідно до п. 2 Ліцензійного договору №4 від 01 липня 2018 року (арк.с. 88-89 Т.7), ліцензіар ( ОСОБА_9 ) надав ліцензіату (ПНВПФ "Сітон") за винагороду на термін дії цього Договору ліцензію на використання промислових зразків та винаходів, зазначених в Реєстрі (додаток № 1 до договору), зокрема, за патентом України НОМЕР_3 "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованим 12 листопада 2007 року, на Території (п. 2 абз. 2 Реєстру), залишивши при цьому виключні права: дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

За умовами п.13.1 Ліцензійного договору №4 від 01 липня 2018 року, строк дії договору визначено до 12 грудня 2030 року.

Відтак, починаючи з 01 березня 2011 року по теперішній час, ПНВПФ "Сітон" має виключні права дозволяти використання винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_3, зареєстрованим 12 листопада 2007 року, та перешкоджати його неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання.

Позивач виявив, що Відповідач-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" (ТОВ "ТБД "Олді") на території Дніпропетровської області, а саме: в приміщенні Будівельного гіпермаркету "Олді", розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17, здійснює продаж чавунного посуду, який виготовлено відповідачем-2 Товариством з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" (ТОВ "ПП "Берліка") з порушенням майнових прав позивача ПНВПФ "Сітон" набутих на підставі Ліцензійного договору №2 від 01 березня 2011 року, Додаткових угод та наступних Ліцензійних договорів щодо використання винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 від 12 листопада 2007 року.

Так, вказане порушення права інтелектуальної власності виявлено Позивачем в Будівельному гіпермаркеті "Олді" ТОВ "ТБД "Олді", розташованому в м. Дніпро по вул. Нижньодніпровській, 17, наступним чином:

23 липня 2014 року, о 14:21 год., - шляхом купівлі двох виробів чавунного посуду виробництва ТОВ "ПП "Берліка": сковороди чавунної гриль 24 см., сковороди для млинців чавунної 24 см.;

- 22 вересня 2014 року, о 12:28 год., - шляхом купівлі жаровні чавунної 24 см. виробництва ТОВ "ПП "Берліка".

Відповідно до первісної редакції позовної заяви, товарні чеки щодо придбання виробів чавунного посуду виробництва ТОВ "ПП "Берліка" та документи з сертифікації -долучено до матеріалів справи (арк.с. 34, 56 Т.1).

На підтвердження обізнаності Відповідача-2 (ТОВ "ПП "Берліка") щодо наявності запатентованого винаходу щодо способу виробництва чавунної продукції Позивач надав копії трудових документів гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також копії Витягу з ЄДРПОУ стосовно ТОВ "ПП "Берліка" (арк.с.77-117 Т.1), які свідчать про те, що зазначені особи раніше працювали на підприємстві Позивача, мали доступ до інформації про виготовлення чавунної продукції, а потім вони стали засновниками іншого підприємства - ТОВ «ВП «Берліка», тобто Відповідача-2.

Використання ознак винаходу "Спосіб виготовлення чавунного посуду" за патентом України НОМЕР_3 було встановлено Висновком експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності, складеним №454 від 22 травня 2014 року експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності С.А.Петренко (арк.с. 41-49 Т.1). Так, у Висновку зазначено, що у чавунному посуду виробництва ТОВ ПП "Берліка" використано таку ознаку винаходу за патентом України НОМЕР_3 ("ІНФОРМАЦІЯ_1"), як "при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду залізу Fe3О4 його нагрів ведуть до температури 680-8000 С".

Претензією від 11.01.2014 (арк.с.50-51 Т.1) адвокатом О.В.Чернобай від імені Позивача на адресу Відповідача-2 було висунуто вимогу припинення виробництва, пропонування до продажу і продаж чавунного посуду, який виготовлено з використанням патенту України НОМЕР_3, майнові права за яким належать ПНВП "Сітон". Зазначена претензія була залишена Відповідачем-2 без реагування.

Позивач також зазначає, що Відповідач-2 ТОВ "ПП "Берліка" пропонує продукцію власного виробництва, виготовлену з використанням винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_3 від 12 листопада 2007 року, через мережу "Інтернет" (http://berlika.in.ua/uk).

За клопотанням представника Відповідача-2 ТОВ "ПП "Берліка" від 18 грудня 2014 року, до матеріалів справи долучено вироби чавунного посуду виробництва ТОВ "ПП "Берліка": сковорідка з дерев`яною ручкою - у кількості трьох виробів (арк.с. 91 Т.2).

За результатами призначеної у справі судової експертизи Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України №19/104-19/13 надано Висновок від 21 грудня 2020 року (арк.с. 97-108 Т.6), згідно з яким у кожному з наданих на дослідження виробах чавунного посуду: сковорідка чавунна гриль 24 см.; жаровня чавунна 24 см.; сковорідка чавунна для млинців 24 см.; сковорідки з дерев`яною ручкою у кількості 3 шт. - підтверджено використання кожної ознаки винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1", що включені до незалежного пункту формули за патентом України № НОМЕР_3.

У складі експертних матеріалів наявний Звіт про результати макроструктурних та рентгеноструктурних досліджень поверхневого шару чавунного посуду, наданого до Національної металургійної академії України, від 03.12.2020, підписаний залученим судом в якості спеціаліста Л.М.Дейнеко та затверджений проректором наукової роботи НМетАУ Ю.С.Пройдак.

Зазначений спеціаліст за інформацією, викладеною у Звіті, надав позитивну відповідь на поставлені йому питання: чи міститься на наданих зразках захисне покриття з оксиду заліза Fe3О4та чи можливе утворення такого покриття на наданих зразках, шляхом нагріву їх вилівку до температури 680-8000 С.

Крім цього, залучений до проведення судової експертизи Л.М.Дейнеко підписав без зауважень Висновок від 21.12.2020Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/104-19/13,згідно з яким у кожному з наданих на дослідження виробах чавунного посуду підтверджено використання кожної ознаки винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1", що включені до незалежного пункту формули за патентом України № НОМЕР_3.

Суд зазначає, що залучення зазначеного спеціаліста узгоджено сторонами під час проведення експертних досліджень у справі, про кримінальну відповідальність якого попереджено у встановленому порядку.

Відповідач-2 не погоджується із зазначеним експертним висновком, вважає його необґрунтованим, посилається на те, що висновки експерта суперечать матеріалам експертних досліджень, зокрема, Звіту про результати макроструктурних та рентгеноструктурних досліджень поверхневого шару чавунного посуду, наданого до Національної металургійної академії України, від 03.12.2020.

Зокрема, Відповідач-2 вважає, що під час виробництва спірної чавунної продукції ним не використовувались усі ознаки винаходу, що охороняється патентом України № НОМЕР_3, зокрема, ним застосовується температурний режим при виробництві нижче 6800 С, в той час як за спірним патентом відрізняючи ознаки винаходу включають до себе температурний режим 680-8000С. Доказом застосування певного температурного режиму Відповідач-2 вважає товщину оксидної плівки, яка утворюється під час нагрівання. Так, Відповідач вказує на те, що при нагріванні до 680-8000 С в чавунного виробу утворюється оксидна плівка товщиною 2,1-6,25 мкм, в той час як спірні зразки чавунної продукції мають товщину захисного покриття від 6 до 26,6 мкм, оскільки виготовлялись за температурою до 6700 С.

В обґрунтування зазначеного Відповідач-2 посилається на Технологічну карту по термічній обробці посуду чавунної продукції згідно з ТУ У 28.7-376992590-001:2011, затвердженої 03.06.2012 головним інженером ТОВ «ПП «Берліка» (арк.с.196-198 Т.1), опис патентів України НОМЕР_2 та НОМЕР_1, виданих на схожу чавунну продукцію (арк.с.12-22 Т.7), а також постанову про закриття кримінального провадження від 16.04.2016 (арк.с.46-59 Т.4).

Також в обґрунтування своїх заперечень проти позову до матеріалів справи Відповідачем-2 надані: копія ТУ У 28.7-376992590-001:2011 «Посуд чавунний чорний. Технічні умови» разом із змінами №1 від 01.06.2012, копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.06.2011 та від 12.07.2012, копії протоколів випробувань від 12.07.2011, від 11.07.2012, 05.08.2012, 05.08.2014, копії сертифікатів відповідності, копія висновку та пояснення до Висновку щодо промислової придатності корисної моделі за патентом НОМЕР_4 тощо (арк.c.125-182 Т.1).

Так, Відповідач-2 звертає увагу суду на наступні матеріали:

Технологічна карта по термічній обробці посуду чавунної продукції згідно з ТУ У 28.7-376992590-001:2011, що затверджена03.06.2012 головним інженером ТОВ «ПП «Берліка» (арк.с.196-198 Т.1), передбачає нагрівання печі до 6700 С;

зміни №1 від 01.06.2012 до ТУ У 28.7-376992590-001:2011 «Посуд чавунний чорний. Технічні умови» встановлюють необхідність піддавати вироби після піскоструминної обробки температурному загартуванню від плюс 5000 С до плюс 6700С (арк.с. 132,147 Т.1);

формула корисної моделі за патентом України НОМЕР_1, виданим 11.04.2016 гр. ОСОБА_12 (арк.с.12, 14 Т.7) містить зазначення про спосіб виготовлення чавунного посуду, який передбачає нагрівання виливку до температури 6600С, а опис цього патенту містить посилання на спосіб виготовлення чавунного посуду за патентом України НОМЕР_3 як такий, що має недолік у вигляді зайвих витрат енергоресурсів та зниження якості чавунного посуду;

формула корисної моделі за патентом України НОМЕР_2, виданим 25.10.2017 гр. ОСОБА_9 (арк.с. 17, 18 на звор. Т.7), містить зазначення про спосіб виготовлення чавунного посуду, який передбачає нагрівання виливку до температури 570-8000С, а опис цього патенту містить посилання на спосіб виготовлення чавунного посуду за патентом України НОМЕР_3, внаслідок якого утворюється захисне покриття з окисного шару заліза товщиною 2,1-6,25мкм, що не забезпечує високу стійкість захисного покриття;

в постанові Слідчого відділу Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області про закриття кримінального провадження від 16.04.2016 (арк.с.46-59 Т.4), якою кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, зазначено про те, що «01.04.2016 працівниками СВ ДВП ГУНП, з залученням спеціалістів Науково-інженерного центру ДП «НДТІ» Коленкової О.А., було здійснено огляд виробництва чавунних виробів на підприємстві ТОВ «ВП «Берліка», під час якого було установлено, що дійсно, виробництво чавунних виробів здійснюється за вказаним технічними умовами, а саме: перед гартуванням чавунних виробів у індустріальному маслі, їх розігрівають у механічній печі при температурі до 680 градусів С (на момент здійснення огляду 670 градусів С)»;

в поясненнях директора Фізико-технічного інституту Запорізького національного технічного університету, доктора технічних наук, професора, академіка та завідувача кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» Луньова В.В. до Висновку щодо промислової придатності корисної моделі за патентом НОМЕР_4 (арк.с.181 Т.1) зазначається про можливість при виготовленні чавунного посуду застосування температури нагріву чашоподібного виливку з сірого чавуну 500-6700 С.

Водночас, з дослідження наданих Відповідачем-2 копій висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.06.2011 та від 12.07.2012, копії протоколів випробувань від 12.07.2011, від 11.07.2012, 05.08.2012, 05.08.2014, копії сертифікатів відповідності (арк.с.152-174 Т.1), вбачається, що посуд Відповідача-2 не перевірявся на відповідність вимогам щодо температурного режиму загартовування при 500-6700 С.

Крім того, первісна редакція ТУ У 28.7-376992590-001:2011 «Посуд чавунний чорний. Технічні умови», які застосовуються Відповідачем-2 при виготовленні чавунного посуду, до внесення до них змін 01.06.2012, передбачала необхідність піддавати вироби після піскоструминної обробки температурному загартуванню від плюс 7000С до плюс 7500С (арк.с. 132 Т.1).

На спростування наданих Відповідачем-2 доказів Позивач посилається на рішення Соломенського районного суду м.Києва від 20.06.2013року за позовом грн. ОСОБА_9 до Державної служби інтелектуальної власності України та до гр. ОСОБА_13 про визнання недійсним патенту України НОМЕР_4, яким позов було задоволений. В матеріалах справи наявна ухвала Апеляційного суду м.Києва про залишення зазначеного рішення суду без змін.

Так, в ухвалі Апеляційного суду м.Києва від 15.04.2014 (арк.с.205-208 Т.1) та рішенні Соломенського районного суду від 20.06.2013року, оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, зазначається про те, що:

судом першої інстанції встановлено, що ОСОБА_10 є власником патенту України НОМЕР_4 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» (заявка на реєстрацію корисної моделі подана 07.03.2012, патент видано 11.06.2012);

зазначена корисна модель містить наступну формулу «Спосіб виготовлення чавунного посуду, що включає лиття сірого чавуну в ливарну форму для отримання чашоподібного виливка, послідовне видалення ливників, задирок, обдирання, шліфування, піскоструминну обробку виливка і формування на виливку захисного шару з оксидом заліза FеЗО4, який відрізняється тим, що після піскоструминної обробки поверхні виливок піддають високотемпературному відпалу при температурі нагріву 500-670 °С та різкому охолодженню в маслі, яке має температуру від 20 °С до 80 °С;

ОСОБА_9 є власником патентів України: НОМЕР_3 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1», НОМЕР_5 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_2»; патентів Республіки Білорусь: НОМЕР_6 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1», НОМЕР_7 «ІНФОРМАЦІЯ_2»; патентів Російської Федерації: НОМЕР_8 на винахід: «ІНФОРМАЦІЯ_2», НОМЕР_9 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з висновку експерта №864 від 08.02.2013, відповідно до якого корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_4 не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність», а тому не може використовуватися в промисловості;

у виробництві ТОВ «ПП «Берліка» реально використовується не той спосіб, який запатентований за патентом України НОМЕР_4, що вказує на відсутність промислової придатності цієї корисної моделі, а із застосуванням патенту України НОМЕР_3, виданого винахіднику гр. ОСОБА_9 . Крім того, в ТУ, які були введені 07.07.2011 року підприємства «Берліка», також йдеться про нагрів до температури не до 500-6000С, а до 700-7500С. Лише в зареєстрованих 27.09.2012 року (тобто вже після отримання 11.06.2012 спірного патенту №70755) змінах до цих ТУ температурний режим був приведений у відповідність до патенту.

5. Норми права та мотиви, з яких виходить господарський суд при прийнятті рішення

Спірні правовідносини регламентуються, серед іншого, Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", відповідними положеннями Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 154 ГК України, до відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Згідно із ст.155 ГК України, об`єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання, серед іншого, визнаються винаходи та корисні моделі.

Загальні умови захисту прав інтелектуальної власності на об`єкти, зазначені у цій статті, визначаються Цивільним кодексом України.

За нормами ч.ч.1-5 ст.156 ГК України передбачено, що право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відповідно до законодавства України засвідчується патентом.

Відносини суб`єкта господарювання, що є роботодавцем для винахідника (винахідників) або автора (авторів) об`єктів, зазначених у частині першій цієї статті, щодо прав на одержання патенту і права використання зазначених об`єктів інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом України та іншими законами.

Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання є:

виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону;

- застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України;

- пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється відповідно до закону.

Суб`єктам господарювання належить право попереднього використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за умов, передбачених Цивільним кодексом України.

Володілець патенту може передавати свої права щодо використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка як вклад у статутний капітал підприємства.

Відповідно до вимог абз. 4, 13, 14 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", винахід (корисна модель) - це результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Винахідник - людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель).

Патент (патент на винахід, патент на секретний винахід, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель).

За положеннями ст. 6 ч. 2 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", об`єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура рослини і тварини тощо), процес (спосіб).

Як визначено у ч.ч. 1-2 ст. 459 ЦК України, винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

Об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

Згідно із ст. 462 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

За правилами ст. 463 ЦК України, суб`єктами права інтелектуальної власності на корисну модель та промисловий зразок є: 1) винахідник, автор промислового зразка; 2)і інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

За нормами ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно із ч. 1 ст. 424, ст.464 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

За нормами ч. 2 ст. 464 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Як визначено у ч. 1 ст. 465 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання цих прав відповідно до закону.

Як передбачено нормами ч.ч. 2-4 ст. 426 ЦК України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 1107 ЦК України, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 1) ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об`єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

За змістом ч. 7 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", ст.ст. 1108, 1109 ЦК України, володілець патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію, укласти ліцензійний договір) на використання винаходу (корисні моделі) на підставі ліцензійного договору.

Зокрема, згідно з ч.ч. 1, 3-4 ст. 1109 ЦК України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання суб`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 1110 ЦК України, ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності.

Виходячи з норм ст. 6 ЦК України джерелом права, серед іншого, є й договір, який регулює відносини сторін, за умови його відповідності загальним засадам цивільного законодавства.

Виключні права на використання винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 володільцем патенту ОСОБА_9 , починаючи з 01 березня 2011 року, передано позивачеві ПНВПФ "Сітон" на підставі Ліцензійних договорів.

Згідно з ч.2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", ч. 1 ст. 424, ч. 1 ст. 464 ЦК України, володілець патенту на винахід має право на використання винаходу, а також виключне право дозволяти його використання й виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання.

Виходячи з умов Ліцензійного договору № 2 від 01 березня 2011 року, додаткових угод до нього та наступних Ліцензійних договорів, укладених між ОСОБА_9 (ліцензіар) та ПНВПФ "Сітон" (ліцензіат), зважаючи на норми ст.ст. 424, 426, 463, 464, 1107-1110 ЦК України, виключні права дозволяти використання, перешкоджати неправомірному використанню винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 від 12 листопада 2007 року та забороняти таке використання - належать Позивачеві ПНВПФ "Сітон", а відтак позивач наділений майновими правами інтелектуальної власності на винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_3 від 12 листопада 2007 року, зокрема, виключним правом дозволяти використання та виключним правом перешкоджати неправомірному використанню даного винаходу, в тому числі забороняти таке використання.

Тож, у випадку неправомірного використання об`єктів інтелектуальної власності іншими особами, позивач не лише зобов`язаний негайно вчинити всі можливі дії, спрямовані на припинення їх протиправного використання, а й наділений правом, відповідно до чинного законодавства, звертатися до суду з метою захисту порушеного права інтелектуальної власності.

Відповідно до абз. 4-9 ч. 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж імпорт, (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або вберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди володільця патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу і корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Отже, майнові права інтелектуальної власності, зокрема за патентом НОМЕР_3 та безпосередньо виключне право дозволяти використання та виключне право перешкоджати неправомірному використанню даного винаходу, в тому числі забороняти таке використання, починаючи з 01 березня 2011 року, належать позивачеві ПНВПФ "Сітон" на підставі Ліцензійних договорів, а їх неправомірне використання - є порушенням майнових прав Позивача з інтелектуальної власності.

За змістом ст. 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", будь-яке посягання на права, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав володільця патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу володільця патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати володільцю патенту заподіяні збитки.

Вимагати поновлення порушених прав володільця патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Вимоги Позивача щодо припинення порушення своїх прав, що випливають з патенту України НОМЕР_3, з якими він звертався до Відповідача-1 ТОВ "ТБД "Олді", були проігноровані.

Так, матеріали справи свідчать про те, що Відповідач-2 ТОВ "ПП "Берліка" у 2014 році пропонував продукцію власного виробництва, виготовлену з використанням винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 від 12 листопада 2007 року, через мережу "Інтернет" ( http://berlika.in.ua/uk/), а продаж даного чавунного посуду у липні 2014 та вересні 2014 року здійснювалось Відповідачем-1 - ТОВ "ТБД "Олді", що також є неправомірним використанням винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 від 12 листопада 2007 року, зареєстрованим на ім`я ОСОБА_9 , відповідні виключні права на використання якого передано Позивачеві ПНВПФ "Сітон".

Відповідно до змісту патенту України НОМЕР_3 формула винаходу полягає у наступному: спосіб виготовлення чавунного посуду, що включає лиття сірого чавуну в ливарну форму для отримання чашеподібного виливка, послідовне видалення ливників, задирок, обдиркання, шліфування, піскоструминну обробку виливка і формування на виливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4 шляхом його нагріву і занурення в масло, який відрізняється тим, що при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду залізу Fe3О4 його нагрів ведуть до температури 680-8000С(арк.с. 21 Т.1).

Неправомірне використання патенту України № НОМЕР_3 підтверджується експертним висновком, згідно з якиму кожному з наданих на дослідження виробах чавунного посуду: сковорідка чавунна гриль 24 см.; жаровня чавунна 24 см.; сковорідка чавунна для млинців 24 см.; сковорідки з дерев`яною ручкою у кількості 3 шт. - підтверджено використання кожної ознаки винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1", що включені до незалежного пункту формули за патентом України № НОМЕР_3.

Відповідач-2 не погоджується із зазначеним експертним висновком, вважає його необґрунтованим, посилається на те, що висновки експерта суперечать матеріалам експертних досліджень, зокрема, Звіту про результати макроструктурних та рентгеноструктурних досліджень поверхневого шару чавунного посуду, наданого до Національної металургійної академії України, від 03.12.2020. Відповідач-2 вважає, що під час виробництва спірної чавунної продукції ним не використовувались усі ознаки винаходу, що охороняється патентом України НОМЕР_3, зокрема, ним застосовується температурний режим при виробництві нижче 680 0С, в той час як за спірним патентом відрізняючи ознаки винаходу включають до себе температурний режим 680-8000С. Доказом цього він вважає товщину оксидної плівки, яка утворюється під час нагрівання. Так, Відповідач-2 вказує на те, що при нагріванні до 680-8000С утворюється оксидна плівка товщиною 2,1-6,25 мкм, в той час як спірні зразки чавунної продукції мають товщину захисного покриття від 6 до 26,6 мкм.

В обґрунтування зазначеного Відповідач-2 посилається на Технологічну карту по термічній обробці посуду чавунної продукції згідно з ТУ У 28.7-376992590-001:2011, затвердженої 03.06.2012 головним інженером ТОВ «ПП «Берліка» (арк.с.196-198 Т.1), опис патентів України НОМЕР_2 та НОМЕР_1, виданих на схожу чавунну продукцію (арк.с.12-22 Т.7), а також постанову про закриття кримінального провадження від 16.04.2016 (арк.с.46-59 Т.4).Також в обґрунтування своїх заперечень проти позову до матеріалів справи Відповідачем-2 надані: копія ТУ У 28.7-376992590-001:2011 «Посуд чавунний чорний. Технічні умови» разом із змінами №1 від 01.06.2012, копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.06.2011 та від 12.07.2012, копії протоколів випробувань від 12.07.2011, від 11.07.2012, 05.08.2012, 05.08.2014, копії сертифікатів відповідності, копія висновку та пояснення до Висновку щодо промислової придатності корисної моделі за патентом НОМЕР_4 тощо (арк.c.125-182 Т.1).

Дослідивши надані Відповідачем-2 матеріали, а також враховуючи докази Позивача, суд дійшов висновку, що докази на підтвердження використання Відповідачем-2 винаходу за патентом НОМЕР_3 є більш вірогідними, ніж докази, на які посилається Відповідач-2.

Відповідно до ст.79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Так, з дослідження наданих Відповідачем-2 копій висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.06.2011 та від 12.07.2012, копії протоколів випробувань від 12.07.2011, від 11.07.2012, 05.08.2012, 05.08.2014, копії сертифікатів відповідності (арк.с.152-174 Т.1), вбачається, що посуд Відповідача-2 у цей період не перевірявся на відповідність вимогам щодо температурного режиму загартовування при 500-6700 С.

Також судом звернуто увагу на те, що первісна редакція ТУ У 28.7-376992590-001:2011 «Посуд чавунний чорний. Технічні умови», які застосовуються Відповідачем-2 при виготовленні чавунного посуду, до внесення до них змін 01.06.2012, передбачала необхідність піддавати вироби після піскоструминної обробки температурному загартуванню від плюс 7000 С до плюс 7500 С (арк.с. 132 Т.1).

Водночас, на спростування наданих Відповідачем-2 доказів Позивач посилається на рішення Соломенського районного суду м.Києва від 20.06.2013року за позовом грн. ОСОБА_9 до Державної служби інтелектуальної власності України та до гр. ОСОБА_13 про визнання недійсним патенту України НОМЕР_4, яким позов було задоволений, а рішеннями судів стосовно ТОВ «ПП «Берліка», засновником якого є гр. ОСОБА_13 , встановлений факт використання у виробництві цього підприємством патенту України НОМЕР_3.

Відповідно до ч.4 ст.75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Крім того, Відповідач-2 посилається на інші патенти України (НОМЕР_2 та НОМЕР_1), де в опису піддається критиці патент НОМЕР_3, але суд вважає, що оскільки патенти України НОМЕР_2 та НОМЕР_1, видані пізніше спірних обставин, тому суд їх розцінює як подальший розвиток технічного рівня, але не спростовує факт використання Відповідачем-2 спірного патенту у 2014 році.

Так, факт незаконного використання винаходу доводиться результатами судової експертизи Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/104-19/13, за Висновком від 21 грудня 2020 року (арк.с. 97-108 Т.6) якого у кожному з наданих на дослідження виробах чавунного посуду: сковорідка чавунна гриль 24 см.; жаровня чавунна 24 см.; сковорідка чавунна для млинців 24 см.; сковорідки з дерев`яною ручкою у кількості 3 шт. - підтверджено використання кожної ознаки винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1", що включені до незалежного пункту формули за патентом України № НОМЕР_3.

Відповідно до ст.98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Так, у складі експертних матеріалів наявний Звіт про результати макроструктурних та рентгеноструктурних досліджень поверхневого шару чавунного посуду, наданого до Національної металургійної академії України, від 03.12.2020, підписаний залученим судом в якості спеціаліста Л.М.Дейнеко та затверджений проректором наукової роботи НМетАУ Ю.С.Пройдак.

Зазначений спеціаліст за інформацією, викладеною у Звіті, надав позитивну відповідь на поставлені йому питання: чи міститься на наданих зразках захисне покриття з оксиду заліза Fe3О4 та чи можливе утворення такого покриття на наданих зразках, шляхом нагріву їх вилівку до температури 680-8000С.

Так, спеціалістом Л.М.Дейнеко зазначено, що:

при нагріванні чавунного посуду до температур 680-800°С на її поверхні утворюється оксидна плівка, що складається з вюстита (FеО), магнетиту (Fе3О4) і гематиту (Fе2О3), при охолодженні на повітрі нижче 570°С вюстит частково розпадається з утворенням магнетиту і гематиту. При охолоджені в маслі, гематит (Fе2Оз) частково відділяється від поверхні виробу у вигляду окалини;

охолодження посуду з температури відпалу 680-800°С в маслі призводить до вигорання і розкладанню масла на поверхні металу, що призводить до підвищення щільності оксидної плівки і отримання поверхні чорного кольору;

результати металографічного і рентгеноструктурного дослідження поверхневого шару зразків №1...6 з переданого НМетАУ чавунного посуду показали наявність оксидного покриття (шару) різної товщини, до складу якого входить і структурна складова магнетит (Fe3О4) в різних пропорціях;

з урахуванням вищевикладених закономірностей в процесах структуроутворення при утворенні оксидної плівки на поверхні залізовуглецевих сплавів при їх нагріванні до температур 680-800°С утворюється оксидна плівка, до складу якої входять: вюстит, магнетит і гематит. При охолодженні з температур 680-800°С металовиробів з залізовуглецевих сплавів на повітрі до температур нижче 570°С вюстит починає розпадатися на магнетит і гематит і при низьких температурах в оксидної плівці переважають структурні складові магнетит і гематит;

оксидна плівка на поверхні виробу при цьому має сірий або сіро-коричневий колір. Повторення нагріву цього металу до температур 680-800°С з витримкою 0,5-1,0 ч збільшує товщину оксидного шару і зневуглецьовування поверхневого шару чавунних виробів. Для додання захисному шару з оксидів заліза чорного кольору посуд, який обробляється, з температури відпалу охолоджують в маслі;

таким чином, при нагріванні посуду з сірого чавуну до температури відпалу 680-800 С на її поверхні утворюється оксидна плівка до складу якої входять структурні складові: магнетит (Fe3О4), гематит (Fе2О3) та вюстит (FеО) в різних пропорціях;

посудні вироби, що були надані НМетАУ для дослідження, мають чорний колір, що відповідає технології виробництва чавунного посуду, у складі якої присутня стадія нагріву виливка до температури відпалу з подальшим охолодженням у маслі до досягнення поверхневим шаром чорного коліру мінливості;

оксидна плівка, що має чорний колір, на всіх досліджених зразках чавунного посуду містить у своєму складі структурну складову Fe3О4 (магнетит) в різних концентраціях - від 29% до 10%, що може бути наслідком різних факторів, у тому числі і температур відпалу та часу витримки при цих температурах;

результати фазового складу окисної плівки на поверхні дослідних зразків (№1...6) показали наявність складової - магнетиту Ре3О4 з різним ваговим вмістом.

На думку суду, зазначена інформація жодним чином не суперечить підсумковому висновку судової експертизи, в якому використаний даний Звіт. Також суд вважає, що експертний висновок відповідає вимогам ст.98 ГПК України, є детальним і обґрунтованим.

В свою чергу твердження Відповідача-2 про те, що при використанні патенту України НОМЕР_3 у чавунного посуду створюється плівка товщиною лише 2,1-6,25 мкм, суд вважає таким, що спростовується експертними дослідженнями, якими встановлено протилежне під час повторного нагріву металу до температур 680-8000 С. Посилання Відповідача-2 при цьому на патент цього ж винахідника ОСОБА_9 НОМЕР_1 суд вважає необґрунтованим, оскільки в опису цього патенту винахідник, коли згадує про патент НОМЕР_3, говорить про створення плівки товщиною 2,1-6,25 мкм під час одноразового нагріву виливка до температур 680-8000 С.

Також факт використання Відповідачем-2 у спірний період патенту України НОМЕР_3 підтверджується Висновком №454 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності, складеного 22.05.2014 Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності (арк.с.41-49 Т.1) за замовленням адвоката Позивача.

Висновок №454 суд розцінює як письмовий доказ відповідно до ст.91 ГПК України, який містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Посилання Відповідача-2 на Технологічну карту по термічній обробці посуду чавунної продукції згідно з ТУ У 28.7-376992590-001:2011, затвердженої 03.06.2012 головним інженером ТОВ «ПП «Берліка» (арк.с.196-198 Т.1), суд вважає таким, що враховуючи інші зібрані у справі докази, не доводить фактичні обставини виробництва спірної чавунної продукції Відповідачем-2 у спірний період.

Також суд вважає, що постанова про закриття кримінального провадження від 16.04.2016 (арк.с.46-59 Т.4), на яку посилається Відповідач-2, також не може спростовувати факт незаконного використання на виробництві Відповідачам-2 патенту України НОМЕР_3 у 2014 році, оскільки обставини виробництва правоохоронними органами, із залученням компетентного спеціаліста, перевірялися у 2016 році.

Отже, матеріали справи дозволяють зробити висновок, що у 2014 році діями Відповідача-1 та Відповідача-2 порушувалися майнові права Позивача за патентом України НОМЕР_3.

За роз`ясненнями, що містяться у абз. 1-5 п. 83 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом інтелектуальної власності" №12 від 17 жовтня 2012 року, особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Згідно з цією нормою будь-який продукт, виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу, і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Отже, за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

Відповідно до вимог ст. 11 ч. 4 ГПК України Позивач просить суд врахувати судову практику, яка знайшла відображення у рішенні Європейського суду з прав людини по справі "Тоkel проти Туреччини" від 09 лютого 2021 року.

Так, у рішенні по вказаній справі, де предмет вимог стосувався використання державним підприємством технології, патент на яку був зареєстрований за заявником, Європейський суд з прав людини визначив правову позицію, згідно з якою, у разі відсутності будь-якого нормативно-правового підґрунтя для використання запатентованої заявником технології, винахід за якою, серед іншого, відповідає вимозі новизни, таке використання технології становить порушення статті першої Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (захист власності).

Водночас, суд вважає, що позовні вимоги Позивача про вилучення з цивільного обороту та знищити товари: продукцію, виготовлену з порушенням права інтелектуальної власності, - з використанням винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 від 12.11.2007 року, а саме: продукти чавунного посуду виробництва ТОВ "ПП "Берліка", які знаходяться в приміщенні Будівельного гіпермаркету "Олді", розташованому за адресою: м.Дніпро, вул.Нижньодніпровська, 17; продукти чавунного посуду, які знаходяться в приміщенні ТОВ "ПП "Берліка", розташованому за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, проспект Праці, 16/61; а також вимоги про вилучення й знищення матеріалів та знаряддя, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, з використанням винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_3 від 12 листопада 2007 року, суд не знаходить підстав для їх задоволення з огляду на таке.

Відповідно до 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Згідно зі статтею 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Відповідно до ст.34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" будь-яке посягання на права, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав володільця патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу володільця патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати володільцю патенту заподіяні збитки.

Вимагати поновлення порушених прав володільця патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Статтею 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлено, що захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення володільця патенту; порушення прав володільця патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користувача.

Враховуючи наведені норми, суд вважає, що такий спосіб захисту порушеного права як вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів та вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь, не передбачений Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Крім того, матеріали справи не містять обставин та доказів того, що на виробництві Відповідача-2 можливе виробництво чавунної продукції виключно із використанням патенту України НОМЕР_3, та немає доказів того, що порушення, яке вчинялось Відповідачами у 2014 році, досі триває, в той час як надані Відповідачем-2 матеріали до справи містять докази того, що на даний час сучасна технологія виробництва чавунного посуду постійно вдосконалюється, про що свідчать патенти України НОМЕР_2 та НОМЕР_1, використання якого, до речі, останнього здійснюється Відповідачем-2 на підставі Ліцензійного договору від 11.04.2016 року (арк.с.7-11 Т.7). Отже, на думку суду, задоволення цих вимог Позивача призведе до порушення балансу інтересів осіб, які здійснюють свою діяльність у даній сфері виробництва.

6. Висновки господарського суду за результатами вирішення спору

Враховуючи, що матеріалами справи доводиться факт неправомірного використання Відповідачами у власній діяльності патенту України НОМЕР_3, майнові права на який належать Позивачеві, вимоги останнього про припинення такого використання та знищення зразків спірної продукції підлягають задоволенню. В решті позову суд відмовляє з огляду на відсутність правових підстав та доказів виробництва чавунного посуду виключно із використанням патенту України НОМЕР_3 від 12.11.2007 року.

За результатами вирішення спору судові витрати щодо судового збору у справі покладаються на Відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" задовольнити частково.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" (71100, Запорізька область, м.Бердянськ, проспект Праці, 16/61, код ЄДРПОУ 37692590) припинити використання у будь-який спосіб винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_3 від 12 листопада 2007 року.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" (03113, м.Київ, вул.Івана Шевцова, 1, код ЄДРПОУ 24738845) припинити використання у будь-який спосіб винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_3 від 12.11.2007 року.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "Берліка" (71100, Запорізька область, м.Бердянськ, проспект Праці, 16/61, код ЄДРПОУ 37692590) використовувати винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_3 від 12 листопада 2007 року, заборонивши виготовлення, пропонування до продажу та продаж продуктів чавунного посуду з використанням винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_3 від 12.11.2007 року.

Вилучити з цивільного обороту та знищити товари: продукцію, виготовлену з порушенням права інтелектуальної власності, - з використанням винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_3 від 12.11.2007 року, а саме:

одну сковороду чавунну гриль 24 см., одну сковороду для млинців чавунну 24 см., одну жаровню чавунну 24 см., три сковороди чавунні з дерев`яною ручкою кожна (долучені до матеріалів справи).

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" (03113, м.Київ, вул.Івана Шевцова, 1, код ЄДРПОУ 24738845) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" (71100, Запорізька область, м.Бердянськ, проспект Праці, 16/61, код ЄДРПОУ 37692590) на користь Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН" (49083, м.Дніпро, пр.Слобожанський, 35-а, код ЄДРПОУ 24225979) судовий збір у розмірі 4060,00 грн.

В решті позову відмовити.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 29.06.2021

Головуючий суддя Н.Б. Кеся Суддя Т.В.Загинайко

Суддя О.В.Ліпинський