Рішення № 9579929, 05.05.2010, Господарський суд Харківської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" травня 2010 р. Справа № 16/44-10

вх. № 1733/6-16

Суддя господарського суду

при секретарі судовогозасідання

за участю представників сторін:

позивача - не з'явився;

3-я особа - не з'явилася;

відповідача - Корюковець К.Ю., довіреність від 19.09.2008 р.;

розглянувши справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю МНВЦ "Біосан", м. Вінниця

3-я особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Палій Гордій Кіндратович, м. Вінниця

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС", м. Харків

про розірвання договору

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до господарського суду Харківської області з позовом, в якому просить розірвати договір № 21/05 про продаж/купівлю виключної ліцензії на використання винаходу, товарного знаку від 28.12.2005 року ( надалі - Договір), що був укладений між позивачем та відповідачем, в частині надання ліцензії на використання знаку для товарів і послуг "Аурісан" (свідоцтво України № 18659) та заборонити відповідачу здійснювати на території України виробництво, продаж та інше введення до господарського обігу, а також використання, рекламу, просування на ринку від свого імені як виробника продукції під знаком для товарів і послуг "Аурісан". В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що сторони та 3-я особа 28.12.2005 р. уклали договір продажу/купівлі виключної ліцензії на використання винаходу, товарного знаку «Аурісан», відповідно до умов якого позивач, як власник свідоцтва на знак для товарів і послуг «АУРІСАН» надав відповідачу на строк дії Договору за винагороду виключну ліцензію на використання товарного знаку, а відповідач зобов’язався виплачувати на користь позивача винагороду ( роялті) в розмірі 0,1 % від загальної продажної вартості фактично відвантаженої продукції за ліцензією у звітному періоді( протягом кожного місяця). Відповідач в порушення умов Договору починаючи з липня 2007 р. не надавав звіти та не проводив жодних виплат до грудня 2008 р., однак продовжує випуск продукції під торговельною маркою "Аурісан" до останнього часу. Позов обґрунтовано ст. 651 Цивільного кодексу України.

Представник позивача у судовому засіданні 01.04.2010 р. надав для огляду витребувані судом документи; 29.03.2010 р. та 22.04.2010 р. до канцелярії господарського суду від директора ТОВ МНВЦ "Біосан" надійшли пояснення, в яких вказано, що в порушення умов Договору з грудня 2007 р. по листопад 2008 р. відповідач не надавав для підпису акти про обсяги реалізації продукції по ліцензії і не проводив належних виплат. На підставі цього у листопаді 2008 р. позивач звернувся до Ленінського районного суду м. Вінниці з позовом до відповідача та 3-ї особи про розірвання Договору. Після порушення провадження у справі Ленінським районним судом м. Вінниці, відповідач направив позивачу не передбачений умовами договору акт за період січень-листопад. Ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 30.12.2009 р. рішення Ленінського районного суду м. Вінниці про розірвання Договору було скасовано, провадження в цивільній справі було закрито. Також надав пояснення, що зміна банківських реквізитів позивача була проведена банком 10.03.2009 р., в зв’язку з реорганізацією структури Укрсоцбанку. Відповідача про зміну банківських реквізитів позивач не повідомляв, оскільки тривав судовий розгляд справи про розірвання Договору, позивач не мав наміру продовжувати договірні відносини з відповідачем, який тривалий час не виконував умови договору. Також надав клопотання проводити розгляд справи без присутності представників позивача.

Палій Гордій Кіндратович у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав до канцелярії господарського суду заяву в якій позовну заяву позивача визнає в повному обсязі, просить розглядати справу за його відсутності.

Представник відповідача у судовому засіданні проти позову заперечує. Надав суду 01.04.2010 р. відзив на позовну заяву та 28.04.2010 р. пояснення, в яких позовні вимоги не визнає; вказує, що позивач без будь-яких поважних причин не виконує умови договору №21/05 від 28.12.2005р. (не підписує з травня 2007 р. акти про обсяги фактично відвантаженої та сплаченої продукції за ліцензією та не надає нові банківські реквізити для виконання відповідачем своїх зобов’язань за Договором), у зв’язку з чим відповідач не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за договором, а саме - сплатити позивачу належну йому винагороду (роялті).Також зазначає, що Солом’янським районним судом м. Києва 23.09.2008 р. задоволено позов відповідача до Палія Г.К. ( 3-ї особи) та Державного департаменту інтелектуальної власності, визнано недійсним повністю патент України № 14535 «Антимікробні очні краплі «Аурісан» та визнано недійсним Договір № 21/05 від 28.12.2005 р. в частині надання Палієм Г.К. відповідачу ліцензії на використання винаходу, права на який засвідчені патентом України № 14535 «Антимікробні очні краплі «Аурісан». Зазначене рішення залишено без змін ухвалою колегії суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду м. Києва від 15.01.2009 р. та ухвалою Верховного Суду України від 19.10.2009 р.

Дослідивши матеріали справи, надані сторонами докази, заслухавши пояснення представника відповідача, суд встановив наступне.

15.02.2001 р. Державним департаментом інтелектуальної власності ( надалі –Департамент) (за заявкою від 26.08.1997 р.) видано Товариству з обмеженою відповідальністю Медичний науково-виробничий центр "Біосан" ( надалі – Товариство) свідоцтво № 18659 на знак для товарів і послуг «АУРІСАН» ( 5 клас - фармацевтичні і ветеринарні препарати; антисептичні та дезінфікувальні засоби) , про що здійснена публікація 15.02.2001 р. в Бюлетені № 1 ( а. с. 19). Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, строк дії свідоцтва № 18659 було продовжено 26.06.2007 р. до 26.08.2017 р., про що здійснено публікацію 25.07.2007 р. в Бюлетені № 11 ( а. с. 20).

Відповідно до ст.1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

Згідно ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ”, свідоцтво надає його власнику право використовувати знак за своїм розсудом. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Права позивача діють з 26.08.1997 р. по 26.08.2017 (оскільки дію свідоцтва подовжено за заявою Позивача в установленому законодавством порядку), що підтверджується копією виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарі і послуг № 14921/11 від 16.08.07 р.

Відповідно ст.16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ” свідоцтво надає власнику право використовувати знак та права, що випливають з нього, а саме: наносити його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігати такий товар із нанесенням зазначеного знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах .

Згідно ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва.

У пункті 8 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” зазначено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Відповідно до ч. 1 ст. 1108 ЦК України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

28.12.2005 р. позивач, відповідач та 3-я особа уклали договір продажу/купівлі виключної ліцензії на використання винаходу, товарного знаку « Аурісан», відповідно до умов якого позивач, як власник свідоцтва № 18659 на знак для товарів і послуг «АУРІСАН» ( надалі – Товарний знак); 3-я особа – як власник патенту України № 14535 «Антимікробні краплі для лікування отитів «Аурісан» ( надалі – Патенту), надали відповідачу на строк дії Договору( на термін дії Патенту та Товарного знаку) за винагороду виключне право на використання винаходу, що охороняється патентом та Товарного знаку для виробництва, використання, продажу та іншого введення в господарський обіг продукції за ліцензією та видачі ним іншим особам ліцензій на використання винаходу, що охороняється Патентом, а також Товарного знаку у зазначеній сфері.

Відповідно до п.2.2 Договору відповідачу надані права на: виробництво, пропозицію до продажу, продаж та інше введення в господарський обіг продукції за ліцензією та /або спеціальної продукції; використання, рекламу, просування на ринку від свого імені як виробника продукції за ліцензією та /або спеціальної продукції.

Відповідно п.2.9 Договору відповідач здійснює виконання Договору через філію Товариства з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС».

Відповідно п.6.1 Договору за надання прав на використання Товарного знаку відповідач зобов’язався виплачувати позивачу винагороду ( роялті) в розмірі 0,1 % від загальної продажної вартості фактично відвантаженої продукції за ліцензією у звітному періоді ( протягом кожного місяця).

Підставою для перерахування роялті, передбачених п.6.1 Договору є підписані сторонами акти виконаних робіт ( п.6.2 Договору).

У п. 6.3 Договору сторони узгодили, що нарахування та виплата винагороди, передбаченої п. 6.1. Договору здійснюється в такому порядку:

а) нарахування винагороди за Договором за звітний період з 01 січня 2006 р. по 01 липня 2006 р. здійснюється відповідачем протягом 10 днів, наступних за періодом, за який здійснюється таке нарахування. Виплата нарахованої суми роялті здійснюється відповідачем на нариють позивача на підставі підписаного сторонами акта виконаних робіт в наступному порядку :

- 30% від нарахованого розміру роялті – до 01 серпня 2006 р.;

- 30 % від нарахованого розміру роялті до 01 вересня 2006 р.;

- 40 % від нарахованого розміру роялті – до 01 жовтня 2006 р;

б) нарахування та виплата роялті за Договором за наступні звітні періоди ( починаючи з 01 липня 2006 р.) здійснюється відповідачем щомісяця, починаючи з жовтня 2006 р., за кожний звітний період до 25 числа місяця, в якому здійснюється таке нарахування.

Також у п. п. 7.1, 7.2 Договору сторони узгодили, що відповідач зобов’язується не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати позивачу та 3-й особі зведені бухгалтерські дані ( акт-довідку) про обсяги фактично відвантаженої та сплаченої продукції за ліцензією у звітному періоді, що вказаний у п. 1.1.7 Договору ( за місяць), а також про суми, які надійшли у звітному періоді за продукцію за ліцензією, відвантажену у минулих звітних періодах. Вказана у п. 7.1 акт-довідка є підставою для складання акту виконаних робіт та проведення розрахунків між сторонами.

У п.11.1 Договору сторони узгодили, що Договір укладається строком на термін дії Патенту та Товарного знаку; набуває чинності з дати підписання.

Відповідач є виробником «Антимікробних крапель для лікування отитів «Аурісан» , який випускає та реалізує під товарним знаком«Аурісан» .

Солом’янським районним судом м. Києва 23.09.2008 р. задоволено позов відповідача до Палія Г.К. ( 3-ї особи) та Державного департаменту інтелектуальної власності, визнано недійсним патент України № 14535 «Антимікробні краплі для лікування отитів «Аурісан» та визнано недійсним Договір № 21/05 від 28.12.2005 р. в частині надання Палієм Г.К. відповідачу ліцензії на використання винаходу, права на який засвідчені патентом України № 14535 «Антимікробні краплі для лікування отитів «Аурісан». Зазначене рішення залишено без змін ухвалою колегії суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду м. Києва від 15.01.2009 р. та ухвалою Верховного Суду України від 19.10.2009 р.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що відповідач в порушення умов Договору починаючи з липня 2007 р. не надавав звіти та не проводив жодних виплат до грудня 2008 р., однак продовжує випуск продукції під торговельною маркою "Аурісан" до останнього часу. Представник відповідача не заперечує, що продовжує випуск продукції під торговельною маркою "Аурісан".

В обґрунтування заперечень щодо позовних вимог, відповідач вказує, що оскільки з травня 2007 р. позивач не повернув підписані акти про обсяги фактично відвантаженої та сплаченої продукції за ліцензією , відповідач не мав підстав для їх оплати по Договору. Для огляду у судове засідання представник відповідача надав журнали реєстрації вихідної кореспонденції по філії за 2006 - 2007 р.р. та за 2008 р. та витяги з них в обґрунтування належного виконання зобов’язань відповідачем по Договору. Дослідивши надані журнали, витяги з журналів за 2006-2007 р.р.; 2008 р., суд не приймає їх в якості належних доказів виконання договору відповідачем, оскільки записи в журналі реєстрації вихідної кореспонденції за 2006-2007 роки велись по кожному отримувачу окремо, однак кореспонденція в дві адреси - позивачу та 3-й особі значиться під одним вихідним номером, також не зазначено за який період направлялись акти, які це були акти ( акт - довідка чи акт виконаних робіт), оскільки відповідно п. п. 7.1, 7.2 Договору сторони узгодили, що відповідач зобов’язується не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати позивачу та 3-й особі зведені бухгалтерські дані ( акт-довідку) про обсяги фактично відвантаженої та сплаченої продукції за ліцензією у звітному періоді, що вказаний у п. 1.1.7 Договору ( за місяць), а також про суми, які надійшли у звітному періоді за продукцію за ліцензією, відвантажену у минулих звітних періодах. Вказана у п. 7.1 акт-довідка є підставою для складання акту виконаних робіт та проведення розрахунків між сторонами.

Також суд зазначає, що зазначені журнали вихідної кореспонденції заповнювались самим відповідачем, інших доказів фактичного направлення актів позивачу( з відміткою поштового відділення) відповідач суду не надав.

Враховуючи зазначене, суд зазначає, що відповідач не надав належних та допустимих доказів виконання своїх зобов’язань щодо направлення актів-довідок ( п. 7.1 Договору) позивачу.

Матеріалами справи ( а.с. 27-32; 97-109) підтверджується не своєчасне виконання відповідачем умов п. 6.1 Договору - що нарахування та виплата роялті за Договором за наступні звітні періоди ( починаючи з 01 липня 2006 р.) здійснюється відповідачем щомісяця, починаючи з жовтня 2006 р., за кожний звітний період до 25 числа місяця, в якому здійснюється таке нарахування. Так, згідно наданих відповідачем платіжного доручення № 31717 від 05.07.2007 р. здійснена сплата позивачу по Договору за 01.2007 р.; платіжними дорученнями № 31938 від 17.07.2007 р.,№ 32736 від 30.08.2007 р. та № 33162 від 18.09.2007 р. була здійснена оплата позивачу по Договору за 02.2007 р.; платіжним дорученням № 34619 від 06.12.2007 р. була здійснена оплата позивачу по Договору за 04.2007 р.

Суд відхиляє доводи відповідача, що не підписання позивачем актів про обсяги фактично відвантаженої та сплаченої продукції за ліцензією спричинило не сплату роялті, оскільки відповідно п. 7.1 Договору зведені бухгалтерські дані ( акт-довідка) про обсяги фактично відвантаженої та сплаченої продукції за ліцензією у звітному періоді, що вказаний у п. 1.1.7 Договору ( за місяць), а також про суми, які надійшли у звітному періоді за продукцію за ліцензією, відвантажену у минулих звітних періодах складається позивачем. Договором не передбачено підписання зазначеного акту-довідки позивачем. Вказана у п. 7.1 акт-довідка є підставою для складання акту виконаних робіт та проведення розрахунків між сторонами.

До того ж, суд зазначає, що складання актів, зазначених у п.п. 7.1, 7.2 Договору є обов’язком відповідача , оскільки відповідач має відомості яка сума підлягає сплаті позивачу та мав можливість її сплачувати відповідно умов п.6.3 Договору до 25 числа місяця, в якому здійснюються таке нарахування.

До того ж, позивачем надані суду підписані сторонами акти про обсяги відвантаженої продукції краплі «Аурісан» за травень та червень 2007 р. ( а.с. 25-26), однак відповідач не надав доказів своєчасної оплати за вказані періоди.

Суд приймає до уваги доводи позивача щодо не повідомлення відповідача з березня 2009 р. про нові банківські реквізити, оскільки з листопада 2008 р. Ленінським районним судом м. Вінниці розглядалась справа за позовом Товариства про розірвання Договору.

Частина 1 статті 626 Цивільного кодексу України визначає договір як домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 651 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Враховуючи вищевикладене, суд визнає, що відповідачем у 2007 р. допускалось значне прострочення оплати роялті (більш, як шість місяців), що є істотним порушенням умов Договору та підставою для прийняття судом рішення про розірвання Договору в частині надання ліцензії на використання знаку для товарів і послуг "Аурісан" (свідоцтво України № 18659).

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ”, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Оскільки судом задоволено позовну вимогу розірвати договір № 21/05 про продаж/купівлю виключної ліцензії на використання винаходу, товарного знаку від 28.12.2005 року, що був укладений між позивачем та відповідачем, в частині надання ліцензії на використання знаку для товарів і послуг "Аурісан" (свідоцтво України № 18659), то є обґрунтованою позовна вимога заборонити відповідачу здійснювати на території України виробництво, продаж та інше введення до господарського обігу, а також використання, рекламу, просування на ринку від свого імені як виробника продукції під знаком для товарів і послуг "Аурісан".

На підставі викладеного та керуючись статтями 651 Цивільного кодексу України, 1, 5, 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, ст.ст.1, 4-4-7, 33-34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Розірвати договір № 21/05 про продаж/купівлю виключної ліцензії на використання винаходу, товарного знаку від 28.12.2005 року, що був укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю медичний науково-виробничий центр "Біосан", код ЄДРПОУ 13328191 (21018, м. Вінниця, вул. Малиновського, 26 (у т.ч. п/р 26004050248371 у Хмельницькій обласній дирекції АКБ "Укрсоцбанку", МФО 315018) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод ГНЦЛС", код ЄДРПОУ 33338513 (61057, м. Харків, вул. Воробйова, 8 ), в частині надання ліцензії на використання знаку для товарів і послуг "Аурісан" за свідоцтвом України № 18659.

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод ГНЦЛС", код ЄДРПОУ 33338513 (61057, м. Харків, вул. Воробйова, 8 ) здійснювати на території України виробництво, продаж та інше введення до господарського обігу, а також використання, рекламу, просування на ринку від свого імені як виробника продукції під знаком для товарів і послуг "Аурісан" за свідоцтвом України № 18659;

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод ГНЦЛС", код ЄДРПОУ 33338513 (61057, м. Харків, вул. Воробйова, 8 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю медичний науково-виробничий центр "Біосан", код ЄДРПОУ 13328191 (21018, м. Вінниця, вул.. Малиновського, 26 (у т.ч. п/р 26004050248371 у Хмельницькій обласній дирекції АКБ "Укрсоцбанку", МФО 315018) державне мито у розмірі 170,00 грн. та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя

Повний текст рішення підписано07.05.2010 р.