Ухвала суду № 85777385, 20.11.2019, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

про призначення експертизи

20.11.2019 Справа № 905/1003/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Аксьонової К.І., при секретарі судового засідання (помічнику судді) Конько В.В., розглянувши матеріали справи

за первісним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Груп», м. Київ

до відповідача-1: Державного підприємства «Мирноградвугілля», м. Мирноград, Донецька область

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», м. Київ

про знищення товару – комбайну очисного MG 210/485-WD, поставленого згідно з договором про закупівлю №14/09-18П від 14.09.2018, як такого, що введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності

та за зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», м. Київ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Груп», м. Київ

до відповідача-2: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

про визнання патенту України №68429 на корисну модель «Очисний комбайн для тонких пластів» недійсним та зобов`язання вчинити певні дій

Представники учасників справи:

від позивача за первісним позовом (відповідача-1 за зустрічним позовом): Сазонов Є.В. – адвокат за довіреністю від 01.08.2019; свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю ДН№5231 від 31.10.2018

від відповідача-1 за первісним позовом: представник не з`явився

від відповідача-2 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): Гордійчук Ю.В. – адвокат за довіреністю від 02.10.2019, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 3484/10 від 22.11.2007

від відповідача-2 за зустрічним позовом: представник не з`явився

В С Т А Н О В И В:

В провадженні господарського суду Донецької області знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Груп», м. Київ, до Державного підприємства «Мирноградвугілля», м.Мирноград, Донецька область, Товариства з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», м. Київ, про знищення товару – комбайну очисного MG 210/485-WD, поставленого згідно з договором про закупівлю №14/09-18П від 14.09.2018, як такого, що введене в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 07.08.2019 до спільного розгляду з первісним позовом у справі №905/1003/19 прийнято зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», м. Київ, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Груп», м. Київ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ, про визнання патенту України №68429 на корисну модель «Очисний комбайн для тонких пластів» недійсним та зобов`язання вчинити певні дії.

Ухвалою суду від 27.08.2019 у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності у справі, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса; провадження у справі на час проведення експертизи зупинено; матеріали справи №905/1003/19 скеровано до судової установи.

04.11.2019 на адресу господарського суду Донецької області від експертної установи повернулись матеріали справи №905/1003/19 з посиланням на неможливість вирішення питань ухвали суду від 27.08.2019 та проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, оскільки в Харківському науково-дослідного інституту судових експертиз ім.Засл. проф. М.С. Бокаріуса відсутні спеціалісти за експертною спеціальністю «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями».

Ухвалою суду від 15.11.2019 поновлено провадження у справі №905/1003/19; підготовче засідання призначене на 20.11.2019.

Від позивача за первісним позовом (відповідача-1 за зустрічним позовом) 15.11.2019 через канцелярію суду надійшло клопотання про призначення судової експертизи охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності, в якому просить поставити на вирішення експертизи наступні питання: Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель?; Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Привід виконавчого органу гірничого комбайна», що охороняється патентом України №113761 на корисну модель?; Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №134807 на корисну модель?; Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Механізм відключення редуктора гірничого комбайна», що охороняється патентом України №109204 на корисну модель?; проведення експертизи просить доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Від відповідача-2 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом), Товариства з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», 15.11.2019 надійшло клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, в якому останній просить доручити проведення експертизи Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; поставити на вирішення експертизи наступні питання: Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель?, Чи була наявна новизна корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів» за патентом України №68429 на дату подання заявки на її реєстрацію, а саме на 02.09.2011?, Чи відповідає корисна модель «Очисний комбайн для тонких пластів» за патентом України №68429 критерію патентоздатності «промислова придатність»?; витрати пов`язані з проведенням експертизи покласти на позивача.

У підготовче засідання 20.11.2019 з`явились представники позивача за первісним позовом (відповідача-1 за зустрічним позовом) та відповідача-2 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом); просили задовольнити подані ними клопотання щодо визначення експертної установи для проведення експертизи.

Відповідач-1 за первісним позовом представника у підготовче засідання не направив, про причини неявки суд не повідомив, про місце, час та дату підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Розглядаючи подані сторонами клопотання, суд зауважує, що підставою для звернення позивача до суду стало використання товару – очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою, поставленого згідно з договором про закупівлю №14/09-18П від 14.09.2018, який містить формули корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель, який належить позивачу.

Відповідач-2 за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом) проти вказаних обставин заперечує, посилаючись на те, що очисний комбайн MG210/485-WD лівого вибою не містить формули корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель, який належить позивачу. Крім того, зазначає про наявність патентів Патентного бюро Китаю на очисний комбайн MG 210/485-WD та його окремі складові частини, що свідчить про відсутність новизни корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель, який належить позивачу.

Відповідно до ч.2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається, зокрема, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

У пункті 6.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз`яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

У відповідності до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Приймаючи до уваги характер спірних правовідносин, суд дійшов висновку, що з`ясування обставин щодо того, чи був виготовлений товар, комбайн очисний MG 210/485-WD лівого вибою, із застосуванням запатентованих позивачем корисних моделей та винаходів, а також чи була наявна новизна корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів» за патентом України №68429 та чи відповідає ця корисна модель критерію патентоздатності «промислова придатність», входять до предмету доказування у даній справі.

Виходячи з того, що для з`ясування цих обставин необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, суд в порядку, визначеному ст.99 Господарського процесуального кодексу України, дійшов висновку про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, з огляду на що ухвалою суду від 27.08.2019 у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

При вирішенні питань, які мають бути висвітлені при проведенні експертизи, судом прийняті запропоновані позивачем за первісним позовом (відповідачем-1 за зустрічним позовом) та відповідачем-2 за первісним позовом (позивачем за зустрічним позовом) питання.

Згідно з ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ч.ч.3, 4 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст.7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

З огляду на відсутність досягнення взаємної згоди сторін щодо обрання експертної установи, яка має провести судову експертизу, суд дійшов висновку про самостійне визначення експертної установи та доручення проведення у справі №905/1003/19 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Обравши експертну установу, суд вважає за необхідне зазначити, що не вбачає за можливе задовольнити клопотання жодної зі сторін спору в частині доручення проведення призначеної судом експертизи саме запропонованим сторонами експертним установам, оскільки навіть ймовірні сумніви щодо недостатньої об`єктивності фахівців цих експертних установ з боку протилежної сторони спору можуть призвести до необхідності призначення повторної експертизи, що потягне за собою збільшення строків розгляду справи. Вказані обставини можуть заважити оперативному розгляду справи та порушити принцип процесуальної економії судочинства.

Вирішуючи питання витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи, суд дійшов висновку про покладення цих витрат в рівних долях на позивача за первісним позовом (відповідача-1 за зустрічним позовом), Товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Груп», м. Київ, та відповідача-2 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом), Товариства з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», м. Київ.

Враховуючи, що необхідність скерування матеріалів справи до експертної установи унеможливлює розгляд справи позовних вимог по суті, суд на підставі п.2 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України дійшов висновку про зупинення провадження у справі на час проведення призначеної судом експертизи.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 128, 228, 233-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Доручити проведення призначеної ухвалою суду від 27.08.2019 у справі №905/1003/19 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Київському науково-дослідному інституту судових експертиз: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

2. На вирішення експерта, якому буде доручено проведення судової експертизи, поставити наступне запитання:

2.1 Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель?

2.2. Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули винаходу: «Привід виконавчого органу гірничого комбайна», що охороняється патентом України №113761 на винахід?

2.3. Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №134807 на корисну модель?

2.4. Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули винаходу: «Механізм відключення редуктора гірничого комбайна», що охороняється патентом України №109204 на винахід?

2.5. Чи була наявна новизна корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів» за патентом України №68429 на дату подання заявки на її реєстрацію, а саме на 02.09.2011?

2.6. Чи відповідає корисна модель «Очисний комбайн для тонких пластів» за патентом України №68429 критерію патентоздатності «промислова придатність»?

3. Попередити експерта, якому буде доручено проведення судової експертизи, про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку відповідно до ст.384 Кримінального кодексу України та за відмову від надання висновку без поважних причин відповідно до ст.385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов`язати експерта після проведення дослідження направити висновок за результатами проведення судової експертизи до господарського суду Донецької області; належним чином засвідчені копії висновку – направити сторонам у справі.

5. Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, покласти на позивача за первісним позовом (відповідача-1 за зустрічним позовом), Товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Груп», м. Київ, та відповідача-2 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом), Товариство з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», м. Київ, в рівних долях.

6. Зупинити провадження у справі №905/1003/19 на час проведення експертизи.

7. Направити матеріали справи №905/1003/19 на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

У судовому засіданні 20.11.2019 проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 20.11.2019.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня її оголошення в порядку, визначеному Главою 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя К.І. Аксьонова