Рішення № 85470000, 06.11.2019, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

06.11.2019Справа № 910/951/19

За позовомКомпанії Тойота Дзідося Кабусікі Кайся (що також торгує як Тойота Мотор Корпорейшн)до 1) Компанії Мурал Текстіл Ве Тіджарет Лімітед Сіркеті 2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Українипро дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг Суддя Підченко Ю.О. Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін: від позивача:Сопільняк В.Ю. - представник за довіреністю;від відповідача-1:Степанченко О.А. - представник за довіреністю;від відповідача-2:не з`явився;вільні слухачі: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Тойота Дзідося Кабусікі Кайся (що також торгує як Тойота Мотор Корпорейшн) (надалі - позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Компанії Мурал Текстіл Ве Тіджарет Лімітед Сіркеті (надалі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі - відповідач-2) про:

- дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 752247 на знак для товарів та послуг "LEXUS" повністю;

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації знаку "LEXUS" № 752247 від 24.01.2001 щодо всіх товарів 25 класу МКТП, для яких його зареєстровано, та опублікувати відомості про припинення чинності міжнародної реєстрації № 752247 від 24.01.2001 в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг "LEXUS" за міжнародною реєстрацією № 752247 не використовується в Україні для товарів 25 класу МКТП протягом більше ніж п`яти років, що передують даті подання позову; дія міжнародної реєстрації № 752247 на знак для товарів та послуг "LEXUS", яка не використовується в Україні протягом більш ніж п`яти останніх років, створює позивачу перешкоди у набутті прав інтелектуальної власності на торгівельну марку; виключно Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має сьогодні повноваження повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 752247 від 24.01.2001 на знак " LEXUS " щодо всіх товарів 25 класу МКТП, для яких його зареєстровано, та опублікувати відомості про припинення чинності міжнародної реєстрації № 752247 від 24.01.2001 в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 відкрито провадження в справі № 910/951/19, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 15.03.2019.

07.03.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем-2 подано відзив на позовну заяву в якому вказується, що Мінекономрозвитку не передбачено здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, однак у разі припинення дії реєстрації № 752247 рішення суду може вплинути на обов`язок Мінекономрозвитку стосовно повідомлення про це Міжнародного Бюро ВОІВ та опублікування відповідних відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність». Також відповідач-2 вказав, що вважає можливим дострокове припинення дії знаків на території України лише за умови, якщо власник знака не доведе факт його використання відносно зареєстрованих товарів, а у разі відсутності такого використання, не надасть суду докази, що виправдовують причини невикористання знака.

Крім того, відповідач-2 у відзиві просив суд застосувати положення ст. 119 Господарського процесуального кодексу України та поновити процесуальний строк для подачі відзиву.

15.03.2019 позивач звернувся до суду з заявою про забезпечення позову та долучив додаткові матеріали до справи.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 15.03.2019 відкладено підготовче судове засідання на 29.03.2019.

29.03.2019 через загальний відділ діловодства суду позивачем подано відповідь на відзив відповідача-2, в якому позивач наполягав на задоволенні позовної заяви.

Також, представник Компанії Тойота Дзідося Кабусікі Кайся (що також торгує як Тойота Мотор Корпорейшн) звернувся до суду з клопотанням про здійснення належного повідомлення про судову справу іноземного суб`єкта господарювання.

Зважаючи на те, що доказів належного повідомлення Компанії Мурал Текстіл Ве Тіджарет Лімітед Сіркеті про час та місце розгляду справи немає, суд дійшов висновку про необхідність відкладення підготовчого судового засідання на 19.04.2019.

19.04.2019 через загальний відділ діловодства суду від позивача надійшли додаткові обґрунтування щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову.

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 19.04.2019 представник позивача наполягав на задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

У судовому засіданні 19.04.2019 було розглянуто заяву позивача про вжиття заходів забезпечення позову та вирішено її задовольнити, що відображено у відповідній ухвалі суду.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, відповідач-1 Компанія Мурал Текстіл Ве Тіджарет Лімітед Сіркеті - є нерезидентом України та знаходиться на території Туреччини.

Згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.04.2019 провадження у справі № 910/951/19 зупинено до 19.07.2019 з метою належного повідомлення відповідача-1 про підготовче судове засідання у справі, з`ясування позиції останнього з приводу заявленого позову, до надходження відповіді від Центрального органу Туреччини щодо результатів виконання судового прохання (доручення).

15.07.2019 до Господарського суду міста Києва надійшло підтвердження про вручення судових та позасудових документів закордоном.

Крім того, 19.07.2019 через загальний відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення судового засідання, призначеного на 19.07.2019 та про продовження процесуального строку для подачі відзиву на позов.

Судом задоволено заяву відповідача-1 та продовжено строк для подання відзиву, про що вказано у відповідній ухвалі суду.

З метою усунення порушення прав та інтересів сторін, правильного застосування законодавства та надання можливості учасникам справи подати докази на підтвердження своїх правових позицій, суд на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України відклав підготовче судове засідання на 02.08.2019.

02.08.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідач-1 подав відзив на позовну заяву де вказує, що вона не підлягає задоволенню зважаючи на відсутність доказів правосуб`єктності позивача, відсутність підтвердження повноважень особи, яка підписала довіреність та неналежну форму довіреності, відсутність допустимих та достовірних доказів невикористання відповідачем-1 знака за міжнародною реєстрацією № 752247. Крім того, у відзиві відповідач-1 стверджує про використання знака за спірною реєстрацією в Україні під його контролем іншою особою на підставі ліцензійного договору.

Разом з відзивом відповідач-1 подав заяву про залишення позову без розгляду, яка обґрунтовується тим, що позивач не має процесуальної дієздатності, довіреність представнику позивача, який підписав позовну заяву, видала особа без необхідних повноважень, позивачем не був сплачений судовий збір у встановленому порядку.

Безпосередньо в підготовчому судовому засідання 02.08.2019 представник позивача усно просив суд про відкладення судового засідання, а представники відповідачів надали пояснення по справі.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 02.08.2019 відкладено підготовче судове засідання до 16.08.2019.

13.08.2019 через загальний відділ діловодства суду від позивача надійшли письмові заперечення на заяву відповідача-1 про залишення позовної заяви без розгляду, в яких зазначено про те, що ним були надані суду належним чином засвідчені документи, які підтверджують реєстрацію позивача, повноваження посадової особи позивача, яка видала довіреність його представнику, а також повноваження особи, яка сплатила судовий збір за подання позовної заяви.

16.08.2019 позивач звернувся до суду із клопотанням про оголошення перерви для надання можливості подати відповідь на відзив.

Позивач та відповідач-2 явку уповноважених представників у підготовче судове засідання не забезпечили, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Представник відповідача-1 усно просив про відкладення судового засідання з метою ознайомлення із запереченнями позивача проти залишення позову без розгляду.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 16.08.2019 відкладено підготовче судове засідання в порядку ст. 183 Господарського процесуального кодексу України до 13.09.2019.

09.09.2019 через загальний відділ діловодства суду позивачем подано клопотання про витребування доказів.

10.09.2019 позивачем також надано відповідь на відзив відповідача-1, в якому наводяться доводи на спростування наданих відповідачем-1 доказів використання знака за спірною реєстрацією в Україні.

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 13.09.2019 представник позивача наполягав на витребуванні доказів, а на підтвердження поважності причин не заявлення клопотання про витребування доказів у встановлений законодавством строк долучив відповідь Державної фіскальної служби від 15.07.2019 № 32897/6/99-99-07-15.

Представник відповідача-1 заперечував проти витребування доказів та усно просив про відкладення судового засідання з метою ознайомитися із запереченнями позивача.

Судом було надано оцінку доводам сторін, розглянуто клопотання позивача про витребування доказів та вирішено його задовольнити, про що вказано у відповідній ухвалі суду.

Підготовче судове засідання відкладено до 11.10.2019.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 26.09.2019 сторін повідомлено про те, що підготовче судове засідання призначене ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2019 на 11.10.2019 не відбудеться. Натомість, підготовче судове засідання у справі № 910/951/19 призначено на 09.10.2019.

07.10.8019 відповідачем-1 на виконання вимог ухвали суду від 13.09.2019 долучено до матеріалів справи витребувані докази.

09.10.2019 від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та про визнання причини неявки адвоката позивача у підготовче судове засідання поважними.

Також, позивач письмово повідомив про зміну найменування відповідача-2 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 829 від 02.09.2019 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади".

Сторони явку уповноважених представників у підготовче судове засідання 09.10.2019 не забезпечили, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Судом встановлено, що Державною фіскальною службою України не виконано вимог ухвали суду від 13.09.2019 та не надано витребувані докази.

З метою усунення порушення прав та інтересів сторін, правильного застосування законодавства та надання можливості учасникам справи подати докази на підтвердження своїх правових позицій, суд на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України вбачає за необхідне задовольнити клопотання відповідача-1 та відкласти підготовче судове засідання, з метою надання можливості ознайомитися з матеріалами справи.

Судом також враховано, що суди застосовують Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"). У відповідності до приписів ст. 6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

Відповідно до ст. 114 Господарського процесуального кодексу України суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій.

Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальних дій, та відповідає завданню господарського судочинства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2019 відмовлено у задоволенні клопотання відповідача-1 про залишення позову без розгляду, закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 06.11.2019.

Представник позивача безпосередньо в судовому засіданні 06.11.2019 наполягав на задоволенні заявленого позову та надав усні пояснення по суті спору.

Представник відповідача-1, у свою чергу, проти позову заперечував в повному обсязі.

Відповідач-2 явку уповноваженого представника в судове засідання 06.11.2019 не забезпечив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Пунктом 1 ч. 3 ст. ГПК України визначено, що якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Частиною 1 ст. 202 ГПК України визначено, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Таким чином, оскільки відповідача-2 було належним чином повідомлено про судове засідання та відповідачем-2, у свою чергу, не повідомлено про причини неявки в судове засідання, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника відповідача-2.

У судовому засіданні 06.11.2019 відповідно до приписів ч. 1 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, 24.01.2001 відповідач-1 отримав міжнародну реєстрацію № 752247 знака «LEXUS» для товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) одяг, взуття, наголовні убори з поширенням, зокрема, на територію України.

За приписом п(1) (a) ст.4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятого в Мадриді 28 червня 1989 р. та чинного для України згідно з Законом України «Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків» від 01.06.2000 з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони.

В свою чергу, згідно з п.4 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Таким чином, до відносини, що виникають у зв`язку зі здійсненням права власності на знак за поширеною на територію України міжнародною реєстрацією, застосовуються ті ж положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що і до відносин, пов`язаних зі здійсненням права власності на знак, зареєстрований за свідоцтвом України.

У п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

За приписами ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності встановлені законом.

Праву використовувати знак та іншим правам власника свідоцтва відповідають встановлені в ст. 17 цього Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обов`язки, які полягають в тому, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Тому невикористання власником свідоцтва (міжнародної реєстрації) відповідного знака без поважних причин протягом певного періоду часу може розглядатись в якості недобросовісного користування правами, що випливають із свідоцтва, оскільки внаслідок виключності прав на зареєстрований знак, інші особи позбавлені можливості законно використовувати його або схоже з ним до ступеню сплутування позначення для таких самих або споріднених товарів чи послуг.

В зв`язку з цим, абз. 1 п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надає будь-якій особі право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Відповідно до частини 1 статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За змістом ст. 4 ГПК України юридичні особи мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з ст. 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Як встановлено судом, 22.02.2017 позивачем було подано заявку № m 201703681 на видачу свідоцтва України на знак « LEXUS » відносно таких товарів 25 класу МКТП, як одяг, взуття, головні убори. За результатами кваліфікаційної експертизи вказаної заявки ним було отримано повідомлення від закладу експертизи про попередню відмову в реєстрації знака на підставі п. 3 ст. 6 розд. ІІ Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згідно з яким не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених товарів і послуг.

Отже, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до господарського суду, полягає в одержанні правової охорони на знак «LEXUS», чому перешкоджає раніше зареєстрований для таких самих товарів знак «LEXUS» за міжнародною реєстрацією № 752247 від 24.01.2001. Водночас, причиною виникнення спірних правовідносин стало те, що на, думку позивача, відповідач-1 протягом п`яти років, які передували даті подання позовної заяви - 28.01.2019, не використовував в Україні, знак за міжнародною реєстрацією № 752247 , що є підставою для дострокового припинення її дії в Україні.

При вирішенні спору суд керувався наступним.

Відповідно до ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами

За змістом ч. 1 ст. 155 ГК України та ч.1 ст. 420 ЦК України, до об`єктів інтелектуальної власності належать, серед іншого, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

При цьому, 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Згідно зі ст.197 Угоди про асоціацію якщо протягом п`яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п`ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

2. Нижченаведене також вважається використанням у розумінні пункту 1:

a) використання торговельної марки у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована;

b) проставлення торговельної марки на товари або їхню упаковку лише з метою експорту.

3. Використання торговельної марки з дозволу власника або будь-якою іншою особою, яка має право використовувати колективну торговельну марку або гарантійну чи сертифікаційну марку, розглядається як використання власником в розумінні пункту 1.

У п.1 ст.198 Угоди про асоціацію зазначається, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Зі змісту приведених положень Угоди про асоціацію, а також змісту п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» випливає, що підставою для дострокового припинення реєстрації знака для товарів і послуг є відсутність реального використання знака його власником або під контролем власника іншою особою стосовно вказаних у реєстрації товарів або послуг протягом безперервного п`ятирічного періоду з дати реєстрації або такого ж періоду, який передує даті подання відповідної позовної заяви, та за умови відсутності належних причин для невикористання знака.

Тому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені п`ятирічним строком до дати звернення позивача до суду - про що вказується і в п. 21 постанови Верховного Суду від 15.01.2019 по справі № 910/1546/19.

В зв`язку з цим суд не може взяти до уваги в якості належних доказів використання знака «LEXUS» за міжнародною реєстрацією № 752247 від 24.01.2001 надані відповідачем-1 копії документів, складених до 28.01.2014 - дати початку перебігу п`ятирічного періоду, що передував даті подання позовної заяви, а саме: сертифікат відповідності № UA1.059.0037875-11 від 29.03.2011, сертифікат відповідності № UA1.059.0037874-11ьвід 29.03.2011, сертифікат відповідності № UA1.059.0037873-11 від 29.03.2011, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України № 05.03.02-03/26540 від 22.03.2011, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України № 05.03.02-03/26543 від 22.03.2011 та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України № 05.03.02-03/26543 від 22.03.2011, договір купівлі-продажу від 09.01.2014.

Посилаючись на п.3 ст.197 Угоди про асоціацію та абз.4 п.4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», за приписами яких використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва, відповідач-1 в якості аргументу на користь використання знака за міжнародною реєстрацією № 752247 наводить підписаний між ним та ФОП Хлевнюк Наталією Володимирівною ліцензійний договір від 21.12.2015 про передачу права на використання знака для товарів і послуг за спірною міжнародною реєстрацією.

Крім того, як стверджує відповідач-1, на виконання умов вказаного договору ФОП Н . В. Хлевнюк 30.01.2016 був створений та зареєстрований в мережі Інтернет на порталі Prom.ua сайт з доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується відповіддю ТОВ «УАПРОМ».

При оцінці вказаних аргументів суд виходив з такого.

Відповідно до п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Як випливає з останнього положення, укладення ліцензійного договору передбачає використання знака ліцензіара (власника свідоцтва) для товарів, виготовлених ліцензіатом, або послуг, що надаються ліцензіатом.

Згадане положення кореспондує з нормою абз. 3 п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» щодо вичерпання прав згідно з якою виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Тобто, для використання знака стосовно товарів, введених в цивільний оборот власником знака, не потрібна його згода та, відповідно, не є необхідним укладання ліцензійного договору.

Як встановлено судом, у наданому відповідачем-1 ліцензійному договорі від 21.12.2015 про передачу права на використання знака для товарів і послуг встановлена п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обов`язкова умова ліцензійного договору відсутня.

Натомість у ліцензійному договорі від 21.12.2015 про передачу права на використання знака для товарів і послуг присутній п.4.1. згідно з яким ліцензіар має право в будь-який час без попереднього попередження здійснювати перевірку якості товарів ліцензіата. на яких нанесено знак для товарів і послуг «LEXUS» для товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Отже, виконання даного ліцензійного договору також передбачає існування товарів ліцензіата - ФОП Н.В. Хлевнюк, на яких нанесено знак ліцензіара - відповідача-1.

В той же час, відповідач -1 не надав суду доказів використання ФОП Н.В. Хлевнюк на території України знака «LEXUS» за міжнародною реєстрацією № 752247 для власних товарів 25 класу МКТП.

Навпаки, надана відповідачем-1 копія укладеного між відповідачем-1, як продавцем, та ФОП Н.В. Хлевнюк, як покупцем, договору купівлі-продажу від 09.01.2014, предметом якого був продаж одягу торгової марки «LEXUS», а також копії замовлень ФОП Н.В. Хлевнюк на купівлю товарів відповідача-1 за вказаним договором свідчать про наміри ФОП Н.В. Хлевнюк придбавати марковані знаком « LEXUS » товари відповідача-1, а не виготовляти власні товари під спірним знаком на умовах ліцензії.

Внаслідок цього суд не має підстав вважати, що ліцензійний договір від 21.12.2015 про передачу права на використання знака для товарів і послуг дійсно виконувався сторонами та, відповідно, брати його до уваги в якості доказу реального використання знака за спірною міжнародною реєстрацією ФОП Н.В , Хлевнюк під контролем відповідача-1.

При оцінці такого, наведеного відповідачем аргументу, як створення ФОП Н. В, Хлевнюк сайту з доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1 на порталі Prom.ua суд виходив з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Як зазначено у доданій до відзиву відповіді ТОВ «УАПРОМ» вих. № 1152-ю від 15.07.2019 на адвокатський запит представника відповідача-1 б/н від 08.07.2019, при реєстрації на порталі користувач вказав, зокрема, наступну інформацію:

- назва сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- контактна особа Наталія Хлевнюк;

- юридична назва Фізична Особа-Підприємець Хлевнюк Н .В.

Приведені відомості вказують на те, що доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_1» та, відповідно, включене до його складу позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», призначені для використання ФОП Н.В , Хлевнюк при наданні послуг інтернет-магазину. Подібні послуги охоплюються такими, наведеними в 35 класі МКТП, назвами послуг, як «представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу», «сприяння продажеві (посередництво)».

При цьому, міжнародна реєстрація знака № 752247 не містить послуг 35 класу МКТП та, відповідно, текст ліцензійного договору від 21.12.2015 про передачу права на використання знака для товарів і послуг не містить положень щодо надання відповідачем-1 дозволу ФОП Н.В. Хлевнюк використовувати спірний знак при наданні послуг 35 класу МКТП.

За таких умов суд не має підстав вважати, що реєстрація веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була здійснена ФОП Н.В. Хлевнюк на виконання умов ліцензійного договору від 21.12.2015, тобто під контролем відповідача-1.

Крім того, суд звертає увагу на те, що за змістом пп. а) п. 2 ст. 197 Угоди про асоціацію використанням торговельної марки також вважається її використання у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована. Аналогічне положення міститься і в абз. 5 п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» за яким знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Водночас, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», включене до складу доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », очевидно і суттєво відрізняється від знака «Lexus» за міжнародною реєстрацією № 752247 .

При оцінці таких, наданих відповідачем-1 разом з відзивом та клопотанням про залучення доказів, документів, як укладений між відповідачем-1 та ФОП Н.В. Хлевнюк договір купівлі-продажу від 09.01.2014, укладений між відповідачем-1 та ФОП В.А. Хоменко договір купівлі-продажу від 06.02.2017, предметом яких був продаж одягу торгової марки «LEXUS» виробництва відповідача-1, копій заявок ФОП Н.В. Хлевнюк та ФОП В.А. Хоменко на купівлю товарів відповідача-1 за вказаними договорами та прайс-листи відповідача-1 для оформлення заявок на купівлю, суд керувався наступним.

Відповідно до п.1 ст.197 Угоди про асоціацію використання торговельної марки має бути реальним, внаслідок чого докази, які подаються власником оспорюваної реєстрації, мають підтверджувати фактичне використання знака для відповідних товарів чи послуг на території України.

В той же час, укладення договорів купівлі-продажу товарів під торговою маркою «LEXUS», які виробляються відповідачем-1 у Туреччині, складання заявок на купівлю та прайс-листів на такі заявки, не здатні підтвердити фактичну присутність таких товарів на території України та, відповідно, дійсне використання відповідної торгової марки в Україні. Зокрема, у п.5.2. як договору купівлі продажу від 09.01.2014, так і договору купівлі-продажу від 06.02.2017 місцем передання товарів продавцем відповідному перевізнику є Туреччина.

Так у п. 20 постанови Верховного Суду від 15.01.2019 по справі № 910/1546/19 зазначається, що поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Отже, суд оцінює вказані документи, як такі, що свідчать про намір використовувати знак за спірною міжнародною реєстрацією в Україні, проте не підтверджують його реального використання, внаслідок чого не є належними доказами в розумінні ст.76 ГПК України.

При оцінці таких, наданих відповідачем-1 разом з відзивом доказів, як товарні чеки, суд керувався наступним.

Положеннями ст.ст. 197, 198 Угоди про асоціацію, абз. 5 п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вимагається використання знака для товарів і послуг (торгової марки) власником свідоцтва (реєстрації) або іншою особою під його контролем.

Як вбачається з матеріалів справи, надані представником відповідача-1 копії товарних чеків, які стосуються одягу марки «LEXUS», в якості найменування особи, що їх видала, вказують В.А. Хоменко . Водночас, документи, які передбачали б контроль відповідача-1, як власника знака за міжнародною реєстрацією № 752247 , над використанням знака для товарів і послуг «LEXUS» з боку ФОП В.А. Хоменко у справі відсутні.

Крім того, суд бере до уваги ту обставину, що серед наведеної в товарних чеках інформації не міститься відомостей про виробника товарів торгової марки «LEXUS». Внаслідок цього такі документи не дають змоги встановити, що виробником вказаних у них товарів є відповідач-1 та, відповідно, не підтверджують, факт використання саме знака за міжнародною реєстрацією № 752247 в Україні його власником або іншою особою під контролем власника.

Між тим, відсутність серед матеріалів справи митних документів на підтвердження ввезення маркованих знаком «LEXUS» товарів відповідача-1 згідно з договором купівлі-продажу від 06.02.2017, тобто документів, які вказують на фактичне виконання цього договору відповідачем-1 та ФОП В.А. Хоменко , не дозволяє суду оцінити товарні чеки в сукупності з іншими доказами та обґрунтовано припустити, що вказані в них товари торгової марки «LEXUS» походять саме від власника спірної міжнародної реєстрації знака.

За таких умов суд вважає, що відповідач-1 не довів належними доказами обставин щодо реального використання в Україні знака «LEXUS» за міжнародною реєстрацією № 752247 протягом п`яти років, які передували даті подання позовної заяви про її дострокове припинення.

В той же час, зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку або наявності поважних причин невикористання покладається на відповідача-1. Зокрема, відповідно до п. С(1) ст.5 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року якщо в країні використання зареєстрованого знака є обов`язковим. реєстрація може бути скасована лише по закінченні справедливого строку і тільки тоді, коли зацікавлена особа не подасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності.

У зв`язку із наведеним є обґрунтованою та підлягає задоволенню вимога позовної заяви про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 752247 повністю.

Відповідно до п.6 ст.5 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною на території Договірної сторони не може бути винесено компетентними органами цієї Договірної сторони без надання власнику цієї міжнародної реєстрації в належний час можливості для захисту своїх прав.

Рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною повідомляється Міжнародному бюро.

Згідно з п.п. b) та c) правила 25 «Заява про внесення запису про зміну; заява про внесення запису про анулювання» Загальної інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та протоколу до цієї угоди, чинної з 01.01.2012:

(b) З урахуванням підпункту (с), заява представляється власником або Відомством Договірної сторони власника; однак заява про внесення запису про зміну права власності може бути представлена через Відомство Договірної сторони або однієї з Договірних сторін, указаних у даній заяві згідно з пунктом (2)(a)(iv).

(c) Заява про внесення запису про відмову від охорони або анулювання не може бути представлена особисто власником, якщо відмова від охорони або анулювання впливає на будь-яку Договірну сторону, чиє зазначення на дату одержання заяви Міжнародним бюро регулюється Угодою.

Згідно з п. 3) ст.2 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків у цьому Протоколі посилання на "Відомство" або "Відомство Договірної сторони" означає посилання на відомство, якому Договірна сторона доручила реєстрацію знаків, а посилання на "знаки" означає посилання на товарні знаки і знаки обслуговування.

За змістом п.1 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 838) Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, серед іншого, державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до пп. 64), 69) та 72) п.4 вказаного Положення Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань:

64) організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності;

69) здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

72) видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

В зв`язку з цим є обґрунтованою та підлягає задоволенню вимога позивача зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації знаку «LEXUS» № 752247 від 24.01.2001 щодо всіх товарів 25 класу МКТП, для яких його зареєстровано, та опублікувати відомості про припинення чинності міжнародної реєстрації №752247 від 24.01.2001 в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до положень статті 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача-1.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.197, 198 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ст.ст.4, 5 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятого в Мадриді 28 червня 1989 р., ст.ст.16, 237-239, 244, 426, 495 Цивільного кодексу України, ст.ст.5, 16-18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Компанії Тойота Дзідося Кабусікі Кайся (що також торгує як Тойота Мотор Корпорейшн) задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію на території України міжнародної реєстрації № 752247 від 24.01.2001 на знак « LEXUS » щодо всіх товарів 25 класу МКТП, для яких його зареєстровано.

3. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; код ЄДРПОУ 37508596) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 752247 від 24.01.2001 на знак « LEXUS » щодо всіх товарів 25 класу МКТП, для яких його зареєстровано, та опублікувати відомості про припинення чинності міжнародної реєстрації №752247 від 24.01.2001 в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Компанії Мурал Текстіл Ве Тіджарет Лімітед Сіркеті (Соганага Джамии Сокак, Ташконак Хан Но: 12/9,БЕЯЗИТ- ІСТАНБУЛ (Soganaga Camii Sokak, Taskonak) на користь Компанії Тойота Дзідося Кабусікі Кайся (що також торгує як Тойота Мотор Корпорейшн) (1, Тойота-тью, Тойота-сі, Айті-кен, Японія,(1, Toyota -cho, Toyota-shi, Aichi-ken) витрати зі сплати судового збору в розмірі 3 842, 00 грн.

5. Після набрання рішенням суду законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення буде складено та підписано 08.11.2019 року.

Суддя Ю.О.Підченко