Рішення № 85392806, 24.10.2019, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2019Справа № 910/15156/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Компанії KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс")

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу",

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг

Представники:

від позивача: Кириченко І.А.;

від відповідача-1: Плесюк Н.С.;

від відповідача-2: Ресенчук В.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") (далі - позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (далі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233422 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу";

- визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233421 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу";

- зобов'язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233422 від 25.10.2017 року на знак для товаріві послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов'язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233421 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність";

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на думку позивача, знаками для товарів і послуг № 233422 від 25.10.2017 та № 233421 від 25.10.2017 відповідачі порушують майнові права та охоронювані законом інтереси позивача, оскільки останній здійснював виробництво і поставку відповідних лікарських засобів в Україну задовго до того, як відповідач-1 звернувся до відповідача-2 з приводу реєстрації знаків за оскаржуваними свідоцтвами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2018 (суддя Васильченко Т.В.) залишено без руху позовну заяву KALCEKS,AS (Акціонерне товариство "Калцекс", Латвійська Республіка). Встановлено позивачу строк для усунення недоліків - протягом 10 днів з дня вручення даної ухвали. Встановлено KALCEKS,AS (Акціонерне товариство "Калцекс", Латвійська Республіка) спосіб усунення недоліків шляхом подання до суду зазначенням наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви.

30.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 06.12.2018 № 05-23/2098 у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та відрядженням судді Васильченко Т.В. для роботи у Національній школі суддів України, проведено повторний автоматичний розподіл справи, за результатами якого справу № 910/15156/18 передано на розгляд судді Щербакова С.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2018 (суддя Щербаков С.О.) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 10.01.2019.

10.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-1 подав клопотання, в якому просив суд відкласти розгляд справи № 910/15156/18 на іншу дату.

Також, 10.01.2019 представник відповідача-1 подав відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що словесні позначення "МОРФІН-ЗН" та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" мають елемент «ЗН», який вказує на фірму виробника. Такий елемент як «ЗН» (скорочено від «здоров'я народу») незмінно, протягом кількох років використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" на пакуванні препаратів власного виготовлення. Іншими виробниками зазначений елемент не використовується. Крім того, відповідачем-1 долучено до відзиву висновок експерта № 6193 від 02.01.2019.

У судовому засіданні 10.01.2019 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 07.02.2019.

11.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшов відзив на позовну заяву разом з заявою про поновлення строку на подання відзиву, в якому відповідач-2 зазначає, що видача свідоцтв України №№ 233421, 233422 була здійснена на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, за результатами прийнятих закладом експертизи позитивних висновків про відповідність заявлених знаків умовам правової охорони.

30.01.2019 представник позивача через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі, в якому просить суд призначити у справі повторну (додаткову) судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності проведення якої доручити експертам Жилі Б.В. або Петренку С.А., на вирішення експерта поставити наведені у клопотанні питання.

Також, 30.01.2019 представник позивача подав відповідь на відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", в якій позивач зазначає, що в матеріалах заявок на знаки для товарів і послуг не зазначено, що буквосполучення «ЗН» має будь-яке смислове значення, зокрема що воно є скороченим фірмовим найменуванням заявника.

Крім того, 30.01.2019 представник позивача подав відповідь на відзив Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в якій позивач зазначає, що позначення «морфін» та «фентаніл» протягом тривалого часу застосовуються різними незалежними виробниками як назви одного і того ж товару - лікарських засобів які містять у своєму складі діючі речовини «морфін» та «фентаніл». Позивач також зазначає, що факт проведення уповноваженою установою перед видачею оспорюваних свідоцтв формальної та кваліфікаційної експертизи не свідчить про те, що оспорювані свідоцтва не можуть бути визнані судом недійсними у разі встановлення факту їх невідповідності встановленим законодавством умовам патентоздатності.

07.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшло клопотання, в якому відповідачем-3 наведено перелік питань на вирішення експертам.

У судовому засіданні 07.02.2019 відкладено розгляд клопотань про призначення судової експертизи та оголошено перерву до 21.02.2019.

21.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" надійшло клопотання, в якому відповідач-1 просить проведення повторної судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наведені у клопотанні питання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2019 у справі № 910/15156/18 клопотання Компанії KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про призначення експертизи - задоволено частково. Призначено у справі № 910/15156/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Провадження у справі № 910/15156/18 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

07.05.2019 матеріали справи № 910/15156/18 надійшли до Господарського суду міста Києва без виконання у зв'язку з несплатою Компанією KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") послуг проведення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2019 поновлено провадження у справі № 910/15156/18. Підготовче засідання у справі № 910/15156/18 призначено на 13.06.2019.

27.05.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав письмові пояснення, в яких повідомив, що рахунок на оплату експертизи було надіслано на невірну адресу представника Компанії KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс"), замість вул. Кудрявська, буд. 11, помилково надіслано за адресою вул. Кудрявська, 19, що також вбачається з самого рахунку, у зв'язку з чим позивачем не було здійснено оплату витрат по проведенню судової експертизи. Крім того, позивач просить суд призначити у даній справі повторну (додаткову) експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наведені у клопотанні питання.

12.06.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав клопотання, в якому просить суд повторно призначити у даній справі судову експертизу, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення експерта поставити наведені у клопотанні питання, а також оплату послуг проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2019 призначено у справі № 910/15156/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, провадження у справі № 910/15156/18 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

09.08.2019 матеріали справи № 910/15156/18 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експертів № 057/19 від 30.07.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2019 поновлено провадження у справі № 910/15156/18. Підготовче засідання у справі № 910/15156/18 призначено на 12.09.2019.

10.09.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав письмові заперечення, в яких зазначає, що зроблені експертом висновки є необ'єктивними, оскільки, на думку позивача проведені з порушенням методичних вимог, неповним дослідженням матеріалів справи та є хибними, у зв'язку з чим просить відхилити висновок експертів № 057/19 від 30.07.2019 як недопустимий доказ у справі; викликати у судове засідання експертів, що склали висновки досліджень об'єктів інтелектуальної власності № 1230, № 6193 та № 057/19 від 30.07.2019, а також просить суд призначити у справі повторну (додаткову) судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовим експертам: Жилі Б.В. та/або Петренку С.А.

У судовому засіданні 12.09.2019 розглянувши подане позивачем клопотання про виклик судових експертів, враховуючи що в матеріалах справи наявний висновок експертів за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 057/19 від 30.07.2019, в якому експертами Чабанець Т.М. та Фоя О.А. надано відповідь на поставлені питання, суд дійшов висновку про недоцільність виклику судових експертів у судове засідання для дачі пояснень.

Крім того, розглянувши клопотання позивача в частині призначення у даній справі повторної (додаткової) судової експертизи, суд також відмовив у його задоволенні, оскільки судом не встановлено, що висновок експертів за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 057/19 від 30.07.2019 суперечить іншим матеріалам справи, як і не встановлено наявності істотного порушення експертами Чабанець Т.М. та Фоя О.А. норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, як підставу для призначення повторної експертизи у даній справі. Також, суд зазначив, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 Господарського процесуального кодексу України під час винесення рішення у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.09.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/15156/18 призначено на 10.10.2019.

Судове засідання, призначене на 10.10.2019, не відбулося у зв'язку із перебуванням судді Щербакова С.О. на лікарняному.

10.10.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав клопотання про з'ясування обставин справи, дослідження доказів та надання їм належної правової оцінки, в якому, зокрема, просить суд відхилити висновок експертів № 057/19 від 26.02.2019 як недопустимий та недостовірний доказ у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2019 призначено судове засідання на 24.10.2019.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 заперечили проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 24.10.2019 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Як зазначає позивач, Компанія KALCEKS, AS є європейським фармацевтичним виробником з потужностями по виробництву високоякісних лікарських препаратів у Латвії та Словенії.

У 2016 році позивачем було отримано в Україні відповідні реєстраційні посвідчення на вказані лікарські засоби, а саме:

- реєстраційне посвідчення №UA/15322/01/01 на лікарський засіб «Морфін Калцекс», розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл», видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.07.2016 №787;

- реєстраційне посвідчення №UA/15323/01/01 на лікарський засіб «Фентаніл Калцекс», розчин для ін'єкцій, 0,05 мг/мл», видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.07.2016 №787.

Початок дії реєстрації зазначених вище лікарських засобів в Латвії підтверджується:

- свідоцтвом від 24.03.2016 №96-0010 про реєстрацію лікарського засобу «Морфін 10 мг/мл розчин для ін'єкцій»;

- свідоцтвом від 12.11.2014 №14-0232 про реєстрацію лікарського засобу «Фентаніл цитрат-Калцекс 0,05 мг/мл розчин для ін'єкцій».

Крім того, позивач є власником знака для товарів і послуг - комерційного найменування «Калцекс», міжнародна реєстрація № 1226545 від 01.10.2014 для товарів 5 класу МКТП.

Також, позивач вказує, що Компанія KALCEKS, AS виробляє та імпортує на територію України, зареєстровані у багатьох інших країнах, такі лікарські засоби:

- «Fentanyl citrate-Kalceks 0,05 мг/мл розчин для ін'єкцій», дата реєстрації у Латвії 12.11.2014; Азербайджан - 26.10.2015, Молдова - 30.07.2015, Вірменія - 26.02.2016, Грузія - 12.11.2014, Киргизія - 18.01.2017, Узбекистан - 24.03.2017, Коста Ріка - 16.05.2017, Чехія - 22.11.2017, Литва - 30.04.2015, Польща - 06.12.2017, Кіпр - 22.12.2017, Нідерланди - 19.07.02017, Португалія - 30.08.2017, Мальта - 30.08.2017;

- «Morfina hidrohlorids-Kalceks 10 мг/мл розчин для ін'єкцій», дата реєстрації у Латвії 22.02.1996; Нідерланди - 08.12.2016, Грузія - 19.12.2013, Вірменія - 05.08.2014, Молдавія - 25.11.2014, Швеція - 11.09.2014, Литва - 30.04.2015, Азербайджан - 05.10.2015, Киргизія - 18.01.2017, Польща - 09.02.2017, Монголія - 26.12.2014, Узбекистан - 11.04.2017, Чехія - 07.03.2018, Словаччина - 19.03.2018.

В свою чергу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" є власником свідоцтва України № 233422 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» та свідоцтва України № 233421 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» щодо 5 класу для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людей; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби.

Як зазначає позивач, AT "КАЛЦЕКС" у 2018 році були поставлені в Україну знеболювальні препарати, зокрема, лікарські засоби «Морфін Калцекс», розчин для ін'єкцій» та «Фентаніл Калцекс», розчин для ін'єкцій (Інвойс № КЕ-030 від 07.02.2018, вантажоодержувач - ТОВ " ДіАТОМ".

Проте, в процесі митного оформлення даного вантажу, як зазначає позивач, виникли проблеми, у зв'язку із зверненням ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ" в органи Державної фіскальної служби із заявами, обумовленими наявністю певних прав інтелектуальної власності, які випливають, зокрема, з патентів України на корисні моделі №120761, №120762, №120763, №120764, власником яких є ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ".

Отже, обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що свідоцтва України № 233422 та № 233421 на знаки для товарів та послуг «МОРФІН-ЗН» та «ФЕНТАНІЛ-ЗН», мають бути визнані недійсним повністю через невідповідність знаків для товарів і послуг, умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки; підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно зі ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2019 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/15156/18, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи складається знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07195?;

- Чи складається знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07193?;

- Чи мав елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07195?;

- Чи мав елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07193?;

- Чи є знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар?;

- Чи є знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар?.

У висновку експертів №057/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.07.2019 судовими експертами Чабанець Т.М. та Фоя О.А. встановлено:

1) Елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 мав розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07195.

2) Елемент «ЗН» який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 мав розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m2017 07193.

3) Знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07195.

4) Знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m2017 07193.

5) Знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

6) Знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

Суд зазначає, що судовими експертами у висновку №057/19 від 30.07.2019, зокрема встановлено, що буквосполучення «ЗН» використовується ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» в якості частини назви лікарського засобу, елементу знаку для товарів і послуг до подання заявки, а саме з 27.12.2013 року. Відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу», а саме, «Здоров'я народу». При цьому, експертами зроблено висновок, що елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 мав розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m 2017 07195.

Крім того, експертами зазначено, що буквосполучення «ЗН» використовується ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» в якості частини назви лікарського засобу, елементу знаку для товарів і послуг до подання заявки, а саме з 27.12.2013 року. Відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу», а саме, «Здоров'я народу». При цьому, експертами зроблено висновок, що елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 мав розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m 2017 07193.

Судовими експертами у висновку №057/19 від 30.07.2019 також встановлено, що відповідно до матеріалів справи, роздруківки із «Державного реєстру лікарських засобів України» за пошуковим запитом лікарського засобу, що починається з «морфін», отримано результат запиту щодо зареєстрованих, починаючи з 2013 року, лікарських засобів «МОРФІН- ЗН», «МОРФІН Калцекс», «МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД», «МОРФІНУ СУЛЬФАТ» зі складом діючих речовин «морфіну гідрохлориду тригідрату»/«морфіну гідрохлориду»/«морфіну сульфату» таких виробників: Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (Україна); ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу крім випуску серії), Словаччина, AT «Гріндекс» (виробник, який відповідає за контроль серії/випробування), Латвія, AT «Калцекс» (виробник, який відповідає за випуск серії) Латвія; Макфарлан Сміт Лімітед, Велика Британія; Товариство з додатковою відповідальністю «ІНТЕРХІМ», Україна.

Виробником лікарського засобу, відповідно до матеріалів справи, який не є товаром, що знаходиться у вільному продажу, обіг лікарського засобу регламентується законодавством, маркованого позначенням «МОРФІН-ЗН», що охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 233422 від 25.10.2017, є тільки Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна.

При цьому, суд не приймає до уваги твердження позивача стосовного того, що висновок експертів № 057/19 був складений зазделегідь, коли питання доцільності призначення експертизи було на стадії розгляду судом, оскільки на 1-й сторінці висновку зазначено дату складання висновку - 30.07.2019, в той час як на 4-й сторінці висновку зазначено, що його складено 26.02.2019, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2019 було призначено у справі № 910/15156/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Супровідним листом від 28.02.2019 № 01-1635/19 Господарський суд міста Києва для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою суду від 21.02.2019 надіслано матеріали справи № 910/15156/18 за позовом Компанії KALCEKS, AS до Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Однак, 07.05.2019 матеріали справи № 910/15156/18 надійшли до Господарського суду міста Києва без виконання у зв'язку з несплатою Компанією KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") послуг проведення судової експертизи.

Тож, з урахуванням викладеного вище, суд ухвалою від 13.06.2019 призначив у справі № 910/15156/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

09.08.2019 матеріали справи № 910/15156/18 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експертів № 057/19 від 30.07.2019.

Отже, враховуючи що матеріали справи № 910/15156/18 тільки 28.02.2019 були надіслані судом до експертної установи, що вбачається з супровідного листа Господарського суду міста Києва від 28.02.2019 № 01-1635/19, суд вважає безпідставним твердження позивача про те, що висновок експертів № 057/19 був складений заздалегідь - 26.02.2019.

Таким чином, висновок експертів №057/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.07.2019 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Крім того, як на підставу для визнання недійсними свідоцтва України № 233422 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" та свідоцтва України № 233421 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" позивач також посилається на справу № 910/4881/18 зазначаючи, що судом визнано недійсними патенти відповідача-1, зокрема №120761 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмологічної дії «Морфін» та №120764 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Фентаніл».

Як вбачається з матеріалів справи, Kalceks, AS (Akciju sabiedriba «Kalceks»; Акціонерне товариство «Калцекс») зверталося до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсними патентів України №120761 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмологічної дії «Морфін»; №120762 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Діазепам»; патенту України №120763 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Промедол»; №120764 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Фентаніл» та зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вчинити дії.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.07.2018 у справі № 910/4881/18, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.09.2018 позовні вимоги задоволено повністю. Визнано недійсним патент України №120761 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмологічної дії «Морфін», власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (заявка від 01.08.2017 №u201708003 з дати публікації відомостей про заявку, тобто з 10.11.2017 (бюлетень №21).

Визнано недійсним патент України №120762 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Діазепам», власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (заявка від 01.08.2017 №u201708004 з дати публікації відомостей про заявку, тобто з 10.11.2017 (бюлетень №21).

Визнано недійсним патент України №120763 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Промедол», власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (заявка від 01.08.2017 №u201708005 з дати публікації відомостей про заявку, тобто з 10.11.2017 (бюлетень №21).

Визнано недійсним патент України №120764 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Фентаніл», власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (заявка від 01.08.2017 №u201708006 з дати публікації відомостей про заявку, тобто з 10.11.2017 (бюлетень №21).

Зобов'язнано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту України №120761 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмологічної дії «Морфін», власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу».

Зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту України №120762 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Діазепам», власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу».

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту України №120763 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Промедол», власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу».

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту України №120764 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Фентаніл», власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу».

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.12.2018 рішення господарського суду міста Києва від 02.07.2018, додаткове рішення господарського суду міста Києва від 06.07.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 27.09.2018 у справі № 910/4881/18 - залишено без змін.

Однак, суд не бере до уваги посилання позивача на вищевказані судові акти, як на підставу для визнання недійсними свідоцтв України № 233422 від 25.10.2017 та № 233421 від 25.10.2017 на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" та "ФЕНТАНІЛ-ЗН", оскільки предметом дослідження у справі № 910/4881/18 були патенти України №120761 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмологічної дії «Морфін», №120762 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Діазепам», №120763 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Промедол», №120764 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Фентаніл», тобто препарати знеболювальної та спазмалогічної дії, з підстав невідповідності їх умові патентоздатності, визначеній статтею 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» у відношенні до лікарських препаратів позивача, а не спірні свідоцтва на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Таким чином, приймаючи до уваги викладене вище, суд дійшов висновку про відповідність умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 233422 від 25.10.2017 та № 233421 від 25.10.2017 та відсутності порушення відповідачами приписів ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і прав позивача, а отже позовні вимоги в частині визнання недійсними свідоцтв України № 233422 від 25.10.2017, № 233421 від 25.10.2017 на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193) задоволенню не підлягають.

Що стосується вимог Компанії KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") про зобов'язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233422 від 25.10.2017 року на знак для товаріві послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та свідоцтва України № 233421 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає, що останні є похідними від вимог про визнання недійсними свідоцтв України № 233422 від 25.10.2017, № 233421 від 25.10.2017 на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), а отже, суд не вбачає підстав для їх задоволення.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Підсумовуючи вищевикладене, виходячи із заявлених вимог, наведених обґрунтувань та наданих доказів, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Компанії KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") до Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг задоволенню не підлягають.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повний текст рішення складено: 04.11.2019

Суддя С. О. Щербаков