Ухвала суду № 83900496, 27.08.2019, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

про призначення експертизи

27.08.2019 Справа № 905/1003/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Аксьонової К.І., при секретарі судового засідання Турко А.В., розглянувши матеріали справи

за первісним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Груп», м. Київ

до відповідача-1: Державного підприємства «Мирноградвугілля», м. Мирноград, Донецька область

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», м. Київ

про знищення товару – комбайну очисного MG 210/485-WD, поставленого згідно з договором про закупівлю №14/09-18П від 14.09.2018, як такого, що введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності

та за зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», м. Київ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Груп», м. Київ

до відповідача-2: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

про визнання патенту України №68429 на корисну модель «Очисний комбайн для тонких пластів» недійсним та зобов`язання вчинити певні дій

Представники учасників справи:

від позивача за первісним позовом (відповідача-1 за зустрічним позовом): Сазонов Є.В. – адвокат за довіреністю від 01.08.2019; свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю ДН№5231 від 31.10.2018

від відповідача-1 за первісним позовом: представник не з`явився

від відповідача-2 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом):

Мірошник Р.С. – адвокат за ордером ХВ№1902000029 від 27.08.2019, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю ДН№5293 від 17.12.2018

В С Т А Н О В И В:

В провадженні господарського суду Донецької області знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Груп», м. Київ (з урахуванням заміни позивача, Товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Майнінг», на правонаступника у відносинах, щодо яких виник спір – Товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Груп» ухвалою суду від 07.08.2019) до Державного підприємства «Мирноградвугілля», м.Мирноград, Донецька область, Товариства з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», м. Київ, про знищення товару – комбайну очисного MG 210/485-WD, поставленого згідно з договором про закупівлю №14/09-18П від 14.09.2018, як такого, що введене в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності.

Провадження у справі №905/1003/19 відкрито ухвалою господарського суду Донецької області від 11.06.2019; справу визначено розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначене на 02.07.2019 з подальшим відкладанням на 07.08.2019 та 27.08.2019.

До спільного розгляду з первісним позовом у справі №905/1003/19 ухвалою суду від 07.08.2019 прийнято зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», м. Київ, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Груп», м. Київ (з урахуванням заміни відповідача-1 за зустрічним позовом, Товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Майнінг», на правонаступника у відносинах, щодо яких виник спір – Товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Груп» ухвалою суду від 07.08.2019) Державне підприємство «Мирноградвугілля», м.Мирноград, Донецька область, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ, про визнання патенту України №68429 на корисну модель «Очисний комбайн для тонких пластів» недійсним та зобов`язання вчинити певні дій.

04.06.2019 до суду від позивача (відповідача-1 за зустрічним позовом) надійшло клопотання від 30.05.2019 про призначення у справі №905/1003/19 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності з метою з`ясування питання щодо використання при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою ознак, включених до належного пункту формули корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель, посилаючись на те, що позивачем, як власником патенту України №68429, якому належать виключні права на використання патенту, не було надано відповідачам дозволу на використання корисних моделей за патентом №68429, а тому введення в цивільний оборот на території України товару, його продаж та подальше застосування за призначенням відповідачами є незаконним та таким, що порушує майнові права інтелектуальної власності позивача; просить поставити на вирішення експертизи наступне питання: Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель?; проведення експертизи просить доручити Державному підприємству «Інформаційні судові системи».

23.08.2019 через канцелярію суду від позивача за первісним позовом (відповідача-1 за зустрічним позовом) вдруге надійшло клопотання про призначення судової експертизи охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності, в якому позивач за первісним позовом просить на вирішення експертизи поставити наступні питання: Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель?; Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Привід виконавчого органу гірничого комбайна», що охороняється патентом України № НОМЕР_1 на корисну модель?; Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України № НОМЕР_2 на корисну модель?; Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Механізм відключення редуктора гірничого комбайна», що охороняється патентом України № НОМЕР_3 на корисну модель?

02.07.2019 до господарського суду від відповідача-2 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом), Товариства з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», надійшло клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, в якому останній зазначив про те, що експертна установа запропонована позивачем не є достатньо фаховою у сфері інтелектуальної власності та просить доручити проведення експертизи Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; поставити на вирішення експертизи наступне питання: Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель?; витрати пов`язані з проведенням експертизи покласти на позивача.

05.08.2019 відповідач-2 за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом), Товариство з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», подав вдруге клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, в якому просить на вирішення експертизи також поставити наступні питання: Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель?, Чи була наявна новизна корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів» за патентом України №68429 на дату подання заявки на її реєстрацію, а саме на 02.09.2011?, Чи відповідає корисна модель «Очисний комбайн для тонких пластів» за патентом України №68429 критерію патентоздатності «промислова придатність»?.

У підготовче засідання 27.08.2019 представники позивача за первісним позовом (відповідача-1 за зустрічним позовом) та відповідача-2 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) з`явились; просили задовольнити подані ними клопотання про призначення судової експертизи; щодо визначення експертної установи для проведення експертизи згоди не дійшли; позивач (відповідач-1 за зустрічним позовом) надав суду відзив на зустрічну позовну заяву.

Відповідач-1 за первісним позовом представника у підготовче засідання не направив, про причини неявки суд не повідомив, про місце, час та дату підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Розглядаючи клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, судом враховано, що підставою для звернення позивача до суду стало використання товару – очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою, поставленого згідно з договором про закупівлю №14/09-18П від 14.09.2018, який містить формули корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель, який належить позивачу.

Відповідач-2 за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом) проти вказаних обставин заперечує, посилаючись на те, що очисний комбайн MG210/485-WD лівого вибою не містить формули корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель, який належить позивачу. Крім того, зазначає про наявність патентів Патентного бюро Китаю на очисний комбайн MG 210/485-WD та його окремі складові частини, що свідчить про відсутність новизни корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель, який належить позивачу.

Відповідно до ч.2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається, зокрема, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

У пункті 6.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз`яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

У відповідності до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Приймаючи до уваги характер спірних правовідносин, суд дійшов висновку, що з`ясування обставин щодо того, чи був виготовлений товар, комбайн очисний MG 210/485-WD лівого вибою, із застосуванням запатентованих позивачем корисних моделей та винаходів, а також чи була наявна новизна корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів» за патентом України №68429 та чи відповідає ця корисна модель критерію патентоздатності «промислова придатність», входять до предмету доказування у даній справі.

Виходячи з того, що для з`ясування цих обставин необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, суд в порядку, визначеному ст.99 Господарського процесуального кодексу України, дійшов висновку про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

При вирішенні питань, які мають бути висвітлені при проведенні експертизи, суд приймає запропоновані позивачем за первісним позовом (відповідачем-1 за зустрічним позовом) та відповідачем-2 за первісним позовом (позивачем за зустрічним позовом) питання.

Згідно з ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ч.ч.3, 4 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст.7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Виходячи з положень пункту 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиціх України №53/5 від 08.10.1998, експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції; за наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

Разом з тим, враховуючи відсутність фахівців в експертній установі, Донецькому науково-дослідницькому інституту судових експертиз, за регіональною зоною обслуговування Донецької області (Додаток № 1 до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень), та з огляду на відсутність згоди щодо визначення експертної установи між сторонами, суд дійшов висновку про доручення проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №905/1006/19 Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, суд покладає на позивача за первісним позовом (відповідача-1 за зустрічним позовом), Товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Груп», м. Київ, та відповідача-2 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом), Товариства з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», м. Київ, в рівних долях.

Враховуючи, що необхідність скерування матеріалів справи до експертної установи унеможливлює розгляд справи позовних вимог по суті, суд на підставі п.2 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України дійшов висновку про зупинення провадження у справі на час проведення призначеної судом експертизи.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 128, 228, 233-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності у справі №905/1003/19.

2. Проведення експертизи доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України: 61000, м.Харків, вул. Золочівська, 8а.

3. На вирішення експерта, якому буде доручено проведення судової експертизи, поставити наступне запитання:

3.1 Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України №68429 на корисну модель?

3.2. Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули винаходу: «Привід виконавчого органу гірничого комбайна», що охороняється патентом України № НОМЕР_1 на винахід?

3.3. Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі: «Очисний комбайн для тонких пластів», що охороняється патентом України № НОМЕР_2 на корисну модель?

3.4. Чи використано при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою кожну ознаку, включену до належного пункту формули винаходу: «Механізм відключення редуктора гірничого комбайна», що охороняється патентом України № НОМЕР_3 на винахід?

3.5. Чи була наявна новизна корисної моделі «Очисний комбайн для тонких пластів» за патентом України №68429 на дату подання заявки на її реєстрацію, а саме на 02.09.2011?

3.6. Чи відповідає корисна модель «Очисний комбайн для тонких пластів» за патентом України №68429 критерію патентоздатності «промислова придатність»?

4. Попередити експерта, якому буде доручено проведення судової експертизи, про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку відповідно до ст.384 Кримінального кодексу України та за відмову від надання висновку без поважних причин відповідно до ст.385 Кримінального кодексу України.

5. Зобов`язати експерта після проведення дослідження направити висновок за результатами проведення судової експертизи до господарського суду Донецької області; належним чином засвідчені копії висновку – направити сторонам у справі.

6. Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, покласти на позивача за первісним позовом (відповідача-1 за зустрічним позовом), Товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Груп», м. Київ, та відповідача-2 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом), Товариство з обмеженою відповідальністю «Сані Україна», м. Київ, в рівних долях.

7. Зупинити провадження у справі №905/1003/19 на час проведення експертизи.

8. Направити матеріали справи №905/1003/19 на адресу Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України: 61000, м.Харків, вул. Золочівська, 8а.

У судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 29.08.2019.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня її оголошення в порядку, визначеному Главою 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя К.І. Аксьонова