Рішення № 83662565, 09.08.2019, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 2/754/4296/19

Справа №754/5784/18

РІШЕННЯ

Іменем України

09 серпня 2019 року Деснянський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Таран Н.Г.,

секретаря судового засідання: Ковтуненка В.В.

за участю:

представника позивача: адвоката Савчука І.С.

представника відповідача ОСОБА_13,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом «Мері Кей Інк.» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватного підприємства «ФРІХОСТ», про зобов`язання вчинити дії та припинити порушення прав інтелектуальної власності,

В С Т А Н О В И В:

В травні 2018 року в провадження Деснянського районного суду м. Києва надійшла зазначена позовна заява. В позовних вимогах з врахуванням заяви про зміну предмету позову від 21.02.2019 року позивач просить:

- зобов`язати ОСОБА_1 припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за

свідоцтвами України № 14735 та № 213109 в мережі Інтернет та у доменних іменах шляхом заборони ОСОБА_1 використовувати позначення « Магу Кеу », «Мери Кей», «Мэри Кэй» та «Магу Кау», у мережі Інтернет та в доменних іменах, в тому числі в доменних іменах та на веб-сайтах, а також на веб-сайті за адресою доменного імені: «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

- зобов`язати ОСОБА_1 припинити використання позначень за знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №14735 та №213109 у будь-який спосіб, що порушує виключне майнове право «Мері Кей Інк.», (юридичної особи, яка створена та здійснює свою діяльність відповідно до

законодавства Сполучених Штатів Америки, юридична адреса якої: 75001, Даллас Паркуей , 16251 , Еддісон , штат Техас, Сполучені Штати Америки) на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України № 14735 та № 213109;

- зобов`язати ОСОБА_2 припинити використання позначень за знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України № 14735 та № 213109 у будь-який спосіб, що порушує виключне право майнове право «Мері Кей Інк.» (юридичної особи, яка створена та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки, юридична адреса якої: 75001, Даллас Паркуей, 16251 , Еддісон , штат Техас, Сполучені Штати Америки) на знак для товарів та послуг за свідоцтвами України № 14735 та № 213109;

- зобов`язати Приватне підприємство «ФРІХОСТ» здійснити переделегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» на користь корпорації «Мері Кей Інк.» (місцезнаходження: 75001, Даллас Паркуей, 16251, Еддісон, штат Техас, Сполучені Штати Америки, ідентифікаційний код: 0007598506 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1, тел. НОМЕР_2 ) та вказати наступні відомості в записі даного доменного імені: компанія: «Мері Кей Інк.», адреса: 75001, Даллас Паркуей, 16251, Еддісон, штат Техас, Сполучені Штати Америки, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1, тел. НОМЕР_2.

Вказані вимоги обґрунтовані тим, що 17.10.1995 року позивач зареєстрував в Україні знак для товарів та послуг «Магу Кау», якому було надано правову охорону за свідоцтвом України № 14735, для товарів та послуг в 3 класі МКТП.

При цьому, єдиною уповноваженою юридичною особою, яка має право використовувати Торгову марку позивача в Україні є дочірня компанія позивача - підприємство зі 100% іноземною інвестицією товариство з обмеженою відповідальністю Мері Кей (Україна) Лімітед». Зокрема, право Підприємства на продаж та рекламування товарів з використанням Торгової марки підтверджується Листом від 16.02.2018 року. Так, серед іншого, у Листі зазначається, що: «Підприємство є єдиною особою, яка відповідно має право використовувати на території України знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 14735». При цьому в Листі також зазначено, що позивач не надавав право використовувати (в тому числі шляхом розміщення в мережі Інтернет з метою пропонування та/або продажу товарів) Торгову марку на території України будь-яким іншим особам, окрім підприємства. Таким чином, позивач та підприємство є єдиними особами, які мають право використовувати Торгову марку на території України. Таким чином, позивач володіє майновими правами інтелектуальної власності на Торгову марку, що включає право дозволяти використання Торгової марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню такої Торгової марки будь-якими особами. В березні 2017 року позивачем було виявлено факт того, що в мережі Інтернет зареєстроване доменне ім`я: «ІНФОРМАЦІЯ_3», що закріплене за веб-сайтом «Сайт независимого консультанта « Магу Кау». Зокрема, за адресою вказаного Веб-сайту знаходиться Інтернет магазин, що незаконно пропонує споживачам продукцію під Торговою маркою позивача. Наявність в мережі Інтернет вказаного Веб-сайту, що закріплений за доменним ім`ям, підтверджується Висновком експертного дослідження № 19/9-1/1/1-ЕД/18 від 05.03.2018 року, що було проведено Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України. Доменне ім`я і надалі використовується для функціонування Веб-сайту, за допомогою якого здійснюється господарська діяльність з порушенням прав позивача на його Торгову марку, а саме - господарська діяльність щодо продажу косметичних засобів та аксесуарів з використанням Торгової марки. Існування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» за відсутності згоди позивача, є таким, що порушує права інтелектуальної власності останнього. Продаж продукції, що містить Торгову марку позивача з використанням Інтернет магазину, який розташований за веб-адресою http://ІНФОРМАЦІЯ_2 (яка є доменним іменем) порушує права позивача та вводить в оману потенційних споживачів щодо особи - правовласника торгової марки. Власником доменного імені, що здійснив його реєстрацію в мережі Інтернет є ОСОБА_6 , яка не є незалежним консультантом Підприємства. Крім цього, Підприємством було виявлено, що між даними Заяви на реєстрацію доменного імені, що заповнена ОСОБА_6 та Угодою №4629498 від 11.12.2014 року, що була укладена із незалежним консультантом ОСОБА_2 . Вказана Угода була розірвана 25.11.2015 року з його ініціативи у зв`язку із неналежним виконанням обов`язків незалежним консультантом ОСОБА_2 . Відповідно до Висновку почеркознавчого дослідження за № 2478 від 02.04.2018 року «Буквено-цифрові записи, зображення яких міститься в графах копії Реєстрації доменного імені від 18.10.2016 року та буквено-цифрові записи в графах Анкети від 11.12.2014 року (крім цифрових записів «4629498» у верхньому правому куті, «473» в середній частині та «1796934» в графі: «Ваш попередній консультант»), складених від імені ОСОБА_6 , виконані однією особою». Таким чином, саме ОСОБА_2 і є особою яка незаконно зареєструвала доменне ім`я, а також замовила розробку Веб-сайту, власником якого вона є. При цьому, очевидно, ОСОБА_2 було використані дані неіснуючої особи - ОСОБА_6 для приховання свого справжнього імені та унеможливлення ідентифікації себе в якості порушника прав інтелектуальної власності з метою незаконного використання Торгової марки.

Таким чином, у позивача є всі підстави стверджувати, що відповідачами - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 здійснюється незаконне використання Торгової марки. Крім цього, ПП «ФРІХОСТ» є офіційним реєстратором в доменних імен в зоні UА. Саме ПП «ФРІХОСТ» було зареєстровано доменне ім`я, що порушує права інтелектуальної власності позивача як власника Торгової марки. Позивач у свою чергу вважає, що ефективним способом захисту його прав буде задоволення вимог до ПП «ФРІХОСТ» про переделегування на його користь спірного доменного імені, власником якого наразі є ОСОБА_1 .

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 10.05.2018 року задоволено заяву представника позивача «Мері Кей Інк.», про забезпечення позову у вищевказаній справі та вжито заходів забезпечення позову шляхом заборони Приватному підприємству «ФРІХОСТ» здійснювати будь-які дії з переделегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до бази даних стосовно доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3», в тому числі змінювати реєстратора/реєстранта доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3», або видаляти доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_3» до вирішення остаточного рішення у справі.

Крім того, ухвалою суду від 10.05.2018 року відкрито провадження у справі за позовною заявою «Мері Кей Інк.» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватного підприємства «ФРІХОСТ», про зобов`язання вчинити дії та припинити порушення прав інтелектуальної власності за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

В судовому засіданні представник позивача заявлені вимоги підтримав та просив їх задовольнити з підстав, зазначених в позовній заяві.

Представник відповідача ПП «ФРІХОСТ» в судовому засіданні заперечувала проти задоволення позовних вимог та просила у задоволенні позову відмовити в поновному обсязі. Підтримала поданий до суду відзив на позову заяву, відповідно до змісту якого вбачається, що вимоги позивача до ПП «ФРІХОСТ», як до відповідача по справі, є безпідставними, оскільки підприємством не порушувались права позивача. Позивач вимагає у ПП «ФРІХОСТ» здійснити переделегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» на користь позивача. Проте, ПП «ФРІХОСТ», не є реєстратором доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3». Згідно даних публічного Інтернет сервісу WHOIS ПП «ФРІХОСТ», є реєстратором доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3», а «ІНФОРМАЦІЯ_3» - це адреса веб-сторінки, що розміщена на цьому доменному імені. ПП «ФРІХОСТ» здійснює діяльність на ринку послуг інформатизації, зокрема надає послуги з хостингу, реєстрації, делегування та функціонування доменних імен на підставі договору з адміністратором доменних імен - ТОВ «Хостмайстер». ПП «ФРІХОСТ» є надавачем послуг з реєстрації доменних імен, виконує технічні функції з реєстрації та делегування доменних імен, а тому не може бути відповідачем по справі щодо порушення реєстрантом прав інтелектуальної власності. На думку ПП «ФРІХОСТ» вимога про переделегування доменного імені має бути спрямована до його власника - реєстранта. При цьому, рішення судів за доменними спорами в будь-якому випадку є обов`язковими для виконання реєстратором. ПП «ФРІХОСТ» не зможе виконати вимогу позивача про переделегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» в разі її задоволення.

Відповідачі - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в судове засідання не з`явились, хоча належним чином повідомлялись про час та місце слухання справи, про поважні причини неявки в судове засідання суд не повідомили.

ОСОБА_2 було подано до суду відзив на позовну заяву, де остання просила відмовити позивачу «Мері Кей Інк.» в задоволенні позовних вимог в повному обсязі з тих підстав, що згідно з чинним законодавством України питання вичерпання прав власника торговельної марки не пов`язується безпосередньо з введенням товару в цивільний оборот виключно на території України. Водночас, беручи до уваги вищенаведене, обставини за яких товари «MARY KAY» були придбані та місце їх придбання з метою перепродажу не впливають на правильність вирішення даного спору. Таким чином, є всі підстави для відмови в задоволенні позовних вимог про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг. Слід також врахувати, що будь-яких збитків, викликаних діями відповідачів, позивачу завдано не було, так як навпаки, відповідачі є постійними покупцями продукції позивача, що відповідно надає позивачу можливість отримувати дохід від реалізації своєї продукції. Будь-яких вимог про стягнення з відповідачів збитків у вигляду, зокрема, упущеної вигоди, позивач не заявляє, що підтверджує вищевказаний висновок. Отже, з аналізу матеріалів справи та взаємовідносини сторін не вбачається наявності елементів складу цивільного правопорушення, а тому позовні вимоги є безпідставними. Відповідач вважає, що з моменту введення позивачем товару під Товарним знаком та початку реалізації вказаного товару на території України через «незалежних» консультантів з краси, тобто з 17.10.1995 року, позивач вичерпав свої права на знак та має право на його захист лише у випадках порушення його права у вигляді реалізації винними особами підробленого товару з написом, ідентичним товарному знаку або близькому до нього, або реалізації простроченого товару, що може завдати збитків власнику товарного знаку. В свою чергу, придбання оригінального товару у позивача та подальша його реалізація на території України не є порушенням прав позивача на товарний знак та не може завдати останньому збитків. Позивач звернувся до суду з вимогою щодо зобов`язання відповідача ПП «ФРІХОСТ» здійснити переделегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» на користь корпорації «Мері Кей Інк.» (США). Разом з тим, такий спосіб правового захисту позивача неналежний, оскільки, такий спосіб не передбачений ані ст. 16 ЦК України, ані Законом України «Про телекомунікації», ані будь-яким іншим нормативно-правовим актом. Крім того, оскільки доменне ім`я є всього лише засобом пере адресації, то, по своїй суті, його можна прирівнювати до телефонного номера або звичайної адреси місцезнаходження об`єкта. Тому, доменне ім`я, як і будь-яка інша адреса, не може бути об`єктом права власності. ОСОБА_2 вважає недоведеним твердження позивача про порушення його права інтелектуальної власності на торговельну марку, оформленого свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 14735 від 30.09.2015 року, добросовісно виконує підприємницьку діяльність як незалежна фізична особа-підприємець зареєстрована згідно чинного законодавства України. Не порушуючи прав позивача, за встановлену ним ціну і через його офіційний сайт відповідач купляє продукцію його виробництва, не змінюючи її зовнішній стан після цього. Маючи певний досвід в цій галузі, отриманий під час дії угоди з позивачем, відповідачі займаються незабороненою законодавством України підприємницькою діяльністю - послуги незалежного від позивача консультанта з краси. На своєму сайті відповідачі зазначили про те, що він не є офіційним сайтом позивача, а є сайтом незалежного консультанта з краси та містить рекламний та інформативно-консультаційний характер. Зміст сайту будь-яким чином не шкодить діловій репутації позивача, а навпаки, допомагає успішному просуванню товарів позивача на ринку, що позивачем не спростовано. Отже, позивачем не доведено, що така діяльність порушує виключне майнове право позивача та завдає йому будь-якої шкоди внаслідок такого порушення.

Представником позивача подано до суду відповідь на відзив на позовну заяву, де останній вказував на те, що положення чинного законодавства України розмежовує використання знаку для товарів і послуг на товарі, а також використання його в рекламних матеріалах і окремо використання в мережі Інтернет, як окремий вид діяльності, що охоплюється правами право володільця на відповідний знак для товарів і послуг. При цьому право на розміщення торгової марки в мережі Інтернет, в тому числі на веб-сайті за адресою доменного імені, з метою реклами, не пов`язане з придбанням товару та не виникає автоматично при введенні товару в цивільний оборот. Позивачем здійснюється діяльність з продажу товарів під торговою маркою шляхом розповсюдження товарів методом прямих продажів, використовуючи прямий контакт людини з людиною (тобто без пропонування товару під торговою маркою в мережі Інтернет). Офіційний веб-сайт позивача за адресою доменного імені www.marykav.ua - не передбачає продажу товарів під торговою маркою безпосередньо в мережі Інтернет позивачем, оскільки веб-сайт позивача надає можливість потенційному споживачу зв`язатися із відповідним незалежним консультантом з який безпосередньо (фізично) і здійснює продаж відповідних товарів. Торгова марка асоціюється у споживачів із методами прямого продажу, який передбачає безпосередній фізичний контакт незалежного консультанта з краси та споживач, а не споживача і веб-сайту в мережі Інтернет. При цьому, факт використання торгової марки ОСОБА_2 з метою безпосереднього продажу відповідного товару в мережі Інтернет, повністю суперечить концепції «прямого продажу», яка є частиною ділової репутації позивача. Таким чином, використання ОСОБА_2 торгової марки в мережі Інтернет з метою продажу товару споживачам - є порушенням прав інтелектуальної власності позивача та завдає шкоди його діловій репутації. На даний час позивачу надійшло ряд скарг зі сторони чинних незалежних консультантів з краси, які зазначають, що діяльність ОСОБА_2 зменшує їх дохід, а також сприяє тому, що зазначені особи, несуть збитки у вигляді упущеної вигоди. Зокрема, дані незалежні консультанти просять закрити веб-сайту http://ІНФОРМАЦІЯ_3, оскільки його існування перешкоджає діяльності та саме його існування, очевидно, суперечить всім наявним в компанії «Магу Кау» правилам. Крім того, використання ОСОБА_2 торгової марки в доменному імені, відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», є прямим порушенням прав інтелектуальної власності позивача на торгову марку, а отже є незаконним. А незадоволення судом вимоги щодо переделегування доменного імені на користь позивача, порушить права останнього на судовий захист власних прав та законних інтересів. Крім того, обраний позивачем спосіб захисту власних прав інтелектуальної власності неодноразово застосовувався судами України.

Вислухавши думку представників позивача та відповідача Приватного підприємства «ФРІХОСТ», ретельно вивчивши та дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні заявлених вимог на підставі наступного.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно ст. 263 ЦПК України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Оцінюючи аргументи, викладені в позовній заяві суд в тому числі керується прецедентною практикою Європейського суду з прав людини, який зазначав, що хоча п. 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. (рішення у справі «Руїз Торіха проти Іспанії» (Ruiz Toriya v. Spaine), рішення від 09.12.94 р., Серія A, № 303-A, параграф 29).

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цьогоКодексу та іншого закону.

У відповідності до положень статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом (ч.1 ст.494 ЦК України).

У відповідності до ч.1 ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Як роз`яснено п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності», порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

В судовому засіданні встановлено, що позивач з 1995 року є власником знаку для товарів і послуг «МARY RAY», що підтверджується свідоцтвом №14735.

Свідоцтво діє з 17.10.1995 року по 17.10.2025 року.

При цьому, єдиною уповноваженою юридичною особою, яка має право використовувати Торгову марку позивача в Україні є дочірня компанія позивача - підприємство зі 100% іноземною інвестицією товариство з обмеженою відповідальністю Мері Кей (Україна) Лімітед». Зокрема, право Підприємства на продаж та рекламування товарів з використанням Торгової марки підтверджується Листом від 16.02.2018 року.

В березні 2017 року позивачем було виявлено факт того, що в мережі Інтернет зареєстроване доменне ім`я: «ІНФОРМАЦІЯ_3», що закріплене за веб-сайтом «Сайт независимого консультанта « Магу Кау ». Зокрема, за адресою вказаного Веб-сайту знаходиться Інтернет магазин.

Факт наявності в мережі Інтернет вказаного Веб-сайту, що закріплений за доменним ім`ям, стверджується Висновком експертного дослідження № 19/9-1/1/1-ЕД/18 від 05.03.2018 року, що було проведено Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідно до вказаного висновку: «за url адресами: http://ІНФОРМАЦІЯ_3 та http://ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено веб-сторінку «Сайт независимого консультанта « Магу Кау » та «Уход за кожей вокруг глаз Мери Кей» веб-сайту «Сайт независимого консультанта «Магу Кау ».

Отже, вбачається, що доменне ім`я використовується для функціонування веб-сайту, за допомогою якого здійснюється господарська діяльність щодо продажу косметичних засобів та аксесуарів.

Для встановлення факту існування доменного імені та розповсюдження продукції позивача з використанням його торгової марки за вказаним доменним іменем, позивачем було ініційовано експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності, яке було доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідно до Висновку експертного дослідження № 19/9-3/07(ІВ)-ЕД/18 від 06.04.2018 року, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ встановив наступне:

-доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_3», яке включає в себе словесні елементи «mary-key», та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 14735 є схожими настільки, що їх можна сплутати;

-позначення « Магу Кау» та «Мери Кей», що зазначені в доменному імені «www. ІНФОРМАЦІЯ_3», та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 14735 є схожими настільки, що їх можна сплутати;

-доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_3», яке включає в себе словесні елементи «mary-key», позначення «Магу Кау» та «Мери Кей», які зазначені в доменному імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» є такими, що можуть ввести в оману щодо особи - правовласника знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 14735, та товару, який пропонується до продажу правовласником під цим знаком для товарів та послуг.

Листом від 15.03.2018 року ПП «ФРІХОСТ» повідомив позивача на запит про те, що доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстроване ПП «ФРІХОСТ» в інтересах клієнта на підставі заявки клієнта, відповідно оплати ним рахунку-договору. Домен зареєстрований без порушення правил доменної зони, оскільки на момент реєстрації домен був вільний. Доменне ім`я є власністю клієнта. Володільцем є ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_3 . ПП «ФРІХОСТ» не надає послуги хостингу для даного доменна.

Листом від 27.03.2017 року ПП «ФРІХОСТ» повідомив позивача на запит про те, що доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстроване ПП «ФРІХОСТ» в інтересах клієнта на підставі заявки клієнта, відповідно оплати ним рахунку-договору. Домен зареєстрований без порушення правил доменної зони, оскільки на момент реєстрації домен був вільний. Доменне ім`я є власністю клієнта. При реєстрації доменна володілець доменна вказав такі дані: ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_3 .

У відповідь на адвокатське звернення від 30.10.2017 року, ТОВ «Компанія Ефект» повідомила позивача, про те, що підприємство справді обслуговує сайт http://ІНФОРМАЦІЯ_3 і є його розробником. Роботи по цьому сайту виконувались на замовлення фізичної особи ОСОБА_6 , яка є власником вказаного сайту та замовляє послуги через дилера ФОП ОСОБА_11 . З документів, що підтверджують особу власника сайту, надано: звірену факс-копію анкети на реєстрацію доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3. Завірені банком платіжне доручення та меморіальні ордери, які підтверджують зарахування коштів сплачених ОСОБА_6 на рахунок дилера ФОП ОСОБА_11 .

За твердженням позивача реалізація та продаж продукції під Торговою маркою може здійснюватись виключно чинним незалежним консультантом, тобто особою, яка діє відповідно до укладеної угоди з Підприємством та повністю ознайомлена із порядком придбання та реалізації продукції під Торговою маркою позивача. Реалізація продукції з використанням Торгової марки особами, які є незалежними консультантами або втратили такий статус - заборонена та становить порушення прав позивача.

З метою встановлення факту того, що ОСОБА_6 дійсно є незалежним консультантом, позивач звернувся до підприємства з дорученням здійснити перевірку всіх чинних угод, укладених з незалежними консультантами.

Результати проведеної перевірки були відображені Підприємством у Службовій записці від 13.03.2018 року, відповідно до змісту якої вбачається, що Підприємством не було виявлено незалежного консультанта на ім`я ОСОБА_12 , ні серед чинних консультантів, ні серед тих, угоди з якими були припинені.

В той же час, Підприємством повідомлено, що ним було виявлено схожість між даними Заяви на реєстрацію доменного імені, що заповнена ОСОБА_12 та Угодою №4629498 від 11.12.2014 року, що була укладена із незалежним консультантом ОСОБА_2 . Також повідомлено, що вказана Угода була розірвана 25.11.2015 року з його ініціативи у зв`язку із неналежним виконанням обов`язків незалежним консультантом ОСОБА_2 .

Факт розірвання Угоди свідчить Лист № 442 від 25.11.2015 року.

З метою підтвердження факту того, що Угода, яка підписана незалежним консультантом ОСОБА_2 та Заява на реєстрацію доменного імені, що підписана від імені ОСОБА_6 , виконані однією особою, 22.03.2018 року позивачем було ініційоване почеркознавче дослідження, проведення якого було доручено Київській незалежній судово-експертній установі.

Відповідно до Висновку почеркознавчого дослідження за № 2478 від 02.04.2018 року: «Буквено-цифрові записи, зображення яких міститься в графах копії Реєстрації ї доменного імені від 18.10.2016 року, та буквено-цифрові записи в графах Анкети від 11.12.2014 року (крім цифрових записів «4629498» у верхньому правому куті, «473» в середній лівій частині та «1796934» в графі: «Ваш попередній консультант»), складених від імені ОСОБА_6 , виконані однією особою».

Тобто вбачається, що ОСОБА_2 і є особою яка зареєструвала доменне ім`я, а також замовила розробку Веб-сайту, власником якого вона є. При цьому, очевидно, що ОСОБА_2 було використано дані неіснуючої особи - ОСОБА_6 .

Додатковим підтвердженням факту використання даних неіснуючої особи є відповідь Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації на адвокатський запит № LD-342/11-17, де зазначено про те, що громадянка ОСОБА_6 не зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

05.03.2018 року позивачем повторно відправлено адвокатський запит до ПП «ФРІХОСТ» з метою оновлення інформації про власника доменного імені. У відповідь на даний запит, позивачем було отримано лист № 15/03 від 15.03.2018 року із якого слідує, що новим власником доменного імені є: ОСОБА_1 . При цьому, контактні дані частково змінені, а саме зазначено новий контактний номер телефону - « НОМЕР_3 » та адресу електронної пошти - «ІНФОРМАЦІЯ_5». В свою чергу, адреса була залишена без змін, а саме: АДРЕСА_3.

У відповідності до положень ч.4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається:

-нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

-застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

-застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частиною ч.5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

-зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

-зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

-позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

-позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

-здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

-використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

-некомерційне використання знака;

-усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

-добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Таким чином, у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару.

Приписи частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не пов`язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України.

Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

Таким чином, позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаком для товарів і послуг «MARY KAY» на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

До матеріалів справи позивачем не додано доказів скарг споживачів щодо якості продукції, виробником якої є сам позивач, яка могла пропонуватися для продажу в Україні відповідачами.

Також, доказів використання відповідачем знаку для товарів і послуг «MARY KAY» для товарів які виготовляються не позивачем, матеріали справи також не містять.

За наведених обставин, згідно з чинним законодавством України питання вичерпання прав власника торговельної марки не пов`язується безпосередньо з введенням товару в цивільний оборот виключно на території України. Водночас, беручи до уваги вищенаведене, обставини за яких товари «MARY KAY» були придбані та місце їх придбання з метою перепродажу не впливають на правильність вирішення даного спору. Таким чином, є всі підстави для відмови в задоволенні позовних вимог про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг.

Слід також врахувати, що будь-яких збитків, викликаних діями відповідачів, позивачу завдано не було, так як навпаки, відповідачі є постійними покупцями продукції позивача, що відповідно надає позивачу можливість отримувати дохід від реалізації своєї продукції. Будь-яких вимог про стягнення з відповідачів збитків у вигляду, зокрема, упущеної вигоди, позивач не заявляє, що підтверджує вищевказаний висновок. Отже, з аналізу матеріалів справи та взаємовідносини сторін не вбачається наявності елементів складу цивільного правопорушення, а тому позовні вимоги є безпідставними.

Отже суд вважає, що з моменту введення позивачем товару під Товарним знаком та початку реалізації вказаного товару на території України через «незалежних» консультантів з краси, тобто з 17.10.1995 року, позивач вичерпав свої права на знак та має право на його захист лише у випадках порушення його права у вигляді реалізації винними особами підробленого товару з написом, ідентичним Товарному знаку або близькому до нього, або реалізації простроченого товару, що може завдати збитків власнику Товарного знаку. В свою чергу, придбання оригінального товару у позивача та подальша його реалізація на території України не є порушенням прав позивача на Товарний знак та не може завдати останньому збитків.

Принцип вичерпання прав на знак для товарів та послуг в українському законодавстві сформульований у п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» таким чином: «Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: ...використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою... ». В даному випадку підлягає застосуванню так званий національний принцип вичерпання прав на знак для товарів та послуг (право забороняти подальший продаж товару, що містить об`єкт інтелектуальної власності, вичерпується після введення його в цивільний оборот правовласником або уповноваженою ним особою (перший продаж) в межах території України.

Тобто після того, як товар із нанесеним на ньому знаком для товарів та послуг був введений в цивільний оборот, власник свідоцтва на знак для товарів і послуг втрачає право забороняти використання свого знаку по відношенню до такого товару. При цьому відповідно до п. 4 ст. 16 вищезгаданого Закону використанням знака визнається, серед іншого, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). Тобто власник свідоцтва втрачає право забороняти будь-яку із наведених дій по відношенню до товару, який був введений ним у цивільний оборот, і подальше використання знака для товарів та послуг по відношенню до такого товару є вільним і не потребує згоди власника знака для товарів та послуг.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач 11.12.2014 року уклав угоду № 4629498 з ОСОБА_2 , яка фактично є угодою дистрибуції, якою надав останній права використання ряду торговельних марок з правом укладати договори. На період дії вказаної угоди ОСОБА_2 була зобов`язана виконувати її вимоги. Як зазначено в тексті вищевказаної угоди, вона є виключною та єдиною домовленістю між позивачем та консультантом з краси - ОСОБА_2 , і консультант з краси не стає і не розглядається як працівник компанії в силу укладення цієї Угоди для будь-яких цілей, включаючи, але не обмежуючись, оподаткування. Крім того, ця Угода набирає чинності за умови, що консультант з краси повинен бути належним чином зареєстрований в якості особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (тобто, в якості незалежного підприємця) (пункт 5 угоди).

Разом з тим, як стверджує сам позивач, вказана угода припинила свою дію 25.11.2015 року, що підтверджується листом позивача вих. № 442 від 25.11.2015 року.

Відповідно до ст. 654 ЦК України зміна або розірвання договору вчиняється в такий самій формі, що і договір, що змінюється або розривається.

Порядок розірвання договору визначено ст. 651 ЦК України, яка передбачає можливість розірвання договору по-перше, за згодою сторін; по-друге, за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом: по-третє, у разі односторонньої відмови від договору, якщо право на таку відмову встановлено.

З огляду на викладене, суд вважає недоведеним твердження позивача пре порушення його права інтелектуальної власності на Торговельну марку, оформленого свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 14735 від 30.09.2015 року, доказів того, що ОСОБА_2 не добросовісно виконує підприємницьку діяльність як незалежна фізична особа-підприємець зареєстрована згідно чинного законодавства України позивачем суду не надано. Не порушуючи прав позивача, за встановлену ним ціну і через його офіційних консультантів ОСОБА_2 купляє продукцію його виробництва, не змінюючи її зовнішній стан після цього. Маючи певний досвід в цій галузі, отриманий під час дії угоди з позивачем Відповідачі займаються незабороненою законодавством України підприємницькою діяльністю - послуги незалежного від позивача консультанта з краси. На своєму сайті відповідачі зазначають про те, що він не є офіційним сайтом позивача, а є сайтом незалежного консультанта з краси містить рекламний та інформативно-консультаційний характер. Зміст сайту будь-яким чином не шкодить діловій репутації позивача, а навпаки, допомагає успішному просуванню товарів позивача на ринку, що позивачем не спростовано. Отже, позивачем не доведено, що така діяльність порушує виключне майнове право позивача та завдає йому будь-якої шкоди внаслідок такого порушення.

Стаття 1 Закону України «Про телекомунікації» визначає, що домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється;

домен.UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет;

домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі.

Стаття 56 Закону України «Про телекомунікації» визначає, що адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет здійснюється уповноваженою організацією для:

1) створення реєстру доменних назв і адрес мережі українського сегмента мережі Інтернет;

2) створення реєстру доменних назв у домені.UA;

3) створення та підтримки автоматизованої системи реєстрації та обліку доменних назв і адрес українського сегмента мережі Інтернет;

4) забезпечення унікальності, формування та підтримки простору доменних назв другого рівня в домені.UA;

5) створення умов для використання адресного простору українського сегмента мережі Інтернет на принципах рівного доступу, оптимального використання, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції;

6) представництва та захисту у відповідних міжнародних організаціях інтересів споживачів українського сегмента мережі Інтернет (частина 2 зазначеної статті).

У відповідності до положень частин 3 та 4 статті 56 Закону України «Про телекомунікації», адміністрування адресного простору мережі Інтернет у домені.UA здійснюється недержавною організацією, яка утворюється самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет та зареєстрована відповідно до міжнародних вимог. Утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, маршрутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до міжнародних вимог.

Відповідно до витягу із публічного інтернет-сервісу WHOIS, домен «ІНФОРМАЦІЯ_3» зареєстровано 13.06.2013 року. ПП «ФРІХОС» став реєстратором цього домену 21.10.2016 року внаслідок його трансферу від іншого реєстратора, що підтверджується електронним листом адміністратора, надісланим на електронну пошту ПП «ФРІХОС».

Відносини що виникали між адміністраторами, реєстраторами та реєстрантами у зоні публічного домену другого рівня СОМ.UA регулювалися на момент трансферу домену до ПП «ФРІХОС» Регламентом та умовами Публічної оферти про надання послуг хостингу та реєстрації доменних імен, текст якої розміщено на сайті ПП «ФРІХОС». В процесі трансферу домену реєстрантом були прийняті умови Оферти.

Відповідно до умов вищевказаного Регламенту процес трансферу доменних імен повністю автоматизований. Трансфер доменного імені в публічному домені COM.UA від попереднього реєстратора до ПП «ФРІХОС» відбувався дистанційно через засоби мережі Інтернет. Оскільки подана попереднім реєстратором заявка на трансфер доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» відповідала встановленим Регламентом правилам, на її підставі в Реєстрі був створений обліковий запис. При цьому ПП «ФРІХОС», як реєстратор, виступав лише виконавцем певних доручених йому дій із підтвердження трансферу доменного імені.

ПП «ФРІХОС», як новий реєстратор домену, у відносинах з реєстрантом доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» підтримує функціонуваня доменного імені на підставі публічного договору про надання послуг (Оферти).

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Паеффген GMBH проти Німеччини (PAEFFGEN GMBH v, Germany, № 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/05, ECHR 2007)», суд вказав на те, що «власник доменного мені вправі самостійно визначати способи його використання (розмістити рекламу, сайт про послуги і товари, зробити доступ платним або безкоштовним, здавати доменне ім`я в оренду, продати його). Тому виключне право на використання доменного імені має економічну цінність, а відповідно є правом власності в змісті статті 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод».

Переделегування доменного імені фактично є позбавленням права власності реєстранта. Суб`єктом права власності на доменне ім`я є реєстрант, а не реєстратор, і саме до реєстранта домену, мають бути направлені вимоги позивача про делегування доменного імені.

Таким чином, ПП «ФРІХОС» є надавачем послуг з реєстрації доменних імен, та виконує технічні функції з реєстрації та делегування доменних імен, а тому не може бути відповідачем по справі щодо порушення реєстрантом прав інтелектуальної власності. На думку суду вимога про переделегування доменного імені могла бути спрямована до його власника - реєстранта та ПП «ФРІХОС» не зможе виконувати вимогу позивача про пере делегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3»в разі її задоволення.

Згідно ч. 3 ст. 12 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За змістом ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

З огляду на вищезазначене, суд прийшов до висновку про те, що позовні вимоги «Мері Кей Інк.» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватного підприємства «ФРІХОСТ», про зобов`язання вчинити дії та припинити порушення прав інтелектуальної власності є необґрунтованими, безпідставними та не доведеними належними доказами по справі.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 3, 12, 13, 15, 16, 76-82, 141, 263-265, 354, 355 ЦПК України, ст.ст. 418, 420, 424, 426, 492, 494, 495, 651, 654 ЦК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги «Мері Кей Інк.» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватного підприємства «ФРІХОСТ», про зобов`язання вчинити дії та припинити порушення прав інтелектуальної власності - залишити без задоволення.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Повний текст рішення суду складено 14.08.2019 року.

Суддя: Н.Г. Таран