Рішення № 81164306, 21.02.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №2/760/2655/19

Справа №760/4267/17

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Оксюти Т.Г.

при секретарі Горупа В.В.,

за участю представників позивача ОСОБА_14., Колько Є.Ю.,

представника відповідача ОСОБА_3 - ОСОБА_4,

представника відповідача МЕРТ України - Потоцького М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, цивільну справу за позовом Общєства с огранічєнной ответствєнностью «Фітокосметік» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_3, ОСОБА_6, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним договору передачі виключних майнових прав, визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 недійсними та зобов'язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів та з урахуванням уточнених позовних вимог просив визнати недійсним договір передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1.

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 недійсним повністю.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (код ЄДРПОУ 37508596) опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4.

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 недійсним повністю.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (код ЄДРПОУ 37508596) опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2.

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 недійсним повністю.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (код ЄДРПОУ 37508596) опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3.

Стягнути судові витрати.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що Общєству с огранічєнной отвєтствєнностью «Фітокосметік», Російська Федерація, стало відомо, що 25.02.2009 року на ім'я ОСОБА_3 згідно заявки № m200716022 (дата подання - 25.09.2007 року) Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг «ФК ФИТО косметик» (комб.) для товарів 3 класу та послуг 35 класів МКТП.

За результатами такої реєстрації було отримано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5.

З відкритої електронної інформаційної-довідкової системи «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг», позивачу стало відомо, що 24.06.2016 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг були внесені зміни про власника свідоцтва НОМЕР_1. Права на знак для товарів та послуг були передані ОСОБА_6

Позивач вважає що заявка на реєстрацію знака для товарів і послуг «ФК ФИТО косметик» (комб.) була подана з порушенням прав позивача, а отже, свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 має бути визнано недійсним на підставі пункту 1 статті 6 seрties Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 року та п. в). ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідач ОСОБА_3 також отримав свідоцтва України на знаки для товарів та послуг НОМЕР_2 «ФИТО косметик» (заявка №m201409088 від 02.07.2014 року) та НОМЕР_3 «FITOCOSMETIC» (заявка №m201411544 від 13.08.2014 року). Вищевказані заявки були подані в період надання відповідачем ОСОБА_3 агентських послуг позивачу.

Той факт, що ОСОБА_3, був представником (дистриб'ютором і імпортером) продукції ООО «Фітокосметик» підтверджується упаковками відповідної продукції. На зворотній стороні продукції вказазано: Виробник: ТОВ «Фітокосметик», Росія, Москва, П'ятницьке ш.42

Імпортер в Україні: ФО-П ОСОБА_3, АДРЕСА_1.

Дана продукція датована в тому числі 2006 роком, що підтверджує факт, що ще з цього періоду ОСОБА_3 був лише агентом позивача.

Зазначив, що позивач жодним чином не надавав відповідачу ОСОБА_3 дозволу на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ФК ФИТО косметик» (комб.) в Україні.

Позивач є власником права на знак для товарів і послуг на «ФК» території Російської Федерації за свідоцтвом № НОМЕР_8 від 19.04.2007 року.

Продукція Позивача є відомою в Російській Федерації, Україні та за її межами відтак знак для товарів і послуг позивача, який наноситься на відповідну продукцію та іншим чином використовується, широко відомий в Україні.

ОСОБА_7 будучи дистриб'ютором позивача без дозволу останнього здійснив реєстрацію на своє ім'я знаків для товарів і послуг за свідоцтвами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3

Дії ОСОБА_7 є порушенням пункту 1 статті 6-seрties Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 року, яка, зокрема передбачає: якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

На підставі викладеного, просив позов задовольнити.

Ухвалою судді Солом'янського районного суду м. Києва від 13.04.2017 року у справі відкрито провадження.

19.06.2017 року від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів.

Також, 19.06.2017 року від представника позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог.

21.06.2017 року від представника відповідача ОСОБА_3 надійшли заперечення на позовну заяву.

07.08.2017 року у судовому засіданні судом прийнято заяву про уточнення позовних вимог та ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 07.08.2017 року задоволено клопотання представника позивача про витребування доказів.

28.09.2017 року від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів до справи та клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 29.09.2017 року заяву представника позивача про витребування доказів задоволено.

22.02.2018 року від представника позивача надійшло клопотання про призначення по справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

22.02.2018 року у судовому засіданні задоволено клопотання представника позивача про долучення доказів до матеріалів справи.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 22.02.2018 року призначено по справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

02.03.2018 року від представника відповідача ОСОБА_3 надійшли письмові пояснення.

13.08.2018 року справа надійшла на адресу суду з висновком експерта за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

03.10.2018 року від представника позивача надійшли письмові пояснення по справі.

24.10.2018 року від представника відповідача ОСОБА_3 надійшла заява про виклик судового експерта та письмові пояснення.

29.11.2018 року надійшли письмові пояснення від представника позивача.

29.11.2018 року в судовому засіданні було задоволено клопотання представника відповідача про виклик експерта.

25.01.2019 року в судовому засіданні було допитано експерта ОСОБА_8

Представники позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримали у повному обсязі та просили їх задовольнити.

Представник відповідача ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечував посилаючись на те, що патентний повірений відповідача ОСОБА_3 при опрацьовуванні заявки на реєстрацію знаку «Фитокосметик» № m200716022 під словом «представник» мав на увазі «правонаступник» у відповідності до договору про передачу прав по заявці на знак для товарів і послуг, що підтверджується листом (інформаційним листом), наданим позивачем ОСОБА_3 у 2007 році.

Договір про передачу прав по заявці на знак за свідоцтвом НОМЕР_6 є основним доказом, що підтверджує правомірність реєстрації відповідачем ОСОБА_3 на своє ім'я усіх наступних оманливих знаків за свідоцтвами № № НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Представник відповідача також просив застосувати строк позовної давності посилаючись на те, що позивач нібито мав довідатись про наявність зареєстрованих знаків через відкриту базу Укрпатенту, а також через інших представників раніше. Крім того, представник відповідача вказав, що позивач знав про реєстрацію знаку № НОМЕР_5 ще з 2007 року, коли надав згоду на реєстрацію.

З урахуванням викладеного просив відмовити у задоволенні позову.

Представник відповідача МЕРТ України в судовому засіданні заперечував проти задоволення позову посилаючись на те, що Міністерством не було порушено прав позивача при реєстрації знаків для товарів і послуг за свідоцтвами НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Відповідачі ОСОБА_6 та ДСІВ України в судове засідання не з'явились, про дату та час розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Згідно ч. 3 ст. 131 ЦПК України учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що учасники судового процесу не з'явились в судове засідання без поважних причин.

Відповідно до ч. 3 ст. 223 ЦПК України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі: неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки; повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника), крім відповідача, незалежно від причин неявки; неявки представника в судове засідання, якщо в судове засідання з'явилася особа, яку він представляє, або інший її представник; неявки в судове засідання учасника справи, якщо з'явився його представник, крім випадків, коли суд визнав явку учасника справи обов'язковою.

Відповідно до ч.1 ст. 223 ЦПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

З урахуванням викладеного суд вважає за можливе розглянути справу без участі відповідачів ОСОБА_6 та ДСІВ України.

Суд, вислухавши думку учасників справи, допитавши експерта, вивчивши та дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення позову виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 494 ЦК України набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Встановлено, що 25.02.2009 року на ім'я ОСОБА_3 згідно заявки № m200716022 (дата подання - 25.09.2007 року) Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг «ФК ФИТО косметик» (комб.) для товарів 3 класу та послуг 35 класів МКТП.

За результатами такої реєстрації було отримано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5.

З відкритої електронної інформаційної-довідкової системи «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг», позивачу стало відомо, що 24.06.2016 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг були внесені зміни про власника свідоцтва НОМЕР_1. Права на знак для товарів та послуг були передані ОСОБА_6

Позивач вважає що заявка на реєстрацію знака для товарів і послуг «ФК ФИТО косметик» (комб.) була подана з порушенням прав позивача, а отже, свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 має бути визнано недійсним на підставі пункту 1 статті 6 seрties Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 року та п. в). ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Встановлено, що реєстрація знака для товарів та послуг № НОМЕР_5 відбувалась наступним чином:

Заявка на реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг «ФК ФИТО косметик» була подана 25.09.2007 року внаслідок чого їй присвоєно номер № m200716022.

Однак, 20.10.2008 року експертом Микитіною О.І. винесено повідомлення про можливу відмову в реєстрації знаку (Форма Т-09) за вих. № 48189/3 відносно частини товарів та послуг. У відповідному повідомленні зазначалось наступне:

«...заявлене позначення для товарів 3 класу, які входять до узагальнюючого поняття «кометика: гігієнічні препарати» та послуг 35 класу, які пов'язані з введенням в господарський обіг вищезазначених товарів є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги.

В Україні певному колу споживачів відома російська косметика, яку виробляє компанія «Фитокосметик». Продукція компанії «Фитокосметик» містить в собі тільки натуральні компоненти, вона дає стійкі, тривалі і безперечні результати, утримує красу, квітучий вигляд, впевненість у собі. Компанія є одним з ведучих виробників натуральної косметичної продукції високої якості, таких як: фарба для волосся на основі хни та басми, зубні пасти, засоби для видаляння волосся, бальзами-маски по догляду за шкірою обличчя та тіла, глини косметичні та маски на основі глини, сучасні засоби для освітлення волосся. Вже на протязі шести років «Фитокосметик» пропонує продукцію високої якості, в склад якої входить тільки натуральна сировина (природні матеріали, солі і подрібні трави) збагачена біоактивними компонентами: екстрактами рослин і морепродуктів, вітамінами, які відновлюють роботу клітин шкіри. У 2006 році компанія «Фитокосметик» почала випуск сучасної серії підбілювачів для волосся на основі хни. У 2007 році компанія приймала участь у виставці «InterCHARM». Висока кваліфікація спеціалістів компанії, великі виробничі потужності, сучасне устаткування, бездоганна якість товарів, яскравий, стильний європейський дизайн пакування - все це забезпечує компанії «Фитокосметик» відомість та широкий попит на косметичному ринку.

Марковані заявленим позначенням «Фитокосметик» товари 3 класу та послуги 35 класу можуть породити у свідомості споживача асоціації, пов'язані з вищезазначеним російським виробником та високою якістю товарів.»

В свою чергу, у відповіді на вищезазначене повідомлення (вих. № 241т/з від 03.12.2008 року) представник відповідача ОСОБА_3 відзначив наступне:

«...ОСОБА_3 є представником російської компанії «Фитокосметик» на Україні. Цей факт можна підтвердити наступним:

1. заявка № m200608011 від 02.06.2006 року, заявником якої виступало Общество с огранічєнной отвєтствєнностью "Фітокосмєтік" була передана на підставі договору про передачу прав на знак для товарів і послуг ОСОБА_3

2. Було отримано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_7, власник якого ОСОБА_3.

3. Зараз ОСОБА_3 розповсюджує на Україні товари ООО «Фитокосметик». Матеріали, які це підтверджують будуть надіслані до Укрпатенту в найкоротший час».

Таким чином ОСОБА_3 надав у відповідь на повідомлення про можливу відмову такі документи: 1. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_7; клопотання Общєства с огранічєнной отвєтствєнностью «Фітокосметік»; договір про передачу прав по заявці на знак для товарів і послуг.

На підставі наведених аргументів 12.01.2009 року заклад експертизи прийняв рішення про реєстрацію знака для товарів та послуг «ФК ФИТО косметик» (комб.) за заявкою №m200716022, що слід вважати неправомірним і таким, що порушує чинне законодавство і правові принципи з наступних підстав.

Позивач є однією з найбільш відомих компаній - виробників косметичної продукції на ринку СНД та за його межами і здійснює свою діяльність з 2003 року, що підтверджується копією свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. На сьогодні косметика позивача розповсюджується у найбільш відомих роздрібних мережах України, Росії та інших країни СНД. Крім того, працює сайт http://www.fitocosmetic.ru, на якому не лише споживачі, а і партнери компанії можуть ознайомитись з асортиментом компанії «Фітокосметік», дізнатися новини компанії, отримати інформацію про акції та інше. На офіційному сайті зазначається наступне:

«ООО «Фитокосметик» более 15 лет является неоспоримым лидером на рынке натуральной косметической продукции в России и странах СНГ».

«С 2003 года наша команда трудится на благо Вашего здоровья и красоты.»

«Производственно-косметическая компания «Фитокосметик» ведет свою историю с 2003 года, когда на собственном производстве-площадках были выпущены первые образцы натуральной краски для волос, популярной у женщин - иранской хны.

В том же 2003 году были произведены и первые экспортные отгрузки в такие страны, как Украина, Казахстан, Беларусь. А на данный момент, построена широчайшая дистрибьюторская сеть в странах ближнего и дальнего зарубежья. Продукция отгружается в Грузию, Беларусь, Украину, страны Прибалтики, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Польшу, Германию, Вьетнам и даже США. На текущий момент, собственные производственные мощности позволяют выпускать более 400 востребованных на рынке ассортиментных позиций косметических средств».

Також позивач, відповідаючи на запит сучасного інформаційного суспільства, відкрив власні сторінки в соціальних мережах Вконтакте, Одноклассники та Facebook. Інформація зі сторінок ООО «Фітокосметік» в соціальних мережах.

Позивач є учасником популярних на території СНД виставок виробників косметичної продукції, зокрема виставці InterCHARM.

На дату подачі позову позивач реалізує свою продукцію в магазинах торгових мереж в Україні. Тобто на даний час продукція введена в обіг.

Крім того, активний продаж продукції позивача здійснюється на Інтернет-ринку України. Так, придбати продукцію виробництва ООО «Фітокосметік» можна за такими посиланнями: http://prom.ua/brands/Fitokosmetik, https://bigl.ua/t-Naturalnaya-fitokosmetika та інші.

Продукція позивача представлена у великій кількості аптек, про що можна дізнатись з наступних Інтернет-сайтів: http://apteka103.org.ua/kiev-price.pl?F=15&A=99999&name=%D4%E8%F2%EE%EA%EE%F1%EC%E5%F2%E8%EA; http://www.ama.dp.ua, а на сайті http://www.spravka-apteka.com.ua можна дізнатись про асортимент та ціни на товари виробництва позивача в аптеках України.

Більше того, позивач є відомим виробником косметики і далеко за межами країн СНД.

Так, продукцію Позивача можна віднайти на Інтернет-сайтах, що знаходяться в доменних зонах Польщі (http://triny.pl/10_fitocosmetic; http://kosmetycznaglinka.pl/8_fitocosmetic; http://www.dailybeauty.pl/pl/p/Fitocosmetic-glinka-ROZOWA-Himalajska-z-ekstraktem-ze-zlotego-korzenia-100-g/174) (Додаток № 12).

Позивачем наданий каталог продукції 2014 року, що виробляється ним, в якому, зокрема вказується назва продукту, її зовнішній вигляд, форма випуску товарів, об'єм продукту, кількість продуктів в упаковці, строк придатності тощо.

Все вищезазначене свідчить про відомість продукції і самого позивача в Україні та далеко за її межами ще до подачі відповідачем ОСОБА_3 заявки на реєстрацію комбінованого позначення «ФК ФИТО косметик».

Встановлено, що позивач є власником права на знак для товарів і послуг «ФК»(зобр.) на території Російської Федерації за свідоцтвом № НОМЕР_8 від 19.04.2007 року.

25.02.2009 року ОСОБА_3 зареєстрував знак для товарів і послуг «ФК ФИТО косметик» (комб.) за свідоцтвом України НОМЕР_1 на території України, зображувальна частина якого ідентична знаку для товарів і послуг «ФК» за свідоцтвом Російської Федерації на товарний знак № НОМЕР_8 від 19.04.2007 року.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом Російської Федерації на товарний знак № НОМЕР_8 (зареєстрований 19.04.2007)Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_5 (зареєстрований 25.02.2009)

Як видно, зображувальні частини обох знаків для товарів і послуг є однаковими.

При цьому немає жодних сумнівів в тому, що відповідні дії здійснені відповідачем ОСОБА_3 недобросовісно, зважаючи, зокрема, на те, що фірмовий логотип компанії (позначення за свідоцтвом № НОМЕР_5) розроблено відповідно до договору № 01/10 на виконання дизайнерських робіт від 26.09.2003 року, укладеного між ООО «Фітокосмєтік» (замовник) в особі ОСОБА_11 та ТОВ «ДДс» (виконавець) в особі ОСОБА_12 В свою чергу, в додатку № 1 до акту виконаних робіт за договором № 01/10 міститься макет логотипу, що є тотожним позначенню за свідоцтвом № НОМЕР_5.

Знак для товарів і послуг «ФК» (зобр.) за свідоцтвом Російської Федерації на товарний знак № НОМЕР_8 та знак для товарів і послуг «ФК ФИТО косметик» (комб.) за свідоцтвом України № НОМЕР_5 зареєстровані для однакової групи товарів послуг МКТП - товарів 3 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП.

Як встановлено вище, на момент реєстрації знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_5, знак для товарів і послуг позивача (за свідоцтвом на товарний знак № НОМЕР_8) широко використовувався на території України шляхом продажу продукції, що підтверджується копією зразків продукції, які були виготовлені у 2006 році (на упаковці якої зазначено імпортера - ОСОБА_3, що також свідчить про фактичне виконання ОСОБА_3 агентських відносин); вантажні декларації, що свідчать про імпорт продукції з Російської Федерації в Україну від ООО «Фітокосмєтік» до «Сервис-Логистик - М», і в свою чергу від ООО від «Сервис-Логистик - М» до ОСОБА_3

Відповідачем ДСІВ України був зареєстрований знак для товарів і послуг «ФК ФИТО косметик» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5) на ім'я ОСОБА_3, який починаючи з 2007 року до дати пред'явлення позову не був виробником косметичної продукції, а був лише агентом (посередником) щодо продажу продукції. Агентські (посередницькі) відносини були припинені 15.09.2014 року.

Відповідач ОСОБА_3 також отримав свідоцтва України на знаки для товарів та послуг НОМЕР_2 «ФИТО косметик» (заявка №m201409088 від 02.07.2014 року) та НОМЕР_3 «FITOCOSMETIC» (заявка №m201411544 від 13.08.2014 року). Вищевказані заявки були подані в період надання відповідачем ОСОБА_3 агентських послуг позивачу.

Той факт, що відповідач ОСОБА_3, був представником (дистриб'ютором і імпортером) продукції ООО «Фітокосметик» підтверджується упаковками відповідної продукції. На зворотній стороні продукції указазано: Виробник: ТОВ «Фітокосметик», Росія, Москва, П'ятницьке ш.42

Імпортер в Україні: ФО-П ОСОБА_3, АДРЕСА_1

Дана продукція датована в тому числі 2006 роком, що підтверджує факт, що ще з цього періоду ОСОБА_3 був лише агентом позивача.

Стаття 8 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" передбачає, що виробники зобов'язані зазначати на продукції або її упаковці найменування та місцезнаходження виробника, назву.

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» визначає поняття «імпортер» - будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави.

Тобто, імпортер здійснює представницькі функції виробника на території держави свого резидентства. Якщо імпортер займається оптовими закупівлями товару виробника для подальшого збуту, то він виступає в якості дистриб'ютора.

Отже, імпортер починає виконувати дистриб'юторські функції тоді, коли купує у якогось великого, відомого виробника товар для того, щоб потім перепродати його на будь-якому регіональному ринку.

У відповіді на попередню відмову в реєстрації знаку для товарів і послуг за заявкою № m200716022 від 25.09.2007 року за вих. № 241т/з від 3.12.2008 року) представник відповідача ОСОБА_3 відзначив наступне:

«...ОСОБА_3 є представником російської компанії «Фитокосметик» на Україні.

… Зараз ОСОБА_3 розповсюджує на Україні товари ООО «Фитокосметик». Матеріали, які це підтверджують будуть надіслані до Укрпатенту в найкоротший час».

Отже, ОСОБА_3 підтверджував той факт, що була здійснена реєстрація знаку для товарів і послуг на ім'я імпортера, тобто представника позивача.

Так, у Коментарі до Паризької конвенції проф. Г. Боденхаузена, який є офіційним коментарем до всіх статей Паризької конвенції щодо практичного застосування її положень, відносно застосування статті 6-septies, зазначено, що, враховуючи специфіку відносин щодо володіння та розпорядження правами на об'єкти інтелектуальної власності (зокрема, на торговельні марки), поняття «агент» чи «представник» в розумінні статті 6-septies Паризької конвенції необхідно розуміти як особу, яка діяла в якості розповсюджувача виробу (товару), на який нанесено знак виробника (в тому числі, таким розповсюджувачем може бути, наприклад, дистриб'ютор виробника та ін). Дане положення буде застосовуватись й до тих, хто діяв в якості розповсюджувача виробу (товару), на який нанесено знак, і який подав заявку на реєстрацію знаку від свого імені.

Вищевказана правова позиція щодо заборони реєстрації знака для товарів і послуг на ім'я агента підтверджується зокрема і значною судовою практикою.

Відповідно до рішення Господарського суду міста Києва від 08.09.2008 року у справі № 21/442 визнано недійсним повністю свідоцтво України № 62924 на знак для товарів і послуг «ФІТОЛІЗИН». Постановою Вищого господарського суду у вказаній справі від 10 лютого 2009 року (Додаток №20) рішення Господарського суду міста Києва від 08.09.2008 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.10.2008 року залишено без змін, а касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства «Фармак» - без задоволення. Зокрема, у Постанові Вищого господарського суду України вказано наступне: відповідно до пункту 1 статті 6-seрties Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 24 грудня 2013 року у справі № 2-251/13 було також визнано недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг (Додаток №21). В рішенні суду в тому числі зазначається, що зі змісту статті 6-seрties Паризької конвенції про охорону промислової власності вбачається, що у тлумаченні термінів "агент" і "представник" слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, властивого галузям цивільного або торгового права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і розповсюджувачів продукції контрагента, що знаходяться з ним в певних договірних правовідносинах.

У вищевказаному рішенні Солом'янського районного суду м. Києва зокрема зазначається, що у мотивованій відповіді на це повідомлення патентний повірений за дорученням ЗАТ «Епос» стверджував, що на день подачі заявки останній є офіційним представником італійської компанії Dragflow S.r.l., яка відповідним сертифікатом від 02.05.2007 року із зазначенням повноважень уповноважила Товариство представляти свої інтереси на території України, надавати сервісні та маркетингові послуги, у зв'язку з чим заявник безпосередньо є ексклюзивним дистриб'ютором даного знаку для товарів та послуг. Тому, на думку заявника, використання заявленого позначення щодо всіх заявлених товарів та послуг буде відповідати дійсності. На підставі вищезазначених документів, можна зробити висновок, що протягом тривалого часу до дати подання заявок на торговельні марки, що оспорюються, ЗАТ «Епос» безпосередньо приймало участь в постачанні, продажі та просуванні продукції позивача, яка маркована торговельною маркою «Dragflow», на території України.

Згідно з Директивою № 2008/95/ЕС торговельна марка не має реєструватися, якщо вона може бути переплутана з маркою, яка використовувалась за кордоном на день подання заяви про реєстрацію і яка все ще використовувалась там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв недобросовісно (Стаття 4(4)(§). Дана норма відображає європейський підхід та світову практику регулювання питань реєстрації торговельних марок і має посилання на поняття "недобросовісність", під яким розуміється саме намір ввести споживача в оману та скористатися конкурентними перевагами, отриманими без належних на те причин.

Встановлено, що позивач жодним чином не надавав відповідачу ОСОБА_3 дозволу на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ФК ФИТО косметик» (комб.) в Україні.

Згідно з положеннями Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 року, (1) якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Слід зазначити, що Російська Федерація є країною Союзу по охороні промислової власності з 25.12.1995 року як правонаступниця СРСР. В додаток до позовної заяви додаємо список учасників Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року з офіційного сайту Всесвітньої організації інтелектуальної власності (за посиланням http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf ) (Додаток № 22).

Відповідними документами на користь реєстрації відповідача ОСОБА_3 виступав інформаційний лист від 01.11.2008 року, в якому зазначалось наступне: «ООО «Фитокосметик», в лице генерального директора ОСОБА_11, доверяет ОСОБА_13 регистрацию сочетания слова «ФИТОкосметик» и торгового знака «ФК» (см. приложение) на территории Украины».

Суд вважає, що вищезазначений інформаційний лист не міг бути взятий до уваги як аргумент на користь реєстрації знака для товарів та послуг «ФК ФИТО косметик» (комб.), зважаючи на те, що конструкція «доверяет регистрацию сочетания слова «ФИТО косметик» и торгового знака «ФК» не призводить до передачі прав на отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг та не підтверджує перехід прав на частину позначення «ФИТОкосметик». Даний лист складений у формі довіреності, про що свідчить присудок «доверяет» (українською мовою - «доручає»), а відповідно до законодавства України, діючи за довіреністю особа виступає представником довірителя, тобто особою, що діє від імені сторони, яку вона представляє (статті 237 і 244 Цивільного кодексу України). Таким чином «доверяет регистрацию» слід тлумачити відповідно до правил граматичного і телеологічного способів тлумачення як «уповноважує зареєструвати».

На підтвердження такої позиції позивачем надано доручення видане ним на ім'я представника у справах інтелектуальної власності ОСОБА_14. щодо реєстрації знаку для товарів і послуг, з аналогічними конструкціями щодо доручення по реєстрації торгових марок, а саме «Позивач уполномачивает патентного поверенного ОСОБА_14, регистрационный номер 358, ведение дел Доверителя относительно приобретения и охраны прав на промышленную собственность в Украине, в том числе патентовании полезных моделей, изобретений, промышленных образцов».

При цьому, Державною службою інтелектуальної власності України на підставі такого документу було зареєстровано охоронні документи, зокрема патенти України на промислові зразки № НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 та багато інших на ім'я позивача, а не на ім'я ОСОБА_14.

Таким чином, реєстрація вищезазначених знаків для товарів та послуг порушує законні права, а також охоронювані інтереси позивача.

Позивач, діючи на ринку України як виробник відповідної якісної косметичної продукції, фактично позбавлений можливості реалізувати свій товар через інших дистриб'юторів або використовувати даний товар в рекламі, а також здійснювати інші дії по використанню продукції в комерції на території України. Користуючись всіма вигодами, що випливають з такої реєстрації, ОСОБА_3 в безлічі претензій стверджує, що дана продукція є контрафактом, перешкоджаючи здійсненню будь-якої діяльності позивача на території України.

Більше того, після розірвання агентських відносин, відповідач ОСОБА_3 в листі від 15.09.2014 року за вих. № 07 зазначає таке: «Информирую, что у нас идет рабочий процесс производства продукции ТМ «ФИТО косметик» на территории Украины, просим подержать украинского производителя! Мы планируем плавно заменить поставленный нашими дистрибьюторами товар на аналогичный украинского производства, который будет доступен поэтапно, начиная с ноября 2014 года». Таким чином, подібні заяви відповідача не лише загрожують величезними реальними збитками, та упущеною вигодою, а і шкодою діловій репутації відомого виробника косметики ООО «Фітокосметік».

Так, для з'ясування обставин, що мають значення для справи ухвалою суду від 22.02.2018 року у справі була призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.

З висновку експерта №085/18 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 03.08.2018 року вбачається, що знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг є таким, що може ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послуги.

Знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг є таким, що може ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу.

Знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України НОМЕР_12 на знак для товарів і послуг є таким, що може ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 102 ЦПК України, предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Згідно ч. 3 ст. 102 ЦПК України, висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Висновок експерта від 03.08.2018 року містить докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання, узгоджуються із іншими зібраними по справі доказами як окремо, так і у їх сукупності, а отже, його слід вважати належним та допустимим доказом.

Представник відповідача ОСОБА_3 вказує, що висновок експертизи № 085/18 має чисельні неузгодженості та порушення Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, а також Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Крім того, на його думку експерт вийшов за межі предмету доказування і надав оцінку з питань права.

Експертом було зазначено, що відповідно до інформації щодо митного оформлення зовнішньоторговельних операцій позивача за період з 01.01.2006 р. по 31.12.2014 р., наданих ДФС України, продукція ТОВ «Фитокосметик»/ТОВ «Фітокосметик» була присутня на території України починаючи з 2006 р. Тому станом на дату подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № № НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_3, продукція позивача, маркована відповідними позначеннями, що схожі до ступеню змішуваності із фірмовим найменуванням позивача, була присутня на ринку України та була відома споживачу.

Цей висновок представник відповідача помилково вважає висновком з питання права.

Однак, суд не погоджується з такими твердженнями представника відповідача ОСОБА_3, з огляду на наступне.

Як зазначено у висновку експерта №085/18 від 03.08.2018 року «небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, існує у випадках, коли позначення не містить у собі прямих неправдивих вказівок на певного виробника (оманливе позначення), однак може побічно вказувати на певну особу, внаслідок того, що воно є тотожним чи схожим настільки, що його можна сплутати з комерційними позначеннями, пов'язаними з іншими виробниками, вже відомими споживачу як виробники тотожного чи спорідненого товару».

Експерт керувався Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, Методикою проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», а також матеріалами цивільної справи № 760/4267/17.

Відповідно до п. 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до Методики проведення експертних досліджень, пов'язаних із засобами індивідуалізації, можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів і послуг, які за своїм виглядом та змістом є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із товарами і послугами, що були марковані позначеннями, права на які було здобуто раніше

При вирішенні питань експертизи, встановивши інші значущі факти (зокрема, факт схожості позначень, однорідності товарів тощо) серед іншого експерт використовував інформацію щодо митного оформлення зовнішньоторговельних операцій позивача за період з 01.01.2006 р. по 31.12.2014 р., наданих ДФС України.

Суд звертає увагу, що така інформація є наданою ДФС України із баз даних даного державного органу виконавчої влади, є об'єктивною фактичною реальністю, і не є інформацією із джерел, достовірність і нормативно-правова основа якої має визначатися згідно певних нормативно-правових актів.

Експерт має право указувати у висновку експерта на факти, виявлені під час проведення експертизи, які мають значення для справи, що і було здійснено експертом у висновку експертизи № 085/18 від 03.08.2018.

Згідно інформації щодо митного оформлення зовнішньоторговельних операцій ООО «Фитокосметик» за період з 01.01.2006 року по 31.12.2014 року, наданих Державною фіскальною службою України, продукція ООО «Фитокосметик» ввозилась на митну територію України з 02.06.2006 року. Ввезення продукції на територію України може здійснюватись виробником продукції будь-яким способом, в. т.ч. за допомогою поседедників (відправника, перевізника). Відповідно до вказаної митної інформації, перше ввезення продукції ООО «Фитокосметик» було здійснено ООО «КОМПАНИЯ ЭЛВА ТРАНС» 02.06.2006 року, а надалі відправником продукції були інші юридичні особи.

Проте, для встановлення факту оманливості є важливим лише факт наявності у цивільному обігу продукції ООО «Фитокосметик» на території України з 02.06.2006 року до дати подачі заявки на знак для товарів і послуг від 25.09.2007 року за свідоцтвом України № НОМЕР_5.

Експертом було досліджено інформацію щодо митного оформлення зовнішньоторговельних операцій ООО «Фитокосметик» за період з 01.01.2006 року по 31.12.2014 року, надану Державною фіскальною службою України, згідно якої продукція ООО «Фітокосметик» була присутня на ринку України з 02.06.2006 року. Відтак, українські споживачі були обізнані із продукцією ООО «Фітокосметик» з 02.06.2006 року.

Виробник продукції ООО «Фітокосметик» був також відомий певному колу споживачів, оскільки основними питаннями для споживача, крім якості та властивостей товару, дати виготовлення та строку його придатності є виробник товару і де цей товар було виготовлено. Зазначену інформацію споживач отримує з упаковки товару або від продавця товару.

Таким чином, знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 породжував у свідомості споживачів певні асоціації з виробником товару ООО «Фітокосметик», оскільки саме цей виробник був зазначений на упаковці товарів.

Провівши експертне дослідження, що підтвердили усі необхідні критерії для встановлення того, чи є оспорювані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № НОМЕР_5, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу, експерт дійшов висновку, що знаки за свідоцтвами № НОМЕР_5, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу.

Експертом було проведено дослідження матеріалів цивільної справи № 760/4267/17 та надано відповідь в рамках питань, встановлених ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 22.02.2018 року про призначення судової експертизи. Експерт не виходив за рамки поставлених у ухвалі питань.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Таким чином згідно проведеної судової експертизи експертом було чітко встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № НОМЕР_5, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу, що означає невідповідність зазначених знаків умовам надання правової охорони, і як наслідок відповідні свідоцтва мають бути визнані судом недійсними.

Крім того, в ході розгляду справи судом був допитаний судовий експерт ОСОБА_8, який підтвердив викладені доводи на обґрунтування висновку експерта.

Представник відповідач ОСОБА_3 заперечуючи проти позовних вимог позивача зазначав, що позивач не є відомою на території України компанією.

Зокрема, стверджував, що позивач «свідомо намагається ... ввести суд в оману, вказуючи, що рекламна продукція, яку він додав до позову свідчить про її відомість ще до подачі відповідачем ОСОБА_3 заявки на реєстрацію №m200716022». (

Однак, суд вважає дані заперечення представника відповідача необґрунтованими, оскільки до матеріалів справи в ході її розгляду наданий достатній обсяг належних, допустмих доказів, що підтверджують відомість позивача в Україні, внаслідок чого спірне позначення «фітокосметік» (спірні варіанти кирилицею чи латиницею) повністю асоціюється у споживачів з позивачем.

До такого ж висновку прийшов експерт під час проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності по справі, за результатами якої складено висновок експерта № 085/18 від 03.08.2018 року. Зокрема, експерт визначив, що відповідно до інформації щодо митного оформлення зовнішньоторговельних операцій позивача за період з 01.01.2006 р. по 31.12.2014 р., наданих ДФС України (дані докази були витребувані у ДФС України за вмотивованим клопотанням Позивача), Позивач ввозив продукцію на територію України починаючи з 06.06.2006 р.

Враховуючи зазначене, станом на дату подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № № НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_3, продукція позивача, маркована відповідними позначеннями, що схожі до ступеню змішуваності із фірмовим найменуванням Позивача, була присутня на ринку України та була відома споживачу. Зокрема, встановлено, що ООО «Фітокосмеєтік» був відомий певному колу споживачів, оскільки основними питаннями для споживача, крім якості та умов зберігання, характеристик товару, є виробник товару, яким є Позивач, та місце, де цей товар вироблено.

Таким чином, знаки відповідача ОСОБА_3 станом на дати подачі заявок за відповідними оспорюваними свідоцтвами породжували в свідомості споживачів певні асоціації з виробником товару ООО «Фітокосмєтік», так як останній набув на той момент певної відомості серед українських споживачів.

Також, представник відповідача заперечуючи проти вимог позивача зазначив, що що відповідач ОСОБА_3 ніколи не був агентом позивача чи його представником

Ввадає, жодних належних письмових доказів щодо наявності агентських правовідносин позивачем до суду не надано.

Між іншим, у матеріалах справи міститься відповідь представника відповідача ОСОБА_3, який було подано після винесення попередньої відмови в реєстрації знаку щодо підтвердження правомірності реєстрації знака відповідача за свідоцтвом № НОМЕР_5:

Представник відповідача ОСОБА_3 зазначив наступне:

"...ОСОБА_3 є представником російської компанії «Фитокосметик» на Україні.

… Зараз ОСОБА_3 розповсюджує на Україні товари ООО «Фитокосметик». Матеріали, які це підтверджують будуть надіслані до Укрпатенту в найкоротший час».

Отже, відповідач ОСОБА_3 підтверджував той факт, що була здійснена реєстрація знаку для товарів і послуг на ім'я імпортера, тобто представника позивача.

У матеріалах справи міститься лист відповідача ОСОБА_3 від 15.09.2014 року за вих. № 07, де сам він вказує: «Информирую, что у нас идет рабочий процесс производства продукции ТМ "ФИТО косметик" на территории Украины, просим подержать украинского производителя! Мы планируем плавно заменить поставленный нашими дистрибьюторами товар на аналогичный украинского производства, который будет доступен поэтапно, начиная с ноября 2014 года». Тобто, у претензії, ОСОБА_3 самостійно вказує на реалізацію ним дистрибьюторської продукції виробництва очевидно ООО «Фітокосмєтік», на власно вироблену, при цьому знову ж таки використовуючи позначення «фіто косметик» у різних варіаціях.

У матеріалах справи міститься доказ, витребуваний судом у ДФС України (інформація стосовно поставки товару, маркованого торговельною маркою (позначенням) «Фітокосмєтік» та/чи «Фитокосметик», на митну територію України виробництва позивача з 01.01.2006 року по 31.12.2014 року). Згідно наданої інформації був серед інших встановлений одержувач продукції маркованої позначенням «Фітокосметик", виробнитцва ООО «Фітокосмєтік» - ФОП ОСОБА_16, який має адресу проживання: АДРЕСА_1, яка повністю співпадає з адресою ОСОБА_16 (Відповідача 2), у 2009 році. Дана інформація не суперечить твердженню про наявність зв'язку між позивачем та відповідачем ОСОБА_3, а додатково являє собою підтвердження на користь цієї тези.

Таким чином, у матеріалах справи містяться належні докази про здійснення відповідачем ОСОБА_3 ввезення на територію України і розповсюдження ним же продукції виробництва позивача, а надалі за ініціативою ОСОБА_3 імпорт і реалізація такої продукції були припинені - ОСОБА_3 було прийнято рішення на виробництво власної продукції, маркованої спірним позначенням.

Представник відповідача ОСОБА_3 надав суду фотографії певної продукції, де нібито вказаний інший імпортер, що на його думку свідчить про недопустимість доказів, поданих позивачем

Однак, на підтвердження достовірності наданих доказів (фотозображень певної продукції), представником відповідача ОСОБА_3 не надано жодних тверджень де саме була придбана продукція, хто реалізує таку продукцію, не надано жодних документів, що свідчили про придбання відповідачем такої продукції або відеофіксації адвокатом, представником відповідача ОСОБА_3, порядку її придбання. Окрім цього, зазначення упаковках товарів на невідомого походження імпортера із таким ПІБ як «ОСОБА_17», вказівка на «усім відому контрабандистську», як зазначав сам відповідач ОСОБА_3, адресу, а також номер телефону НОМЕР_13 (перші три цифри після +38 являється кодом міста Одеса, а далі у простому порядку цифри) та електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1, наводить на сумніви щодо походження такої продукції та порядку закупівлі такої продукції відповідачем, якщо така мала місце взагалі.

Таким чином, з огляду на відсутність доказів, що підтверджують придбання такої продукції, відсутність жодних доказів щодо походження такої продукції, дані докази є неналежними та не приймаються судом до уваги.

Згідно з п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року №116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникнути у випадку існування на ринку споріднених товарів і послуг, які за своїм виглядом та змістом є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із товарами і послугами що були марковані позначеннями, права на які було набуто раніше. Така схожість може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Згідно вимог ст. ст. 76, 77, 79, 80 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що позивач довів ті обставини на які посилався як на підставу своїх позовних вимог, а тому вимоги про визнання свідоцтв України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 недійсними повністю підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 320 від 11.05.2017 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», яка була опублікована 18.05.2017 року та одразу набрала законної сили, відповідно до якої Міністерству економічного розвитку і торгівлі України були передані функцій і повноваження Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується.

При цьому, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація про ліквідацію ДСІВ України, як органу з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, та про повну передачу зазначених функцій на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Отже, судом встановлено, що на даний час функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо ведення Державного реєстру свідоцтв України, та опублікування в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей щодо визнання недійсними повністю або частково свідоцтв України, здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

З огляду на зазначене, суд вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги про зобов'язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Що стосується вимог про визнання недійсним договір передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, то слід зазначити наступне.

Як вже було встановлено вище, то з відкритої електронної інформаційної-довідкової системи «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг», позивачу стало відомо, що 24.06.2016 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг були внесені зміни про власника свідоцтва НОМЕР_1. Права на знак для товарів та послуг були передані від ОСОБА_3 до відповідача ОСОБА_6 за договором.

Відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Таким чином, недійсні свідоцтва на знаки для товарів і послуг та права, що з них мали б випливати, не можуть бути об'єктами цивільних правовідносин і підставою для виникнення договірних правовідносин.

Відповідно до ч. 1 ст. 1113 ЦК України, за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Особа не може на підставі договору передати іншій особі неіснуючі права інтелектуальної власності. Внаслідок цього, укладання такого договору суперечить ч. 1 ст. 1113 ЦК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

При цьому, згідно з ч. 1 ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Враховуючи те, що суд прийшов до висновку про визнання вказаного свідоцтва недійсним повністю, то й укладення договору, що стосується передачі прав на дане свідоцтво, суперечить нормам ЦК України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Отже, суд приходить до висновку, що вищевказаний договір має бути визнано недійсним.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Частиною 3 цієї ж статті встановлено, що до витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно Закону України «Про судовий збір» у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Встановлено, що позивачем понесені витрати зі сплати судового збору на загальну суму 11200,00 грн., витрати пов'язані з направленням документів на загальну суму 235,00 грн. та витрати за проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в сумі 27456,00 грн.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. У разі задоволення позову - на відповідача.

Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до покладених на них повноважень, не відслідковують порушення прав власників суд вважає, що з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 в рівних частинах, підлягають стягненню на користь позивача судові витрати.

Керуючись ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 203, 215, 494, 495, 499, 1113 ЦК України, ст.ст. 3, 4, 12, 13, 76-81, 89, 133, 141, 263-265, 268, 273 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов Общєства с огранічєнной ответствєнностью «Фітокосметік» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_3, ОСОБА_6, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним договору передачі виключних майнових прав, визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 недійсними та зобов'язання вчинити дії задовольнити.

Визнати недійсним договір передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1.

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 недійсним повністю.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (код ЄДРПОУ 37508596) опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4.

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 недійсним повністю.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (код ЄДРПОУ 37508596) опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2.

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 недійсним повністю.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (код ЄДРПОУ 37508596) опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3.

Стягнути з ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) на користь Общєства с огранічєнной ответствєнностью «Фітокосметік» (Російська Федерація, м. Москва, П'ятницьке шосе, 42) суму судового збору 5600,00 грн., витрати пов'язані з направленням документів в сумі 117,50 грн., та витрати за проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в сумі 13728,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_6 (АДРЕСА_2) на користь Общєства с огранічєнной ответствєнностью «Фітокосметік» (Російська Федерація, м. Москва, П'ятницьке шосе, 42) суму судового збору 5600,00 грн., витрати пов'язані з направленням документів в сумі 117,50 грн., та витрати за проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в сумі 13728,00 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Позивач: Общєства с огранічєнной ответствєнностью «Фітокосметік», Російська Федерація, м. Москва, П'ятницьке шосе, 42;

Відповідач: Державна служба інтелектуальної власності України, код ЄДРПОУ 37552556, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Василя Липківського, 45;

Відповідач: ОСОБА_3, АДРЕСА_1;

Відповідач: ОСОБА_6, АДРЕСА_2;

Відповідач: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, код ЄДРПОУ 37508596, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.

Суддя