Рішення № 79588800, 17.01.2019, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/238/18

Провадження № 2/539/19/2019

Справа № 539/238/18

Пров. 2/539/19/2019

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2019 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

в складі: головуючого судді Іващенка Ю.А.,

при секретарі Мирна Т.Ф.,

з участю : представника позивача ОСОБА_1,

представника відповідача ОСОБА_2,

третьої особи ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лубни Полтавської області цивільну справу за позовом ОСОБА_4 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Саната 777», третя особа ОСОБА_3 про заборону використання торгової марки,

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_4 звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Саната 777», третя особа ОСОБА_3 про заборону використання торгової марки.

В позові вказав, що 01.09.2015 року він уклав договір про створення за замовленням торгової марки «Лубенські солодощі». Роботи зі створення даної марки були завершені 21.09.2015 року про що підписаний відповідний акт приймання-передачі виконаних робіт. Таким чином, саме 21.09.2015 року було створено новий об’єкт права власності, котрого до того часу не існувало, а саме – торгова марка (знак) «Лубенські солодощі».

Одразу того ж дня він видав відповідачу тимчасову згоду на безоплатне використання вищевказаної торгової марки строком до 01.11.2017 року. При цьому в документі було обумовлено, що для відповідача датою набрання чинності згоди на безоплатне тимчасове використання торгівельної марки буде дата подання заявки про відповідну реєстрацію цієї торгівельної марки.

Таку заявку на реєстрацію було подано ним спільно з ОСОБА_3 29.09.2015 року. Спільне подання заявки на реєстрацію було попередньо обумовлене між ним та третьою особою ОСОБА_3, крім того остання теж є співзасновником ТОВ «Саната 777» та саме він і ОСОБА_3 займалися питаннями виробництва і збільшенням продажів продукції також в п.7.3 договору від 01.09.2015 року, завдяки існуванню вказаних вище домовленостей було обумовлено, що зображення ТМ «Лубенські солодощі» можуть бути використані замовником та/або зацікавленими із ним третіми особами для відповідної реєстрації вказаної торгівельної марки.

01.11.2017 року строк безоплатного використання ТМ «Лубенські солодощі» закінчився та він намагався з керівництвом відповідача досягти згоди щодо укладення відповідного ліцензійного договору в якому б регламентувались права та обов’язки сторін з приводу подальшого використання вищевказаної торгової марки, однак жодної зрозумілої відповіді він так і не отримав, а відповідач продовжує неправомірно використовувати торгову марку в своїй господарській діяльності, що підтверджується придбаним ним товаром під торговою маркою «Лубенські солодощі» в магазинах м. Києва 01.12.2017 року та 20.01.2018 року.

Позивач вважає, що відповідач може використовувати ТМ «Лубенські солодощі» у своїй господарській діяльності лише при наявності відповідного погодження від двох власників такої торгової марки , його та ОСОБА_3, у випадку ж відсутності згоди хоча б одного із співвласників торгової марки, її використання відповідачем буде неправомірним і такий співвласник вправі заборонити використовувати ТМ «Лубенські солодощі» та позначення, схоже із зареєстрованим знаком.

На підставі вищевикладеного, позивач прохав суд заборонити відповідачу без його згоди у будь-якій формі використовувати торгову марку (знак) «Лубенські солодощі», наведену у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №224800 або будь-яке інше позначення, схоже (подібне) із зареєстрованою торговою маркою (знаком).

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 позовні вимоги підтримав, прохав їх задовольнити, обгрунтовував позовні вимоги обставинами викладеними в позовній заяві. Також пояснив, що в ході судового розгляду було встановлено, зокрема висновком судової почеркознавчої експертизи, що ОСОБА_4 не підписував ліцензійний договір від 10.04.2017 року.

Представник відповідача ТОВ «Саната 777» ОСОБА_2 проти позову заперечував, посилаючись на те, що між позивачем, третьою особою та ТОВ «Саната 777» був укладений ліцензійний договір №1 на використання знаку для товарів і послуг відповідно до якого співвласники Торгової марки «Лубенські солодощі» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (ліцензіари) передали у відповідності до даного договору невиключну ліцензію на використання ТМ «Лубенські солодощі» ТОВ «Саната 777» (ліцензіату) для використання в господарській діяльності строком у відповідності на 5 років. 05.05.2017 року, отримавши свідоцтво про реєстрацію на знак для товарів та послуг, ОСОБА_4 сам склав ліцензійний договір, чому там стояла інша дата, відповідачу не відомо. Надаючи цей ліцензійний договір, ОСОБА_4 зазначив, що він його підписав, після чого ОСОБА_3 також поставила свій підпис. Тому їм не відомо, хто саме поставив підпис замість ОСОБА_4 Вважає, що при наявності чи без наявності даного ліцензійного договору у ТОВ «Саната 777» є всі підстави для використання даної торгової марки. Таким чином вимоги позивача є безпідставними.

Третя особа ОСОБА_3 в судовому засіданні прохала відмовити в задоволенні позову, оскільки вона та позивач уклали ліцензійний договір №1 на використання знаку для товарів і послуг строком на 5 років, як співвласники, надавши добровільну згоду на використання товариством торгової марки «Лубенські солодощі». Хто саме за ОСОБА_4 підписав цей договір їй невідомо. Вважає, що ОСОБА_4 з першого дня його участі у ТОВ «Саната 777» все робилося так, щоб підприємство було у його руках.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників справи, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 є власниками знаку для товарів і послуг «Лубенські солодощі» за індексом 30 міжнародної класифікації товарів і послуг, що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг №224800 від 10.04.2017 року зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (а.с. 38-40).

Створення вищевказаної торгової марки (знаку) було здійснено на замовлення позивача відповідно до договору про створення за замовленням торгової марки від 01.09.2015 року (а.с. 32-36).

Роботи зі створення торгової марки «Лубенські солодощі» були завершені 21.09.2015 року, що підтверджується актом приймання передачі виконаної роботи до договору про створення за замовленням торгової марки від 01.09.2015 року (а.с.37).

Пунктом 7.1 вищевказаного договору від 01.09.2015 року передбачено, що з моменту підписання акту, виконавець передає замовнику повністю всі майнові права інтелектуальної власності на об’єкт таких прав, створені в рамках виконання цього договору (надалі – об’єкти), що означає виключне право заявника використовувати /дозволяти/ забороняти використовувати такі об’єкти будь-яким способом у будь-якій формі, не забороненій чинним законодавством України.

Відповідно до п. 7.3 вищевказаного договору від 01.09.2015 року зображення ТМ «Лубенські солодощі» можуть бути використані замовником та/або зацікавленими із ним третіми особами для відповідної реєстрації торгової марки.

21.09.2015 року позивач надав відповідачу тимчасову згоду на безоплатне використання торгової марки «Лубенські солодощі» у власній господарській діяльності на строк до 01.11.2017 року. Датою набрання чинності цієї згоди для ТОВ «Саната 777» буде дата подання заявки про відповідну реєстрацію торгової марки «Лубенські солодощі». Крім того, в тимчасовій згоді зазначено, що починаючи з 01.11.2017 року подальше використання торгової марки «Лубенські солодощі» ТОВ «Саната 777» може бути продовжено лише на платній основі та на підставі відповідної угоди, в котрій буде регламентовано всі права та обов’язки договірних сторін (а.с. 19).

Відповідно до ч. 1 ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Виходячи з вищевикладеного та відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позивачу ОСОБА_4 та третій особі ОСОБА_3 належить виключне право на використання торговельних марок позначення та інші права, надані Законом про товарні знаки.

Відповідно до ч.3 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права

давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Згідно з ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», серед інших, використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», порушенням прав власника свідоцтва вважається також будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

В судовому засідання учасники справи не заперечували факту використання ТОВ «Саната 777» в своїй господарській діяльності торгівельної марки «Лубенські солодощі» після 01.11.2017 року, даний факт використання також підтверджується наявними у матеріалах справи фотографіями фіскальних чеків та фотографіями продукції ТОВ «Саната 777», із яких вбачається дата її придбання та той факт, що ТОВ «Саната 777» в своїй господарській діяльності використовувало торгівельну марку «Лубенські солодощі» у спірний період часу. (а.с. 20-31).

Згідно з ч.4 ст. 426 ЦК України, умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об’єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до ст. 1109 ЦК України, за ліцензійним договором одно сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Представник позивача в судовому засіданні підписання ОСОБА_4 ліцензійного договору від 10.04.2017 року №1 між ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ТОВ «Саната 777» заперечував, на підтвердження своїх доводів надав суду висновок №1-30/03 за результатами проведення почеркознавчого дослідження від 30.03.2018 року, зробленого Українським центром судових експертиз, відповідно до якого спеціалістом зроблено висновок, що підпис від імені ОСОБА_4, зображення якого в графі «Ліцензіар 1» в копії Ліцензійного договору №1 на використання знаку для товарів і послуг від 10.04.2017 року виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою (а.с. 191-212).

Також, відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №14830/21827 від 28.09.2018 року Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені ОСОБА_5, підтверджено факт підробки підпису позивача ОСОБА_4 на ліцензійному договорі №1 від 10.04.2017 року (а.с.215-226).

Крім того, як вбачається із матеріалів справи, станом на 10.04.2017 року, для осіб, що підписували договір, не могли бути відомі реквізити Свідоцтва №224800, що зазначені у даному договорі, оскільки про них відповідач міг дізнатися лише після 05.05.2017 року.

Так, відповідно до листа Мінекономрозвитку, свідоцтво України на знак для товарів і послуг №224800 було зареєстроване загальним відділом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» за вихідним №2-19-17-6623-А від 10.04.2017 року та 21.04.2017 року відправлене рекомендованим листом на адресу, яка зазначена у Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг по цьому охоронному документу як адреса для листування а/с 99, м.Київ, 04209 ОСОБА_6. 05.05.2017 року свідоцтво було отримане адресатом (а.с.132-135).

Крім цього, у п. 9.1. Договору від 10.04.2017 року вказано строк його дії, а саме до 10.04.2017 року.

Таким чином, встановлений факт підробки підпису позивача на ліцензійному договорі від 10.04.2017 року підтверджує те, що договір не був підписаний позивачем ОСОБА_4

Відповідно до ч.9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Із матеріалів справи вбачається, що співвласниками торгової марки (знаку) «ЛУБЕНСЬКІ СОЛОДОЩІ», наведеної у свідоцтві на знак для товарів і послуг №224800, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_3 не досягнуто згоди на її використання, а тому ніхто із них не мав права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання даного знаку у розумінні вчинення дій, передбачених ч.4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», які фактично було вчинено ТОВ «Саната 777», без згоди іншого співвласника.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги ОСОБА_4 до ТОВ «Саната 777» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивачем, при зверненні до суду було сплачено судовий збір в розмірі 704,80 грн. Крім того, за проведення судово-почеркознавчої експертизи ним сплачено 11 869 грн.

Вказані судові витрати підлягають стягненню з відповідача у відповідності зі ст. 141 ЦПК України.

Керуючись ст. ст.10-13, 141, 259, 263-265, 268 ЦПК України,

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_1) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Саната 777» (ідентифікаційний код 37504392, місце знаходження м. Лубни Полтавської області вул. Петра Лубенського, 13), третя особа ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_2) про заборону використання торгової марки задовольнити.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Саната 777» без згоди ОСОБА_4 у будь-якій формі використовувати Торгову марку (знак) «ЛУБЕНСЬКІ СОЛОДОЩІ», наведену у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №224800 або будь-яке інше позначення, схоже(подібне) із зареєстрованою торговою маркою (знаком).

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Саната 777» на користь ОСОБА_4 704 грн. 80 коп. судового збору, 11 869 грн. витрат на проведення експертизи, а всього 12 573 грн. 80 коп. судових витрат.

Рішення може бути оскаржено безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Відповідно до пп.15.5 п.15 розділу ХІІІ "Перехідні положення" ЦПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Лубенський міськрайонний суд Полтавської області.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Ю.А. Іващенко