Рішення № 76871075, 18.09.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2018Справа № 910/22256/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" м. Харкова

до 1. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеррибфлот" м. Києва

про визнання патентів на корисну модель та промисловий зразок недійсними, зобов'язання вчинити дії.

Суддя Паламар П.І.

Секретар судового засідання Хахуда О.В.

Представники:

від позивача: не з'явився,

від відповідача 1.: Запорожець Л.Г., Тюріна Л.А.,

від відповідача 2.: Демченко В.М., Лукашов Ю.В.

СУТЬ СПОРУ :

у грудні 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" звернулося в суд з указаним позовом.

Позивач зазначав, що він здійснює виробництво рибних консервів "Шпроти в олії" в тому числі в упаковці "склобанка" відповідно до технічних умов ТУ 10.2-32674729-001:2012, які були зареєстровані Державним підприємством "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" 5 вересня 2012 р.

25 листопада 2014 р. Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала та видала Товариству з обмеженою відповідальністю "Інтеррибфлот" (далі-відповідач 2.) патент на корисну модель № 94636 (спосіб виробництва рибних консервів), а 25 лютого 2016 р. - патент № 31472 на промисловий зразок (банка для рибних консервів).

Також вказував, що в силу приписів ст. 470 ЦК України, " ст. 31 Закону України "Про охорону права на винаходи і корисні моделі", ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки він як добросовісний користувач корисної моделі та промислового зразка набув право на безоплатне продовження такого використання (право попереднього користувача).

Посилаючись на те, що патенти на корисну модель та промисловий зразок відповідача 2. не відповідають умовам патентоспроможності, оскільки не були новими, позивач на підставі п. 1. ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", п. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону права на винаходи і корисні моделі" просив задовольнити позов, а саме:

- визнати недійсним патент України на корисну модель № 94636 (спосіб виробництва рибних консервів) зареєстрований 25 листопада 2014 р. Державною службою інтелектуальної власності України, власником якого є відповідач 2.;

- зобов'язати відповідача 1. внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо визнання недійсним патенту України на корисну модель № 94636 (спосіб виробництва рибних консервів) зареєстрованого 25 листопада 2014 р. та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнати недійсним патент України на промисловий зразок № 31472 (банка для рибних консервів) зареєстрований 25 лютого 2016 р. Державною службою інтелектуальної власності України, власником якого є відповідач 2.;

- зобов'язати відповідача 1. внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 31472 банка для рибних консервів) зареєстрованого 25 лютого 2016 р. та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- покласти на відповідача 2. понесені ним по справі судові витрати.

У попередньому судовому засіданні позивач підтримав заявлені вимоги, у судове засідання представник позивача не з'явився, про час і місце його проведення повідомлений у встановленому порядку.

Відповідач 1. у відзиві на позовну заяву, його представник у судовому засіданні проти позову заперечував, посилаючись на безпідставність заявлених вимог, вказував, видачу патентів №№ 94636, 31472 відповідно до вимог чинного законодавства про охорону прав на промислові зразки та корисні моделі, а також на відсутність у позивача права попереднього користувача на корисну модель та промисловий зразок.

Відповідач 2. у відзиві на позовну заяву, його представник у судовому засіданні проти позову заперечував, посилаючись на безпідставність заявлених вимог, вказував на відсутність у позивача права попереднього користувача на корисну модель та промисловий зразок, а також зазначав, що патенти №№ 94636, 31472 є новими. Також вказував, що доказів використання всіх суттєвих ознак промислового зразка та використання кожної ознаки корисної моделі позивача не надано.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що позивач з 2013 року здійснює виробництво рибних консервів "Шпроти в олії" в тому числі в упаковці "склобанка" відповідно до технічних умов У 10.2-32674729-001:2012, які були зареєстровані Державним підприємством "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" 5 вересня 2012 р.

Вказані обставини підтверджуються поясненнями представника позивача у попередніх судових засіданнях, наявними у матеріалах справи вищевказаними технічними умовами, висновками державних санітарно-епідеміологічних експертиз №№ 05.03.02.-06/63700 від 26 червня 2012 р., 05.03.02-06/80562 від 5 вересня 2013 р., проведеними Державною санітарно-епідеміологічною службою, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-2/20432 від 23 червня 2017 р., проведеної Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Також встановлено, що Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала та видала відповідачу 2. 24 листопада 2014 р. патент на корисну модель № 94636 (спосіб виробництва рибних консервів) та 25 лютого 2016 р. патент № 31472 на промисловий зразок (банка для рибних консервів). Указані патенти видані на підставі заявок відповідача 2. відповідно від 22 травня та 4 червня 2014 р.

Це підтверджуються поясненнями сторін, наявними у матеріалах справи копіями вищевказаних патентів, матеріалів заявок на корисну модель та промисловий зразок.

Відповідно до вимог ст. 470 ЦК України, ст. 31 Закону України "Про охорону права на винаходи і корисні моделі", ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 7 Закону України "Про охорону права на винаходи і корисні моделі" корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Згідно п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України № 94636 та промислового зразка за патентом України № 31472 стали загальнодоступними у світі до дати подання на них заявок відповідачем 2., тому корисна модель та промисловий зразок не є новими і не відповідають умовам патентоспроможності.

Це підтверджується поясненнями позивача, висновками експерта за результатами проведення експертиз об'єктів інтелектуальної власності №№ 293/2018 від 17 травня 2018 р., 296/2018 від 18 травня 2018 р., складених представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним) ПП "Патентне бюро "Адаменко та партнери", висновком експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 1077 від 7 березня 2018 р., складеним Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса.

Указані висновки досліджень містять докладний опис проведених досліджень, обґрунтовані та чіткі висновки, зокрема, щодо порівняльного дослідження сукупності всіх суттєвих ознак корисної моделі патенту № 94636 (спосіб виробництва рибних консервів) від 25 листопада 2014 р. та промислового зразка патенту № 31472 (банка для рибних консервів) від 25 лютого 2016 р. відповідним ознакам зразків продукції "Шпроти в олії" в скляній банці, виготовленої позивачем у 2014 році, узгоджується з іншими наявними у справі документами.

Зокрема, при дослідженні корисної моделі за патентом України № 94636 від 25 листопада 2014 р. встановлено, що зразок, особливістю якого заявлено підготовку сировини у вигляді частини рибних тушок, укладання їх у банку з прозорого матеріалу, з розташуванням частин рибних тушок усередині банки з наступним додаванням рідини для заливання, герметичним закупорюванням банки металевою кришкою, попередньо забезпечують довжину частини рибної тушки рівною висоті банки або менше 4, 5 мм, розташуванням частини рибних тушок вздовж стінок банки хвостовою або головною частиною у напрямку отвору банки, бічна поверхня рибної тушки орієнтована переважно паралельно стінці банки з можливістю огляду черевця рибної тушки містить сукупність усіх ознак, які тотожні або еквівалентні ознакам наведеним у технічних умовах У 10.2-32674729-001:2012, та ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006.

При дослідженні промислового зразка за патентом України № 31472 від 25 лютого 2016 р. експертом у сфері інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса встановлено, що зразок містить суттєві ознаки зразків продукції "Шпроти в олії" в скляній банці, виготовленої позивачем у 2014 році, а саме: виріб циліндричної форми, використано банку з прозорого знебарвленого скла, наявна на горловині неглибока багатохідна різьба, де початок кожного наступного витка різьби перекриває попередній, металева нарізна кришка "Євротвіст", декоративний бортик по всій окружності кришки, в банці вертикально укладені тушки риби, що укладаються щільно одна до одної, догори хвостовими частинами.

У виробі позивача рибні консерви "Шпроти в олії" в скляній банці, виготовленій в 2014 році за ТУ У 10.2-32674729-001:2012 із дотриманням ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006, наявна сукупність всіх суттєвих ознак корисної моделі № 94636 від 25 листопада 2014 р. та промислового зразка за патентом України № 31472 від 25 лютого 2016 р.

Факт пропозиції до продажу та реалізації позивачем рибних консервів "Шпроти в олії" в тому числі в упаковці "склобанка" відповідно до технічних умов У 10.2-32674729-001:2012 відповідачами належними доказами не спростований та підтверджується, зокрема, договорами про розробку, виготовлення та поставку етикетировочного автомату для нанесення самоклеючих етикеток на бокові поверхні тари № 31 від 7 березня 2013 р. укладеного з приватним підприємцем Семашко І.В., постачання № 64 від 6 червня 2012 р. укладеного з ТОВ "ТД "Резтех", на виготовлення та поставку поліграфічної продукції від 3 січня 2013 р. укладеного з ТОВ "Марцек-Печатний Двір", індивідуального замовлення № 130115-02 від 15 січня 2013 р. з ТОВ "НПП Інта", додатковими угодами до цих договорів, асортиментним переліком готової продукції виготовленої позивачем, затверджений управлінням ветеринарної медицини в Богодухівському районі Харківської області, листом затвердження № ЛЗ32674729-001:2012 ВП НУБіП від 26 червня 2012 р., специфікаціями до договору поставки укладеного з ТОВ "Пакко Холдинг" від 10 березня 2014 р., 26 червня 2014 р., 8 вересня 2014 р., додатками до договору поставки № 3339 від 2 грудня 2013 р. укладеного з ТОВ "Фоззі-Фуд", додатком до договору від 1 січня 2014 р. на поставку "Шпроти в олії" в скляній банці укладеного з "АТБ-Маркет", специфікацією до договору з ТОВ "Фудмаркет" від 25 березня 2014 р., листом ТОВ "Твич" про реалізацію рибних концерв "Шпроти в олії" позивача з 2015 року.

У якості речового доказу позивачем подані зразки консерв "Шпроти в олії" з датами виготовлення 5 березня 2014 р. Проте всупереч вимог ст. 80 ГПК України ці докази подані на стадії розгляду справи по суті з пропуском встановленого строку без обґрунтування причин неможливості їх своєчасного подання. Тому ці докази не можуть бути прийняті судом на підтвердження обґрунтованості позовних вимог.

При цьому сукупність інших зібраних доказів свідчить про використання позивачем суттєвих ознак спірних патентів до часу подачі відповідачем 2. заявок на їх видачу.

Доводи відповідачів про недоведеність факту загальнодоступності сукупності суттєвих ознак спірних патентів суперечать указаним доказам, тому є необгрунтованими.

Листом № 1 від 20 липня 2017 р. про припинення неправомірного використання упаковки товару відповідач 2. звернувся до ТОВ "Твич", яким наполягав на припинені продажу, виготовлення або імпорту до України продукції позивача, оскільки це призводить до порушення його прав як власника патентів на промисловий зразок № 31472 від 25 лютого 2014 р. та корисну модель № 94636 від 25 листопада 2014 р.

Отже, використання відповідачем 2. оспорюваних патентів порушує права позивача на здійснення господарської діяльності з виробництва рибних консервів.

Згідно з вимогами п. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до вимог ст. 33 Закону України "Про охорону права на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

На підставі зібраних у справі доказів суд вважає, що патенти України на корисну модель та промисловий зразок відповідача 2. не відповідають умовам патентоспроможності, видані внаслідок подання заявок з порушенням прав позивача.

Тому позов про визнання патентів України на корисну модель № 94636 (спосіб виробництва рибних консервів) зареєстрований 25 листопада 2014 р. та на промисловий зразок № 31472 (банка для рибних консервів) зареєстрований 25 лютого 2016 р. недійсними відповідно до вимог ст. 33 Закону України "Про охорону права на винаходи і корисні моделі", ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", ст.ст. 16, 432 ЦК України підлягає задоволенню.

Доводи відповідача 1. щодо способу захисту заявленого позивачем права суперечать вимогам ст. 16 ЦК України, тому є безпідставними.

Відповідно до вимог п. 3 ст. 33 Закону України "Про охорону права на винаходи і корисні моделі", п. 3 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

З цих підстав також підлягають задоволенню вимоги позову про зобов'язання відповідача 1. внести відомості про визнання недійсними патентів України на корисну модель та промисловий зразок відповідача 2. до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Оскільки позов задоволено, понесені по справі судові витрати стосовно до вимог ст. 129 ГПК України слід покласти на відповідачів. При цьому, витрати по оплаті експертиз слід покласти на відповідача 2., який звертаючись за отриманням патентів повідомив недостовірну інформацію про новизну корисної моделі та промислового зразка.

Керуючись ст.ст. 86, 129, 232, 233, 236-241 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В :

позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" м. Харкова задовольнити.

Визнати недійсним патент України на корисну модель № 94636 (спосіб виробництва рибних консервів) зареєстрований 25 листопада 2014 р. Державною службою інтелектуальної власності України, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеррибфлот" (03680, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, корп. 8, код 30229462).

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, код 37508596) внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомості щодо визнання недійсним патенту України на корисну модель № 94636 (спосіб виробництва рибних консервів) зареєстрований 25 листопада 2014 р. та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Визнати недійсним патент України на промисловий зразок № 31472 (банка для рибних консервів) зареєстрований 25 лютого 2016 р. Державною службою інтелектуальної власності України, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеррибфлот" (03680, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, корп. 8, код 30229462).

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, код 37508596) внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 31472 (банка для рибних консервів) зареєстрований 25 лютого 2016 р. та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеррибфлот" (03680, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, корп. 8, код 30229462) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" (61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А, к. 901, код 32674729) 3200 грн. витрат по сплаті судового збору, 41876 грн. витрат на проведення експертиз об'єктів інтелектуальної власності.

Стягнути з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, код 37508596) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" (61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А, к. 901, код 32674729) 3200 грн. витрат по сплаті судового збору.

Рішення набирає законної сили та підлягає оскарженню у строк і порядку, визначені ст. 241 та розділом ІV ГПК України.

Повне судове рішення складене 28 вересня 2018 р.

Суддя господарського суду міста Києва П.І.Паламар