Постанова № 75727532, 01.08.2018, Київський апеляційний адміністративний суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУДСправа № 826/13795/17 Суддя (судді) першої інстанції: Власенкова О.О.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого: Бєлової Л.В.

суддів: Безименної Н.В.,

Кучми А.Ю.

за участю секретаря судового засідання: Прудиус І.С.

розглянувши у судовому засіданні у місті Києві апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаміллє» на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 березня 2018 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаміллє» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

У жовтні 2017 року позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаміллє», звернулись до суду першої інстанції з адміністративним позовом у якому просили:

визнати протиправним та скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову у реєстрації знака «zirka.bet, зобр.»;

зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зареєструвати знак для товарів і послуг «zirka.bet, зобр.» за заявкою № m 201619811 від 12 вересня 2016 року.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 березня 2018 року у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішенням суду, позивачем подано апеляційну скаргу у якій просить рішення суду першої інстанції скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити. Апелянт мотивує свої вимоги тим, що судом першої інстанції порушено норми матеріального та процесуального права, неповно встановлено обставини справи. Зокрема, зазначає про те, що підстави невідповідності позначення визначеним умовам не доведені відповідачем, та вказує на відсутність асоціацій, пов'язаних з букмекерською конторою «Radon B.V.», яка в мережі Інтернет використовує знак Zirkabet, та послугами, що надає позивач.

15 травня 2018 року до Київського апеляційного адміністративного суду від відповідача надійшов відзив на апеляційну скаргу, яким останній підтримує правову позицію суду першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи та не заперечується сторонами, 12 вересня 2016 року позивач звернувся до Державної служби інтелектуальної власності України із заявкою про реєстрацію торгового знака та одержання свідоцтва на знак «zirka.bet, зобр». Заявку прийнято під порядковим №m 201619811. Знак подано позивачем на реєстрацію для послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі МКТП), а саме: « 41 - Розважальні послуги; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування лотерей; наймання (прокат) ігрового; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо розваг; інформування щодо відпочинку; послуги щодо азартних ігор в казино; публікування текстів крім рекламних; хронометраж спортивних подій; хронометраж спортивних змагань». До заявки додано: словесний опис знака, що є додатком №1; перелік товарів та послуг, що є додатком №2; довіреність товариства з обмеженою відповідальністю "Фаміллє", якою позивачем уповноважено Хчояна Бориса Жораєвича, Тимцунік Юлію Вікторівну, Колеснікову Юлію Едуардівну на вчинення низки дій в інтересах підприємства, пов'язаних з подачею вищевказаної заявки.

Для надання висновку заявку позивача Державною службою інтелектуальної власності України направлено до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

19 вересня 2016 року Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» направило на адресу уповноваженої особи позивача Хчояна Бориса Жораєвича повідомлення №67760/ЗМ/16 про те, що датою заявки товариства з обмеженою відповідальністю «Фаміллє» є 12 вересня 2016 року.

26 вересня 2016 року на адресу уповноваженої особи позивача Хчояна Бориса Жораєвича направлено повідомлення №70382/ЗМ/16 Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», про те, що для проведення експертизи слід подати, а саме у переліку товарів і послуг зазначити (уточнити) таке: формулювання «розваги (дозвілля, забави)» буде викладено в редакції як «розважальні послуги» відповідно до діючої редакції МКТП (10-201): для безперечного віднесення до заявленого 41 класу формулювання «влаштовування видовищ» пропонуємо викласти в редакції «влаштовування видовищ (послуги імпресаріо)»; «облаштування дозвілля» для безперечного віднесення до заявленого 41 класу пропонуємо викласти в редакції «забезпечування устаткуванням для відпочинку» та відповідно до діючої редакції МКТП (10-2016); «послуги казино (азартні ігри)» для безпечного віднесення до заявленого 41 класу пропонуємо викласти в редакції «забезпечування устаткуванням для казино (азартних ігор)»; «служба новин (спортивних)» пропонуємо викласти «служба спортивних новин (послуги репортерів)».

11 жовтня 2016 року позивач направив лист №16/ЗМ/Вч№191178, яким частково погодився з пропозиціями та частково надав нові пропозиції.

18 жовтня 2016 року Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» направило на адресу уповноваженої особи позивача висновок формальної експертизи заявки на знак для товарів і послуг №76850/ЗМ/16, в якому зазначено, що заявка відповідає вимогам ст.. 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Для продовження діловодства за заявкою запропоновано протягом місяця від дати одержання висновку, узгодити інформацію, що зазначена у бібліографічних даних.

29 грудня 2016 року повідомленням №102535/ЗМ/16 Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» проінформуло уповноважену особу позивача про можливу відмову в реєстрації знака та запропонував у випадку незгоди з наведеними підставами упродовж двох місяців від дати отримання цього повідомлення подати до Укрпатенту мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації.

27 лютого 2017 року до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» надійшла мотивована відповідь позивача з доводами на користь реєстрації знака.

За результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m201619811 Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» встановило, що заявлене позначення «zirka.bet, зобр.» не відповідає умовам надання правової охорони, а саме ч. 1 ст. 5 та ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», про що склав висновок від 17 березня 2017 року №№6563/ЗМ/17.

17 березня 2017 року висновок затверджено Державною службою інтелектуальної власності України.

Рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 листопада 2017 року, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07 грудня 2017 року №1798, відмовлено у задоволенні скарги позивача на рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 17 березня 2017 року про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «zirka.bet, зобр.» за заявкою №m2016 19811.

Вважаючи, що його права та законні інтереси порушено, позивач звернувся до суду першої інстанції з адміністративним позовом.

Суд першої інстанції у задоволенні позовних вимог відмовив та зазначив, що знак «zirka.bet», який просить зареєструвати позивач, та знак, який використовується букмекерською конторою «Radon B.V.» «zirka.bet», збігається за звучанням спільного словесного елементу «zirka.bet», а також за візуальним (графічним) виконанням порівнювальних позначень (за літерами латинської абетки, ідентичністю оригінального шрифту, зображувальних елементів та кольорів. Проаналізувавши дії суб'єктів владних повноважень, причетних до прийняття оскаржуваного рішення, суд дійшов висновку про дотримання ними процедури його прийняття, визначеної чинним законодавством України.

Даючи правову оцінку викладеним обставинам, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції з огляду на таке.

Згідно з ч. 9 ст. 10 Закону України ««Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», під час проведення формальної експертизи: - встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону; - заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності; - документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Відповідно до ч. 15 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Як вбачається з матеріалів справи, правовою підставою для прийняття оскаржуваного рішення, відповідачем визначено ч. 1 ст. 5 та ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

У ст.. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено обставини при існуванні не можуть одержати правову охорону позначення, які, крім іншого: є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

При цьому наведений припис абзацу п'ятого частини другої ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб є відносним критерієм та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні ч. 3 ст. 6 та ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

З вищенаведеного вбачається. що на заявника позначення на реєстрацію покладається обов'язок доказування того, що застосування ним позначення у випадку його реєстрації як знака для товарів і послуг повністю виключатиме небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до пп. 4.3.1.9. п. 4.3. розділу 4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту N 116 від 28 липня 1995 року, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 02 серпня 1995 року за N 276/812, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Також, відповідно до пп. 4.3.2.5 п. 4.3.2 п. 4.3 розділу 4 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Як вбачається з матеріалів справи, за результатами проведення кваліфікаційної експертизи, заявлене позивачем позначення не відповідає умовам надання правової охорони внаслідок того, що: - «Заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 41 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку послуг є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Zirkabet - динамично развивающаяся букмекерская контора. Предоставляет услуги беттинга (финансовые пари) на интернет портале www.zirkabet.com та здійснює свою діяльність з використанням тотожнього позначення.

Зарегистрированные пользователи имеют доступ к огромному количеству событий в различных вида спорта. Посетители сайта могут круглосуточно следить в режиме онлайн за спортивными событиями.

В обзоре, представленном на сайте minfin.com.ua (24.11.2016), отмечается, что рынок on-line спортивного прогнозирования и развлечений довольно насыщен, но таких предложений, которые могут сравниться с Zirkabet очень мало.

Zirkabet управляется компанией Radon B.V., зарегистрированной в коммерческом регистре Кюрасао под номером 126922 и владеющейсублицензией CIL согласно лицензии Master gaming номер 5536/JAZ. Radon Limited DSLR (серия 750), адрес: Фтиє, обх.дор.Биркиркара, Биркирка БКР 2940, Мальта) - дочерняя компания Radon B.V.."

Використання заявленого позначення при наданні вищезазначених послуг 41 класу може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані із букмекерською конторою Zirkabet, які насправді не відповідають дійсності.».

Так, 41 клас Міжнародної класифікації товарів і послуг, за яким позивачем подано заявку, - «Розважальні послуги; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування лотерей; наймання (прокат) ігрового; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо розваг; інформування щодо відпочинку; послуги щодо азартних ігор в казино; публікування текстів крім рекламних; хронометраж спортивних подій; хронометраж спортивних змагань».

Сторонами не заперечується, що позначення «Zirkabet» використовується в мережі Інтернет букмекерською конторою на порталі www.zirkabet.com.

Тобто, такі позначення належать до товарів і послуг за одним класом, відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Щодо схожості зазначених позначень, колегія суддів зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Так, співставлення позначень «Zirkabet» (яке використовується компанією Radon B.V. в мережі Інтернет) та ««zirka.bet» (яке заявлене позивачем) дає підстави для висновку про їх безумовну тотожність щодо візуального та аудіального сприйняття.

Згідно з ч. 16 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

Водночас, згідно зі ст.. 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року країни Союзу зобов'язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

З аналізу вказаних вище правових норм та наведених обставин вбачається, що використання позивачем тотожного або схожого до ступеню змішування позначення зі знаками для товарів і послуг третьої особи може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані із певною якістю товарів іншого виробника та з особою цього виробника.

Так, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що відповідачем дотримано процедуру розгляду заявки позивача, а рішення відповідає вимогам чинного законодавства України та є обґрунтованим.

Згідно з ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Враховуючи викладене, з'ясувавши та перевіривши всі фактичні обставини справи, об'єктивно оцінивши докази, що мають юридичне значення, враховуючи вимоги законодавства України та судову практику, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаміллє» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії.

Згідно з положеннями ст.. 242 Кодексу адміністративного судочинства України, рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Відповідно до вимог ст.. 316 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Суд апеляційної інстанції зазначає, що рішення суду першої інстанції постановлене з додержанням норм матеріального і процесуального права, обставини справи встановлено повно та досліджено всебічно.

Заслухавши у судовому засіданні доповідь головуючого судді, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 243, 315, 316, 322 Кодексу адміністративного судочинства України, апеляційний суд

П О С Т АН О В И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаміллє» на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 березня 2018 року - залишити без задоволення.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 березня 2018 року - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена протягом 30 днів, з урахуванням положень ст.. 329 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду.

Повний текст виготовлено 06.08.2018

Головуючий суддя Л.В.Бєлова

Судді Н.В. Безименна,

А.Ю. Кучма