Рішення № 75364786, 03.07.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2018Справа № 910/2429/18Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., при секретарі судового засідання Вишняк Н.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Публічного акціонерного товариства «Вітаміни»

до Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» та

Міністерства економічного розвитку і торгівлі

про визнання недійсним свідоцтва, заборону вчиняти дії та зобов'язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Франчук А.В.

від відповідача 1: Дитинюк Я.Л.

від відповідача 2: Запорожець Л.Г., Мелешко В.І.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» та Міністерства економічного розвитку та торгівлі про захист прав інтелектуальної власності, у якому просило суд: 1) визнати недійсним повністю свідоцтво України № 206261 від 25.11.15 на знак товарів та послуг "СИДНОКАРД", зареєстроване для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків далі МКТП), а саме: "Фармацевтичні препарати кардіологічні лікарські засоби; вазодилататори для лікування хвороб серця; вітамінні препарати; дієтичні добавки для людей, власником якого є відповідач 1; 2) заборонити Публічному акціонерному товариству «Київський вітамінний завод» використання позначення «СИДНОКАРД» для товарів 5 класу, в тому числі нанесення його на будь-який товар 5 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; 3) зобов'язати відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 206261 від 25.11.15 на знак для товарів і послуг "СИДНОКАРД" та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак за свідоцтвом №206261 від 25.11.2015 не відповідає умовам надання правової охорони, а саме може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, оскільки є схожим до ступеня змішування зі знаком за свідоцтвом Міжнародної організації з інтелектуальної власності про міжнародну реєстрацію 996120 від 16.01.2009, право на використання якого надано позивачу Акціонерним товариством «Софарма» за договором №508/2017г від 02.10.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2018 суд ухвалив: позовну заяву Публічного акціонерного товариства «Вітаміни» залишити без руху; встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом: зазначення ідентифікаційного коду юридичної особи відповідача 2; надання до суду відомостей щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви; здійснення доплати судового збору за розгляд позову у розмірі 3524,00 грн.; надання доказів які підтверджують відправлення відповідачу копії позовної заяви і доданих до неї документів; встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом п'яти днів з дня вручення даної ухвали.

22.03.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.03.2018 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі, справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначити на 02.05.2018.

У підготовче засідання 02.05.2018 з'явились представники сторін; представник відповідача 2 подав відзив на позов та клопотання про поновлення строку на подання відзиву, яке було задоволено судом.

У підготовчому засіданні 02.05.2018 оголошено перерву до 15.05.2018.

05.05.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача 2.

У підготовче засідання 15.05.2018 з'явились представники позивача та відповідача 1, представник відповідача 2 у підготовче засідання не з'явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду у підготовчому засіданні 15.05.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 05.06.2018.

22.05.2018 до відділу діловодства від відповідача 2 надійшли додаткові документи.

У підготовче засідання 05.06.2018 з'явились представники сторін; представник відповідача 1 подав клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності з тих підстав, що долучений позивачем до позову висновок експерта виконаний експертом з суттєвими логічними помилками, чим ставить під сумнів його правильність.

У підготовчому засіданні 05.06.2018 оголошено перерву до 12.06.2018.

07.06.2018 до відділу діловодства від позивача надійшли заперечення на клопотання про призначення експертизи.

У підготовче засідання 12.06.2018 з'явились представники сторін. Представники відповідачів підтримали подане представником відповідача 1 клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності, представник позивача проти його задоволення заперечив.

Розглянувши вказане клопотання, судом відмовлено в його задоволенні. При цьому, судом зазначено, що мотиви відмови будуть викладені у процесуальному документі за результатами розгляду справи.

У підготовчому засіданні 12.06.2018 судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 03.07.2018.

У судове засідання 03.07.2018 з'явились представники позивача та відповідачів. Представник позивача підтримав позов, представники відповідачів проти позову заперечили. Представник позивача просив суд не приймати до розгляду документи, подані 22.05.2018 відповідачем 2. Водночас, оскільки представник відповідача 2 зазначив про відсутність технічної можливості подати вказані документи разом з відзивом, враховуючи, що серед поданих документів є матеріали заявки на отримання оспорюваного свідоцтва на знак для товарів і послуг, суд відхиляє усне клопотання позивача.

У судовому засіданні 03.07.2018 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Компанія Софарма АД (Sopharma AD) є власником знаку для товарів і послуг «СИДНОФАРМ» за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009, що зареєстрований за Мадридською угодою та протоколом до неї з поширенням захисту зокрема на територію України, для товарів 5 класу МКТП, зокрема, фармацевтичних препаратів.

02.10.2017 між Акціонерним товариством за законодавством республіки Болгарія Софарма АД (Sopharma AD) (ліцензіар) та Публічним акціонерним товариством «Вітаміни» (ліцензіат) укладено ліцензійний договір про надання прав на використання знаку для товарів і послуг №508/2017г (далі - Ліцензійний договір), відповідно до п. 1.1. якого ліцензіар надає ліцензіату право використовувати (ліцензію) на знак для товарів і послуг: за свідоцтвом Міжнародної організації з інтелектуальної власності про міжнародну реєстрацію 996120 від 16.01.2009 для всього переліку товарів міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), вказаних у свідоцтві, а ліцензіат зобов'язується використовувати знак в порядку, передбаченому законом та цим договором.

Відповідно до п. 3.4. Ліцензійного договору, ліцензіат набуває право самостійно вживати заходів щодо усунення порушень права на використання знаку з боку третіх осіб, у тому числі шляхом застосування судових процедур.

Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Надання ліцензії здійснюється строком на весь період дії свідоцтва про реєстрацію знаку для товарів і послуг, включаючи час після продовження його дії (п.п. 4.1., 4.2. Ліцензійного договору).

Згідно з ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 1109 Цивільного кодексу України у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 1110 Цивільного кодексу України ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

З матеріалів справи, а саме з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №206261 станом на 02.05.2018 вбачається, що 25.11.2015 за наслідками розгляду заявки № m201509688 від 25.06.2015 було зареєстровано знак для товарів і послуг «СИДНОКАРД» для товарів 5 класу МКТП (фармацевтичні препарати, кардіологічні лікарські засоби, вазодилататори для лікування хвороб серця, вітамінні препарати, дієтичні добавки для людей) та видано свідоцтво № 206261, про що 25.11.2015 було здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що знак за свідоцтвом №206261 від 25.11.2015 не відповідає умовам надання правової охорони, а саме може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, оскільки є схожим до ступеня змішування зі знаком за свідоцтвом Міжнародної організації з інтелектуальної власності про міжнародну реєстрацію 996120 від 16.01.2009, право на використання якого надано позивачу Акціонерним товариством «Софарма» за договором №508/2017г від 02.10.2017. З огляду на наведене, позивач просить суд: 1) визнати недійсним повністю свідоцтво України № 206261 від 25.11.15 на знак товарів та послуг "СИДНОКАРД", зареєстроване для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків далі МКТП), а саме: "Фармацевтичні препарати кардіологічні лікарські засоби; вазодилататори для лікування хвороб серця; вітамінні препарати; дієтичні добавки для людей, власником якого є відповідач 1; 2) заборонити Публічному акціонерному товариству «Київський вітамінний завод» використання позначення «СИДНОКАРД» для товарів 5 класу, в тому числі нанесення його на будь-який товар 5 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; 3) зобов'язати відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 206261 від 25.11.15 на знак для товарів і послуг "СИДНОКАРД" та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - "Промислова власність".

Відповідач 1 відзиву на позов не надав.

Відповідач 2, заперечуючи проти позову, вказує на те, що оскаржуваний знак для товарів і послуг зареєстрований відповідно до вимог закону; твердження позивача щодо схожості до ступеня сплутування знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 206261 та щодо можливості введення в оману є необґрунтованими; позивач не довів наявності у нього порушеного права.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судом, Компанія Софарма АД (Sopharma AD) є власником знаку для товарів і послуг «СИДНОФАРМ» за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009, що зареєстрований за Мадридською угодою та протоколом до неї з поширенням захисту зокрема на територію України, для товарів 5 класу МКТП, зокрема, фармацевтичних препаратів.

За змістом п. (1) ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та п. (1)(а) ст.4 протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3/ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони".

Крім того, відповідно до ст. 37 Закону України "Про міжнародне приватне право" до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Таким чином, на відносини, що виникають з приводу захисту та охорони прав на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України, застосовується чинне в Україні законодавство.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.

Як встановлено судом, відповідно до п. 1.1. Ліцензійного договору ліцензіар надає ліцензіату право використовувати (ліцензію) на знак для товарів і послуг за свідоцтвом Міжнародної організації з інтелектуальної власності про міжнародну реєстрацію 996120 від 16.01.2009 для всього переліку товарів міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), вказаних у свідоцтві, а ліцензіат зобов'язується використовувати знак в порядку, передбаченому законом та цим договором.

Відповідно до п. 3.4. Ліцензійного договору, ліцензіат набуває право самостійно вживати заходів щодо усунення порушень права на використання знаку з боку третіх осіб, у тому числі шляхом застосування судових процедур.

Так, оскільки позивачеві відповідно до умов Ліцензійного договору надано право використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом Міжнародної організації з інтелектуальної власності про міжнародну реєстрацію №996120 від 16.01.2009 для всього переліку товарів міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), вказаних у свідоцтві, на території України (оскільки в договорі не вказано інше), суд доходить висновку, що позивачем доведено наявність у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з позовом, спрямованим на захист своїх прав як ліцензіата, якому надано право на використання знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Як вбачається з наявної у матеріалах справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №206261 станом на 02.05.2018, заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг «СИДНОКАРД» № m201509688 було подано 25.06.2015.

Таким чином, на дату подання заявки № m201509688 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «СИДНОКАРД» (25.06.2015) чинною була редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 09.04.2015, що залишається чинною на дату розгляду справи.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 09.04.2015, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 6 «Підстави для відмови в наданні правової охорони» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 09.04.2015, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6 «Підстави для відмови в наданні правової охорони» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 09.04.2015).

Позивачем разом з позовом надано висновок експерта №019-КНВ/17 у сфері інтелектуальної власності від 26.01.2018, складений судовим експертом Кісіль Наталією Валеріївною, відповідно до якого експерт дійшов наступних висновків:

- товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «СИДНОКАРД» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №206261, а саме «фармацевтичні препарати, кардіологічні лікарські засоби, вазодилататори для лікування хвороб серця, вітамінні препарати, дієтичні добавки для людей», є такими самими та спорідненими з товарами «фармацевтичні препарати», для яких зареєстровано зокрема знак «СИДНОФАРМ» за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009;

- знак «СИДНОКАРД» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №206261 є схожим настільки, що його можна сплутати, зі знаком «СИДНОФАРМ» за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009, станом на дату подання заявки m201509688;

- знак «СИДНОКАРД» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №206261, що використовується для позначення лікарського засобу «СИДНОКАРД», внаслідок використання може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, враховуючи дію на території України зокрема знаку «СИДНОФАРМ» за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009.

За змістом ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Оцінюючи висновок експерта №019-КНВ/17 у сфері інтелектуальної власності від 26.01.2018, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У той же час, висновок експерта складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Кісіль Наталією Валеріївною - заступником директора Центру судової експертизи та експертних досліджень державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України, яка має в тому числі вищу юридичну освіту за спеціальністю «правознавство» (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), вищу у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), має науковий ступінь кандидата с.-г. наук за спеціальністю «фітопатологія», вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «фітопатологія», є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за експертною спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 1820 від 07 жовтня 2016 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 07 жовтня 2019 року); стаж експертної роботи з 2010.

У висновку зазначено, що відповідно до вимог частини 5 статті 101 ГПК України експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що висновок експерта необхідний для надання суду у господарській справі за позовом ПАТ «Вітаміни» до ПАТ «Київський вітамінний завод», Міністерства економічного розвитку та торгівлі про визнання недійсним свідоцтва України №206261 від 25.11.2015 на знак для товарів і послуг

За таких обставин висновок експерта №019-КНВ/17 у сфері інтелектуальної власності від 26.01.2018 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

При цьому, 05.06.2018 відповідачем 2 було подано клопотання про призначення судової експертизи, за наслідками розгляду якого судом відмовлено в його задоволенні.

Так, вказане клопотання обґрунтоване тими обставинами, що матеріали справи не містять доказів використання знаку для товарів і послуг «СИДНОКАРД» за свідоцтвом України №206261, відтак, оскільки лікарський засіб «СИДНОКАРД» відсутній на ринку лікарських засобів, у реальних споживачів не може виникати асоціативного зв'язку між назвою лікарського засобу «СИДНОКАРД» та продукцією позивача - лікарським засобом «СИДНОФАРМ», наявність якого давала б змогу встановити оманливість або можливість введення в оману внаслідок використання знаку.

З цього приводу суд зазначає, що відповідно до п. 4.3.1.3. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 4.3.1.9. вказаних Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Так, суд зазначає, що питання імовірності/можливості введення в оману досліджується в процесі розгляду заявки на реєстрацію знаку, тобто тоді, коли заявлене позначення ще може не використовуватись, та в такому разі з'ясовується, чи буде таке позначення у разі його використання вводити в оману споживачів щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, тобто для встановлення цього факту відсутня необхідність у фактичному використанні позначення у розумінні Закону.

При цьому, у висновку експерта №019-КНВ/17 у сфері інтелектуальної власності від 26.01.2018 експертом Кісіль Н.В., власне, вказано про те, що знак «СИДНОКАРД» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №206261, у разі його використання може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, враховуючи дію на території України зокрема знаку «СИДНОФАРМ» за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009, тоді-як зміст фрази «знак «СИДНОКАРД» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №206261, що використовується для позначення лікарського засобу «СИДНОКАРД» фактично зводиться до того, що призначення знаку - для позначення лікарського засобу.

Крім того, суд зазначає, що за змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Так, визначений ст. 99 Господарського процесуального кодексу України порядок призначення судової експертизи за клопотанням учасника справи передбачає таке призначення у разі одночасної наявності декількох умов: необхідності спеціальних знань; наявності висновку експерта, який викликає сумнів щодо його правильності чи відсутність висновку (у разі відсутності цього висновку сторона, яка заявила клопотання, повинна обґрунтувати неможливість подати такий висновок).

Так, доводи відповідача 1 щодо того, що висновок експерта №019-КНВ/17 у сфері інтелектуальної власності від 26.01.2018, складений судовим експертом Кісіль Н.В., викликає сумнів у його правильності, не є обґрунтованими, крім того, відповідачем 1 не зі своєї сторони не надано висновку експерта із висновками, що відрізняються від тих висновків, що надані експертом Кісіль Н.В. З огляду на наведене, судом було відмовлено у задоволенні клопотання відповідача 1 про призначення судової експертизи.

З огляду на наведене, суд доходить висновку, що на дату подання заявки m201509688 від 25.06.2015 знак для товарів і послуг «СИДНОКАРД» не відповідав умовам надання правової охорони, встановленим ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у зв'язку з чим наявні підстави для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг «СИДНОКАРД» №206261 від 25.11.2015 недійсним.

За змістом приписів п.п. а), в) ч.1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 09.04.2015 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, зокрема і на підставі ч. 4 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23 серпня 2016 № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв'язку з задоволення вимог про визнання свідоцтва №206261 від 25.11.2015 на знак для товарів і послуг «СИДНОКАРД» недійсним, позовні вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 206261 від 25.11.2015 на знак для товарів і послуг "СИДНОКАРД" та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Також позивачем заявлено вимоги про заборону Публічному акціонерному товариству «Київський вітамінний завод» використання позначення «СИДНОКАРД» для товарів 5 класу, в тому числі нанесення його на будь-який товар 5 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

За змістом ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Судом встановлено, що наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів» від 25.10.2017 №1319 зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати) згідно з переліком (додаток 1), згідно з яким зареєстровано: лікарський засіб з назвою «СИДНОКАРД» (форма випуску - таблетки по 4 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці), заявник - ПАТ «Київський вітамінний завод», виробник - ПАТ «Київський вітамінний завод»; реєстрація на 5 років, номер реєстраційного посвідчення UA/16389/01/02; лікарський засіб з назвою «СИДНОКАРД» (форма випуску - таблетки по 2 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці), заявник - ПАТ «Київський вітамінний завод», виробник - ПАТ «Київський вітамінний завод»; реєстрація на 5 років, номер реєстраційного посвідчення UA/16389/01/01.

Надаючи правову оцінку належності обраного позивачем способу захисту, суд звертає увагу на визначення можливої ефективності такого способу з точки зору ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, у п. 145 рішення від 15 листопада 1996 року у справі "Чахал проти Об'єднаного Королівства" (Chahal v. the United Kingdom, (22414/93) [1996] ECHR 54) Європейський суд з прав людини зазначив, що згадана норма гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни. Таким чином, суть цієї статті зводиться до вимоги надати людині такі міри правового захисту на національному рівні, що дозволили б компетентному державному органові розглядати по суті скарги на порушення положень Конвенції й надавати відповідний судовий захист, хоча держави - учасники Конвенції мають деяку свободу розсуду щодо того, яким чином вони забезпечують при цьому виконання своїх зобов'язань. Крім того, Суд указав на те, що за деяких обставин вимоги ст. 13 Конвенції можуть забезпечуватися всією сукупністю засобів, що передбачаються національним правом.

Стаття 13 вимагає, щоб норми національного правового засобу стосувалися сутності "небезпідставної заяви" за Конвенцією та надавали відповідне відшкодування. Зміст зобов'язань за ст. 13 також залежить від характеру скарги заявника за Конвенцією. Тим не менше, засіб захисту, що вимагається згаданою статтею повинен бути "ефективним" як у законі, так і на практиці, зокрема, у тому сенсі, щоб його використання не було ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної держави (п. 75 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Афанасьєв проти України" від 5 квітня 2005 року (заява № 38722/02).

Іншими словами, у кінцевому результаті ефективний засіб повинен забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Так, вимоги про заборону використання знаку для товарів і послуг, щодо якого суд дійшов висновку про невідповідність умовам надання правової охорони та задовольнив позовні вимоги про визнання недійсним свідоцтва на такий знак, спрямовані на захист прав позивача у даній справі, відповідають охоронюваному законом інтересу позивача, а обраний спосіб захисту є ефективним з огляду на волевиявлення відповідача 2 на реєстрацію лікарських засобів «СИДНОКАРД», що, за висновками суду, свідчить про намір відповідача 2 здійснювати їх виробництво та реалізацію, у зв'язку з чим вимоги позивача у цій частині підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Також, представником позивача до матеріалів справи долучено документи, що підтверджують понесення позивачем судових витрат, а саме витрат на проведення експертизи у розмірі 17856,00 грн.

У судовому засіданні 03.07.2018 представник позивача підтримав вимоги щодо стягнення понесених ним судових витрат, а також до закінчення судових дебатів зазначив про намір подати докази понесених судових витрат на професійну правничу допомогу у строк та у порядку, встановленому ст. 129 ГПК України.

За змістом ст. 127 ГПК України, розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Судом встановлено, що 19.12.2017 між Державним підприємством «Інформаційні судові системи» (виконавець) та Публічним акціонерним товариством «Вітаміни» (замовник) укладено договір про проведення експертизи, відповідно до якого виконавець зобов'язується за завданням замовника протягом визначеного в договорі строку провести експертизу у сфері інтелектуальної власності та передати замовнику висновок експерта з досліджуваних питань або повідомлення про неможливість надання висновку, а замовник приймає належним чином надану послугу та результат і здійснює оплату відповідно до умов договору, яка згідно з п. 3.1. договору становить 17856,00 грн.

Судом встановлено, що за проведення експертизи відповідно до вказаного договору, 20.12.2017 ПАТ «Вітаміни» сплатило на користь ДП «Інформаційні судові системи» 17856,00 грн., що підтверджується долученою до позову випискою по рахунку позивача.

За наведених обставин, оскільки судом прийнято висновок експерта, складений на замовлення позивача, як належним та допустимий доказ, наявні підстави для розподілу судових витрат, пов'язані з проведенням експертизи.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору та витрат на проведення судової експертизи покладаються на відповідача 1.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 206261 від 25.11.2015 на знак товарів і послуг "СИДНОКАРД".

3. Заборонити Публічному акціонерному товариству «Київський вітамінний завод» (04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38; ідентифікаційний код: 35251822) використання позначення «СИДНОКАРД» для товарів 5 класу, в тому числі нанесення його на будь-який товар 5 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

4. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код: 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 206261 від 25.11.2015 на знак для товарів і послуг "СИДНОКАРД" та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

5. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38; ідентифікаційний код: 35251822) на користь Публічного акціонерного товариства «Вітаміни» (20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської іскри, 31; ідентифікаційний код: 00480968) судовий збір у розмірі 5286 (п'ять тисяч двісті вісімдесят шість) грн. 00 коп., витрати, пов'язані з проведенням експертизи, у розмірі 17856 (сімнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) грн. 00 коп.

6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 13.07.2018

Суддя Ю.В. Картавцева