Ухвала суду № 75134175, 03.07.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

м. Київ

03.07.2018Справа № 910/13876/16

За позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

2) Міністерства охорони здоров'я України

3) Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я

України"

про припинення порушень прав та визнання недійсними посвідчень на лікарські засоби

Суддя Гумега О.В.

секретар судового засідання

Репа Я.І.

Представники

від позивача: Нікулеско Д.С. за довіреністю № S1869/2015 від 08.10.2015

від відповідача-1: Титаренко Ю.П. за довіреністю № 2982/3 від 18.06.2018

від відповідача-2: не з'явився

від відповідача-3: Солод А.Г. за довіреністю № 4/Д-с від 04.01.2018

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Novartis AG/Новартіс АГ (далі - позивач, Компанія) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (далі - відповідач-1, Товариство), Міністерства охорони здоров'я України (далі - відповідач-2, Міністерство), Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (далі - відповідач-3, Центр) про зобов'язання припинити використання знаків для товарів і послуг належних позивачу; визнання недійсними висновків про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів; визнання недійсними наказів "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів"; визнання недійсними реєстраційних посвідчень на лікарський засіб; зобов'язання вилучити з цивільного обігу лікарські засоби.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2016 порушено провадження у справі № 910/13876/16.

01.09.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-3 просив суд відмовити у задоволенні позовної заяви Компанії Новартіс АГ в частині визнання недійсними висновків Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем). В якості додатків до відзиву додано матеріали реєстраційних досьє на лікарські засоби "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем).

05.09.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позов, відповідно до якого відповідач-1 вважає позовні вимоги позивача необгрунтованими та такими, що підтверджуються неналежними доказами, у зв'язку з чим просив суд у задоволенні позову відмовити повністю.

05.09.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання, відповідно до якого відповідач-1 просив суд зупинити розгляд справи № 910/13786/16 до розгляду по суті справи № 910/30096/15 за позовом Компанії Новартіс АГ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я", Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг № 203287 від 10.09.2015, № 203290 від 10.09.2015, № 203291 від 10.09.2015 та зобов'язання вчинити певні дії.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2016 відкладено розгляд справи на 19.09.2016 о 12:40 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2016 продовжено строк вирішення спору та відкладено розгляд справи на 26.09.2016 о 09:40 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2016 призначено розгляд справи на 06.10.16 о 10:00 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2016 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/13876/16, проведення якої доручено судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу, провадження у справі № 910/13876/16 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

17.02.2017 через відділ діловодства суду одержано Висновок експерта № 017-СІВ/16 від 25.01.2017 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Разом з наведеним висновком до суду були повернуті матеріали справи № 910/13876/16 в 2-х томах та 20-ти додатках.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2017 поновлено провадження у справі № 910/13876/16 та призначено розгляд справи на 23.03.2017 о 09:30 год.

14.03.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшли пояснення з приводу висновку експерта № 017-СІВ/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

21.03.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли письмові пояснення, відповідно до яких відповідач-1 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог з підстав, викладених у зазначених поясненнях, зокрема, відповідач -1 вказує, що висновком судової експертизи було встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №203287, №203290, №203291 не є схожими зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №191155, № 138108 настільки, що їх можна сплутати.

23.03.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

Суд оголосив перерву в судовому засіданні 23.03.2017 до 10.04.2017 о 11:20 год.

10.04.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про залучення доказів до матеріалів справи.

10.04.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання про призначення повторної експертизи.

В судове засідання 10.04.2017 з`явилися представники сторін.

Представник позивача в судовому засіданні 10.04.2017 підтримав подане ним 23.03.2017 через відділ діловодства суду клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

Представник відповідача-1 заперечував проти клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи та просив суд відмовити позивачу у задоволені зазначеного клопотання.

Клопотання позивача про призначення у справі повторної судової експертизи, подане 23.03.2017 через відділ діловодства суду буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 10.04.2017.

Суд оголосив перерву в судовому засіданні 10.04.2017 до 26.04.2017 о 15:00 год.

В судове засідання 26.04.2017 з`явилися представники сторін.

Представник позивача в судовому засіданні 26.04.2017 підтримав подане ним 23.03.2017 через відділ діловодства суду клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

Представники відповідача-1, відповідача-2, відповідача-3, просили суд зупинити розгляд справи № 910/13786/16 до завершення перегляду Київським апеляційним господарським судом в апеляційному порядку справи № 910/30096/15 за позовом Компанії Новартіс АГ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я", Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг № 203287 від 10.09.2015, № 203290 від 10.09.2015, № 203291 від 10.09.2015 та зобов'язання вчинити певні дії.

Представник позивача проти клопотання про зупинення провадження у справі заперечував.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 зупинено провадження у справі № 910/13876/16 до вирішення пов'язаної з нею справи Господарського суду міста Києва № 910/30096/15 та набрання законної сили рішенням суду у зазначеній справі.

09.06.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про поновлення провадження у справі № 910/13876/16, яким позивач повідомив суд про те, що 23.05.2017 Київським апеляційним господарським судом була винесена постанова у справі № 910/30096/15, а отже обставини, що зумовили зупинення провадження у справі № 910/13876/16 вже усунуті. В якості додатку до клопотання про поновлення провадження у справі № 910/13876/16, представником позивача було надано копію постанови Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 у справі № 910/30096/15.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.06.2017 поновлено провадження у справі № 910/13876/16 та призначено розгляд справи на 11.07.2017 о 15:00 год.

10.07.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

11.07.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли письмові пояснення, якими відповідач-1 просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову.

В судове засідання, призначене на 11.07.2017, представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 з'явилися.

Представник відповідача-3 в судове засідання 11.07.2017 не з'явився, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2017 у справі № 910/13876/16 призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, та зупинено провадження у справі № 910/13876/16 до закінчення проведення повторної судової експертизи.

Справу скеровано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

28.09.2017 через відділ діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов супровідний лист від 22.09.2017 № 16510/17-53 з додатками, в якості додатків було додано клопотання № 16510/17-53 про уточнення питань ухвали та матеріали справи № 910/13876/16 в трьох томах та двадцять томів додатків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.10.2017 поновлено провадження у справі № 910/13876/16, розгляд справи призначено на 26.10.17 о 11:40 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2017 доручено судовим експертам проводити повторну судову експертизу лише щодо питань VII, VIII, IX, X, визначених в ухвалі Господарського суду міста Києва від 11.07.2017 у справі № 910/13876/16; дозволено проведення повторної експертизи у строк понад дев'яносто днів; провадження у справі № 910/13876/16 зупинено до закінчення проведення повторної судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2017 у справі № 910/13876/16, з урахуванням переліку питань, визначених даною ухвалою.

Справу скеровано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

15.12.2017 набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), відповідно до пункту 9 частини 1 Перехідних положень якого справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

26.04.2018 через відділ діловодства суду одержано Висновок судових експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018. Разом з наведеним висновком до суду були повернуті матеріали справи № 910/13876/16 в 3 томах та 20 томів додатків.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.05.2018 поновлено провадження у справі № 910/13876/16, призначено здійснювати розгляд справи у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 04.06.2018 о 09:40 год.

24.05.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

25.05.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-3 просив суд відмовити позивачу у задоволенні позову в частині визнання недійсними висновків Центру про рекомендацію до реєстрації оскаржуваних лікарських засобів.

04.06.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позов, відповідно до якого відповідач-1 вважає позовні вимоги позивача необґрунтованими та такими, що підтверджуються неналежними доказами, а тому просив суд у задоволенні позову відмовити в повному обсязі, виходячи з наступного:

- відповідно до Ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності № 4 від 01.05.2008, укладеного між ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" (ліцензіар) та ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (ліцензіат, відповідач-1), та Додаткової угоди № 113 від 03.10.2017 до нього, відповідач-1 має право використовувати знак для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ", який належить ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 231740 від 11.09.2017;

- враховуючи зазначене, відповідач-1 при використанні позначення "ЕКЗО-ДЕРМ" не порушувало та не порушує прав третіх осіб на знаки для товарів та послуг та використовує зазначене позначення на законних правових підставах;

- оскільки свідоцтво на знак для товарів та послуг № 231740 від 11.09.2017 є чинним, не було визнано недійсним та не скасоване в судовому порядку, відповідач-1 правомірно використовував позначення "ЕКЗО-ДЕРМ", а отже, для скасування наказів відповідача-2 в частині реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ", розчин нашкірний (реєстраційне посвідчення № UА/13758/01/01), № 665 від 24.09.2014 р. в частині реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ", спрей нашкірний (реєстраційне посвідчення № UА/13915/01/01), № 222 від 16.04.2015 р. в частині реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ", крем (реєстраційне посвідчення № UА /13915/02/01), відсутні правові підстави;

- відповідач-1 стверджує, що позивачем не надано жодного належного доказу на підтвердження схожості позначень "ЕКЗО-ДЕРМ", які відповідач-1 використовує для маркування лікарських засобів власного виробництва, зі знаками для товарів та послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL", належними позивачу за свідоцтвами України на знаки для товарів та послуг № 138108, № 191155, настільки, що їх можна сплутати;

- відповідач-1 вважає, що встановлення факту схожості позначень "ЕКЗО-ДЕРМ" зі знаками для товарів та послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" настільки, що їх можна сплутати, необхідні спеціальні знання, тобто вказаний факт може бути встановлений виключно висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- відповідач-1 звернув увагу, що Господарським судом міста Києва розглядається справа № 910/20650/17 за позовом Компанії Новартіс АГ до ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № 231740 від 11.09.2017 та зобов'язання вчинити певні дії, у зв'язку з чим відповідач-1 вважає, що розгляд даної справи є неможливим до розгляду справи № 910/20650/17 по суті.

04.06.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання, відповідно до якого відповідач-1 просив суд відкласти розгляд справи, у зв'язку з участю представника відповідача-1 в іншому судовому засіданні.

04.06.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення у справі з урахуванням висновку судової експертизи, які позивач просив залучити до матеріалів справи та врахувати при прийнятті рішення у справі.

У підготовче засідання, призначене на 04.06.2018, з'явилися представники позивача та відповідача-3.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 в підготовче засідання, призначене на 04.06.2018, не з'явилися, по дату, час і місце цього засідання були належним чином повідомлені, що підтверджується матеріалами справи.

Зважаючи на наведені приписи ст. 202 ГПК України, суд здійснював розгляд справи у підготовчому засіданні 04.06.2018 за відсутності представників відповідача-1 та відповідача-2.

У підготовчому засіданні 04.06.2018 суд вчинив дії, визначені частиною другою статті 182 ГПК необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2018 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 03.07.2018 о 09:30 год.

21.06.2018 відповідач-1 через відділ діловодства суду звернувся до суду з клопотанням про призначення повторної судової експертизи інтелектуальної власності.

21.06.2018 відповідач-1 через відділ діловодства суду звернувся до суду з клопотанням про долучення до матеріалів справи копії рецензії на висновок судових експертів.

У судове засідання, призначене на 03.07.2018, з'явилися представники позивача, відповідача-1 та відповідача-3.

Представник відповідача-2 у судове засідання 03.07.2018 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про розгляд справи був повідомлений належним чином, що підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Зважаючи на приписи ст. 202 ГПК України, суд дійшов висновку про можливість здійснення розгляду справи у судовому засіданні 03.07.2018 за відсутності відповідача-2 (його представників).

В судовому засіданні 03.07.2018 судом задоволене клопотання відповідача-1 подане 03.07.2018 через відділ діловодства суду про долучення до матеріалів справи копії рецензії на висновок судових експертів.

В судовому засіданні, призначеному на 03.07.2018, суд звернув увагу сторін на необхідність зупинення провадження у справі № 910/13876/16 на підставі п. 7 ч. 1 ст. 228 ГПК України, оскільки в провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/20650/17 (суддя Мандриченко О.В.) за позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України № 231740 відносно всіх товарів 05 класу МКТП, для яких знак було зареєстровано та зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Представник позивача в судовому засіданні 03.07.2018 заперечували проти зупинення провадження у справі № 910/13876/16.

В судовому засіданні, призначеному на 03.07.2018, представник відповідача-1 просив суд відкласти вирішення питання про зупинення провадження у справі № 910/13876/16, а представник відповідача-3 залишив вирішення цього питання на розсуд суду.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у випадку об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.

Згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (далі - ГК України) відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та п. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон України) також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як встановлено ч. 1 ст. 16 Закону України, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Частиною 1 статті 495 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Також, п. 5 ст. 16 Закону України визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з п. 4 статті 16 Закону України використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно ч. 2 ст. 157 ГК України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до ч. 3 ст. 157 ГК України свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Novartis AG/Новартіс - юридична особа, створена за законодавством Швейцарії, що підтверджується реєстром торгових фірм і організацій кантону Базель-Штадт, є власником:

- знаку для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" за свідоцтвом України № 138108 від 26.04.2011 (дата реєстрації 26.04.2011; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня 26.04.2011, Бюл. № 8; номер заявки m 101005578; дата подачі заявки 12.04.2010; дата закінчення строку дії реєстрації 12.04.2020; знак зареєстровано для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП), а саме: фармацевтичні препарати);

- знаку для товарів і послуг "EXODERIL" за свідоцтвом України № 191155 від 25.09.2014 (дата реєстрації 25.09.2014; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня 25.09.2014, Бюл. № 18; номер заявки m 201310534; дата подачі заявки 14.06.2013; дата закінчення строку дії реєстрації 14.06.2023; знак зареєстровано для товарів 03 класу МКТП, а саме: мило, косметика, для товарів 10 класу МКТП, а саме: лосьйони для волосся, лікарські (медичні) прилади та інструменти).

Novartis AG/Новартіс (позивач, Компанія) зазначив, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (відповідачем-1, Товариство) виготовляються, пропонуються до продажу, продаються, зберігаються та рекламуються лікарські засоби у різних лікарських формах (крем, спрей, розчин) під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") (далі разом - лікарські засоби відповідача-1 або оскаржувані лікарські засоби).

Оскільки позивач не надавав відповідачу-1 дозволу на використання належних йому за свідоцтвами України № 138108, № 191155 знаків, то позивач стверджує, що відповідач-1 незаконно використовує шляхом нанесення на упаковки, тари (туби та флакони) назву "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") для товарів, що є спорідненими з тими, для яких зареєстровано знаки позивача, внаслідок чого цю назву і знаки позивача можна сплутати, чим порушуються права інтелектуальної власності позивача.

На твердження позивача, незаконне використання належних йому знаків відповідач-1 здійснює такими шляхами:

- виготовлення: на упаковках, в яких містяться тари з під лікарських засобів, на тарах (тюбиках, флаконах, тощо) вказується слово "ЕКЗО-ДЕРМ", при цьому також вказується, що виробником таких лікарських засобів є відповідач-1;

- зберігання: після виготовлення лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" відповідач-1 зберігає їх на своїх складах, з подальшою метою їх продажу;

- продаж: оскільки вказані лікарські засоби "ЕКЗО-ДЕРМ" позивач придбав в аптеці, існують підстави стверджувати, що особа, яка здійснює діяльність через вказану аптеку попередньо їх закупила у відповідача-1 або у інших осіб, яким останній її продав;

- пропонування до продажу, рекламування та застосування в мережі Інтернет: відповідач-1 на своєму сайті в мережі Інтернет за адресою https://www.zt.com.ua/prod.php здійснює пропонування до продажу та рекламування даних лікарських засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути, зокрема, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Позивачем заявлено такі позовні вимоги:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ'Я" припинити використання знаків для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155, в тому числі шляхом припинення нанесення схожих із ними до ступеня змішування позначень "Екзо-Дерм" та "Еkzo-Derm" на упаковки лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" №UА/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/02/01, етикетки, бирки чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет та заборонити використання вказаних позначень та/або будь-якого з них;

- визнати недійсними висновки Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем);

- визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України № 453 від 18.05.2016 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1;

- визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України № 665 від 24.09.2014 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1;

- визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України № 222 від 16.04.2015 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1;

- визнати недійсними реєстраційні посвідчення на лікарський засіб "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/02/01;

- зобов'язати Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" вилучити з цивільного обігу лікарські засоби: "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1, "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1 та "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1, маркований позначеннями "Екзо-Дерм" та "Еkzo-Derm" та знищити упаковки та тари вказаних лікарських засобів, марковані позначеннями, які є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155.

Наявні в матеріалах справи докази свідчать, що відповідно до Ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності № 4 від 01.05.2008, укладеного між ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" (ліцензіар) та ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (ліцензіат, відповідач-1), та Додаткової угоди № 113 від 03.10.2017 до нього, відповідач-1 має право використовувати знак для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ", який належить ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 231740 від 11.09.2017.

Власником знаку для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ" за свідоцтвом № 231740 від 11.09.2017 є ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я". Дата подання заявки 17.08.2016, знак зареєстровано для товарів 5 класу МКТП, зокрема, ліки, ліки для людини, мазі на фармацевтичні потреби, протимікробні препарати (антисептики), фармацевтичні препарати для догляду за шкірою.

Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 231740 від 11.09.2017 є чинним, не було визнано недійсним та не скасоване в судовому порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Господарським судом міста Києва розглядається справа № 910/20650/17 за позовом Компанії Новартіс АГ до ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № 231740 від 11.09.2017 та зобов'язання вчинити певні дії.

Суд дійшов висновку, що наявність або відсутність у відповідача-1 права використовувати знак для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ", який належить ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 231740 від 11.09.2017 для товарів 5 класу є істотною обставиною, що може вплинути на оцінку доказів у даній справі.

За таких обставин, суд дійшов висновку про наявність об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення справи № 910/20650/17, що розглядається в порядку господарського судочинства оскільки свідоцтво на знак для товарів та послуг № 231740, яке оспорюється позивачем (в межах справи № 910/20650/17), є чинним і його не було визнано недійсним в судовому порядку.

Керуючись ст.ст. 227, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Зупинити провадження у справі № 910/13876/16 до вирішення іншої справи № 910/20650/17, що розглядається в порядку господарського судочинства до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/20650/17.

Повна ухвала підписана 05.07.2018.

Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому ст.ст. 253-259 ГПК України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Гумега