Рішення № 74409892, 08.05.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2018Справа № 904/6281/17

За позовом Приватного акціонерного товариства "Оболонь";

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1;

про припинення порушення права на торговельну марку.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Вознюк В.А., представник, довіреність № 51/0/25-17 від 12.05.2017 р.;

Від відповідача: ОСОБА_1, фізична особа-підприємець;

ОСОБА_3, представник, довіреність № 308 від 30.06.2017 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "ОБОЛОНЬ" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, у якому просить:

1. Заборонити Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1:

- використання; виробництво; реалізацію; зберігання з метою пропенування для продажу, пропонування для продажу, продаж продукції 32 Класу Міжнародної класифікації товарів і послуг з використанням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" у цивільному та господарському обігу, без відповідного дозволу власника - ПрАТ "ОБОЛОНЬ".

- використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" в мережі Інтернет, зокрема, на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_2.

2. Зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1:

- усунути схоже з торговельними марками за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 25.05.2012р., № НОМЕР_3 від 27.02.2012р., № НОМЕР_4 від 27.02.2012р. позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" з бутелів товару Відповідача, етикеток товару Відповідача, з мережі Інтернет, зокрема, з сайту ІНФОРМАЦІЯ_2.

- вилучити з цивільного та господарського обігу та знищити товар Відповідача з позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_1" на бутелях та/або етикетках Відповідача, як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності ПрАТ "ОБОЛОНЬ" на торговельні марки за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 25.05.2012р., № НОМЕР_3 від 27.02.2012р., № НОМЕР_4 від 27.02.2012р.

- розмістити на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або на будь-якому іншому Інтернет ресурсі Відповідача котрий використовується для розміщення знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", інформацію про зняття з виробництва та реалізації товарів під знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.05.2017р. порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.06.2017р. направлено справу № 904/6281/17 до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.06.2017 р., справа № 904/6281/17 передана для розгляду судді Мандриченку О. В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.06.2017 року справу № 904/6281/17 прийнято до свого провадження суддею Мандриченком О. В., слухання справи призначено на 19.09.2017 року.

Через канцелярію суду 19.09.2017 представник позивача подав заяву про зміну предмету позову, згідно з якою позивач просить суд:

- заборонити Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) використання, виробництво, реалізацію, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продаж товарів 32 Класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: мінеральні води (напої); вода питна (напої); столові води; газовані води, з використанням позначення „ІНФОРМАЦІЯ_1" у цивільному та господарському обігу, без відповідного дозволу власника - ПрАТ „Оболонь";

- заборонити Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) використання товарів 32 Класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: мінеральні води (напої); вода питна (напої); столові води; газовані води, з використанням позначення „ІНФОРМАЦІЯ_1" в мережі інтернет Інтернет, зокрема, на сайті http: ІНФОРМАЦІЯ_2;

- зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) усунути схоже з торговельними марками за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 25.05.2007 р., № НОМЕР_3 від 27.02.2012 p., № НОМЕР_4 від 27.02.2012 р. позначення „ІНФОРМАЦІЯ_1" з бутелів товару, етикеток товару, з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http: ІНФОРМАЦІЯ_2;

- зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) вилучити з цивільного та господарського обігу та знищити товар з позначенням „ІНФОРМАЦІЯ_1" на бутелях та/або етикетках, як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Приватного акціонерного товариства "Оболонь" на торговельні марки за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 25.05.2007 р., № НОМЕР_3 від 27.02.2012 p., № НОМЕР_4 від 27.02.2012 р.;

- зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) розмістити на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або на будь якому іншому Інтернет ресурсі Відповідача, котрий використовується для розміщення знака для товарів і послуг (вода питна негазована) ІНФОРМАЦІЯ_1", інформацію про зняття з виробництва та реалізації товарів (вода питна негазована) під знаком для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1"/.

Відповідно до ст. 22 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинною на момент подачі заяви) позивач вправі до початку розгляду господарським судом справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Оскільки заяву про зміну предмету позову від 19.09.2017 позивач заявив в установленому законодавством порядку з дотриманням процесуальних вимог, така заява була прийнята до розгляду судом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2017 року призначено у справі № 904/6281/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

До господарського суду від Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов супровідний лист № 4/1-18-90 від 06.02.2018 року разом з висновком судового експерта та матеріалами справи.

15.12.2017 року набрав чинності Закон України від 03.10.2017 року N2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 року N2147VІІІ, чинної з 15.12.2017 року передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст.12 ГПК України, в редакції Закону України від 03.10.2017 року N2147VІІІ, чинної з 15.12.2017 року загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Розглянувши матеріали справи № 904/6281/17, господарський суд дійшов висновку, що справу № 904/6281/17 слід розглядати за правилами загального позовного провадження, оскільки справа є складною з огляду на наявні в ній матеріали.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2018 року поновлено провадження у справі, постановлено справу № 904/6281/17 розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, підготовче засідання у справі № 904/6281/17 призначено на 15.02.2018.

У судових засіданнях 13.03.2018 та 27.03.2018 оголошувались перерви.

Через відділ діловодства суду 13.03.2018 представником позивача було заявлено клопотання про призначення судової технічної експертизи на давність документа, у якому останній просив суд призначити судову експертизу та винести на дослідження експертам питання давності виконання наступних документів наданих відповідачем: договір № 23 від 15.09.2005 року; договір № 27 від 04.10.2005 року; договір № 135 від 20.10.2005 року: накладна № 76 від 31.10.2005 року; накладна № 91 від 30.11.2005 року.

Судом відхилене вказане клопотання позивача, оскільки письмовим клопотанням від 27.03.2018 відповідач просив суд виключити із числа доказів копії договору №23 на закупівлю товарів від 15.09.2005 p., договору №27 на закупівлю товарів від 04.10.2005 p.,договору на поставку води №135 від 20.10.2005 p., копії накладної №76 від 31.10.2005 р., копії накладної №91 від 30.11.2005 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.03.2018 року закрито підготовче засідання та призначено справу № 904/6281/17 до судового розгляду по суті.

Під час розгляду спору по суті представник позивача підтримав позовні вимоги, просив позов задовольнити.

Представники відповідача у судовому засіданні 08.05.2018 р. проти позовних вимог заперечували, у задоволенні позову просили відмовити з підстав, викладених у своєму письмовому відзиві на позовну заяву.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази

ВСТАНОВИВ

Приватне акціонерне товариство "Оболонь" є правовласником ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на підставі свідоцтв України на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3»: № НОМЕР_2 від 25.05.2007р., НОМЕР_3 від 27.02.2012р., НОМЕР_4 від 27.02.2012р. для категорії товарів 32 класу МКТП: Вода питна (напої), мінеральні води (напої), столові води, газовані води.

Позивач використовує у своїй господарській діяльності знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для виробництва води на етикетці бутлів ємністю 18.9 літра.

Приватному акціонерному товариству "Оболонь" стало відомо, що Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 у м. Синельникове, Дніпропетровської області виробляється вода питна з використанням (нанесенням) на етикетці бутлів ємністю 18.9 літра позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка в подальшому реалізовується в містах Дніпро, Синельникове, Запоріжжя.

Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає, що виготовленням товарів із застосуванням зареєстрованого знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» схожого до ступеню змішування з торговельною маркою (знак для товарів і послуг) ПрАТ «Оболонь», відповідач вводить в оману споживачів щодо справжнього походження товару та його виробника. Окрім того, використання відповідачем у власному виробництві та продаж продукції з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» приводить до змішування з господарською діяльністю позивача, порушує його права, які охороняються чинним законодавством України.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 є правовласником знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 від 25.02.2011 (дата подання заявки 12.05.2009).

Вказане вище свідоцтво зареєстроване для категорії товарів 32 класу МКТП: Аперитиви неалкогольні; арахісове молоко (неалкогольний напій); безалкогольні напої; безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; виноградне сусло; вода зельтерська; вода літієва; есенції для виготовляння напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; коктейлі неалкогольні; лимонади; складники для виготовляння лікерів; мигдалеве молоко (напій); напої з молочної сироватки; складники для виготовляння напоїв; нектар фруктовий неалкогольний; овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; пиво; сарсапарель (безалкогольний напій); сидр неалкогольний; сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; содова вода; соки фруктові; солодове пиво; солодове сусло; сусла; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовляння пива; шербети (напої); яблучний сік; напої з незначним вмістом алкоголю.

Висновком про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 27.12.2010 № 52500/3 було встановлено, що заявлене відповідачем позначення для частини товарів 32 класу, а саме: води (напої); мінеральні води (напої); складники для виготовляння мінеральних вод; води столові газовані води» є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "ІНФОРМАЦІЯ_3" раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства "Оболонь" (свідоцтво № НОМЕР_2 від 25.05.2007 р.) щодо таких самих та споріднених товарів.

Відповідно до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", Господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.

Оскільки відповідач використовує ТМ „ІНФОРМАЦІЯ_1" реалізовуючи товар: вода питна, враховуючи, що йому не було надано обсягу правової охорони на цей товар, суд приходить до висновку, що такі дії відповідача свідчать про недобросовісність використання ним торгової марки.

Відповідач зазначає, що є правовласником знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», який позначається як одне слово і пишеться українською або російською мовами, а ПАТ «Оболонь» є правовласником знака «ІНФОРМАЦІЯ_3», який складається з декількох слів і пишеться кількома мовами, що візуально відрізняються один від одного.

Частиною 1 статті 418 Цивільного кодексу України визначено, що Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до статті 431 ЦК України, порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним Кодексом, іншим законом чи договором. До об'єктів інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (ст. 420 Цивільного кодексу України, ст. 155 Господарського кодексу України).

Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

У відповідності до ст. 492 ЦК України, Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку (ст. 495 ЦК України) є:

-право на використання торговельної марки;

-виключне право дозволяти використання торговельної марки;

-виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

-інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

З метою об'єктивного вирішення спору, ухвалою господарського суду міста Києва від 28.09.2017 р. у справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. На вирішення експертів поставлено наступне запитання:

- чи є позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", що нанесене на етикетку, контретикетку бутля та застосовується ФОП ОСОБА_1 для маркування води питної негазованої, тотожним або схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_3" за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25.05.2007 p., знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_3 від 27.02.2012 p., знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_4 від 27.02.2012 р, настільки, що їх можна сплутати та ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП?

Згідно наявного у матеріалах справи висновку експертів № 235/17 від 25 січня 2018 р. було встановлено наступне:

- позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що нанесене на етикетку, контретикетку бутля та застосовується ФОП ОСОБА_1 для маркування води питної негазованої, є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25.05.2007 p., знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_3 від 27.02.2012 p., знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_4 від 27.02.2012 р, настільки, що їх можна сплутати та ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

- комбінований знак за свідоцтвом України НОМЕР_5 є схожим із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25.05.2007 p., знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_3 від 27.02.2012 p., знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_4 від 27.02.2012 р, настільки, що їх можна сплутати та ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

Проаналізувавши висновок експертів № 235/17 від 25 січня 2018 р, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України. Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експертів № 235/17 від 25 січня 2018 р є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Згідно приписів статті 73 "Докази" ГПК України: "Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: …висновками експертів".

В силу приписів статті 76 "Належність доказів" ГПК України: "Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування".

Згідно приписів статті 74 "Обов'язок доказування і подання доказів" ГПК України: "Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи".

Відповідно до ст. ст. 98, 101 ГПК України: Стаття 98. Вимоги до висновку експерта.

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Господарським судом встановлено, що висновок експертів 235/17 від 25 січня 2018 р відповідає вищенаведеним вимогам і заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані відповідачем жодними іншими належними і допустимими доказами у справі.

Таким чином, враховуючи той факт, що позначення яке міститься на товарах виробництва відповідача, є схожим до ступеня змішування із об'єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача, кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача.

Обгрунтовуючи свої заперечення на позовну заяву відповідач посилаються на те, що на нього поширюються положення ст. 500 ЦК України, оскільки відповідач добросовісно використовував торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» та розпочав виробництво і реалізацію води питної очищеної «ІНФОРМАЦІЯ_1» з 2008 року, про що свідчать висновок до ТУ У НОМЕР_6 «ІНФОРМАЦІЯ_4» від 04.09.2008 р. № 05.03.02-06/56842, результати санітарно-мікробіологічних досліджень за 2009 p., 2010 р, договори на поставку води, накладні та довіреності на отримання товару (вода питна очищена), етикетках, брошурах, що долучені до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Частина 4 ст. 16 Закону України "Про знаки для товарів і послуг" встановлює, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Враховуючи той факт, що дата подання позивачем заявки на реєстрацію торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» (свідоцтво № НОМЕР_2) є 13.01.2006, то і правова охорона даному знаку була надана саме з цієї дати.

Враховуючи викладене, відповідач на підтвердження факту виникнення у нього права попереднього користування мав надати належне підтвердження добросовісного використання торговельної марку "ІНФОРМАЦІЯ_1", або здійснення значної та серйозної підготовки для такого використання до дати подання позивачем заявки на реєстрацію торгової марки, а саме до 13.01.2006.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставши, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Надані відповідачем копії договорів, накладних, довіреностей на отримання товару, висновку ТУ У НОМЕР_6 «ІНФОРМАЦІЯ_4» від 04.09.2008 р. № 05.03.02-06/56842, результати санітарно-мікробіологічних досліджень за 2009 p., не приймаються судом в якості належних доказів підтвердження факту виникнення у відповідача права попереднього користування, оскільки вказані документи не містять будь-якої інформації, яка б свідчила про використання відповідачем торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» до дати подання позивачем заявки, а саме до 13.01.2006 р.

Враховуючи викладене, відповідач в порушення вимог статті 74 Господарського процесуального кодексу не надав жодних належних доказів добросовісного користувача спірної торговельної марки або здійсненню значної та серйозної підготовки, як того вимагає стаття 500 Цивільного кодексу України, а саме - понесення значних фінансових затрат та великих інтелектуальних, організаційних, трудових зусиль тощо, суд дійшов висновку про відсутність у відповідача права попереднього користування на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Згідно з положеннями пункту 61 постанови пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 року „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" передбачають, що оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва. Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

На підставі наведеного суд дійшов висновку про те, що відповідач не набув права попереднього користування на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Враховуючи той факт, що позначення яке міститься на товарах виробництва відповідача, є схожим до ступеня змішування із об'єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача, кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача.

Згідно із ч. 2 ст. 20 Закону про торговельні марки, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

В силу положень п. 5 ст. 16 Закону про торговельні марки, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

Відповідно до п. 59 Постанови пленуму ВГСУ № 12, господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

З огляду на вищевикладене, з урахуванням того, що за результатами проведеної судової експертизи експерт підтвердив, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що нанесене на етикетку, контретикетку бутля та застосовується ФОП ОСОБА_1 для маркування води питної негазованої, є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25.05.2007 p., настільки, що їх можна сплутати та ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача про заборону Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1: використання, виробництво, реалізацію, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продаж товарів 32 Класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: мінеральні води (напої); вода питна (напої); столові води; газовані води, з використанням позначення „ІНФОРМАЦІЯ_1" у цивільному та господарському обігу, без відповідного дозволу власника - ПрАТ „Оболонь"; використання товарів 32 Класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: мінеральні води (напої); вода питна (напої); столові води; газовані води, з використанням позначення „ІНФОРМАЦІЯ_1" в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http: ІНФОРМАЦІЯ_2, підлягають задоволенню.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, позовні вимоги щодо зобов'язання ФОП ОСОБА_1 усунути схоже з торговельними марками за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 25.05.2007 р., № НОМЕР_3 від 27.02.2012 p., № НОМЕР_4 від 27.02.2012 р. позначення „ІНФОРМАЦІЯ_1" з бутелів товару, етикеток товару, з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також вилучити з цивільного та господарського обігу та знищити товар з позначенням „ІНФОРМАЦІЯ_1" на бутелях та/або етикетках, як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Приватного акціонерного товариства "Оболонь" на торговельні марки за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 25.05.2007 р., № НОМЕР_3 від 27.02.2012 p., № НОМЕР_4 від 27.02.2012 р., підлягають задоволенню, оскільки товари з упаковкою та/або етикеткою, що містять спірне позначення вже введені відповідачем в цивільний оборот, а припинення їх реалізації на майбутнє не в повній мірі захистить права позивачів, оскільки товар, який виготовляє відповідач вже реалізуються, що підтверджується матеріалами справи.

Позовна вимога Приватного акціонерного товариства "Оболонь" про зобов'язання Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 розмістити на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або на будь якому іншому Інтернет ресурсі відповідача, котрий використовується для розміщення знака для товарів і послуг (вода питна негазована) «ІНФОРМАЦІЯ_1», інформацію про зняття з виробництва та реалізації товарів (вода питна негазована) під знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» відхиляється судом як безпідставна та така, що не ґрунтується на нормах чинного законодавства.

З урахуванням вищевикладеного, оцінивши подані позивачами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Згідно зі статтею 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Враховуючи зібрані докази по справі, пояснення представників сторін та керуючись статтями 129, 232, 236-241, 256 ГПК України

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) використання, виробництво, реалізацію, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продаж товарів 32 Класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: мінеральні води (напої); вода питна (напої); столові води; газовані води, з використанням позначення „ІНФОРМАЦІЯ_1" у цивільному та господарському обігу, без відповідного дозволу власника - ПрАТ „Оболонь".

3. Заборонити Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) використання товарів 32 Класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: мінеральні води (напої); вода питна (напої); столові води; газовані води, з використанням позначення „ІНФОРМАЦІЯ_1" в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http: ІНФОРМАЦІЯ_2.

4. Зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) усунути схоже з торговельними марками за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 25.05.2007 р., № НОМЕР_3 від 27.02.2012 p., № НОМЕР_4 від 27.02.2012 р. позначення „ІНФОРМАЦІЯ_1" з бутелів товару, етикеток товару, з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http: ІНФОРМАЦІЯ_2.

5. Зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) вилучити з цивільного та господарського обігу та знищити товар з позначенням „ІНФОРМАЦІЯ_1" на бутелях та/або етикетках, як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Приватного акціонерного товариства "Оболонь" на торговельні марки за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 25.05.2007 р., № НОМЕР_3 від 27.02.2012 p., № НОМЕР_4 від 27.02.2012 р.

6. Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) на користь Приватного акціонерного товариства "Оболонь" (04212, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3, код ЄДРПОУ 05391057) 3 200 (три тисячі двісті) грн. витрат по сплаті судового збору та 24 998 (двадцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім) 40 коп. витрат по оплаті вартості проведення судової експертизи.

7. У задоволенні іншої частини позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя О.В. Мандриченко

Дата складання рішення 30.05.2018 р.